{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2009-07-16","aktenzeichen":"I ZB 53/07","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Legostein MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2, § 50 Abs. 1 und 2, §§ 54, 66; PatKostG § 6 Abs. 2; ZPO § 322 a) Die Grundsätze des § 322 ZPO sind auf bestandskräftige Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfahren übertrag- bar. b) Hat der Beschwerdeführer im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren ge- mäß § 66 MarkenG die Beschwerdegebühr nicht gezahlt, tritt die daran an- knüpfende Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes ein. Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat nur deklaratorische Bedeu- tung. c) Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) aus- schließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbei- führung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestalte- te Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 53/07 \n\nBESCHLUSS \n\nVerkündet am: \n16. Juli 2009 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 395 03 037\n\nNachschlagewerk: \n\nBGHZ: \n\nBGHR: \n\nja \n\nja \n\nja\n\nLegostein \n\nMarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2, § 50 Abs. 1 und 2, §§ 54, 66; PatKostG § 6 Abs. 2; \nZPO § 322 \n\na) Die Grundsätze des § 322 ZPO sind auf bestandskräftige Entscheidungen \ndes Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfahren übertrag-\nbar. \n\nb) Hat der Beschwerdeführer im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren ge-\nmäß § 66 MarkenG die Beschwerdegebühr nicht gezahlt, tritt die daran an-\nknüpfende Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes ein. Die in \n§ 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, \ndass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat nur deklaratorische Bedeu-\ntung. \n\nc) Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) aus-\nschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen \nWirkung i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen \nMerkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung \nausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbei-\nführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist \ndie Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann \nausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch \nKupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestalte-\nte Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann. \n\nBGH, Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 16. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und \n\ndie Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch \n\nbeschlossen: \n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den an Verkündungs Statt am \n\n2. Mai 2007 zugestellten Beschluss des 26. Senats (Marken-\n\nBeschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der \n\nMarkeninhaberin zurückgewiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe:\n\n1 \n\nI. Für die Markeninhaberin ist seit dem 20. August 1996 die nachfolgend \n\nabgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke Nr. 395 03 037 für die Ware \n\n\"Spielzeug, nämlich Spielbausteine\" eingetragen: \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\nDie Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-\n\nschung der Marke beantragt, weil sie zum einen nicht markenfähig, zum ande-\n\nren nicht unterscheidungskräftig und im Übrigen freihaltebedürftig sei. \n\nDie Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den \n\nLöschungsantrag als unzulässig verworfen. Sie hat angenommen, die Antrag-\n\nstellerin müsse sich den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts \n\nvom 7. März 2002 entgegenhalten lassen, durch den der Löschungsantrag der \n\nR. H. Inc. gegen die angegriffene Marke rechtskräftig zurückgewiesen \n\nworden sei. Die Löschungsentscheidung entfalte Wirkung auch im Verhältnis \n\nzur Antragstellerin. Diese sei von der R. H. Inc. nur vorgeschoben. \n\nAuf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht die \n\nLöschung \n\nder Marke \n\nangeordnet \n\n(BPatG, Beschl. \n\nv. \n\n2.5.2007 \n\n- 26 W (pat) 82/05, juris). \n\nHiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) \n\nRechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzu-\n\nweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat den Löschungsantrag als zulässig und \n\nbegründet erachtet und hierzu ausgeführt: \n\nDem Löschungsantrag stehe nicht der Einwand der Rechtskraft des Be-\n\nschlusses vom 7. März 2002 entgegen, mit dem der frühere Löschungsantrag \n\nder Antragstellerin des vorausgegangenen Löschungsverfahrens zurückgewie-\n\nsen worden sei. Der Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- \n\nund Markenamts sei nicht rechtskräftig geworden. \n\n8 \n\nDer Löschungsantrag sei auch begründet, weil die angegriffene Marke \n\nlöschungsreif sei. Der Eintragung der angegriffenen Marke habe das Schutz-\n\nhindernis aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, das auch weiter-\n\nhin bestehe. Vom Markenschutz ausgeschlossen seien nach dieser Vorschrift \n\nWarenformen, deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllten. \n\nDavon sei für die vorliegende Marke auszugehen. Diese bestehe aus der Wie-\n\ndergabe eines roten quaderförmigen Spielbausteins mit zwei symmetrischen \n\nReihen aus jeweils vier flachen, glatten und zylindrischen Noppen an der Ober-\n\nfläche. Die Kupplungselemente (Noppen) der Marke, aus denen die Markenin-\n\nhaberin allein die Markenfähigkeit ableite, seien ausschließlich technisch be-\n\ndingt. Die Noppen auf der Oberseite sowie die Hohlräume auf der Unterseite \n\ndes Spielbausteins dienten dazu, die Spielbausteine auf leichte Art verbinden \n\nund wieder trennen zu können. Diese technische Wirkung stehe eindeutig im \n\nVordergrund. Die Funktion des Gegenstands werde durch die Form erreicht, \n\nwas durch die abgelaufenen Patente bestätigt werde. Soweit sich die Marken-\n\ninhaberin darauf berufen habe, es gebe verschiedene Möglichkeiten der Gestal-\n\ntung der Noppen der Spielbausteine innerhalb derselben technischen Lösung, \n\nkomme es hierauf nicht an. Die zylindrischen Noppen seien im Übrigen die bes-\n\nte Ausführungsform zur beständigen Verbindung der Bausteine. Neben dieser \n\ntechnischen Funktion seien rein ästhetisch bedingte Merkmale der Warenform \n\nnicht ersichtlich. \n\n9 \n\n10 \n\n11 \n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. \n\n1. Der Löschungsantrag ist zulässig. \n\na) Das Bundespatentgericht hat die Zulässigkeit des Löschungsantrags \n\nbejaht. Es hat angenommen, dem Löschungsantrag stehe nicht die Rechtskraft \n\ndes Beschlusses vom 7. Mai 2002 entgegen, mit dem der frühere Löschungs-\n\nantrag der R. H. Inc. zurückgewiesen worden sei. Der Beschluss des \n\nDeutschen Patent- und Markenamts aus dem Jahre 2002 sei nicht rechtskräftig \n\ngeworden, weil der Löschungsantrag vor Eintritt der Rechtskraft des patentamt-\n\nlichen Beschlusses zurückgenommen worden sei. Die R. H. Inc. habe \n\ngegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts fristgerecht Be-\n\nschwerde eingelegt, wodurch der Eintritt der Rechtskraft gehemmt worden sei. \n\nDiese Wirkung sei trotz der nicht vollständigen Zahlung der Beschwerdegebühr \n\neingetreten. Aus § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG ergebe sich die Notwendigkeit der \n\nFeststellung, dass die Beschwerde als nicht erhoben gelte. Bevor diese Wir-\n\nkung nicht rechtskräftig festgestellt sei, könne der mit der Beschwerde ange-\n\nfochtene Beschluss nicht rechtskräftig werden. \n\n12 \n\nb) Gegen diese Ausführungen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Er-\n\ngebnis ohne Erfolg. Dem vorliegenden Löschungsverfahren steht die bestands-\n\nkräftige Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März \n\n2002 nicht entgegen. \n\n13 \n\naa) Anders als die Rechtsbeschwerdeerwiderung meint, ist die Zulas-\n\nsung der Rechtsbeschwerde nicht auf die Frage des Vorliegens des Schutzhin-\n\ndernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschränkt. \n\n14 \n\n(1) Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene \n\nRechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche \n\nÜberprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Ent-\n\nscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist \n\n(vgl. BGHZ 90, 318, 320 - Zinkenkreisel; 130, 187, 191 - Füllkörper). \n\n15 \n\n(2) Zudem hätte durch eine auf die Beurteilung des Schutzhindernisses \n\nnach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschränkte Zulassung die Frage der entge-\n\ngenstehenden Rechtskraft des Beschlusses des Deutschen Patent- und Mar-\n\nkenamts vom 7. März 2002 nicht von der Überprüfung durch den Senat ausge-\n\nnommen werden können. Zwar kann nach der Rechtsprechung des Bundesge-\n\nrichtshofs die Revision beschränkt auf die Frage zugelassen werden, ob dem \n\nKlagebegehren die Rechtskraft eines früheren Urteils entgegensteht (vgl. BGH, \n\nUrt. v. 13.12.1989 - IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795, 1797). Durch eine nur be-\n\nschränkte Zulassung des Rechtsmittels kann aber nicht umgekehrt die Frage \n\nder entgegenstehenden Rechtskraft einer anderen Entscheidung von der Prü-\n\nfung ausgeklammert werden. Die Rechtskraftwirkung einer früheren Entschei-\n\ndung ist auch in der Rechtsbeschwerdeinstanz von Amts wegen zu berücksich-\n\ntigen und steht, solange der Einwand der Rechtskraft nicht ausgeräumt ist, ei-\n\nner Sachprüfung entgegen (vgl. BGHZ 123, 30, 35 - Indorektal II). \n\n16 \n\nbb) Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts ist der Beschluss \n\ndes Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2002 bestandskräftig ge-\n\nworden, bevor die Antragstellerin jenes Verfahrens den Löschungsantrag mit \n\nEingabe vom 13. März 2003 zurückgenommen hat. Die Antragstellerin jenes \n\nVerfahrens hatte zwar gemäß § 66 MarkenG Beschwerde gegen die Entschei-\n\ndung des Deutschen Patent- und Markenamts eingelegt. Ihre Beschwerde galt \n\njedoch nach § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben, weil die Antragstellerin des \n\nersten Löschungsverfahrens die Beschwerdegebühr nicht vollständig eingezahlt \n\nhat. Die Einzahlung der Beschwerdegebühr ist zwingende Voraussetzung für \n\ndie Rechtsmitteleinlegung; von ihr hängt ab, ob ein Beschwerdeverfahren über-\n\nhaupt anhängig wird (vgl. BGHZ 83, 271, 273 - Einsteckschloss; Knoll in \n\nStröbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 66 Rdn. 46). Diese Wirkung der \n\nnicht vollständigen Zahlung der Beschwerdegebühr tritt kraft Gesetzes ein (vgl. \n\nBenkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 46; Büscher in Büscher/Dittmer/\n\nSchiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 66 MarkenG \n\nRdn. 11; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Bd. I, 1. Teil, Kap. 2 \n\nRdn. 167). Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des \n\nRechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat dementspre-\n\nchend nur deklaratorische Wirkung. War danach wegen der nicht vollständigen \n\nZahlung der Beschwerdegebühr durch die Antragstellerin des vorausgegange-\n\nnen Löschungsverfahrens ein Beschwerdeverfahren nicht wirksam in Gang ge-\n\nsetzt und die Entscheidung des Amtes über den Löschungsantrag deswegen \n\nbestandskräftig, konnte dieser Antrag nicht mehr rechtswirksam zurückgenom-\n\nmen werden (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.1985 - I ZB 17/84, GRUR 1985, 1052, \n\n1053 - LECO). \n\n17 \n\ncc) Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom \n\n7. März 2002, durch die der Löschungsantrag der R. H. Inc. zurückge- \n\nwiesen worden ist, wirkt jedoch nicht zu Lasten der Antragstellerin des vorlie-\n\ngenden Verfahrens. \n\n18 \n\n(1) Nach der Rechtsprechung des Senats ist der in den §§ 322, 325 ZPO \n\nzum Ausdruck kommende Rechtsgedanke für die Beurteilung der Wirkungen im \n\nLöschungsverfahren ergangener gerichtlicher Entscheidungen heranzuziehen \n\n(vgl. BGHZ 123, 30, 33 f. - Indorektal II). Der Sinn dieser Regelung liegt in der \n\nendgültigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits, der über den-\n\nselben Streitgegenstand nicht wiederholt werden soll. Der Rechtsgedanke ist \n\nindessen nicht auf eine gerichtliche Entscheidung im Löschungsverfahren be-\n\nschränkt. Vielmehr sind die Grundsätze des § 322 ZPO auf eine bestandskräfti-\n\nge Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfah-\n\nren übertragbar. Im Hinblick auf die Justizförmigkeit des Verfahrens ist eine ent-\n\nsprechende Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung auf das Ver-\n\nfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch ohne ausdrückliche \n\ngesetzliche Anordnung nicht ausgeschlossen (zum PatG: BGH, Beschl. v. \n\n10.5.1994 - X ZB 7/93, GRUR 1994, 724, 725 - Spinnmaschine; zum marken-\n\nrechtlichen Verfahren: BPatGE 42, 250, 253; Büscher in Büscher/Dittmer/\n\nSchiwy aaO § 56 MarkenG Rdn. 1; Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 56 \n\nRdn. 1). Dies gilt auch für die Anwendung des Rechtsgedankens des § 322 \n\nZPO auf einen im Löschungsverfahren ergangenen bestandskräftigen Be-\n\nschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, weil auch insoweit wiederhol-\n\nte Löschungsverfahren zwischen denselben Beteiligten über dieselbe eingetra-\n\ngene Marke im Interesse einer endgültigen Befriedung durch eine bestandskräf-\n\ntige Entscheidung ausgeschlossen werden sollen. \n\n19 \n\n(2) Die Voraussetzungen, unter denen sich die Antragstellerin des vorlie-\n\ngenden Verfahrens die Rechtskraft der Entscheidung des Deutschen Patent- \n\nund Markenamts vom 7. März 2002 entgegenhalten lassen muss, liegen jedoch \n\nnicht vor. \n\n20 \n\nDie Antragstellerin des vorliegenden Löschungsverfahrens ist weder mit \n\nder Antragstellerin des vorausgegangenen Löschungsverfahrens identisch noch \n\nist sie deren Rechtsnachfolgerin. Deshalb braucht sie sich die bestandskräftige \n\nEntscheidung des vorausgegangenen Löschungsverfahrens nach den \n\nGrundsätzen von Treu und Glauben nur entgegenhalten zu lassen, wenn sie als \n\nsogenannte \"Strohfrau\" der Antragstellerin des ersten Löschungsverfahrens, \n\nder R. H. Inc., anzusehen ist (vgl. BGHZ 123, 30, 35 - Indorektal II). \n\n21 \n\nNach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann der Einwand, \n\ndass die Sache bereits rechtskräftig entschieden ist, auch einem Antragsteller \n\nentgegengehalten werden, der lediglich als sogenannter \"Strohmann\" vorge-\n\nschoben wird, um den Einwand zu entkräften. Voraussetzung hierfür ist, dass \n\ndas Verfahren nur im Interesse und Auftrag des \"Hintermannes\" sowie auf des-\n\nsen Weisung ohne jedes eigene Interesse an dem Verfahren betrieben wird \n\n(vgl. BGH, Urt. v. 10.1.1963 - Ia ZR 174/63, GRUR 1963, 253 - Bürovorsteher; \n\nUrt. v. 2.6.1987 - X ZR 97/86, GRUR 1987, 900, 903 - Entwässerungsanlage). \n\nDavon ist vorliegend nicht auszugehen. \n\n22 \n\nEntgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde reichen die Umstände, auf \n\ndie sich die Markeninhaberin zur Begründung der Eigenschaft der Antragstelle-\n\nrin als sogenannte \"Strohfrau\" berufen hat, für eine entsprechende Annahme \n\nnicht aus. Die Antragstellerin ist als Rechtsanwältin in der Kanzlei tätig, in der \n\nauch der Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerin des ersten Löschungs-\n\nverfahrens tätig ist. Dieser hat in den Vorinstanzen zudem die Antragstellerin \n\ndes vorliegenden Verfahrens und die Antragstellerin des Parallelverfahrens \n\nI ZB 54/07 vertreten. Weiterhin stimmen die in den Löschungsverfahren für die \n\nunterschiedlichen Beteiligten eingereichten Schriftsätze teilweise wortgleich \n\nüberein. Schließlich ist die anwaltliche Tätigkeit der Antragstellerin auf der \n\nHomepage der Anwaltskanzlei mit den Schwerpunkten Informationstechnologie \n\nund Medienrecht angegeben. \n\n23 \n\nAus alledem folgt aber nicht mit hinreichender Sicherheit, dass die An-\n\ntragstellerin nur sogenannte \"Strohfrau\" der Antragstellerin des vorausgegan-\n\ngenen Löschungsverfahrens ist. Die Antragstellerin hat bestritten, dass sie im \n\nAuftrag und auf Weisung eines Dritten das vorliegende Löschungsverfahren \n\nführt und in diesem Zusammenhang geltend gemacht, sie betreibe das Verfah-\n\nren im öffentlichen und eigenen Interesse, aus eigenem Antrieb und auf eigene \n\nKosten. Sie hat sich zudem darauf berufen, damit rechnen zu müssen, als Part-\n\nnerin der Rechtsanwaltskanzlei persönlich von der Antragstellerin des voraus-\n\ngegangenen Löschungsverfahrens in Anspruch genommen zu werden, wenn es \n\nbei der Markeneintragung bleibe. Danach ist nicht ausgeschlossen, dass die \n\nAntragstellerin ein von dem Interesse der R. H. Inc., Antragstellerin des \n\nvorausgegangenen Löschungsverfahrens, unabhängiges Interesse am vorlie-\n\ngenden Verfahren hat. Die feststehenden Begleitumstände reichen für den ge-\n\ngenteiligen Schluss nicht aus. Da die Markeninhaberin die Feststellungslast für \n\nden Umstand trägt, dass die Antragstellerin sogenannte \"Strohfrau\" eines Drit-\n\nten ist, zu dessen Lasten bereits eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, \n\ngeht der fehlende Nachweis dieses Umstands zu Lasten der Markeninhaberin, \n\ndie weder vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch vor dem Bundes-\n\npatentgericht weitergehende Beweismittel angeführt hat. \n\n24 \n\n2. Der Löschungsantrag ist auch begründet. Mit Recht hat das Bundes-\n\npatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke \n\nfür die Ware \"Spielzeug, nämlich Spielbausteine\" nach § 50 Abs. 1 und 2 \n\nMarkenG bejaht. Der Marke stand sowohl im Eintragungszeitpunkt (§ 50 Abs. 1 \n\nMarkenG) als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag \n\n(§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 \n\nMarkenG entgegen. \n\n25 \n\na) Nach dieser Vorschrift ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer \n\nForm besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Errei-\n\nchung einer technischen Wirkung erforderlich ist. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG \n\nsetzt Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziffer ii MarkenRL um. Die Bestimmung schließt es im \n\nöffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lö-\n\nsungen für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, \n\nihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen (EuGH, Urt. v. \n\n8.4.2003 - C-53/01 bis 55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 \n\n= WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 \n\n- I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 13 = WRP 2008, 107 - Fronthaube; Beschl. v. \n\n25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 11 = WRP 2008, 791 - Milch-\n\nschnitte). Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu der Be-\n\nstimmung der Markenrechtsrichtlinie entschieden hat, setzt dieses Eintragungs-\n\nhindernis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur \n\nder technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche techni-\n\nsche Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann (EuGH, Urt. v. \n\n18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 83 = WRP \n\n2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR \n\n2006, 589 Tz. 18 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen). \n\n26 \n\nb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Markenfähigkeit der \n\nangegriffenen Marke ergebe sich allein aus den Noppen (Kupplungselementen) \n\ndes Spielbausteins; deren Ausführungsform sei ausschließlich technisch be-\n\ndingt. Grundsätzlich dürften technische Lösungen, die über Patent- oder \n\nGebrauchsmusterschutz verfügten oder verfügt hätten, nicht mit Hilfe des Mar-\n\nkenschutzes unterlaufen werden. Nur Merkmale, die nicht im Wesentlichen \n\ntechnisch bedingt seien, seien dem Markenschutz zugänglich. Vorliegend sei \n\ndavon auszugehen, dass die wesentliche technische Funktion der Noppen auf \n\nder Oberseite sowie der Hohlräume auf der Unterseite der Spielbausteine in \n\neinem Verbindungseffekt bestehe, der der Stabilität diene und eine leichte Ver-\n\nbindung und Trennung der Elemente erlaube. Diese technische Wirkung der \n\nNoppen stehe eindeutig im Vordergrund. Die Form und der Durchmesser der \n\nNoppen, ihre Anzahl, ihre Höhe und ihre symmetrische Anordnung seien we-\n\nsentlich für die erzielte Wirkung und deshalb für diese technische Wirkung auch \n\nerforderlich i.S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. \n\n27 \n\n28 \n\nc) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. \n\naa) Das Bundespatentgericht ist zu Recht und von der Rechtsbeschwer-\n\nde unbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutz-\n\nhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich auf die Noppen ei-\n\nnes Spielbausteins abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die \n\nweitere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderförmiger Auf-\n\nmachung. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht \n\nzugänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt (vgl. \n\nBGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506, 507 = WRP 2004, \n\n755 - Stabtaschenlampen II; BGH GRUR 2008, 510 Tz. 16 - Milchschnitte). \n\n29 \n\nbb) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des \n\nSchutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geltend, das Bundespa-\n\ntentgericht sei von einem falschen rechtlichen Maßstab ausgegangen. Das Ein-\n\ntragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei eng auszulegen, weil es \n\nnicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könne. Es sei zu unter-\n\nscheiden zwischen einer technischen Wirkung, die nur mit der als Marke bean-\n\nspruchten Form erzielt werden könne, und einer zur Erreichung einer techni-\n\nschen Wirkung erforderlichen technischen Lösung, die durch verschiedene \n\nGestaltungsmöglichkeiten umzusetzen sei. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 \n\nNr. 2 MarkenG setze voraus, dass eine bestimmte technische Wirkung nur mit \n\nder als Marke beanspruchten Form erzielt werden könne. Die Monopolisie-\n\nrungsgefahr, der § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenwirken solle, bestehe da-\n\ngegen nicht, wenn eine konkrete technische Lösung durch in der äußerlichen \n\nGestaltung ganz unterschiedliche Formen realisiert werden könne. Dem kann \n\nnicht beigetreten werden. \n\n30 \n\n(1) Das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist im Hin-\n\nblick auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu kön-\n\nnen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und \n\ngewählt wurden, um diese zu erfüllen (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 77 und 80 \n\n- Philips/Remington). Maßgeblich ist daher für das Vorliegen des in Rede ste-\n\nhenden Schutzhindernisses, ob die Anzahl, Gestaltung und Anordnung der \n\nNoppen allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die angegrif-\n\nfene Marke darüber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale \n\noder eine individualisierende Formgebung aufweist (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n20.11.2003 - I ZB 48/98, GRUR 2004, 507, 509 = WRP 2004, 749 - Transfor-\n\nmatorengehäuse; BGH GRUR 2006, 589 Tz. 20 - Rasierer mit drei Scherköp-\n\nfen; BGHZ 166, 65 Tz. 14 - Porsche Boxster; BGH GRUR 2008, 71 Tz. 16 \n\n- Fronthaube). \n\n31 \n\n(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegan-\n\ngen. Nach seinen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen weisen die Nop-\n\npen auf der Oberseite des Spielbausteins eine wesentliche technische Funktion \n\nauf, ohne dass die angegriffene Marke über weitergehende nichttechnische \n\nGestaltungsmerkmale verfügt. Dass sich die Streitmarke durch eine individuali-\n\nsierende Formgebung auszeichnet, hat das Bundespatentgericht ebenfalls nicht \n\nfestgestellt. Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit auch keinen Vortrag der Mar-\n\nkeninhaberin als übergangen. Das Bundespatentgericht hat daraus zu Recht \n\ngefolgert, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der tech-\n\nnischen Wirkung zuzuschreiben sind. \n\n32 \n\n(3) Diesem Ergebnis hält die Rechtsbeschwerde entgegen, das Schutz-\n\nhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liege nur vor, wenn eine technische \n\nWirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erreicht werden kön-\n\nne und mit der angegriffenen Markenform eine dieser technischen Lösungen \n\nmonopolisiert werde. Dagegen seien die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 \n\nMarkenG nicht gegeben, wenn zur Erzielung einer technischen Wirkung eine \n\nbestimmte technische Lösung diene, die auf unterschiedliche Art und Weise \n\numgesetzt werden könne. Von letzterem sei im vorliegenden Fall auszugehen. \n\nZur Verbindung der Spielbausteine durch Verklemmen gebe es eine Reihe von \n\ngleichwertigen Alternativgestaltungen für Noppen von Spielbausteinen. Bei den \n\nBausteinen der Markeninhaberin werde die Klemmwirkung dadurch erzielt, dass \n\ndie Noppen auf der Oberseite der Spielbausteine zwischen die Innenwand des \n\nBausteins und den in der Bausteininnenseite vorhandenen Zapfen geklemmt \n\nwürden. Diese an der Unterseite der Bausteine angeordneten Sekundärzapfen \n\nseien Gegenstand des Christiansen-Patents, durch das die ursprüngliche Ge-\n\nstaltung des Spielbausteins nach dem Patent von Harry Fisher Page weiterent-\n\nwickelt worden sei. Das Bundespatentgericht habe die Gestaltung der Spiel-\n\nbausteine auf der Grundlage des Christiansen-Patents als funktionsgerechteste \n\nAusführungsform und deshalb als vorzugswürdig gegenüber anderen Ausfüh-\n\nrungsformen bezeichnet. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu \n\nseien unzureichend und seine Würdigung sei widersprüchlich. Das Bundespa-\n\ntentgericht habe verfahrensfehlerhaft den gegenteiligen Vortrag der Markenin-\n\nhaberin nicht berücksichtigt. \n\n33 \n\nMit diesen Angriffen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Auf den \n\nVortrag der Markeninhaberin, dass die Klemmwirkung von Spielbausteinen \n\ndurch einen gegenüber der angegriffenen Marke anderen Aufbau und eine an-\n\ndere Gestaltung der Kupplungselemente (Noppen) erzielt werden könne, ohne \n\ndass mit der Formgebung der angegriffenen Marke in qualitativer, technischer, \n\nfunktionsmäßiger oder wirtschaftlicher Hinsicht ein Vorteil gegenüber abwei-\n\nchenden Ausführungen verbunden sei, kommt es aus Rechtsgründen nicht an. \n\nAuch wenn dies der Fall sein sollte, bleibt für das Eintragungshindernis nach \n\n§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entscheidend, dass die von der Markeninhaberin für \n\ndie angegriffene Marke gewählten wesentlichen funktionellen Merkmale der \n\nWarenform allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind (vgl. EuGH \n\nGRUR 2002, 804 Tz. 83 - Philips/Remington zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. ii \n\nMarkenRL). \n\n34 \n\nIn dem Vorlageverfahren Philips/Remington hatte sich die Marken-\n\ninhaberin Philips darauf berufen, es gebe gegenüber der fraglichen Marke zahl-\n\nreiche andere Formen, mit denen sich hinsichtlich der Rasur die gleiche techni-\n\nsche Wirkung mit einem gleichen Kostenaufwand erzielen lasse (vgl. EuGH \n\nGRUR 2002, 804 Tz. 67 - Philips/Remington). Diesen von Philips geltend ge-\n\nmachten Umstand hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nicht \n\nals entscheidungserheblich erachtet, sondern ausschließlich darauf abgestellt, \n\ndass die wesentlichen funktionellen Merkmale der in Rede stehenden Form nur \n\nder technischen Wirkung zuzuschreiben waren (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 \n\n- Philips/Remington). Deshalb ist entgegen den Ausführungen der Rechtsbe-\n\nschwerde auch keine differenzierte Betrachtung danach geboten, ob dieselbe \n\ntechnische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erzielt \n\nwerden kann oder ob diese Wirkung mit der gleichen technischen Lösung, aber \n\nmit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen ist. Für eine derar-\n\ntige Differenzierung besteht nach dem Zweck des Schutzhindernisses aus § 3 \n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG kein Anlass (vgl. EuG, Urt. v. 12.11.2008 - T-270/06, \n\nGRUR Int. 2009, 508 Tz. 43 = WRP 2009, 36 - Lego Juris/HABM, zu Art. 7 \n\nAbs. 1 lit. e Ziff. ii GMV). Auch im letzteren Fall wird eine im Wesentlichen tech-\n\nnisch bedingte Warenform monopolisiert und werden andere Unternehmen von \n\nder freien Verwendbarkeit dieser Warenform, die allein der Erzielung einer \n\ntechnischen Wirkung dient, ausgeschlossen. \n\n35 \n\n3. Der von der Markeninhaberin angeregten Vorlage an den Gerichtshof \n\nder Europäischen Gemeinschaften bedarf es nicht. Die Grundsätze, nach de-\n\nnen sich im Streitfall die Frage beurteilt, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 \n\nNr. 2 MarkenG eingreift, sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der \n\nEuropäischen Gemeinschaften geklärt. Auch im Übrigen stellen sich vorliegend \n\nkeine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an den Ge-\n\nrichtshof der Europäischen Gemeinschaften rechtfertigen. \n\n36 \n\nIV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. \n\nBornkamm \n\nBüscher \n\nSchaffert \n\nKirchhoff \n\nKoch \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 02.05.2007 - 26 W(pat) 82/05 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-16/i-zb-53-07","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":20},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 322","ref_norm":"322","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 66","ref_norm":"66","n":3},{"jurabk":"RPflG 1969","ref":"§ 23","ref_norm":"23","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 50","ref_norm":"50","n":2},{"jurabk":"PatKostG","ref":"§ 6","ref_norm":"6","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 56","ref_norm":"56","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 325","ref_norm":"325","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-16/i-zb-53-07","retrieved":"2026-07-10 19:46:05.461387+00:00"},"card":{"id":"bgh/2009-07-16/i-zb-53-07","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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