{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2009-04-30","aktenzeichen":"I ZR 42/07","doktyp":"Urteil","leitsatz":"DAX MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5, § 23 Nr. 2; UWG §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b und Nr. 10; BGB § 313 a) Veröffentlicht der Markeninhaber (hier: Deutsche Börse AG) einen mit der Marke bezeichneten Aktienindex (hier: DAX), kann er einem Dritten aufgrund des Markenrechts nicht verbieten, in den von dem Dritten emittierten Finanz- produkten als Bezugsgröße auf den Aktienindex zu verweisen, wenn dies sachlich und informativ geschieht und der Eindruck vermieden wird, es be- stünden Handelsbeziehungen zwischen den Beteiligten. b) Ein Verstoß gegen die guten Sitten i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG liegt vor, wenn ein Dritter den mit einer Marke übereinstimmenden Aktienindex (hier: DivDAX) im Rahmen der Produktkennzeichnung seiner Wertpapiere (hier: Unlimited DivDAX® Indexzertifikat) verwendet. c) Verweist ein Bankinstitut auf einen Aktienindex als Bezugsgröße für die Wertentwicklung seiner Finanzprodukte, liegt darin keine wettbewerbswidrige Nachahmung der in der Ermittlung und Herausgabe des Aktienindex beste- henden Leistung. d) Ist ein Lizenznehmer zur Zahlung von Einzellizenzgebühren für die Verwen- dung der Marke bei der Ausgabe von Wertpapieren verpflichtet, kann allein deren vermehrte Ausgabe kein Anpassungsverlangen nach § 313 BGB be- gründen.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 42/07 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ: \nBGHR: \n\nja \nja \nja\n\nVerkündet am: \n30. April 2009 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nDAX \n\nMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5, § 23 Nr. 2; UWG §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b und \nNr. 10; BGB § 313 \n\na) Veröffentlicht der Markeninhaber (hier: Deutsche Börse AG) einen mit der \nMarke bezeichneten Aktienindex (hier: DAX), kann er einem Dritten aufgrund \ndes Markenrechts nicht verbieten, in den von dem Dritten emittierten Finanz-\nprodukten als Bezugsgröße auf den Aktienindex zu verweisen, wenn dies \nsachlich und informativ geschieht und der Eindruck vermieden wird, es be-\nstünden Handelsbeziehungen zwischen den Beteiligten. \n\nb) Ein Verstoß gegen die guten Sitten i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG liegt vor, \nwenn ein Dritter den mit einer Marke übereinstimmenden Aktienindex (hier: \nDivDAX) im Rahmen der Produktkennzeichnung seiner Wertpapiere (hier: \nUnlimited DivDAX® Indexzertifikat) verwendet. \n\nc) Verweist ein Bankinstitut auf einen Aktienindex als Bezugsgröße für die \nWertentwicklung seiner Finanzprodukte, liegt darin keine wettbewerbswidrige \nNachahmung der in der Ermittlung und Herausgabe des Aktienindex beste-\nhenden Leistung. \n\nd) Ist ein Lizenznehmer zur Zahlung von Einzellizenzgebühren für die Verwen-\ndung der Marke bei der Ausgabe von Wertpapieren verpflichtet, kann allein \nderen vermehrte Ausgabe kein Anpassungsverlangen nach § 313 BGB be-\ngründen. \n\nBGH, Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07 - OLG Frankfurt a.M. \nLG Frankfurt a.M. \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 30. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm \n\nund die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch \n\nfür Recht erkannt: \n\nDie Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin \n\ngegen das Urteil des 1. Kartellsenats des Oberlandesgerichts \n\nFrankfurt am Main vom 13. Februar 2007 werden zurückgewiesen. \n\nDie Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander auf-\n\ngehoben. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand:\n\n1 \n\n2 \n\nDie Beklagte, die Deutsche Börse AG, ist die Trägerin der Frankfurter \n\nWertpapierbörse. Sie ist auch in der Kurs- und Indexvermarktung tätig. Zum \n\nKonzernverbund der Beklagten gehört die E. Frankfurt AG, die mit Termin- \n\nkontrakten handelt. \n\nDie Beklagte berechnet und veröffentlicht den bereits vor ihrer Gründung \n\neingeführten Deutschen Aktienindex DAX, der sich zum bekanntesten und \n\nwichtigsten deutschen Aktienindex entwickelt hat. Dieser bildet die Kurse der 30 \n\ngrößten und umsatzstärksten inländischen Aktiengesellschaften ab. Er wird auf \n\nder Grundlage eines Preisindexes errechnet, der unter anderem die Anzahl der \n\nWerte im Index, die Schlusskurse der Aktien und das börsenzugelassene Akti-\n\nenkapital der im Index geführten Gesellschaften berücksichtigt. Die Beklagte \n\npasst den Index fortlaufend nach bestimmten Regeln - etwa über die Auswahl \n\nund Gewichtung der berücksichtigten Unternehmen - an sich verändernde Rah-\n\nmenbedingungen an. Seit dem Jahre 2005 veröffentlicht die Beklagte auch ei-\n\nnen als DivDAX bezeichneten Aktienindex, der die 15 im DAX gelisteten Unter-\n\nnehmen mit der höchsten Dividendenrendite enthält. \n\n3 \n\nDie Beklagte ist Inhaberin zweier Wortmarken DAX, die unter anderem \n\neingetragen sind für die Dienstleistungen \"Börsenkursnotierungen, Ermittlung, \n\neinschließlich der Berechnung eines Aktienindexes\" (Marke Nr. 1164323) und \n\n\"Finanzwesen, insbesondere Dienstleistungen einer Börse, einer Bank und ei-\n\nnes Börsen- und/oder Finanzmaklers, einschließlich Ausgeben von, Handel mit \n\nund Vermittlung und Verwaltung von börsennotierten Werten wie Aktien, \n\nFondsanteile, Terminskontrakte\" (Marke Nr. 2037230). Die Beklagte ist weiter-\n\nhin Inhaberin der Wortmarke DivDAX (Marke Nr. 30503993.8), die für die \n\nDienstleistungen einer Bank und die Ermittlung und Berechnung von Indizes im \n\nZusammenhang mit Wertpapieren und Terminkontrakten eingetragen ist. \n\n4 \n\nDie Klägerin, die Commerzbank, ist eine Geschäftsbank. Sie emittiert \n\nund handelt mit Wertpapieren, zu denen auf den DAX bezogene Optionsschei-\n\nne gehören. Bei den Optionsscheinen erwirbt der Anleger einen Anspruch auf \n\nZahlung eines Geldbetrags, der sich aus der Differenz zwischen einem im Vor-\n\nhinein bestimmten Basiskurs und dem Marktkurs bei Ausübung der Option er-\n\nrechnet. Bei den auf den DAX bezogenen Optionsscheinen wird ein Zahlungs-\n\nanspruch in Relation zu dem in einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichten \n\nStand des DAX begründet. Diese von der Klägerin herausgegebenen Wertpa-\n\npiere enthalten neben der Angabe des jeweiligen Optionsscheins oder Zertifi-\n\nkats die Formulierung \"bezogen auf den DAX®\" und den Hinweis, dass \"DAX®\" \n\neine eingetragene Marke der Beklagten ist. Die Klägerin emittierte auch auf den \n\nDivDAX bezogene Optionsscheine, die sie in einem Verkaufsprospekt als \"Un-\n\nlimited DivDAX® Indexzertifikat\" bezeichnete. \n\n5 \n\nDie Parteien schlossen im Jahre 2001 einen Lizenzvertrag, in dem die \n\nBeklagte der Klägerin das Recht einräumte, die im Vertrag benannten, auf ver-\n\nschiedene Indizes bezogenen Finanzinstrumente unter Benutzung der betref-\n\nfenden Marken der Beklagten zu emittieren, zu vertreiben, notieren zu lassen, \n\nmit ihnen zu handeln und für sie zu werben. Die Beklagte verpflichtete sich, die \n\nden lizenzierten Marken zugrunde liegenden Indizes zu berechnen oder be-\n\nrechnen zu lassen und die ermittelten Werte an die Klägerin weiterzugeben. Als \n\nGegenleistung war eine jährliche Pauschale von 100.000 € für Emissionen des \n\ngesamten Konzerns der Klägerin und eine Einzelgebühr von 500 € für jedes auf \n\neinen Index der Beklagten emittierte Wertpapier vereinbart. Für das Jahr 2001 \n\nbetrug das Lizenzentgelt 165.300 €. Es steigerte sich auf rund 1,2 Mio. € für \n\ndas Jahr 2005. Davon entfielen auf den Zeitraum bis 31. Oktober 2005 Teilbe-\n\nträge in Höhe von 944.239,95 € und 128.760 €. Wegen der Höhe der Lizenz-\n\nentgelte kam es zu Verhandlungen zwischen den Parteien. In deren Rahmen \n\nbot die Beklagte der Klägerin mit Wirkung ab 1. Januar 2005 den Abschluss ei-\n\nnes neuen Lizenzvertrags mit einem jährlichen Lizenzentgelt von höchstens \n\n350.000 € an. Die Klägerin nahm dieses Vertragsangebot nicht an. Lizenzge-\n\nbühren für das Jahr 2005 zahlte sie nicht. Mit Wirkung zum 31. Mai 2006 kün-\n\ndigte sie den bestehenden Lizenzvertrag mit der Beklagten. \n\n6 \n\nDie Klägerin hat geltend gemacht, sie nehme in den von ihr emittierten \n\nOptionsscheinen zulässigerweise auf den Aktienindex DAX und den DivDAX-\n\nIndex als externe Werte Bezug. Der DAX-Index bilde die Entwicklung der in \n\nDeutschland börsennotierten Unternehmen als bekanntester Gradmesser ab. \n\nDer Beklagten stehe aus dem Lizenzvertrag kein Zahlungsanspruch für das \n\nJahr 2005 zu. Die Geschäftsgrundlage des Lizenzvertrags sei entfallen. Ge-\n\nschäftsgrundlage sei eine relativ geringe Zahl emittierter Wertpapiere mit langer \n\nLaufzeit gewesen. Die Veränderung der Marktbedingungen, nämlich eine er-\n\nhebliche Steigerung der Zahl indexbezogener Finanzprodukte mit kürzeren \n\nLaufzeiten, sei nicht vorhersehbar gewesen und habe zu einer nicht mehr hin-\n\nnehmbaren Höhe der Einzelgebühren geführt. \n\n7 \n\nDie Klägerin hat zuletzt - soweit für das Revisionsverfahren noch von \n\nBedeutung - beantragt, \n\nfestzustellen, dass die Beklagte der Klägerin nicht untersagen kann, Wertpapie-\nre anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu bewerben, die Zahlungsan-\nsprüche in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des DAX verbriefen, und \nzwar auch dann nicht, wenn die Klägerin hierbei diesen als Bezugsgröße be-\nnannten Index mit \"DAX®\" bezeichnet, nämlich in der Werbung \"bezogen auf \nden DAX®\" (wobei die Klägerin darauf hinweist, dass \"DAX®\" eine eingetrage-\nne Marke der Beklagten ist)\". \n\n8 \n\nDie Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat widerklagend bean-\n\ntragt, \n\n1. an die Beklagte 944.239,95 € zuzüglich Verzugszinsen in Höhe von fünf \nProzentpunkten über dem Basiszinssatz seit 11. November 2005 sowie \n128.760 € zuzüglich Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über \ndem Basiszinssatz seit 27. Dezember 2005 zu bezahlen; \n\n2. die Klägerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurtei-\n\nlen, es zu unterlassen, \n\na) Wertpapiere anzubieten, in den Verkehr zu bringen, nämlich als Market \nMaker, und/oder zu bewerben, die Zahlungsansprüche direkt oder indi-\nrekt in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des von der Widerkläge-\nrin unter der Bezeichnung DivDAX® berechneten und verteilten Aktien-\nindex verbriefen; \n\nund/oder \n\nb) Wertpapiere gemäß Nummer 2 a mit \"Unlimited DivDAX® Indexzertifi-\n\nkat\" zu bezeichnen; \n\n3. festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Widerklägerin allen Scha-\nden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäß Nummer 2 in der Ver-\ngangenheit entstanden ist und noch entstehen wird; \n\n4. die Klägerin zu verurteilen, über den Umfang der Handlungen gemäß Num-\nmer 2 Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen, und zwar durch Vorlage \neines geordneten Verzeichnisses, das die Namen und Anschriften der ge-\nwerblichen Abnehmer sowie etwaige Gestehungskosten, Vertriebskosten \nund den Gemeinkostenanteil der gelieferten Erzeugnisse gemäß Nummer 2 \nenthält. \n\n9 \n\nDie Beklagte sieht die Anführung der Aktienindizes DAX und DivDAX in \n\nden Finanzprodukten der Klägerin als eine Verletzung ihrer Markenrechte sowie \n\nunter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungs-\n\nschutzes und einer gezielten Behinderung als wettbewerbswidrig an. \n\n10 \n\nDas Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattge-\n\ngeben. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Feststel-\n\nlungsklage stattgegeben und die Widerklage mit dem Antrag 2 a sowie mit den \n\ndarauf bezogenen Annexanträgen abgewiesen. Im Übrigen hatte die Berufung \n\nkeinen Erfolg (OLG Frankfurt GRUR-RR 2007, 104). \n\n11 \n\nDagegen richten sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision \n\nder Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin. Die Beklagte erstrebt mit \n\nihrem Rechtsmittel, dessen Zurückweisung die Klägerin beantragt, die Wieder-\n\nherstellung des landgerichtlichen Urteils. Mit ihrer Anschlussrevision, deren Zu-\n\nrückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Begehren auf voll-\n\nständige Abweisung der Widerklage weiter. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n12 \n\nDie Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin ha-\n\nben keinen Erfolg. \n\n13 \n\n14 \n\nI. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausge-\n\nführt: \n\nDer von der Klägerin gestellte Feststellungsantrag sei begründet, weil \n\nder Beklagten gegen die Klägerin unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein \n\nUnterlassungsanspruch gegen das Angebot von Wertpapieren zustehe, durch \n\ndie eine Verbriefung von Zahlungsansprüchen in Abhängigkeit vom jeweiligen \n\nStand des Aktienindex DAX erfolge. Die Voraussetzungen für einen Unterlas-\n\nsungsanspruch aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz \n\ngemäß § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG lägen nicht vor. Es könne dahinge-\n\nstellt bleiben, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe und \n\nob von einer wettbewerblichen Eigenart des Aktienindex DAX auszugehen sei. \n\nJedenfalls habe die Klägerin die Leistung der Beklagten nicht nachgeahmt. Der \n\nAktienindex DAX werde in die von der Klägerin emittierten Wertpapiere nicht \n\neingefügt, sondern bilde einen Referenzwert, von dem die Höhe der Forderung \n\ndes Erwerbers des Wertpapiers abhänge. Dies stelle keine Übernahme der \n\nLeistung der Beklagten dar. Es fehlten auch besondere, die Unlauterkeit einer \n\nNachahmung begründende wettbewerbliche Umstände, weil weder eine Ruf-\n\nausbeutung noch eine Rufausnutzung erfolge. Allein die Mühe der Beklagten, \n\nden Aktienindex DAX in gleichbleibender Qualität bereitzustellen, und die be-\n\nhauptete Üblichkeit einer Lizenzierung genügten nicht, um die Unlauterkeit der \n\nBezugnahme zu begründen. \n\n15 \n\nEine Unlauterkeit ergebe sich auch nicht aus § 3 UWG. Das Fehlen einer \n\nNachahmung und einer unlauteren Rufausbeutung, die Voraussetzungen des \n\n§ 4 Nr. 9 lit. b UWG seien, könne nicht durch den Rückgriff auf die Generalklau-\n\nsel des § 3 UWG unterlaufen werden. \n\n16 \n\nDer weitergehende Feststellungsantrag, der die Bezeichnung der Be-\n\nzugsgröße in den Indexpapieren als DAX oder \"bezogen auf den DAX\" umfas-\n\nse, sei ebenfalls begründet. Ein entsprechender Unterlassungsanspruch der \n\nBeklagten ergebe sich nicht aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG. Die Klägerin ver-\n\nwende die Bezeichnung \"DAX®\" nicht markenmäßig, sondern setze sie nur als \n\nReferenzgröße zur Benennung eines fremden Originalprodukts ein. Jedenfalls \n\nscheitere ein Unterlassungsanspruch an § 23 Nr. 2 MarkenG. Die Benutzung \n\ndes Wortzeichens DAX als Referenzwert für indexbezogene Wertpapiere stelle \n\neine Beschaffenheitsangabe des Finanzprodukts dar. Sie enthalte den notwen-\n\ndigen Hinweis auf die Berechnungsmethode zur Wertermittlung des Papiers \n\nund damit eine beschreibende Angabe über eine wesentliche Eigenschaft des \n\nFinanzprodukts, die nicht gegen die guten Sitten verstoße. \n\n17 \n\nAus denselben Erwägungen könne die Beklagte der Klägerin nicht ver-\n\nbieten, Wertpapiere anzubieten, in denen die Zahlungsansprüche in Abhängig-\n\nkeit vom jeweiligen Stand des DivDAX verbrieft würden (Widerklageantrag 2 a \n\nund darauf bezogene Annexanträge 3 und 4). \n\n18 \n\nDer Beklagten stünden dagegen Unterlassungs-, Schadensersatzfest-\n\nstellungs- und Auskunftsansprüche aus § 14 Abs. 2, 5 und 6 MarkenG, § 242 \n\nBGB gegen die Klägerin im Hinblick darauf zu, Wertpapiere als \"Unlimited Div-\n\nDAX® Indexzertifikat\" zu bezeichnen (Widerklageantrag 2 b und darauf bezo-\n\ngene Widerklageanträge 3 und 4). Im Unterschied zu der Bezugnahme auf den \n\nDAX und den DivDAX werde die für die Beklagte geschützte Bezeichnung in \n\ndiesem Zusammenhang als Bestandteil des Produktnamens verwendet. Darin \n\nliege eine markenmäßige Benutzung. Es bestehe die Gefahr, dass nicht unbe-\n\nachtliche Teile des Verkehrs den unzutreffenden Eindruck gewännen, der Be-\n\ngriff werde als Herkunftszeichen verwendet, die Emission durch die Klägerin er-\n\nfolge gemeinsam mit der Beklagten und beide übernähmen die Verantwortung \n\nund Kontrolle für das Finanzprodukt. Aus diesem Grund greife auch die Schutz-\n\nschranke des § 23 MarkenG nicht ein. \n\n19 \n\nDer Beklagten stehe der begehrte Zahlungsanspruch (Widerklagean-\n\ntrag 1) aus dem Lizenzvertrag zu. An der Wirksamkeit des Lizenzvertrags ände-\n\nre der Umstand nichts, dass es bei einer beschreibenden Verwendung der vom \n\nVertrag erfassten Marken keiner Lizenzierung bedurft habe. Die Klägerin könne \n\nsich nicht auf einen Wegfall der Geschäftsgrundlage des Lizenzvertrags beru-\n\nfen. Sie habe nicht dargelegt, dass sich das Verhältnis zwischen der Höhe der \n\nLizenzgebühren und dem Gewinn seit Vertragsschluss so sehr zu ihren Un-\n\ngunsten entwickelt habe, dass von einer schwerwiegenden Äquivalenzstörung \n\nauszugehen sei. Die Klägerin könne sich gegenüber dem Klagebegehren \n\nschließlich auch nicht mit Erfolg auf einen Missbrauch einer marktbeherrschen-\n\nden Stellung berufen. \n\n20 \n\n21 \n\n22 \n\n23 \n\nII. Revision der Beklagten \n\n1. Feststellungsantrag der Klägerin \n\nDer Feststellungsantrag der Klägerin ist zulässig und begründet. \n\nDas nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse folgt \n\ndaraus, dass die Beklagte sich eines gegen die Klägerin gerichteten Unterlas-\n\nsungsanspruchs berühmt hat. Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der \n\nKlärung, ob dieser Unterlassungsanspruch besteht. \n\n24 \n\nIn der Sache hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, dass die \n\nBeklagte der Klägerin nicht verbieten kann, Wertpapiere anzubieten, die Zah-\n\nlungsansprüche in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des deutschen Akti-\n\nenindex DAX verbriefen. Dies gilt auch dann, wenn die Klägerin bei dem Ange-\n\nbot den als Bezugsgröße benannten Index mit \"DAX®\" bezeichnet und ergän-\n\nzend darauf hinweist, dass dies eine eingetragene Marke der Beklagten ist. \n\n25 \n\na) Der Beklagten steht aufgrund der Wortmarken Nr. 11 64 323 und \n\nNr. 20 37 230 DAX kein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 und 5 Mar-\n\nkenG zu. \n\n26 \n\nDas Berufungsgericht hat angenommen, die Verwendung des Begriffs \n\nDAX in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren diene allein dazu, die von \n\nder Beklagten erbrachte Leistung zu bezeichnen, ohne dass hierdurch ein \n\nkennzeichnender Bezug zur eigenen Leistung der Klägerin hergestellt werde; \n\ndie Marke DAX werde von der Klägerin nur zur Benennung eines fremden Ori-\n\nginalprodukts eingesetzt. Das Berufungsgericht hat damit ersichtlich eine mar-\n\nkenmäßige Verwendung der Bezeichnung DAX in den von der Klägerin emittier-\n\nten Wertpapieren verneint, die Voraussetzung einer Verletzungshandlung nach \n\n§ 14 Abs. 2 MarkenG ist (zu Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL EuGH, Urt. v. \n\n25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP \n\n2007, 299 - Opel/Autec; Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = \n\nGRUR 2008, 698 Tz. 34 und 36 - O2/Hutchison; vgl. auch BGH, Urt. v. 3.2.2005 \n\n- I ZR 159/02, GRUR 2005, 583 f. = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte; BGHZ \n\n171, 89 Tz. 22 - Pralinenform). Ob diese Beurteilung den Angriffen der Revision \n\nstandhält, kann offenbleiben. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann \n\ndie Beklagte die Bezugnahme der Klägerin auf den Aktienindex DAX in den von \n\nihr herausgegebenen Wertpapieren jedenfalls gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG nicht \n\nverbieten. \n\n27 \n\naa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, ge-\n\nwährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein \n\nmit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale \n\noder Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, insbesondere ihre Art \n\noder ihre Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die \n\nBenutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Vorschrift unterscheidet \n\ndabei nicht nach den verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung der in § 23 \n\nNr. 2 MarkenG genannten Angaben (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, \n\nUrt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 19 - Gerol-\n\nsteiner Brunnen; zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, \n\nGRUR 2008, 798 Tz. 17 = WRP 2008, 1202 - POST I). Die Anwendung des \n\n§ 23 Nr. 2 MarkenG ist deshalb auch dann nicht ausgeschlossen, wenn beim \n\nangegriffenen Zeichen die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwen-\n\ndung vorliegen (BGH GRUR 2008, 798 Tz. 17 - POST I). Im Rahmen des § 23 \n\nNr. 2 MarkenG kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob derjenige, der \n\ndas fremde Zeichen beschreibend benutzt, auf diese Benutzung angewiesen ist \n\n(vgl. BGH GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I). Insofern unterscheidet sich diese \n\nBestimmung von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG, bei der die Not-\n\nwendigkeit der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Wa-\n\nre oder Dienstleistung Tatbestandsmerkmal ist. Entscheidend ist vielmehr, ob \n\ndas angegriffene Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der \n\nDienstleistungen verwendet wird und die Benutzung den anständigen Gepflo-\n\ngenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6 MarkenRL) oder - mit den \n\ndamit inhaltlich übereinstimmenden Worten des § 23 MarkenG - nicht gegen die \n\nguten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG). \n\n28 \n\nbb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin benutze das \n\nmit der Klagemarke übereinstimmende Zeichen DAX als Bezugswert für index-\n\nbezogene Wertpapiere. Darin liege ein Hinweis auf die Berechnungsmethode \n\nzur Wertermittlung der Papiere. Dies stelle eine beschreibende Angabe über ei-\n\nne wesentliche Eigenschaft der Finanzprodukte der Klägerin dar. Gegen diese \n\nBeurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg. Ihr Einwand, der Anwen-\n\ndungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG sei nicht eröffnet, weil die Klägerin auf \n\neine Bezugnahme auf den Index DAX nicht angewiesen sei, trifft - wie darge-\n\nlegt - nicht zu. Die in Rede stehende Benutzung des Zeichens DAX durch die \n\nKlägerin verstößt auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG. \n\n29 \n\n(1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im \n\nSinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von ei-\n\nner Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszuge-\n\nhen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder \n\nHandel widerspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Der Sache nach darf der Dritte \n\nden berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zu-\n\nwiderhandeln (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen; EuGH, \n\nUrt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Tz. 33 und 35 \n\n- Céline). Um dies beurteilen zu können, ist eine Gesamtwürdigung aller rele-\n\nvanten Umstände des Einzelfalls erforderlich (EuGH, Urt. v. 16.11.2004 \n\n- C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 82 und 84 - Anheuser \n\nBusch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, \n\n1364 - Gazoz). \n\n30 \n\n(2) Das Berufungsgericht hat die Unlauterkeit der Verwendung des Zei-\n\nchens DAX in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren zutreffend mit der \n\nBegründung verneint, der Begriff DAX stehe als Synonym für den deutschen \n\nAktienindex, der - wie vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang fest-\n\ngestellt - die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes abbildet. \n\n31 \n\nDie Übernahme dieses von der Beklagten selbst veröffentlichten und \n\ndeshalb für alle Marktteilnehmer allgemein zugänglichen Aktienindex als Be-\n\nzugswert für Finanzprodukte stellt keinen Verstoß gegen die anständigen Ge-\n\npflogenheiten in Gewerbe oder Handel dar. Der Sache nach geht es um eine \n\nBerücksichtigung der berechtigten Interessen anderer Wirtschaftsteilnehmer, \n\nauf die Entwicklung des Deutschen Aktienmarktes - ähnlich einem statistischen \n\nWert - Bezug nehmen zu können. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu \n\ndienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs so-\n\nwie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das \n\nMarkenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten \n\nWettbewerbs spielen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner \n\nBrunnen; EuGH, Urt. v. 17.3.2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, \n\n509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR \n\n2008, 503 Tz. 45 - adidas), kann es Marktteilnehmern grundsätzlich nicht ver-\n\nwehrt werden, auf den Stand des deutschen Aktienmarktes durch Verwendung \n\ndesjenigen Index Bezug zu nehmen, durch den die für den Finanzplatz bedeu-\n\ntendsten deutschen Aktien repräsentiert werden. \n\n32 \n\n(3) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, ein Verstoß gegen die guten \n\nSitten sei vorliegend deshalb gegeben, weil die Benutzung des Zeichens DAX \n\nals Bezugswert in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren die Wert-\n\nschätzung der Klagemarke in unlauterer Art und Weise ausnutze. Zwar handelt \n\nder Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise \n\nzuwider, wenn er durch die Verwendung eines mit der Marke identischen oder \n\nähnlichen Zeichens die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt \n\n(EuGH GRUR 2005, 153 Tz. 83 - Anheuser Busch; GRUR 2005, 509 Tz. 43 \n\n- Gillette). Davon kann vorliegend aber nicht ausgegangen werden. \n\n33 \n\nDas Berufungsgericht hat - im Zusammenhang mit der Prüfung der wett-\n\nbewerbsrechtlichen Ansprüche - angenommen, eine unlautere Ausnutzung der \n\nWertschätzung des Aktienindex DAX durch die Klägerin scheide aus, weil der \n\nErfolg der auf den DAX bezogenen Wertpapiere nicht vom Vertrauen in die \n\nQualität des Index abhänge. Eine Übertragung des Rufs des Aktienindex DAX \n\nauf Finanzprodukte, die den DAX als Bezugswert aufwiesen, finde allenfalls in \n\nganz geringem Umfang statt. Sie sei nicht unlauter, weil sich die Wertschätzung \n\nauf die im Aktienindex abgebildete Entwicklung der größten und umsatzstärk-\n\nsten inländischen Aktiengesellschaften beziehe, die von der gesamtwirtschaftli-\n\nchen Entwicklung und einer Vielzahl weiterer Faktoren wie der Bonität des \n\nemittierenden Schuldners, nicht aber von der Berechnung des Bezugsindex ab-\n\nhänge. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. \n\n34 \n\nEntgegen der Rüge der Revision sind die Ausführungen des Berufungs-\n\ngerichts nicht erfahrungswidrig. Die Revision zeigt nicht auf, dass - anders als \n\nvom Berufungsgericht angenommen - der Aktienindex DAX als Bezugswert und \n\nnicht die in ihm abgebildeten Aktien der wichtigsten deutschen Aktiengesell-\n\nschaften und ihre Wertentwicklung sowie die Bedingungen des emittierten \n\nWertpapiers und die Bonität des Emittenten die Wertschätzung der Finanzpro-\n\ndukte in erster Linie bestimmen. Allerdings hat das Berufungsgericht nicht aus-\n\ngeschlossen, dass in einem geringen Umfang eine Übertragung der Wertschät-\n\nzung, die dem Aktienindex DAX entgegengebracht wird, bei der Verwendung \n\nals Bezugswert der Finanzprodukte der Klägerin stattfindet. Es ist jedoch zu \n\nRecht davon ausgegangen, dass diese Rufübertragung nicht unlauter ist. Der \n\nAktienindex DAX wird von der Beklagten selbst veröffentlicht. Macht die Beklag-\n\nte den Wert des Aktienindex allgemein zugänglich, muss sie auch hinnehmen, \n\ndass der Index zur Grundlage der Wertermittlung von Optionsscheinen gemacht \n\nwird. \n\n35 \n\n(4) Im Hinblick auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers muss \n\ndie Bezugnahme auf die Marke DAX sich auf das Maß beschränken, das zur \n\nBenutzung des Bezugswerts erforderlich ist. Dieses Maß ist im Streitfall nicht \n\nüberschritten. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Bezugnahme auf \n\nden Aktienindex DAX in der streitgegenständlichen Form sachlich und informa-\n\ntiv ist, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, das Wertpapier werde von der \n\nBeklagten emittiert oder es bestünden Handelsbeziehungen zwischen den Par-\n\nteien. \n\n36 \n\nDem steht - anders als die Revision meint - nicht entgegen, dass die Klä-\n\ngerin die Vorteile der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Aktienindizes \n\neinschließlich des Aktienindex DAX gegenüber aktiv gemanagten Fonds in ei-\n\nner Informationsbroschüre hervorhebt. \n\n37 \n\nb) Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch der Beklagten lässt sich \n\nauch nicht auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und \n\nAbs. 5 MarkenG stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Be-\n\nklagten unterstellt werden, dass die in Rede stehenden Marken die Vorausset-\n\nzungen einer bekannten Marke erfüllen. Die Verwendung der angegriffenen \n\nZeichen erfolgt jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise \n\ni.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit gelten dieselben Erwägungen, die \n\nder Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 \n\nMarkenG entgegenstehen (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR \n\n1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK; BGHZ 147, 56, 67 - Tages-\n\nschau; BGH GRUR 2008, 798 Tz. 26 - POST I). \n\n38 \n\nc) Der Beklagten steht der begehrte Unterlassungsanspruch auch nicht \n\naus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz gemäß § 8 Abs. 1, \n\n§§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG zu. \n\n39 \n\naa) Nach der Verkündung des Berufungsurteils ist das Gesetz gegen den \n\nunlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 durch das am 30. Dezember 2008 in \n\nKraft getretene Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren \n\nWettbewerb vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2949) novelliert worden. Die \n\nVorschrift des § 4 Nr. 9 UWG über den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen \n\nLeistungsschutz ist allerdings unverändert geblieben. Im Streitfall ergeben sich \n\nkeine Gesichtspunkte, die eine Differenzierung nach neuem und altem Recht \n\nerforderlich machen. \n\n40 \n\nbb) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungs-\n\nschutz sind im vorliegenden Fall nicht durch die Vorschriften des Markenrechts \n\nausgeschlossen. Im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengeset-\n\nzes ist allerdings für einen lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz nach § 4 \n\nNr. 9 UWG grundsätzlich kein Raum (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.11.2005 \n\n- I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Tz. 36 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit \n\nFremdemblem). Als Gegenstand des Schutzes kommen vorliegend der Name \n\nDAX, der Aktienindex DAX als konkretes Leistungsergebnis und die Dienstleis-\n\ntung in Betracht, die die Beklagte dadurch erbringt, dass sie den Aktienindex \n\nDAX zur Verfügung stellt. Im Streitfall begehrt die Beklagte, soweit sie ihre An-\n\nsprüche auf die Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leis-\n\ntungsschutzes stützt, keinen Schutz für eine Kennzeichnung, sondern für den \n\nAktienindex DAX als konkretes Leistungsergebnis. Zur Begründung hat die Be-\n\nklagte geltend gemacht, die Klägerin handele unlauter, indem sie den Aktienin-\n\ndex DAX, der über wettbewerbliche Eigenart verfüge, dadurch unmittelbar \n\nübernehme, dass sie den Index als Bezugswert in ihre Finanzprodukte integrie-\n\nre und dadurch seinen Ruf ausnutze. Dieses Begehren fällt nicht in den \n\nSchutzbereich des Markenrechts (vgl. BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, \n\nGRUR 2007, 339 Tz. 23 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern; Urt. v. 30.4.2008 \n\n- I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 26 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). \n\n41 \n\ncc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis offengelassen, ob zwischen \n\nden Parteien ein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht und ob der Aktienin-\n\ndex DAX über wettbewerbliche Eigenart verfügt. Für das Revisionsverfahren ist \n\ndaher zugunsten der Beklagten vom Vorliegen dieser Voraussetzungen auszu-\n\ngehen. \n\n42 \n\nDas Berufungsgericht hat eine Nachahmung der Dienstleistung der Be-\n\nklagten durch die Aufnahme des DAX als Bezugswert in die Finanzprodukte der \n\nKlägerin verneint. Es hat hierzu ausgeführt, der vorliegende Fall sei vergleich-\n\nbar mit der Vermarktung eines Originalprodukts oder dem Setzen eines Hyper-\n\nlinks, der den Zugriff auf Informationen ermögliche, die ein anderer Dienstean-\n\nbieter im Internet öffentlich zugänglich gemacht habe. Diese Ausführungen hal-\n\nten den Angriffen der Revision stand. \n\n43 \n\nVon einer Nachahmung ist nicht auszugehen, wenn die Leistung des \n\nDritten nicht vermarktet, sondern eine eigene Leistung angeboten wird (vgl. \n\nBGHZ 156, 1, 18 - Paperboy). Die Leistung der Beklagten, die darin besteht, \n\nden Aktienindex zu ermitteln und den interessierten Kreisen zur Verfügung zu \n\nstellen, übernimmt die Klägerin nicht. Sie gibt nicht unter Nutzung von Ergeb-\n\nnissen, die die Beklagte ermittelt hat, einen eigenen Aktienindex heraus; sie \n\nbietet vielmehr eigene Finanzprodukte an, die sich mit den Dienstleistungen der \n\nBeklagten und dem von ihr geschaffenen Leistungsergebnis nicht vergleichen \n\nlassen. \n\n44 \n\ndd) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungs-\n\nschutz sind aber auch deswegen ausgeschlossen, weil die Klägerin die Wert-\n\nschätzung des Aktienindex DAX nicht i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG unangemes-\n\nsen ausnutzt. Insoweit gelten die Erwägungen entsprechend, die der Annahme \n\neines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen-\n\nstehen (siehe oben unter II 1 a bb). \n\n45 \n\nIst danach eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des allgemein \n\nzugänglichen Aktienindex DAX durch Übernahme als Bezugswert zu verneinen, \n\nscheidet auch eine unlautere geschäftliche Handlung i.S. von § 3 UWG wegen \n\ngezielter Behinderung der Beklagten nach § 4 Nr. 10 UWG oder durch unmittel-\n\nbaren Rückgriff auf die Generalklausel des § 3 UWG unter dem Gesichtspunkt \n\nder Rufausbeutung aus. \n\n46 \n\nd) Die Beklagte hat den begehrten Unterlassungsanspruch erstmals in \n\nder Revisionsinstanz auf die Verletzung urheberrechtlicher Verbotsansprüche \n\ngestützt. Damit kann sie nicht mehr gehört werden. Dies folgt allerdings nicht \n\ndaraus, dass bei einer Unterlassungsklage jedes Schutzrecht, auf das der Klä-\n\nger seine Klage stützt, einen eigenen Streitgegenstand darstellt und in der Re-\n\nvisionsinstanz kein neuer Streitgegenstand in den Prozess eingeführt werden \n\nkann (vgl. BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = \n\nWRP 2001, 804 - Telefonkarte; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, \n\n1066 Tz. 60 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Vorliegend handelt es sich um ei-\n\nne negative Feststellungsklage. Deren Streitgegenstand ist das Rechtsverhält-\n\nnis, dessen Nichtbestehen festgestellt werden soll (BGH, Urt. v. 16.9.2008 \n\n- VI ZR 244/07, GRUR 2009, 83 Tz. 12 = WRP 2009, 71). Diesen Streitgegen-\n\nstand bestimmt die Klägerin. \n\n47 \n\nDie Beklagte kann den begehrten Unterlassungsanspruch gleichwohl \n\nnicht mehr auf die Verletzung eines Urheberrechts an dem Aktienindex DAX \n\nstützen. In den Vorinstanzen hat die Beklagte den Unterlassungsanspruch nur \n\naus Marken- und Wettbewerbsrecht hergeleitet. Zum Bestehen eines Urheber-\n\nrechts und dazu, dass der Beklagten stillschweigend von ihren Mitarbeitern ur-\n\nheberrechtliche Nutzungsrechte eingeräumt worden sind, fehlte jeglicher Tatsa-\n\nchenvortrag. Er ergibt sich entgegen der Ansicht der Revision auch nicht aus \n\ndem Vortrag zur wettbewerblichen Eigenart des Aktienindex DAX. In der Revi-\n\nsionsinstanz kann die Beklagte diesen Tatsachenvortrag nicht mehr nachholen. \n\n48 \n\nDas Berufungsgericht war entgegen der Ansicht der Revision auch nicht \n\ngehalten, die Beklagte durch einen Hinweis nach § 139 ZPO zu veranlassen, ih-\n\nren Anspruch auf eine Verletzung ihres Urheberrechts zu stützten. Es war viel-\n\nmehr Sache der Beklagten, in den Tatsacheninstanzen klarzustellen, auf wel-\n\nche Schutzrechte sie ihren Unterlassungsanspruch stützt. Es ist nicht Aufgabe \n\ndes Gerichts, eine Partei zur Geltendmachung eines Schutzrechts zu veranlas-\n\nsen, das im bisherigen Vorbringen nicht einmal angedeutet ist (vgl. BGH, Urt. v. \n\n27.6.2002 - I ZR 103/00, GRUR 2003, 436, 439 = WRP 2003, 384 - Felden-\n\nkrais; Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 42/04, GRUR 2007, 691 Tz. 18 = WRP 2007, 996 \n\n- Staatsgeschenk). \n\n2. Widerklageantrag 2 a und darauf bezogene Annexanträge 3 und 4 \n\n(DivDAX) \n\na) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagten \n\ngegen die Klägerin weder aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG noch \n\naus § 8 Abs. 1, §§ 9, 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG, § 242 BGB ein Unterlassungs-, \n\nSchadensersatz- oder Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch im Hinblick \n\nauf das Angebot von Wertpapieren zusteht, die Zahlungsansprüche direkt oder \n\nindirekt in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des von der Beklagten unter \n\nder Bezeichnung DivDAX berechneten und verteilten Aktienindex verbriefen \n\n(Widerklageantrag 2 a und darauf bezogene Widerklageanträge 3 und 4). Inso-\n\nweit gelten die vorstehenden Erwägungen (siehe oben unter II 1) entsprechend. \n\n49 \n\n50 \n\n51 \n\nb) Auf urheberrechtliche Ansprüche kann die Beklagte ihr Begehren nicht \n\nstützen, weil es sich insoweit um einen neuen Streitgegenstand handelt, den \n\n52 \n\n53 \n\n54 \n\ndie Beklagte nicht erstmals in der Revisionsinstanz in den Rechtsstreit einfüh-\n\nren kann (siehe oben unter II 1 d). \n\nIII. Anschlussrevision der Klägerin \n\n1. Widerklageantrag 2 b und darauf bezogene Annexanträge 3 und 4 \n\n(Unlimited DivDAX® Indexzertifikat) \n\na) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagten \n\naus ihrer Marke DivDAX der geltend gemachte Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 \n\nund Abs. 5 MarkenG gegen die Klägerin zusteht, es zu unterlassen, Wertpapie-\n\nre mit \"Unlimited DivDAX® Indexzertifikat\" zu bezeichnen. \n\n55 \n\naa) Ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt eine markenmä-\n\nßige Benutzung der geschützten Bezeichnung voraus. Die Bezeichnung muss \n\nim Rahmen des Produkt- und Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung der \n\nWaren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unter-\n\nnehmen dienen (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 \n\n= GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGHZ \n\n153, 131, 138 - Abschlussstück; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse; BGH, \n\nBeschl. v. 22.1.2009 - I ZR 125/07, GRUR 2009, 498 Tz. 11 = WRP 2009, 451 \n\n- Bananabay). Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn eine Marke im Rah-\n\nmen einer Produktbezeichnung benutzt wird, weil hierdurch eine Beeinträchti-\n\ngung der Funktion der Marke eintritt, gegen die der Markeninhaber geschützt ist \n\n(vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 14 Rdn. 91; Büscher \n\nin Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medien-\n\nrecht, § 14 MarkenG Rdn. 108 f.). \n\n56 \n\nZu Recht hat das Berufungsgericht danach eine markenmäßige Benut-\n\nzung des Zeichens DivDAX® durch die Klägerin darin gesehen, dass sie ihr ei-\n\ngenes Wertpapier in einem Verkaufsprospekt mit \"Unlimited DivDAX® Indexzer-\n\ntifikat\" bezeichnet hat. \n\n57 \n\nEntgegen der Ansicht der Anschlussrevision ist es nicht erforderlich, \n\ndass das Wertpapier (zusätzlich) unter der Produktbezeichnung emittiert wird. \n\nDer für die markenmäßige Benutzung entscheidende Eindruck des Verkehrs, \n\nmit dem fremden Zeichen werde das eigene Produktangebot bezeichnet, ent-\n\nsteht auch bei dem Angebot des Wertpapiers in einem Verkaufsprospekt. Das \n\nBerufungsgericht hat angenommen, dass sich für das Verkehrsverständnis in-\n\nsoweit kein Unterschied ergibt. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler er-\n\nkennen. \n\n58 \n\nDie Anschlussrevision macht in diesem Zusammenhang ohne Erfolg gel-\n\ntend, der in dem Verkaufsprospekt enthaltene Hinweis, die Beklagte sei Inhabe-\n\nrin der Marke DivDAX, stehe der Annahme der Verwendung der Marke als Pro-\n\nduktbezeichnung entgegen. Die Produktbezeichnung dient der Unterscheidung \n\nvon Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen und ruft Herkunftsvor-\n\nstellungen hervor. Zutreffend hat das Berufungsgericht deshalb darauf abge-\n\nstellt, dass im Streitfall die Gefahr besteht, der Verkehr werde von einer ge-\n\nmeinsamen Verantwortung der Parteien für die Emission des derart bezeichne-\n\nten Wertpapiers ausgehen. \n\n59 \n\nbb) Zwischen der Klagemarke DivDAX der Beklagten und der angegriffe-\n\nnen Bezeichnung \"Unlimited DivDAX® Indexzertifikat\" besteht Verwechslungs-\n\ngefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. \n\n60 \n\nZur Frage der Verwechslungsgefahr hat sich das Berufungsgericht den \n\nAusführungen des Landgerichts angeschlossen. Dieses ist davon ausgegan-\n\ngen, dass die Marke der Beklagten über zumindest durchschnittliche Kenn-\n\nzeichnungskraft verfügt und die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen \n\nidentisch sind, weil das Emittieren von indexbezogenen Wertpapieren zu den \n\ndurch die Marke geschützten Dienstleistungen einer Bank gehört. Zeichenähn-\n\nlichkeit besteht wegen der Übereinstimmung der Marke mit dem prägenden Be-\n\nstandteil DivDAX® der angegriffenen Bezeichnung der Klägerin. Diese Ausfüh-\n\nrungen halten rechtlicher Nachprüfung stand. \n\n61 \n\nOhne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, das Berufungsgericht \n\nhabe keine Feststellungen zur Frage der Verwechslungsgefahr getroffen. Die \n\nergänzende Verweisung des Berufungsgerichts auf die Ausführungen des \n\nLandgerichts bezieht sich, anders als die Anschlussrevision meint, auf die Beur-\n\nteilung der Verwechslungsgefahr und nicht auf die Schutzschranke des § 23 \n\nMarkenG, zu der das landgerichtliche Urteil keine Ausführungen enthält. \n\n62 \n\ncc) Die Benutzung des Zeichens DivDAX® als Bestandteil der angegrif-\n\nfenen Gesamtbezeichnung der Klägerin verstößt auch gegen die guten Sitten \n\ni.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG. Die Klägerin handelt den berechtigten Interessen \n\nder Beklagten als Markeninhaberin in unlauterer Weise zuwider, wenn sie das \n\nmarkenrechtlich geschützte Zeichen als Herkunftsbezeichnung ihres Wertpa-\n\npiers verwendet. \n\n63 \n\n64 \n\ndd) Entgegen der Ansicht der Anschlussrevision ist auch die Wiederho-\n\nlungsgefahr nicht entfallen. \n\nEine - auch nur einmalige - Kennzeichenverletzung begründet die tat-\n\nsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr, die grund-\n\nsätzlich nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung \n\noder einen rechtskräftigen Unterlassungstitel ausgeräumt wird (st. Rspr.; BGH, \n\nUrt. v. 31.7.2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Tz. 23 = WRP 2008, 1537 \n\n- Haus & Grund III). Weder das bloße Versprechen, die angegriffene Handlung \n\nnicht erneut zu begehen, noch die Aufgabe der Betätigung, in deren Rahmen \n\ndie Verletzung erfolgt ist, genügen, um die tatsächliche Vermutung zu widerle-\n\ngen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 608 \n\n= WRP 2000, 525 - comtes/ComTel). Danach reicht die einfache Erklärung der \n\nKlägerin, sie werde die beanstandete Handlung nicht wiederholen, nicht aus, \n\num die Wiederholungsgefahr auszuräumen. \n\nb) Die Ansprüche auf Schadensersatz und Auskunft sowie Rechnungsle-\n\ngung folgen aus § 14 Abs. 6, § 19 Abs. 1 MarkenG, § 242 BGB. \n\n2. Widerklageantrag 1 (Lizenzgebühren) \n\nZu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagten \n\ngegen die Klägerin der Anspruch auf Zahlung von 944.239,95 € und 128.760 € \n\nnebst Zinsen aus dem Lizenzvertrag für den Zeitraum vom 1. Januar bis \n\n31. Oktober 2005 zusteht. \n\n65 \n\n66 \n\n67 \n\n68 \n\na) Der Wirksamkeit des Lizenzvertrags steht nicht entgegen, dass die \n\nbeschreibende Bezugnahme auf den DAX-Index in der Form, die Gegenstand \n\nder Feststellungsklage ist, keiner Lizenzierung bedarf. Die Klägerin hat selbst \n\ngeltend gemacht, dass es aus ihrer Sicht bei Vertragsschluss ungewiss war, ob \n\nsie für die beabsichtigte Verwendung der Bezeichnung DAX eine Lizenzierung \n\nder Beklagten benötigte. Schließt sie trotz oder gerade wegen der unklaren \n\nRechtslage einen Lizenzvertrag ab, ist dieser Vertrag auch dann wirksam, wenn \n\nsich nachträglich herausstellt, dass es einer Lizenz gar nicht bedurft hätte. Im \n\nÜbrigen ergibt sich aus dem Lizenzvertrag auch eine Berechtigung der Klägerin \n\nzur Nutzung der lizenzierten Marken, die über eine beschreibende Bezugnahme \n\nhinausgeht. \n\n69 \n\n70 \n\nb) Die Anschlussrevision kann sich nicht mit Erfolg auf eine Störung der \n\nGeschäftsgrundlage berufen (§ 313 Abs. 1 BGB). \n\nAuf den vor dem 1. Januar 2002 abgeschlossenen Lizenzvertrag, bei \n\ndem es sich um ein Dauerschuldverhältnis handelt, ist nach Art. 229 § 5 Satz 2 \n\nEGBGB seit dem 1. Januar 2003 § 313 BGB anwendbar. Danach kann eine \n\nVertragsanpassung verlangt werden, wenn sich die Umstände, die Grundlage \n\ndes Vertrags geworden sind, nach Vertragsabschluss schwerwiegend verändert \n\nhaben, die Parteien deshalb den Vertrag nicht oder mit einem anderen Inhalt \n\ngeschlossen hätten und das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zumut-\n\nbar ist. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor. \n\n71 \n\nZu Recht hat das Berufungsgericht eine schwerwiegende Änderung der \n\nUmstände verneint, die die Grundlage des Lizenzvertrags bildeten. Grundsätz-\n\nlich trägt jede Partei ihre aus dem Vertrag ersichtlichen Risiken selbst (vgl. \n\nBGHZ 129, 236, 253). Darüber hinaus kann derjenige, der die entscheidende \n\nÄnderung der Verhältnisse selbst bewirkt hat, aufgrund dieser Änderung keine \n\nRechte herleiten (vgl. BGHZ 129, 297, 310 m.w.N.). Hat die Klägerin sich ver-\n\ntraglich verpflichtet, neben einer Pauschale Einzellizenzgebühren für jedes von \n\nihr emittierte Wertpapier zu zahlen, kann die von ihr in vermehrtem Maße \n\ndurchgeführte Ausgabe von Wertpapieren grundsätzlich keine schwerwiegende \n\nVeränderung der Vertragsgrundlage zu ihren Lasten bedeuten. Der gestiege-\n\nnen Lizenzvergütung standen die gesteigerte Nutzung der Lizenz und die in \n\ndiesem Zusammenhang bestehende Chance auf einen entsprechenden Ge-\n\nwinn gegenüber. \n\n72 \n\nDie Klägerin hat auch nicht dargelegt, dass ihr ein Festhalten am Vertrag \n\nim Hinblick auf die Ausgabe von Wertpapieren mit kürzerer Laufzeit nicht zu-\n\nmutbar wäre, weil dies zu einem untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht \n\nmehr zu vereinbarenden Ergebnis führen würde. Die Prüfung dieser Vorausset-\n\nzung erfordert eine umfassende Interessenabwägung unter Würdigung aller \n\nUmstände, insbesondere auch der Vorteile, die der betroffenen Partei neben \n\nden Nachteilen aus der eingetretenen Veränderung erwachsen sind (vgl. BGHZ \n\n127, 212, 218). Zur Begründung der Unzumutbarkeit genügt daher nicht die \n\nDarlegung der Steigerung der Lizenzgebühren. Entscheidend ist das Verhältnis \n\nzwischen der Höhe der Lizenzgebühren und den Vorteilen der Klägerin aus \n\ndem Lizenzvertrag, das heißt dem mit den lizenzierten Produkten erwirtschafte-\n\nten Gewinn. Hierzu hat die Klägerin nichts dargelegt und auch nicht geltend \n\ngemacht, dass sich das Verhältnis von Lizenzgebührenaufkommen und Gewinn \n\nzu ihren Ungunsten entwickelt hat. \n\n73 \n\nc) Die Geltendmachung eines 350.000 € übersteigenden Lizenzentgelts \n\nstellt keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung der Beklagten i.S. \n\nder §§ 19, 20 GWB dar. Die Beklagte hat im Jahr 2005 allen Lizenzkunden \n\nrückwirkend mit Wirkung zum 1. Januar 2005 den Abschluss eines neuen Stan-\n\ndardlizenzvertrags mit einem jährlichen Höchstentgelt von 350.000 € und einer \n\ndreijährigen Laufzeit angeboten. Dazu gehörte auch die Klägerin. Sie hat es \n\naber vorgezogen, im Hinblick auf ihre im vorliegenden Rechtsstreit vertretene \n\nRechtsauffassung keinen neuen Lizenzvertrag mit der Beklagten abzuschlie-\n\nßen. Allerdings hat sie auch nicht von ihrer Kündigungsmöglichkeit mit einer \n\nKündigungsfrist von 90 Tagen zum Ende des Kalendermonats Gebrauch ge-\n\nmacht. Dem Verlangen der Beklagten nach Vertragserfüllung stehen danach \n\nauch keine kartellrechtlichen Bedenken entgegen. \n\n74 \n\nIV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. \n\nBornkamm \n\nPokrant \n\nBüscher \n\nSchaffert \n\nKoch \n\nVorinstanzen: \n\nLG Frankfurt a.M., Entscheidung vom 26.07.2006 - 2/6 O 452/05 - \n\nOLG Frankfurt a.M., Entscheidung vom 13.02.2007 - 11 U 40/06 (Kart) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-04-30/i-zr-42-07","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 23","ref_norm":"23","n":18},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 4","ref_norm":"4","n":8},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":7},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":5},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":3},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 313","ref_norm":"313","n":3},{"jurabk":"BGBEG","ref":"Art 229 § 5","ref_norm":"229-5","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 256","ref_norm":"256","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 139","ref_norm":"139","n":1},{"jurabk":"GWB","ref":"§ 19","ref_norm":"19","n":1},{"jurabk":"GWB","ref":"§ 20","ref_norm":"20","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 19","ref_norm":"19","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-04-30/i-zr-42-07","retrieved":"2026-10-15 10:16:31.036547+00:00"},"card":{"id":"bgh/2009-04-30/i-zr-42-07","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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