{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2008-07-29","aktenzeichen":"X ZB 23/07","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nX ZB 23/07 \n\nBESCHLUSS \n\nvom \n\n29. Juli 2008 \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. Juli 2008 durch den \n\nVorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens \n\nund die Richter Asendorf und Gröning \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin wird der am \n\n20. März 2007 verkündete Beschluss des 5. Senats (Gebrauchs-\n\nmusterbeschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben, \n\nsoweit über den Hauptantrag und die Hilfsanträge zu 1 bis 3 der \n\nRechtsbeschwerdeführerin entschieden worden ist. Im Übrigen wird \n\ndie Rechtsbeschwerde als unzulässig verworfen. \n\nDie Sache wird im Umfang der Aufhebung zur anderweiten Ver-\n\nhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbe-\n\nschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nDer Streitwert \n\nfür das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf \n\n75.000,-- € festgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters \n\n299 24 199 mit der Bezeichnung \"Telekommunikationsanordnung zur Übertra-\n\ngung von Rückkanaldaten einer Verbindung zwischen einem Endgerät und ei-\n\nnem Server eines Paketvermittlungsnetzes\". Das Gebrauchsmuster, das am \n\n1. August 2002 eingetragen worden ist, umfasst 38 Schutzansprüche. Der ein-\n\ngetragene Schutzanspruch 1 lautet: \n\n\"1. Telekommunikationsanordnung zur Übertragung von Rückka-\n\nnal-Daten in einer Verbindung zwischen einem Endgerät und \n\neinem Server eines Paketvermittlungsnetzes, zumindest auf ei-\n\nner Teilstrecke des Rückkanals wahlweise schmalbandig über \n\ndas Paketvermittlungsnetz und/oder POTS/ISDN-Leitungen \n\nund/oder breitbandig über einen Breitband-Rückkanal, mit: \n\na) Mitteln zum Aufbau einer Verbindung zwischen dem Endge-\n\nrät (1) und dem Server (4) über das Paketvermittlungsnetz \n\n(3), \n\nb) Mitteln zum schmalbandigen Übertragen von Rückkanal-\n\nDaten vom Server (4) zum Endgerät (1), \n\nc) Mitteln zum wiederholten Prüfen beim Server (4) und/oder \n\neiner Steuereinheit (5, 15), die Teil des Paketvermittlungs-\n\nnetzes (3) ist oder zu diesem Zugang hat, ob ein durch den \n\nNutzer des Endgerätes (1) oder ein Netzwerkmanagement \n\nausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine Rückka-\n\nnal-Datenübertragung via Breitband-Rückkanal oder zum \n\nZuschalten einer Rückkanal-Datenübertragung via Breit-\n\nband-Rückkanal vorliegt, \n\nd) Mitteln zum Wechseln auf eine Übertragung via Breitband-\n\nRückkanal während der bestehenden Verbindung bei Vor-\n\nliegen eines entsprechenden Steuersignals, oder Mitteln \n\nzum Zuschalten eines derartigen Kanals, wobei Rückkanal-\n\nDaten zunächst breitbandig vom Server (4) zu einem Breit-\n\nband-Zugangsswitch (5) übertragen und dann vom Breit-\n\nband-Zugangsswitch (5) auf den Breitband-Rückkanal ge-\n\ngeben werden, \n\ne) Mitteln zum Zurückwechseln auf eine schmalbandige Über-\n\ntragung der Rückkanal-Daten, sofern ein entsprechendes \n\nweiteres Steuersignal des Nutzers oder des Netzwerkma-\n\nnagements vorliegt.\" \n\n2 \n\nDie Schutzansprüche 2 bis 22 betreffen Ausgestaltungen der Telekom-\n\nmunikationsanordnung nach Schutzanspruch 1, einen Switch zur Übertragung \n\nvon Rückkanaldaten in einer Verbindung zwischen einem Endgerät und einem \n\nServer eines Vermittlungsnetzes (Schutzanspruch 23 mit Ausgestaltungen in \n\nden Ansprüchen 24 bis 34) sowie eine Steuereinheit zur Verwendung in einer \n\nTelekommunikationsanordnung gemäß Anspruch 1 (Schutzanspruch 35 mit \n\nAusgestaltungen in den Ansprüchen 36 bis 38). \n\n3 \n\nAuf Antrag der Rechtsbeschwerdegegnerinnen zu 1 und 2 hat das Deut-\n\nsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 27. September 2005 die teil-\n\nweise Löschung des Gebrauchsmusters angeordnet. Hiergegen haben die \n\nRechtsbeschwerdegegnerinnen Beschwerde eingelegt. Das Bundespatentge-\n\nricht hat durch den angefochtenen Beschluss das Gebrauchsmuster, das die \n\nRechtsbeschwerdeführerin in der Fassung von 4 Hilfsanträgen verteidigt hat, in \n\nvollem Umfang gelöscht. Das Bundespatentgericht hat auf Anregung der \n\nRechtsbeschwerdeführerin und der Rechtsbeschwerdegegnerinnen die Rechts-\n\nbeschwerde zugelassen. Es hat dazu in den Gründen ausgeführt, dies gesche-\n\nhe im Hinblick auf die Rechtsfrage, ob die im Verfahren geltend gemachten \n\nSchutzansprüche gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen zu 1 bis 3 \n\nals Verfahrensansprüche oder als Vorrichtungsansprüche einzuordnen seien \n\nund somit dem Schutzausschluss des § 2 Nr. 3 GebrMG unterfielen. \n\n4 \n\nII. Die Rechtsbeschwerde ist durch diese Entscheidung des Bundespa-\n\ntentgerichts nur zugelassen, soweit über den Hauptantrag und die Hilfsanträge \n\nzu 1 bis 3 entschieden worden ist. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde be-\n\nschränkt die Nachprüfung zwar grundsätzlich nicht auf eine bestimmte Rechts-\n\nfrage, die das Beschwerdegericht für klärungsbedürftig gehalten hat; eine vom \n\nBeschwerdegericht ausgesprochene Beschränkung auf eine solche Frage ist \n\nohne Wirkung (st. Rspr. d. Sen.; zuletzt Beschl. v. 29.04.2003 - X ZB 4/01, \n\nGRUR 2003, 781 f. - Basisstation). Zulässig ist jedoch die Beschränkung des \n\nRechtsmittels auf einen bestimmten abgrenzbaren Teil des Verfahrensgegen-\n\nstandes, die sich auch aus den Entscheidungsgründen ergeben kann (BGH, \n\nBeschl. v. 28.04.1994 - I ZB 5/92, GRUR 1994, 730 - Value; Beschl. v. \n\n14.05.2008 - XII ZB 78/07; BGHZ 153, 358, 360 f.; BGH, Urt. v. 17.06.2004 \n\n- VII ZR 226/04, NJW 2004, 3264, 3265). Das Bundespatentgericht hat in den \n\nGründen seiner Entscheidung eine solche Beschränkung vorgenommen. Nur \n\nfür die Entscheidung über den Hauptantrag und die Hilfsanträge zu 1 bis 3 kam \n\nes auf die von ihm für klärungsbedürftig gehaltene Rechtsfrage an. Die Ent-\n\nscheidung über den Hilfsantrag 4 ist von dieser Rechtsfrage nicht betroffen. \n\nDas Bundespatentgericht hat insoweit die Löschung darauf gestützt, dass der \n\nGegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 nicht auf einem erfinde-\n\nrischen Schritt beruhe. Die von ihm vorgenommene Beschränkung der Zulas-\n\n \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\n8 \n\nsung der Rechtsbeschwerde bezieht sich daher auf einen abtrennbaren Teil, \n\nder die Entscheidung ansonsten nicht betrifft. \n\nDie Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde im Übrigen ergibt sich aus § 18 \n\nAbs. 4 GebrMG i.V.m. § 108 Abs. 1 PatG. \n\nIII. Soweit die Rechtsbeschwerde zulässig ist, führt sie zur Aufhebung \n\nder angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das \n\nBeschwerdegericht. \n\nDas Bundespatentgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung über \n\nden Hauptantrag und die Hilfsanträge zu 1 bis 3 ausgeführt: \n\nDer auf eine Telekommunikationsanordnung gerichtete Schutzan-\n\nspruch 1 habe im Wesentlichen einen prozessualen Ablauf zur Übertragung von \n\nRückkanaldaten in einer Ebene-7-Verbindung gemäß dem OSI-Referenzmodell \n\n(L7-Verbindung) zwischen einem Endgerät und einem Server eines Paketver-\n\nmittlungsnetzes zum Gegenstand und betreffe deshalb ein Arbeitsverfahren, \n\ndas gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen \n\nsei. Anspruch 1 habe in Bezug auf die wahlweise Übertragung der Rückkanal-\n\ndaten zumindest auf einer Teilstrecke des Rückkanals schmalbandig über das \n\nPaketvermittlungsnetz und POTS/ISDN-Leitungen und/oder breitbandig über \n\neinen Breitband-Rückkanal eine zeitliche Abfolge von Schritten zum Gegens-\n\ntand, nämlich zunächst den Aufbau einer Verbindung zwischen dem Endgerät \n\nund dem Server über das Paketvermittlungsnetz, nachfolgend ein schmalban-\n\ndiges Übertragen von Rückkanaldaten vom Server zum Endgerät, wobei die \n\nDaten vom Server zu einem Breitband-Zugangsswitch, vom Breitband-\n\nZugangsswitch über das Paketvermittlungsnetz zu einem Einwählknoten und \n\nvom Einwählknoten an das Endgerät übertragen würden. Anschließend erfolge \n\nein wiederholtes Prüfen beim Breitband-Zugangsswitch, ob ein durch den Nut-\n\nzer des Endgeräts oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal \n\nzum Übergang auf eine Rückkanal-Datenübertragung via Breitband-Rückkanal \n\noder zum Zuschalten einer Rückkanal-Datenübertragung via Breitband-\n\nRückkanal bis zum Endgerät vorliege. Falls der Prüfvorgang ergebe, dass ein \n\nentsprechendes Steuersignal vorliege, folge ein Wechseln auf eine Übertragung \n\nvia Breitband-Rückkanal während der bestehenden Übertragung, oder es wer-\n\nde ein derartiger Kanal zugeschaltet, wobei in der Folge wiederum Rückkanal-\n\ndaten zunächst breitbandig vom Server zum Breitband-Zugangsswitch und \n\ndann vom Breitband-Zugangsswitch auf den Breitband-Rückkanal bis zum End-\n\ngerät übertragen würden. Schließlich erfolge ein Zurückwechseln auf eine \n\nschmalbandige Übertragung der Rückkanaldaten, sofern beim Prüfen ein ent-\n\nsprechendes weiteres Steuersignal des Nutzers oder des Netzwerkmanage-\n\nments vorliege. Eine solche zeitliche Abfolge von Arbeitsschritten stelle ein Ar-\n\nbeitsverfahren dar. \n\n9 \n\nDie Rechtsbeschwerde macht demgegenüber geltend, das Bundespa-\n\ntentgericht habe sich nicht hinreichend am Inhalt der Schutzansprüche orien-\n\ntiert. Schutzanspruch 1 bezeichne eine Vorrichtung mit Mitteln zur Durchfüh-\n\nrung verschiedener Aufgaben und Befehle im Rahmen der Übertragung von \n\nRückkanaldaten. Allerdings seien die Mittel nicht räumlich körperlich, sondern \n\nhinsichtlich ihrer Funktion umschrieben. Im Bereich der Telekommunikation und \n\nDatenübertragung würden Funktionen in aller Regel durch eine Kombination \n\nvon Computer-Hardware und Software bereitgestellt. Die Umschreibung einer \n\nFunktion durch Mittel sei eine geeignete Formulierung, da eine weitergehende \n\nBeschreibung der gegenständlichen Ausgestaltung in der Regel nicht möglich \n\nsei. Die Mittel seien stets ein Mikroprozessor, der Befehle einer bestimmten \n\nSoftware ausführe und dadurch eine Funktion bereitstelle. Anders als bei me-\n\nchanischen Erfindungen existiere keine äußere Struktur oder gegenständliche \n\nAusgestaltung, die eine Funktion bereitstellen würde. Die einzelnen Funktionen \n\nseien einer gegenständlichen Beschreibung nicht zugänglich. Anspruch 1 erhal-\n\nte seine strukturelle Substanz durch die Angabe eines \"Endgeräts\", eines \"Ser-\n\nvers\", eines \"Paketvermittlungsnetzes\", eines \"Rückkanals\", eines \"Paketver-\n\nmittlungsnetzes\", eines \"Breitband-Rückkanals\", eines \"Breitband-Zugangs-\n\nswitches\" und eines \"Einwählknotens\". Wie diese Komponenten funktionell zu-\n\nsammen zu wirken hätten, werde durch die funktionellen Merkmale des An-\n\nspruchs angegeben, ohne dass dazu Hinweise auf eine gegenständliche Aus-\n\ngestaltung notwendig oder sinnvoll seien. \n\n10 \n\nIV. Über die Reichweite des Anwendungsbereichs von § 2 Nr. 3 GebrMG \n\nhat der Senat bereits entschieden (Beschl. v. 17.02.2004 - X ZB 9/03, GRUR \n\n2004, 495 ff. - Signalfolge; Beschl. v. 05.10.2005 - X ZB 7/03, GRUR 2006, \n\n135 ff. - Arzneimittelgebrauchsmuster). Bei Einführung dieser Regelung durch \n\ndas Produktpirateriegesetz hat der Gesetzgeber die Absicht verfolgt, auf das bis \n\ndahin geltende Raumformerfordernis zu verzichten und erreichen wollen, dass \n\nalle technischen Erfindungen, also zum Beispiel auch gestaltlose Stoffe als \n\nGebrauchsmuster geschützt werden können, wobei nur Verfahrenserfindungen \n\nausgeschlossen bleiben sollten, da sie sich mangels konkreter Darstellbarkeit \n\nfür ein ungeprüftes Schutzrecht nicht eigneten (BT-Drucks. 11/5744, S. 31 ff.; \n\nBlPMZ 1990, 195, 199). In der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses \n\nwird als Grund dafür angeführt, dass bei Verfahrenserfindungen wegen des \n\nFehlens von Zeichnungen oder von Darstellungen chemischer Formeln es an \n\neiner Überprüfbarkeit auf Schutzfähigkeit und Schutzumfang mangele (Bericht \n\nS. 23; BlPMZ 1990, 195, 197). Die Vorschrift ordnet demgemäß an, dass Ver-\n\nfahren als Gebrauchsmuster nicht geschützt werden, wobei der Verfahrensbeg-\n\nriff der herkömmlichen Verfahrensdefinition bei den technischen Schutzrechten \n\ndes gewerblichen Rechtsschutzes entspricht, und insbesondere Arbeitsverfah-\n\nren und Herstellungsverfahren einschließt (Sen.Beschl. v. 17.02.2004 aaO \n\nS. 497). \n\n11 \n\nNach diesen Grundsätzen handelt es sich bei dem Gegenstand des \n\nSchutzanspruchs 1 nicht um ein Arbeitsverfahren. Schutzanspruch 1 betrifft \n\neine Anordnung, nämlich eine Telekommunikationsanordnung. Er beschreibt \n\ndie bei dieser Anordnung zur Anwendung kommenden Arbeitsmittel nach Funk-\n\ntion und Arbeitsweise, die zugleich auch die Vorrichtung kennzeichnen. Ein sol-\n\ncher Vorrichtungsanspruch ist nach herkömmlicher Definition ein Erzeugnis- \n\nund kein Verfahrensanspruch (Benkard/Mellulis/Bacher Patentgesetz, 10. Aufl. \n\n§ 1 Rdn. 23). Er unterfällt daher nicht dem Schutzrechtsausschluss des § 2 \n\nNr. 3 GbrMG. \n\n12 \n\nDas Bundespatentgericht wird seine Entscheidung über den Hauptantrag \n\nund die Hilfsanträge zu 1 bis 3 daher nicht auf § 2 Nr. 3 GebrMG stützen kön-\n\nnen. \n\n13 \n\nEine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehal-\n\nten. \n\nMelullis \n\nScharen \n\nMühlens \n\nAsendorf \n\nGröning \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 20.03.2007 - 5 W(pat) 454/05 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-07-29/x-zb-23-07","cited_norms":[{"jurabk":"GebrMG","ref":"§ 2","ref_norm":"2","n":4},{"jurabk":"GebrMG","ref":"§ 18","ref_norm":"18","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 108","ref_norm":"108","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-07-29/x-zb-23-07","retrieved":"2026-07-10 19:50:02.208762+00:00"},"card":{"id":"bgh/2008-07-29/x-zb-23-07","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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