{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2008-05-29","aktenzeichen":"I ZB 55/05","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Pantogast MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 73 Abs. 1 a) Aus der Eintragung der Widerspruchsmarke folgt, dass der Marke in der eingetragenen Form im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht je- de Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf. b) Rügt ein Beteiligter im Rechtsbeschwerdeverfahren eine mangelnde Aufklä- rung durch das Bundespatentgericht, muss er ungeachtet des im Be- schwerdeverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 73 Abs. 1 MarkenG im Rechtsbeschwerdeverfahren darlegen, was er auf einen Hinweis des Bundespatentgerichts vorgetragen hätte, wenn ihn eine Mitwir- kungspflicht trifft. c) Zur selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke \"PANTO\" in der jüngeren Marke \"Pantogast\" und zur Verwechslungsgefahr dieser Marken bei Warenidentität.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 55/05 \n\nBESCHLUSS \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 398 05 377 \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nVerkündet am: \n29. Mai 2008 \nWalz \nJustizamtsinspektor \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nPantogast \n\nMarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 73 Abs. 1 \n\na) Aus der Eintragung der Widerspruchsmarke folgt, dass der Marke in der \neingetragenen Form im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht je-\nde Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf. \n\nb) Rügt ein Beteiligter im Rechtsbeschwerdeverfahren eine mangelnde Aufklä-\nrung durch das Bundespatentgericht, muss er ungeachtet des im Be-\nschwerdeverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 73 \nAbs. 1 MarkenG im Rechtsbeschwerdeverfahren darlegen, was er auf einen \nHinweis des Bundespatentgerichts vorgetragen hätte, wenn ihn eine Mitwir-\nkungspflicht trifft. \n\nc) Zur selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke \n\"PANTO\" in der jüngeren Marke \"Pantogast\" und zur Verwechslungsgefahr \ndieser Marken bei Warenidentität. \n\nBGH, Beschl. v. 29. Mai 2008 - I ZB 55/05 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 29. Mai 2008 durch die Richter Dr. Bergmann, Prof. Dr. Büscher, \n\nDr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch \n\nbeschlossen: \n\nDie Rechtsbeschwerde der Widersprechenden gegen den an Ver-\n\nkündungs Statt am 4. Mai 2005 zugestellten Beschluss des \n\n25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts \n\nwird zurückgewiesen. \n\nDie Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens fallen der Wider-\n\nsprechenden zur Last. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe:\n\n1 \n\nI. Gegen die Eintragung der am 3. Februar 1998 für die Waren \"Pharma-\n\nzeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Ge-\n\nsundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; \n\nPflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel\" \n\nangemeldeten Marke \n\nNr. 398 05 377 \n\nPantogast \n\nhat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. November \n\n1993 für \"Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate\" eingetragenen \n\nMarke Nr. 2 049 728 \n\nPANTO. \n\nDas Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der \n\nMarken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. \n\nDie Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben \n\n(BPatG, Beschl. v. 4.5.2005 - 25 W (pat) 5/04, juris). \n\nMit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende \n\nihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe-\n\nschwerde zurückzuweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen fehlender Ver-\n\nwechslungsgefahr für unbegründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 1 \n\nNr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt: \n\nZwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, und \n\nden Waren \"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse\", für die \n\ndie jüngere Marke Schutz beanspruche, bestehe Warenidentität; im Übrigen sei \n\nvon Warenähnlichkeit auszugehen. \n\nDie Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnitt-\n\nlich. Diese sei durch Verkürzung aus der Bezeichnung des Wirkstoffs \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\n\"Pantoprazol\" abgeleitet, der bei Magen-Darm-Mitteln verwendet werde. Eine \n\nSteigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung sei nicht eingetreten. \n\n8 \n\nDie Ähnlichkeit der Marken sei so gering, dass eine Verwechslungsge-\n\nfahr auch bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wider-\n\nspruchsmarke nicht bestünde. Auszugehen sei vom Gesamteindruck der ge-\n\ngenüberstehenden Marken, wie sie auf einen durchschnittlich informierten, auf-\n\nmerksamen und verständigen Verbraucher wirkten. Der zusätzliche Bestandteil \n\n\"gast\" der angegriffenen Marke bewirke einen auffälligen Unterschied zwischen \n\nden Kollisionszeichen sowohl im Klang als auch im Schriftbild. Etwas anderes \n\nkönnte sich nur ergeben, wenn der Bestandteil \"Panto\" der angegriffenen Marke \n\nderen Gesamteindruck präge. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen \n\nMarke um eine aus einem Wort bestehende Marke handele, schließe nicht aus, \n\ndass die Marke durch einen ihrer Bestandteile geprägt werde. Bei Arzneimittel-\n\nmarken sei mit einer verkürzten Wiedergabe aber nicht zu rechnen. Zudem sei \n\nes für die angesprochenen Fachkreise naheliegend, dass \"Panto\" aus der Wirk-\n\nstoffbezeichnung \"Pantoprazol\" (INN [International Nonproprietary Name]) ab-\n\ngeleitet sei. Für die allgemeinen Verkehrskreise, denen die beschreibende Be-\n\ndeutung von \"Panto\" nicht bekannt sei, liege aufgrund der Branchenübung auf \n\ndem Arzneimittelsektor die Vermutung nahe, dass es sich um einen Sachhin-\n\nweis handele. Der weitere Markenbestandteil \"gast\" der angegriffenen Marke \n\ntrete dann nicht in den Hintergrund, selbst wenn er als Hinweis auf das Anwen-\n\ndungsgebiet (Magen) als kennzeichnungsschwach aufzufassen sei. \n\n9 \n\nEine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken \n\ngedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestehe ebenfalls \n\nnicht. Die Bezeichnung \"PANTO\" sei wegen des deutlichen Hinweises auf den \n\nWirkstoffnamen \"Pantoprazol\" wenig geeignet, als Stammbestandteil einer Zei-\n\nchenserie oder als Unternehmenshinweis zu wirken. Diese Funktion komme \n\nvielmehr dem Bestandteil \"gast\" in der angegriffenen Marke zu. \n\n10 \n\n11 \n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat in der \n\nSache keinen Erfolg. \n\nDas Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr \n\ni.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke \"PANTO\" \n\nund der jüngeren Marke \"Pantogast\" rechtsfehlerfrei verneint. \n\n12 \n\n1. Die Widersprechende hat den Widerspruch im Rechtsbeschwerdever-\n\nfahren teilweise und zwar hinsichtlich der Waren \"Babykost, Pflaster, Verband-\n\nmaterial, Desinfektionsmittel\" wirksam zurückgenommen. Die Beurteilung der \n\nVerwechslungsgefahr der kollidierenden Marken ist deshalb bei der jüngeren \n\nMarke auf die Waren \"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse \n\nsowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizi-\n\nnische Zwecke\" beschränkt. \n\n13 \n\n2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die \n\nFrage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, \n\nebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände \n\ndes Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung \n\nzwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, \n\ndem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der priori-\n\ntätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähn-\n\nlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähn-\n\nlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älte-\n\nren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGHZ 171, 89 Tz. 33 \n\n- Pralinenform; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 21 \n\n= WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Ver-\n\nwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamtein-\n\ndruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und do-\n\nminierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 \n\n- C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte \n\nFinanziaria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb \n\nmaßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als \n\nGanzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. \n\nEuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker \n\n[Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.). \n\n14 \n\n3. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von einer teilweisen Wareniden-\n\ntität ausgegangen. Durch die Eintragung der jüngeren Marke für den Oberbe-\n\ngriff \"Pharmazeutische Erzeugnisse\" wird Schutz auch für \"Humanarzneimittel, \n\nnämlich Magen-Darm-Präparate\" und damit für Waren beansprucht, für die die \n\nWiderspruchsmarke eingetragen \n\nist \n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 \n\n- I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Für die \n\nübrigen Waren, für die die kollidierenden Marken geschützt sind, ist das Bun-\n\ndespatentgericht von einer Warenähnlichkeit ausgegangen. Es hat - von sei-\n\nnem Standpunkt folgerichtig - den Grad der Warenähnlichkeit nicht bestimmt. \n\nZugunsten der Widersprechenden ist mangels gegenteiliger Feststellungen des \n\nBundespatentgerichts für das Rechtsbeschwerdeverfahren von hochgradiger \n\nWarenähnlichkeit auszugehen. \n\n15 \n\n4. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft \n\nder Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Es ist danach von einer unterdurch-\n\nschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus aus-\n\ngegangen. Es hat zwar an anderer Stelle eine durchschnittliche Kennzeich-\n\nnungskraft der Widerspruchsmarke seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Diese \n\nhat es aber nur zugunsten der Widersprechenden unterstellt und selbst auf die-\n\nser Grundlage wegen zu geringer Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsge-\n\nfahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint. \n\n16 \n\na) Das Bundespatentgericht hat zu einer nur unterdurchschnittlichen \n\nKennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus festgestellt, die \n\nWiderspruchsmarke sei eine bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorkom-\n\nmende Verkürzung der Wirkstoffbezeichnung (INN) \"Pantoprazol\" und dies sei \n\nfür die Fachkreise zu erkennen. Es ist zudem in anderem Zusammenhang da-\n\nvon ausgegangen, dass die ebenfalls angesprochenen Verbraucher in der An-\n\ngabe \"Panto\" einen Sachhinweis vermuten. Diese Feststellungen lassen einen \n\nRechtsfehler nicht erkennen. \n\n17 \n\nDie Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks ist zwar \n\nhinreichend unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn ihr \n\nnicht jegliche individualisierende Eigenart fehlt (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. \n\n- Indorektal I; BGH, Beschl. v. 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 \n\n= WRP 2002, 455 - OMEPRAZOK; Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 10/02, GRUR \n\n2005, 258, 259 = WRP 2005, 99 - Roximycin). Bei einer für die angesproche-\n\nnen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung an einen warenbeschreiben-\n\nden Begriff verfügt die Bezeichnung regelmäßig von Hause aus aber nur über \n\nunterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 \n\n- I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 f. = WRP 2002, 705 - IMS; Urt. v. \n\n28.6.2007 \n\n- I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 24 = WRP 2008, 232 \n\n- INTERCONNECT/T-InterConnect; hierzu auch: BGH, Urt. v. 29.9.1994 \n\n- I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal). \n\n18 \n\nVon einer entsprechenden Anlehnung an einen Sachbegriff ist das Bun-\n\ndespatentgericht zu Recht ausgegangen, weil nach den unangegriffenen Fest-\n\nstellungen der Wirkstoff \"Pantoprazol\" eine große Bedeutung für eine bestimm-\n\nte Art von Säurehemmern (Protonenpumpenhemmern) zur Behandlung von \n\nMagen-Darm-Geschwüren und damit in dem Arzneimittelbereich hat, für den \n\ndie Widerspruchsmarke geschützt ist. \n\n19 \n\naa) Das Bundespatentgericht hat auch zutreffend angenommen, die An-\n\nlehnung der Widerspruchsmarke an die Wirkstoffbezeichnung sei für die Fach-\n\nkreise erkennbar. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem \n\nZusammenhang nicht darauf an, ob bei Arzneimitteln eine Verkürzung der Be-\n\nzeichnung angesichts der Bedeutung der Arzneimittel für die Gesundheit der \n\nPatienten unüblich ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, \n\n342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Bei der vom Bundespa-\n\ntentgericht festgestellten Übung auf dem Arzneimittelsektor zur Verkürzung von \n\nWirkstoffbezeichnungen geht es um die Bildung des Markenwortes (hier: Panto \n\nals Ableitung aus Pantoprazol) und nicht um eine Neigung des Verkehrs, eine \n\n(längere) Marke verkürzt wiederzugeben. \n\n20 \n\nDie Rechtsbeschwerde stützt ihre gegenteilige Auffassung zur Erkenn-\n\nbarkeit der Anlehnung der Widerspruchsmarke an den Wirkstoff \"Pantoprazol\" \n\nohne Erfolg auf eine Mehrdeutigkeit des Begriffs \"Panto\". Diese Mehrdeutigkeit \n\nleitet die Rechtsbeschwerde aus dem weiteren pharmazeutischen Wirkstoff \n\n\"Pantothensäure\" ab. Nach der Darstellung der Rechtsbeschwerde handelt es \n\nsich dabei um ein Vitamin B 3-Präparat. Zwischen dem Wirkstoff und den Wa-\n\nren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, zeigt die Rechtsbeschwerde \n\nkeinen Zusammenhang auf, so dass nicht dargelegt und auch sonst nicht er-\n\nsichtlich ist, warum die Fachkreise nicht von einer Anlehnung der Wider-\n\nspruchsmarke an den Wirkstoff \"Pantoprazol\", bei dem ein solcher Zusammen-\n\nhang besteht, sondern an ein Vitamin B 3-Präparat ausgehen sollten. Die An-\n\nnahme des Tatrichters erweist sich danach - anders als von der Rechtsbe-\n\nschwerde geltend gemacht - nicht als ein Verstoß gegen die Denkgesetze. \n\n21 \n\nbb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Bundespa-\n\ntentgericht auch nicht im Hinblick auf die Eintragung der Widerspruchsmarke \n\nund ein gegen diese Marke gerichtetes Widerspruchsverfahren gehindert, von \n\neiner unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Aus der Ein-\n\ntragung der Widerspruchsmarke folgt nur, dass der Marke in der eingetragenen \n\nForm nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf (vgl. BGH, \n\nUrt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russi-\n\nsches Schaumgebäck; BGHZ 171, 89 Tz. 24 - Pralinenform). \n\n22 \n\nDie von der Rechtsbeschwerde geltend gemachte Bindung an die Ent-\n\nscheidung im vorausgegangenen Widerspruchsverfahren scheidet im Übrigen \n\nin mehrfacher Hinsicht aus. In jenem Widerspruchsverfahren ist die Kennzeich-\n\nnungskraft einer anderen Marke (Pantona) vom Bundespatentgericht beurteilt \n\nworden und die Markeninhaberin war an jenem Widerspruchsverfahren nicht \n\nbeteiligt. Auf den Umfang der Bindungswirkung einer vorausgegangenen Wi-\n\nderspruchsentscheidung zwischen denselben Beteiligten kommt es deshalb \n\nnicht an. \n\n23 \n\ncc) Schließlich ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Anleh-\n\nnung der Widerspruchsmarke an die Sachangabe sei auch für die angespro-\n\nchenen Verbraucher erkennbar, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das \n\nBundespatentgericht hat angenommen, auch diejenigen Teile des allgemeinen \n\nVerkehrs, die keine konkrete Kenntnis vom beschreibenden Anklang der Abkür-\n\nzung \"PANTO\" hätten, würden einen entsprechenden Sachhinweis vermuten. \n\nDiese Feststellung hat das Bundespatentgericht aus den Kennzeichnungsge-\n\nwohnheiten auf dem Arzneimittelsektor gefolgert. Mit ihrer gegenteiligen Ansicht \n\nstellt die Rechtsbeschwerde ihre eigene Würdigung nur an die Stelle derjenigen \n\ndes Tatrichters. \n\n24 \n\nb) Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung hat das \n\nBundespatentgericht zutreffend verneint. Gegenteiliges wird von der Rechtsbe-\n\nschwerde auch nicht geltend gemacht. \n\n25 \n\n26 \n\n5. Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken hat \n\ndas Bundespatentgericht ebenfalls rechtsfehlerfrei bestimmt. \n\na) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass für \n\neine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung der Wider-\n\nspruchsmarke \"PANTO\" mit den gleichlautenden ersten beiden Silben der jün-\n\ngeren Marke \"Pantogast\" nicht genügt. Der Bestandteil \"Panto\" der jüngeren \n\nMarke prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil \n\n\"gast\" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt. \n\n27 \n\naa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehen-\n\nden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamt-\n\neindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Um-\n\nständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den \n\nGesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis \n\nder angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 \n\nTz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; \n\nBGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 22 und 31 = WRP \n\n2007, 1193 - Euro Telekom). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen, \n\nwenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen in einem Wort \n\nzusammengesetzten Zeichens geht. \n\n28 \n\nbb) Der Bestandteil \"gast\" tritt in der angegriffenen Marke nicht in den \n\nHintergrund, obwohl er den für den Verkehr erkennbaren Hinweis auf das An-\n\nwendungsgebiet \"Magen, den Magen betreffend\" enthält. Auch bei der vom \n\nBundespatentgericht in seine Beurteilung ebenfalls einbezogenen Kennzeich-\n\nnungsschwäche der Endung \"gast\" wird der Gesamteindruck der jüngeren Mar-\n\nke nicht durch \"Panto\" geprägt. Das Bundespatentgericht ist deshalb rechtsfeh-\n\nlerfrei davon ausgegangen, dass die jüngere Marke nicht durch einen der bei-\n\nden Bestandteile dominiert wird. \n\n29 \n\nDas Bundespatentgericht hat angenommen, dass in der angegriffenen \n\nMarke der Bestandteil \"gast\" ebenfalls eine produktkennzeichnende Funktion \n\nhat und vom Verkehr nicht vernachlässigt wird. Es hat dies daraus gefolgert, \n\ndass durch die Zusammenfassung der Bestandteile \"Panto\" und \"gast\" zu ei-\n\nnem Wort eine ausgeprägte Klammerwirkung entsteht und der Verkehr auf dem \n\nArzneimittelsektor aus Sicherheitsgründen nicht dazu neigt, Arzneimittelbe-\n\nzeichnungen verkürzt wiederzugeben (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 \n\n- ASTRA/ESTRA-PUREN). Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nach-\n\nprüfung stand. Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem \n\nGebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf \n\nüberprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie ge-\n\ngen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände \n\nnicht berücksichtigt sind. Derartige Rechtsfehler zeigt die Rechtsbeschwerde \n\nnicht auf. Sie sind auch nicht ersichtlich. \n\n30 \n\nVernachlässigt der Verkehr die Endung \"gast\" in der jüngeren Marke \n\nnicht, kommt diesem Bestandteil nach den zutreffenden Ausführungen des \n\nBundespatentgerichts auch eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung \n\nzu. \n\n31 \n\ncc) Zu Recht ist das Bundespatentgericht weiterhin davon ausgegangen, \n\ndass die Zeichenähnlichkeit zwischen \"PANTO\" und \"Pantogast\" im Hinblick auf \n\nden zusätzlich markanten Bestandteil \"gast\" in der angegriffenen Marke zu ge-\n\nring ist, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 \n\nMarkenG zu begründen. \n\n32 \n\nb) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das \n\nBundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 \n\nMarkenG auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbrin-\n\ngens der kollidierenden Marken verneint hat. \n\n33 \n\n34 \n\naa) Dem Bundespatentgericht ist darin beizutreten, dass eine Verwechs-\n\nlungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens nicht besteht. \n\n(1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat \n\nunter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der \n\nälteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz ge-\n\nfunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, \n\n387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - Il Ponte \n\nFinanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). \n\nDiese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander \n\ngegenüberstehenden Zeichen - wie im vorliegenden Fall - nach ihrem Gesamt-\n\neindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, \n\nwenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als \n\nStamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfol-\n\ngenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem \n\ngleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, \n\n1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II). \n\n35 \n\n(2) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der \n\nVerkehr keine Veranlassung hat, die Marke \"PANTO\" als Stammbestandteil \n\neiner Markenserie der Widersprechenden anzusehen. Dem hält die Rechtsbe-\n\nschwerde ohne Erfolg entgegen, für die Widersprechende seien 49 Marken mit \n\ndem Bestandteil \"Panto\" eingetragen. Zu deren Benutzung im Inland hat die \n\nWidersprechende in den Tatsacheninstanzen nichts vorgetragen. Auch im \n\nRechtsbeschwerdeverfahren, in dem die Widersprechende eine mangelnde \n\nAufklärung durch das Bundespatentgericht rügt, legt sie nicht dar, was sie zur \n\nBenutzung ihrer Marken mit dem Bestandteil \"Panto\" im Inland geltend gemacht \n\nhätte, wenn sie vom Bundespatentgericht auf die Benutzungslage angespro-\n\nchen worden wäre. Das war aber erforderlich, weil die Widersprechende auch \n\nim Rahmen der Amtsermittlung nach § 73 Abs. 1 MarkenG eine Mitwirkungs-\n\npflicht trifft (vgl. BGH, Beschl. v. 22.10.1987 - I ZB 9/86, GRUR 1988, 211, 212 \n\n- Wie hammas denn?). Ohne eine entsprechende Benutzung der Markenfamilie \n\ndurch die Widersprechende ist vorliegend nichts dafür ersichtlich, dass der Ver-\n\nkehr \"PANTO\" als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst. \n\n36 \n\nOhne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang \n\ngeltend, auch ein erstmalig verwendetes Zeichen könne zur Bildung einer Zei-\n\nchenserie geeignet sein (vgl. hierzu BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). \n\nOb daran in Anbetracht der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-\n\nropäischen Gemeinschaften zu einer Präsenz einer Markenserie auf dem Markt \n\n(vgl. EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAIN-\n\nBRIDGE]) festzuhalten ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Es \n\nist nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr in dem erstmalig verwendeten Zei-\n\nchen \"PANTO\" einen Stammbestandteil sieht, weil eine Benutzung der Wider-\n\nspruchsmarke nur als Exportmarke für Kanada dargelegt und festgestellt ist. \n\nAufgrund dieser Benutzung haben die inländischen Verkehrskreise keinen An-\n\nlass, die Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie anzuse-\n\nhen. Gegenteiliges zeigt auch die Rechtsbeschwerde nicht auf. \n\n37 \n\nbb) Die Rechtsbeschwerde hat auch keinen Erfolg, soweit sie sich dage-\n\ngen wendet, dass das Bundespatentgericht nicht von einer Verwechslungsge-\n\nfahr im weiteren Sinne ausgegangen ist. \n\n38 \n\n(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit \n\nder älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine \n\nkomplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmens-\n\nkennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung \n\nbehält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älte-\n\nren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgeru-\n\nfen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich \n\nmiteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 \n\n- C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 \n\n- THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, \n\n258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect). \n\n39 \n\n(2) Dem Bestandteil \"Panto\" kommt in der jüngeren Marke \"Pantogast\" \n\nkeine eigenständige kennzeichnende Stellung zu. Das Bundespatentgericht hat \n\nin anderem Zusammenhang festgestellt, dass die Zusammenschreibung der \n\nBestandteile \"Panto\" und \"gast\" zu einer Einwortmarke eine erhebliche Klam-\n\nmerwirkung entfaltet. Die Widerspruchsmarke verfügt lediglich über unterdurch-\n\nschnittliche Kennzeichnungskraft. Der Verkehr hat deshalb auch keinen Anlass, \n\nin der angegriffenen zusammengesetzten Marke die Widerspruchsmarke zu \n\nerkennen (vgl. zur Erkennbarkeit bei überdurchschnittlicher Kennzeichnungs-\n\nkraft der älteren Marke: BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, \n\n881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR \n\n2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May). Danach kann nicht davon \n\nausgegangen werden, dass in der jüngeren Marke \"Pantogast\" dem Bestandteil \n\n\"Panto\" eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt. \n\n40 \n\nIV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. \n\nBergmann \n\n Büscher \n\n Schaffert \n\nKirchhoff \n\nKoch \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2005 - 25 W(pat) 5/04 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-05-29/i-zb-55-05","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":6},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 73","ref_norm":"73","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-05-29/i-zb-55-05","retrieved":"2026-10-15 10:16:15.742190+00:00"},"card":{"id":"bgh/2008-05-29/i-zb-55-05","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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