{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2008-05-29","aktenzeichen":"I ZB 54/05","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Pantohexal MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 73 Abs. 1 a) Bei einer für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar engen Anleh- nung eines Markenworts an einen beschreibenden Begriff (hier: Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung eines Arzneimittels) verfügt das Zeichen re- gelmäßig nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft von Haus aus. b) Ist eine jüngere Marke durch Zusammenfügung der Widerspruchsmarke (hier: PANTO) mit dem für den Verkehr erkennbaren Unternehmenskenn- zeichen des Markeninhabers (hier: HEXAL) zu einer aus einem Wort beste- henden Marke (hier: Pantohexal) gebildet worden, kann der Widerspruchs- marke auch in der jüngeren zusammengesetzten Einwortmarke eine selb- ständig kennzeichnende Stellung zukommen. c) Zur Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke \"PANTO\" und der jüngeren Marke \"Pantohexal\" bei Warenidentität.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 54/05 \n\nBESCHLUSS \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 398 61 213 \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nVerkündet am: \n29. Mai 2008 \nWalz \nJustizamtsinspektor \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nPantohexal \n\nMarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 73 Abs. 1 \n\na) Bei einer für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar engen Anleh-\nnung eines Markenworts an einen beschreibenden Begriff (hier: Anlehnung \nan die Wirkstoffbezeichnung eines Arzneimittels) verfügt das Zeichen re-\ngelmäßig nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft von Haus \naus. \n\nb) Ist eine jüngere Marke durch Zusammenfügung der Widerspruchsmarke \n(hier: PANTO) mit dem für den Verkehr erkennbaren Unternehmenskenn-\nzeichen des Markeninhabers (hier: HEXAL) zu einer aus einem Wort beste-\nhenden Marke (hier: Pantohexal) gebildet worden, kann der Widerspruchs-\nmarke auch in der jüngeren zusammengesetzten Einwortmarke eine selb-\nständig kennzeichnende Stellung zukommen. \n\nc) Zur Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke \"PANTO\" und \n\nder jüngeren Marke \"Pantohexal\" bei Warenidentität. \n\nBGH, Beschl. v. 29. Mai 2008 - I ZB 54/05 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 29. Mai 2008 durch die Richter Dr. Bergmann, Prof. Dr. Büscher, \n\nDr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der am \n\n4. Mai 2005 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des \n\n25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts \n\naufgehoben. \n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung \n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe:\n\n1 \n\nI. Gegen die Eintragung der am 23. Oktober 1998 für die Waren \"Phar-\n\nmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die \n\nGesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke\" ange-\n\nmeldeten Marke Nr. 398 61 213 \n\nPantohexal \n\nhat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. November \n\n1993 für \"Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate\" eingetragenen \n\nMarke Nr. 2 049 728 \n\nPANTO. \n\nDas Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der \n\nMarken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. \n\nDie Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben \n\n(BPatG, Beschl. v. 4.5.2005 - 25 W(pat) 191/02, juris). \n\nMit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende \n\nihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe-\n\nschwerde zurückzuweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen fehlender Ver-\n\nwechslungsgefahr für unbegründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 1 \n\nNr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt: \n\nZwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, und \n\nden Waren \"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse\", für die \n\ndie jüngere Marke Schutz beanspruche, bestehe Warenidentität; im Übrigen sei \n\nvon Warenähnlichkeit auszugehen. \n\nDie Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnitt-\n\nlich. Diese sei durch Verkürzung aus der Bezeichnung des Wirkstoffs \"Pan-\n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\ntoprazol\" abgeleitet, der bei Magen-Darm-Mitteln verwendet werde. Eine Steige-\n\nrung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung sei nicht eingetreten. \n\n8 \n\nDie Ähnlichkeit der Marken sei so gering, dass eine Verwechslungsge-\n\nfahr auch bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wider-\n\nspruchsmarke nicht bestünde. Auszugehen sei vom Gesamteindruck der ge-\n\ngenüberstehenden Marken, wie sie auf einen durchschnittlich informierten, auf-\n\nmerksamen und verständigen Verbraucher wirkten. Der zusätzliche Wortbe-\n\nstandteil \"hexal\" der angegriffenen Marke bewirke einen auffälligen Unterschied \n\nzwischen den Kollisionszeichen sowohl im Klang als auch im Schriftbild. Etwas \n\nanderes könnte sich nur ergeben, wenn der Bestandteil \"Panto\" der angegriffe-\n\nnen Marke deren Gesamteindruck präge. Zwar könnten bekannte oder erkenn-\n\nbare Herstellerangaben neben der spezifischen Produktkennzeichnung in den \n\nHintergrund treten. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke um \n\neine aus einem Wort bestehende Marke handele, schließe nicht aus, dass die \n\nMarke durch einen ihrer Bestandteile geprägt werde. Bei Arzneimittelmarken sei \n\nmit einer verkürzten Wiedergabe der Marke aber nicht zu rechnen. Zudem sei \n\nes für die angesprochenen Fachkreise naheliegend, dass \"Panto\" aus der Wirk-\n\nstoffbezeichnung \"Pantoprazol\" (INN [International Nonproprietary Name]) ab-\n\ngeleitet sei. Die angesprochenen Verbraucher sähen in der angegriffenen Mar-\n\nke einen Sachhinweis mit angehängter Herstellerangabe, weil diese Art der \n\nMarkenbildung häufig im Arzneimittelbereich anzutreffen sei. Der Bestandteil \n\n\"Panto\" sei deshalb kennzeichnungsschwach und dominiere die angegriffene \n\nMarke nicht. Der Firmenbestandteil werde nicht vernachlässigt. \n\n9 \n\nEine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken \n\ngedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestehe ebenfalls \n\nnicht. Die Bezeichnung \"Panto\" sei wegen des deutlichen Hinweises auf den \n\nWirkstoffnamen \"Pantoprazol\" wenig geeignet, als Stammbestandteil einer Zei-\n\nchenserie oder als Unternehmenshinweis zu wirken. Diese Funktion komme \n\nvielmehr dem Bestandteil \"hexal\" in der angegriffenen Marke zu. \n\n10 \n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat in der \n\nSache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur \n\nZurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. \n\n11 \n\nDas Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr \n\ni.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke \"PANTO\" \n\nund der jüngeren Marke \"Pantohexal\" verneint. Das hält der rechtlichen Nach-\n\nprüfung nicht stand. \n\n12 \n\n1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die \n\nFrage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, \n\nebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände \n\ndes Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung \n\nzwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, \n\ndem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der priori-\n\ntätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähn-\n\nlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähn-\n\nlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älte-\n\nren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGHZ 171, 89 Tz. 33 \n\n- Pralinenform; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 21 = \n\nWRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Ver-\n\nwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamtein-\n\ndruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und do-\n\nminierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 \n\n- C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanzi-\n\naria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeb-\n\nlich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes \n\nwahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. \n\nv. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello]; \n\nBGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.). \n\n13 \n\n2. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von einer teilweisen Wareniden-\n\ntität ausgegangen. Durch die Eintragung der jüngeren Marke für den Oberbe-\n\ngriff \"Pharmazeutische Erzeugnisse\" wird Schutz auch für \"Humanarzneimittel, \n\nnämlich Magen-Darm-Präparate\" und damit für Waren beansprucht, für die die \n\nWiderspruchsmarke eingetragen \n\nist \n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 \n\n- I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Für die \n\nübrigen Waren, für die die kollidierenden Marken geschützt sind, ist das Bun-\n\ndespatentgericht von einer Warenähnlichkeit ausgegangen. Es hat - von sei-\n\nnem Standpunkt folgerichtig - den Grad der Warenähnlichkeit nicht bestimmt. \n\nZugunsten der Widersprechenden ist mangels gegenteiliger Feststellungen des \n\nBundespatentgerichts für das Rechtsbeschwerdeverfahren von hochgradiger \n\nWarenähnlichkeit auszugehen. \n\n14 \n\n3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft \n\nder Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Es ist danach von einer unterdurch-\n\nschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus aus-\n\ngegangen. Es hat zwar an anderer Stelle eine durchschnittliche Kennzeich-\n\nnungskraft der Widerspruchsmarke seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Diese \n\nhat es aber nur zugunsten der Widersprechenden unterstellt und selbst auf die-\n\nser Grundlage wegen zu geringer Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsge-\n\nfahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint. \n\n15 \n\na) Das Bundespatentgericht hat zu einer nur unterdurchschnittlichen \n\nKennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus festgestellt, die \n\nWiderspruchsmarke sei eine bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorkom-\n\nmende Verkürzung der Wirkstoffbezeichnung (INN) \"Pantoprazol\" und dies sei \n\nfür die Fachkreise zu erkennen. Es ist zudem in anderem Zusammenhang da-\n\nvon ausgegangen, dass die ebenfalls angesprochenen Verbraucher in der An-\n\ngabe \"Panto\" einen Sachhinweis vermuten. Diese Feststellungen lassen einen \n\nRechtsfehler nicht erkennen. \n\n16 \n\nDie Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks ist zwar \n\nhinreichend unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn ihr \n\nnicht jegliche individualisierende Eigenart fehlt (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. \n\n- Indorektal I; BGH, Beschl. v. 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 = \n\nWRP 2002, 455 - OMEPRAZOK; Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 10/02, GRUR \n\n2005, 258, 259 = WRP 2005, 99 - Roximycin). Bei einer für die angesproche-\n\nnen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung an einen warenbeschreiben-\n\nden Begriff verfügt die Bezeichnung regelmäßig von Hause aus aber nur über \n\nunterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 \n\n- I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 f. = WRP 2002, 705 - IMS; Urt. v. \n\n28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 24 = WRP 2008, 232 - INTER-\n\nCONNECT/T-InterConnect; hierzu auch BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, \n\nGRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal). \n\n17 \n\nVon einer entsprechenden Anlehnung an einen Sachbegriff ist das Bun-\n\ndespatentgericht zu Recht ausgegangen, weil nach den unangegriffenen Fest-\n\nstellungen der Wirkstoff \"Pantoprazol\" eine große Bedeutung für eine bestimm-\n\nte Art von Säurehemmern (Protonenpumpenhemmern) zur Behandlung von \n\nMagen-Darm-Geschwüren und damit in dem Arzneimittelbereich hat, für den \n\ndie Widerspruchsmarke geschützt ist. \n\n18 \n\naa) Das Bundespatentgericht hat auch zutreffend angenommen, diese \n\nbeschreibende Anlehnung der Widerspruchsmarke an die Wirkstoffbezeichnung \n\nsei für die Fachkreise erkennbar. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, \n\nkommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob bei Arzneimittelbe-\n\nzeichnungen eine Verkürzung der Angabe angesichts der Bedeutung der Arz-\n\nneimittel für die Gesundheit der Patienten unüblich ist (vgl. hierzu BGH, Urt. v. \n\n20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ \n\nESTRA-PUREN). Bei der vom Bundespatentgericht festgestellten Übung auf \n\ndem Arzneimittelsektor zur Verkürzung von Wirkstoffbezeichnungen geht es um \n\ndie Bildung des Markenworts (hier: Panto als Ableitung aus Pantoprazol) und \n\nnicht um eine Neigung des Verkehrs, eine (längere) Marke verkürzt wieder-\n\nzugeben. \n\n19 \n\nDie Rechtsbeschwerde stützt ihre gegenteilige Auffassung zur Erkenn-\n\nbarkeit der Anlehnung der Widerspruchsmarke an den Wirkstoff \"Pantoprazol\" \n\nohne Erfolg auf eine Mehrdeutigkeit des Begriffs \"Panto\". Diese Mehrdeutigkeit \n\nleitet die Rechtsbeschwerde aus dem weiteren pharmazeutischen Wirkstoff \n\n\"Pantothensäure\" ab. Nach der Darstellung der Rechtsbeschwerde handelt es \n\nsich dabei um ein Vitamin B 3-Präparat. Zwischen diesem Wirkstoff und den \n\nWaren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, zeigt die Rechtsbeschwer-\n\nde keinen Zusammenhang auf, so dass nicht dargelegt und auch sonst nicht \n\nersichtlich ist, warum die Fachkreise nicht von einer Anlehnung der Wider-\n\nspruchsmarke an den Wirkstoff \"Pantoprazol\", bei dem ein solcher Zusammen-\n\nhang besteht, sondern an ein Vitamin B 3-Präparat ausgehen sollten. Die An-\n\nnahme des Tatrichters erweist sich danach - anders als von der Rechtsbe-\n\nschwerde geltend gemacht - nicht als ein Verstoß gegen die Denkgesetze. \n\n20 \n\nbb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Bundespa-\n\ntentgericht auch nicht im Hinblick auf die Eintragung der Widerspruchsmarke \n\nund ein gegen diese Marke gerichtetes Widerspruchsverfahren gehindert, von \n\neiner unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Aus der Ein-\n\ntragung der Widerspruchsmarke folgt nur, dass der Marke in der eingetragenen \n\nForm nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf (vgl. BGH, \n\nUrt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russi-\n\nsches Schaumgebäck; BGHZ 171, 89 Tz. 24 - Pralinenform). \n\n21 \n\nDie von der Rechtsbeschwerde geltend gemachte Bindung an die Ent-\n\nscheidung im vorausgegangenen Widerspruchsverfahren scheidet im Übrigen \n\nin mehrfacher Hinsicht aus. In jenem Widerspruchsverfahren ist die Kennzeich-\n\nnungskraft einer anderen Marke (Pantona) vom Bundespatentgericht beurteilt \n\nworden und die Markeninhaberin war an jenem Widerspruchsverfahren nicht \n\nbeteiligt. Auf den Umfang der Bindungswirkung einer vorausgegangenen Wi-\n\nderspruchsentscheidung zwischen denselben Beteiligten kommt es deshalb \n\nnicht an. \n\n22 \n\ncc) Schließlich ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Anleh-\n\nnung der Widerspruchsmarke an die Sachangabe sei auch für die angespro-\n\nchenen Verbraucher erkennbar, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das \n\nBundespatentgericht hat angenommen, auch diejenigen Teile des allgemeinen \n\nVerkehrs, die keine konkrete Kenntnis vom beschreibenden Anklang der Abkür-\n\nzung \"PANTO\" hätten, würden einen entsprechenden Sachhinweis vermuten. \n\nDiese Feststellung hat das Bundespatentgericht aus den Kennzeichnungsge-\n\nwohnheiten auf dem Arzneimittelsektor gefolgert. Mit ihrer gegenteiligen Ansicht \n\nstellt die Rechtsbeschwerde ihre eigene Würdigung nur an die Stelle derjenigen \n\ndes Tatrichters. \n\n23 \n\nb) Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung hat das \n\nBundespatentgericht zutreffend verneint. Gegenteiliges wird von der Rechtsbe-\n\nschwerde auch nicht geltend gemacht. \n\n24 \n\n4. Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken hat \n\ndas Bundespatentgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Die Vernei-\n\nnung der Verwechslungsgefahr kann deshalb im Ergebnis keinen Bestand ha-\n\nben. \n\n25 \n\na) Das Bundespatentgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, \n\ndass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung der Wi-\n\nderspruchsmarke \"PANTO\" mit den gleichlautenden ersten beiden Silben der \n\njüngeren Marke \"Pantohexal\" nicht genügt. Der Bestandteil \"Panto\" der jünge-\n\nren Marke prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Be-\n\nstandteil \"hexal\" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hinter-\n\ngrund tritt. \n\n26 \n\naa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehen-\n\nden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamt-\n\neindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Um-\n\nständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den \n\nGesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis \n\nder angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 \n\nTz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; \n\nBGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 22 und 31 = WRP \n\n2007, 1193 - Euro Telekom). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen, \n\nwenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort \n\nzusammengesetzten Zeichens geht. \n\n27 \n\nbb) Der Bestandteil \"hexal\" tritt in der angegriffenen Marke nicht in den \n\nHintergrund, obwohl er Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin ist. \n\nAllerdings ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusam-\n\nmengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unter-\n\nnehmenskennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamtein-\n\ndruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in der-\n\nartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt (BGH, Urt. v. 21.9.2000 \n\n- I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.). \n\nDieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des \n\nEinzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden \n\nErgebnis führen kann (BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, \n\n1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR \n\n2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 27 \n\n- INTERCONNECT/T-InterConnect). \n\n28 \n\nDas Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass in der angegrif-\n\nfenen Marke der Bestandteil \"hexal\" - trotz des Umstands, dass der Verkehr \n\ndarin ein Unternehmenskennzeichen sieht - ebenfalls eine produktkennzeich-\n\nnende Funktion hat und vom Verkehr nicht vernachlässigt wird. Es hat dies dar-\n\naus gefolgert, dass durch die Zusammenfassung der Bestandteile \"Panto\" und \n\n\"hexal\" zu einem Wort eine ausgeprägte Klammerwirkung entsteht und der Ver-\n\nkehr auf dem Arzneimittelmarkt aus Sicherheitsgründen nicht dazu neigt, Arz-\n\nneimittelbezeichnungen verkürzt wiederzugeben (BGH GRUR 2002, 342, 344 \n\n- ASTRA/ESTRA-PUREN). Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nach-\n\nprüfung stand. Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem \n\nGebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf \n\nüberprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie ge-\n\ngen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände \n\nnicht berücksichtigt sind. Derartige Fehler zeigt die Rechtsbeschwerde nicht \n\nauf. Sie sind auch nicht ersichtlich. \n\n29 \n\nVernachlässigt der Verkehr die Endung \"hexal\" in der jüngeren Marke \n\nnicht, kommt diesem Bestandteil nach den zutreffenden Ausführungen des \n\nBundespatentgerichts auch eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung \n\nzu. \n\n30 \n\ncc) Zu Recht ist das Bundespatentgericht weiterhin davon ausgegangen, \n\ndass die Zeichenähnlichkeit zwischen \"PANTO\" und \"Pantohexal\" im Hinblick \n\nauf den zusätzlichen markanten Bestandteil \"hexal\" in der angegriffenen Marke \n\nzu gering ist, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 \n\nNr. 2 MarkenG zu begründen. Auf die weiteren vom Bundespatentgericht ange-\n\nführten und von der Rechtsbeschwerde angegriffenen Überlegungen zur Inter-\n\nessenlage von Generikaherstellern bei der Benutzung eines Begriffs, der an die \n\nBezeichnung eines patentfrei gewordenen Wirkstoffs angelehnt ist, und die \n\nBemühungen, durch gesetzliche Regelungen im Rahmen der Gesundheitsre-\n\nform Kosten zu senken, kommt es danach nicht an. \n\n31 \n\nb) Mit Recht wendet sich die Rechtsbeschwerde aber dagegen, dass das \n\nBundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 \n\nMarkenG auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbrin-\n\ngens der kollidierenden Marken verneint hat. \n\n32 \n\n33 \n\naa) Dem Bundespatentgericht ist allerdings darin beizutreten, dass eine \n\nVerwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens nicht besteht. \n\n(1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat \n\nunter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der \n\nälteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz ge-\n\nfunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, \n\n387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - Il Ponte \n\nFinanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). \n\nDiese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander \n\ngegenüberstehenden Zeichen - wie im vorliegenden Fall - nach ihrem Gesamt-\n\neindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, \n\nwenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als \n\nStamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfol-\n\ngenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem \n\ngleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, \n\n1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II). \n\n34 \n\n(2) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der \n\nVerkehr keine Veranlassung hat, die Marke \"PANTO\" als Stammbestandteil \n\neiner Markenserie der Widersprechenden anzusehen. Dem hält die Rechtsbe-\n\nschwerde ohne Erfolg entgegen, für die Widersprechende seien 49 Marken mit \n\ndem Bestandteil \"Panto\" eingetragen. Zu deren Benutzung im Inland hat die \n\nWidersprechende in den Tatsacheninstanzen nichts vorgetragen. Auch im \n\nRechtsbeschwerdeverfahren, in dem die Widersprechende eine mangelnde \n\nAufklärung durch das Bundespatentgericht rügt, legt sie nicht dar, was sie zur \n\nBenutzung ihrer Marken mit dem Bestandteil \"Panto\" im Inland geltend gemacht \n\nhätte, wenn sie vom Bundespatentgericht auf die Benutzungslage angespro-\n\nchen worden wäre. Das war aber erforderlich, weil die Widersprechende auch \n\nim Rahmen der Amtsermittlung nach § 73 Abs. 1 MarkenG eine Mitwirkungs-\n\npflicht trifft (vgl. BGH, Beschl. v. 22.10.1987 - I ZB 9/86, GRUR 1988, 211, 212 \n\n- Wie hammas denn?). Ohne eine Benutzung der Markenfamilie durch die Wi-\n\ndersprechende ist vorliegend nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr \n\n\"PANTO\" als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst. \n\n35 \n\nOhne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang \n\ngeltend, auch ein erstmalig verwendetes Zeichen könne zur Bildung einer Zei-\n\nchenserie geeignet sein (vgl. BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Ob dar-\n\nan in Anbetracht der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-\n\nschen Gemeinschaften zu einer Präsenz einer Markenserie auf dem Markt (vgl. \n\nEuGH GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRID-\n\nGE]) festzuhalten ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Es ist \n\nnichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr in dem erstmalig verwendeten Zei-\n\nchen \"PANTO\" einen Stammbestandteil sieht, weil eine Benutzung der Wider-\n\nspruchsmarke nur als Exportmarke für Kanada dargelegt und festgestellt ist. \n\nAufgrund dieser Benutzung haben die inländischen Verkehrskreise keinen An-\n\nlass, die Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie anzuse-\n\nhen. Gegenteiliges zeigt auch die Rechtsbeschwerde nicht auf. \n\n36 \n\nbb) Die Rechtsbeschwerde hat aber Erfolg, soweit sie sich dagegen \n\nwendet, dass das Bundespatentgericht keine Verwechslungsgefahr im weiteren \n\nSinn angenommen hat. \n\n37 \n\n(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit \n\nder älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine \n\nkomplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmens-\n\nkennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung \n\nbehält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älte-\n\nren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgeru-\n\nfen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich \n\nmiteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 \n\n- C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 \n\n- THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, \n\n258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect). \n\n38 \n\n(2) Dem Bestandteil \"Panto\" kommt in der jüngeren Marke \"Pantohexal\" \n\neine eigenständige kennzeichnende Stellung zu. Das Bundespatentgericht hat \n\nhierzu zwar keine Feststellungen getroffen. Das ist jedoch unschädlich, weil der \n\nSenat aufgrund des feststehenden Sachverhalts die eigenständige kennzeich-\n\nnende Stellung von \"Panto\" in der jüngeren Marke selbst beurteilen kann. Der \n\nBestandteil \"hexal\" ist das dem Verkehr bekannte oder für ihn zumindest er-\n\nkennbare Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin. Bei der Verbindung \n\ndieses Bestandteils mit der Widerspruchsmarke bleibt die jeweils selbständig \n\nkennzeichnende Stellung des Unternehmenskennzeichens und des weiteren \n\nZeichenbestandteils \"Panto\" in der jüngeren Marke auch bei einer Zusammen-\n\nfassung zu einer Wortverbindung erhalten. Der Verkehr wird in dem ihm be-\n\nkannten oder für ihn zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen den \n\nUnternehmenshinweis und in dem weiteren Bestandteil den Produkthinweis \n\nsehen. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil \n\nmit der Widerspruchsmarke überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der \n\nVerkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens zu-\n\nordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder \n\ndass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen \n\nstammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Dieses \n\nVerkehrsverständnis setzt auch nicht voraus, dass die Widerspruchsmarke zu-\n\nmindest über normale Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH GRUR 2008, 258 \n\nTz. 33 f. - INTERCONNECT/T-InterConnect). \n\n39 \n\n(3) Die Widerspruchsmarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnen-\n\nden Bestandteil \"Panto\" der jüngeren Marke überein. Es besteht deshalb jeden-\n\nfalls für den Bereich der Warenidentität (\"Humanarzneimittel, nämlich Magen-\n\nDarm-Präparate\" einerseits und \"Pharmazeutische Erzeugnisse\" andererseits) \n\ndie Gefahr, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke gedanklich mit der Inha-\n\nberin der jüngeren Marke in Verbindung bringt. \n\n40 \n\nOb dies auch für die übrigen Waren, für die die jüngere Marke geschützt \n\nist, zu gelten hat, vermag der Senat im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht ab-\n\nschließend zu beurteilen, weil das Bundespatentgericht den Grad der Waren-\n\nähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren nicht bestimmt hat. \n\nDie hierzu erforderlichen Feststellungen wird das Bundespatentgericht nachzu-\n\nholen haben. \n\nBergmann \n\n Büscher \n\n Schaffert \n\n Kirchhoff \n\n Koch \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2005 - 25 W(pat) 191/02 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-05-29/i-zb-54-05","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":6},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 73","ref_norm":"73","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-05-29/i-zb-54-05","retrieved":"2026-10-15 10:16:31.036547+00:00"},"card":{"id":"bgh/2008-05-29/i-zb-54-05","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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