{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2007-12-13","aktenzeichen":"I ZB 26/05","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"idw MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48 a) Legt der Markeninhaber im Widerspruchsverfahren ein neues eingeschränk- tes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor, das der Entscheidung hilfs- weise zugrunde gelegt werden soll, handelt es sich um einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke, der schon deshalb unwirksam ist, weil die Verzichts- erklärung nicht bedingt abgegeben werden kann. b) Ist im Rechtsbeschwerdeverfahren der Widerspruch aus einer Marke des Widersprechenden erfolgreich und reicht sein Widerspruch aus einer zweiten Marke nicht weiter als derjenige aus der ersten Marke, ist der Widerspruch aus der zweiten Marke mit Verkündung der Entscheidung im Rechtsbe- schwerdeverfahren gegenstandslos.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 26/05 \n\nBESCHLUSS \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 398 14 719 \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ \nBGHR \n\nja \n : nein \nja \n : \n\nVerkündet am: \n13. Dezember 2007 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nidw \n\nMarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48 \n\na) Legt der Markeninhaber im Widerspruchsverfahren ein neues eingeschränk-\ntes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor, das der Entscheidung hilfs-\nweise zugrunde gelegt werden soll, handelt es sich um einen Teilverzicht auf \ndie angegriffene Marke, der schon deshalb unwirksam ist, weil die Verzichts-\nerklärung nicht bedingt abgegeben werden kann. \n\nb) Ist im Rechtsbeschwerdeverfahren der Widerspruch aus einer Marke des \nWidersprechenden erfolgreich und reicht sein Widerspruch aus einer zweiten \nMarke nicht weiter als derjenige aus der ersten Marke, ist der Widerspruch \naus der zweiten Marke mit Verkündung der Entscheidung im Rechtsbe-\nschwerdeverfahren gegenstandslos. \n\nBGH, Beschl. v. 13. Dezember 2007 - I ZB 26/05 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung \n\nvom 13. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und \n\ndie Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff \n\nbeschlossen: \n\nDie Rechtsbeschwerden des Markeninhabers und der Widerspre-\n\nchenden gegen den an Verkündungs Statt am 26. Januar 2005 zu-\n\ngestellten Beschluss des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) \n\ndes Bundespatentgerichts werden zurückgewiesen. \n\nDie Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens fallen dem Marken-\n\ninhaber zu 1/2 und den Widersprechenden jeweils zu 1/4 zur Last. \n\nDer Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf \n\n50.000 € festgesetzt. \n\nGründe:\n\n1 \n\nA. Für den Markeninhaber ist die am 16. März 1998 angemeldete Wort-\n\nmarke Nr. 398 14 719 \n\nidw \n\nam 21. September 1998 für die Waren und Dienstleistungen (für die kursiv ge-\n\nsetzten Waren und Dienstleistungen hat das Bundespatentgericht die Löschung \n\nangeordnet bzw. die Löschungsanordnung des Deutschen Patent- und Marken-\n\namts bestätigt) \n\nGeräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, \nTonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiederga-\nbegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, \ninsbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträ-\nger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogram-\nme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommuni-\nkationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in \nKlasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbro-\nschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und \nUnterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln \nund Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; \nÜbermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels \nComputer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audioda-\nteien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung \nvon Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und \nLiefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln und \nLiefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und \nÜbertragung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Produktion und Aus-\nstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Erziehung und Ausbildung; \nUnterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffent-\nlichung von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von Schulun-\ngen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Infor-\nmationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulun-\ngen, Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung von Rundfunk- und \nFernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, \ninsbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von Compu-\nter-Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreporta-\ngen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermie-\ntung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; \nDienstleistungen eines Redakteurs; Verwaltung von Urheberrechten; Bereit-\nstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen \nüber Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft \nund Forschung per Internet \n\neingetragen worden. Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veröffentlicht wor-\n\nden. \n\n2 \n\nGegen die Eintragung hat der Widersprechende zu 1 aus seiner seit dem \n\n26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633 \n\nIDW \n\nund seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen Wort-/Bildmarke \n\nNr. 1 095 846 \n\nWiderspruch erhoben. Diese Widerspruchsmarken sind geschützt für die \n\nDienstleistungen \n\nFachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-\nschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, ins-\nbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte \nBerufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des \nWirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und \norganisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere \nvon Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbe-\ngleitender Fortbildung, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken, Veröffentli-\nchungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätig-\nkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu \nfachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirt-\nschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Er-\nstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschafts-\nprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen \nMitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaf-\nten von Bund und Ländern; wissenschaftliche und finanzielle Förderung von \nHochschularbeiten und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Prü-\nfungs- und Treuhandwesens; Abschluss von Gruppenversicherungs-\nVerträgen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie \nfür außerordentliche Mitglieder. \n\n3 \n\nDie Widersprechende zu 2 hat Widerspruch erhoben aus ihrer seit dem \n\n7. Oktober 1994 für die Waren und Dienstleistungen \n\nPapier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klas-\nse 16 enthalten; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und ande-\nre textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für \nPapier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; \nPinsel; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Text-, Ton- und Bildträger, \nausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, nämlich Druck-\nschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Spiele; Lehr- und Un-\nterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; \nProduktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträ-\ngern; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeit-\nschriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Daten-\nträger aller Art \n\neingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 \n\n4 \n\nDie zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat \n\ndie Teillöschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widersprüche \n\naus den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 für \n\ndie Dienstleistungen \n\nErziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; \nHerausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informati-\nonsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, \nKonferenzen und Kongressen \n\nsowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 079 789 der Widerspre-\n\nchenden zu 2 für die Waren und Dienstleistungen \n\nDruckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informations-\nbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); \nHerausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informati-\nonsangeboten im Internet. \n\nIm Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen. \n\nGegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt. \n\nDer Markeninhaber hat ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor-\n\ngelegt, das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt werden soll und in \n\ndem er einen näher bezeichneten Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem \n\nZusatz \"außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung\" versehen \n\nhat. \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\nDas Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde des Widersprechen-\n\nden zu 1 die gegenüber der Entscheidung des Deutschen Patent- und Marken-\n\namts zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen \n\nGeräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, \nTonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiederga-\n\nbegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, \ninsbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträ-\nger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogram-\nme, Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informati-\nonsbriefe und Zeitungen, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appara-\nte); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informa-\ntionen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte \nAuswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Her-\nausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines \nRedakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von \nInformationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus \nWissenschaft und Forschung per Internet \n\nangeordnet. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 hat das Bundes-\n\npatentgericht die zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienst-\n\nleistungen \n\nGeräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, \nTonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiederga-\nbegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, \ninsbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträ-\nger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogram-\nme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommuni-\nkationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in \nKlasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrich-\nten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nach-\nrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fern-\nschreibdienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenver-\narbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von \nTon- und Bildreportagen; Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von Re-\ncherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft \nund Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per \nInternet \n\nbeschlossen. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatent-\n\ngericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit aufge-\n\nhoben, als die Marke für die Dienstleistung \"Erziehung\" gelöscht worden ist. Die \n\nweitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat das Bundespatentgericht zu-\n\nrückgewiesen. \n\n8 \n\n9 \n\nHiergegen wenden sich der Markeninhaber und die Widersprechenden \n\nmit (zugelassenen) Rechtsbeschwerden. Die Beteiligen beantragen, die jeweili-\n\nge Rechtsbeschwerde der Gegenseite zurückzuweisen. \n\nB. Das Bundespatentgericht hat die Widersprüche nur teilweise für be-\n\ngründet erachtet und sie im Übrigen zurückgewiesen. Dazu hat es ausgeführt: \n\n10 \n\nZwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken beste-\n\nhe für einen Teil der Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslun-\n\ngen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr \n\nseien nur diejenigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken zu \n\nberücksichtigen, für die eine Benutzung während der nach § 43 Abs. 1 \n\nMarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume von Oktober 1993 bis Oktober \n\n1998 und von Juli 1999 bis Juli 2004 bei den Widerspruchsmarken \n\nNr. 1 069 633 und 1 095 846 und während des Zeitraums vom 14. Juli 1999 bis \n\n14. Juli 2004 bei der Widerspruchsmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht wor-\n\nden sei. Dies sei für eine Reihe näher bezeichneter Waren und Dienstleistun-\n\ngen durch die eidesstattlichen Versicherungen der Organe der Widersprechen-\n\nden und durch Vorlage von Unterlagen geschehen. Der Annahme einer rechts-\n\nerhaltenden Benutzung stehe nicht entgegen, dass häufig beschreibende An-\n\ngaben im Zusammenhang mit den Widerspruchsmarken verwendet worden sei-\n\nen. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den \n\nWaren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarken geschützt und \n\nihre Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, bestehe teilweise Identität und \n\nteilweise Ähnlichkeit. Zum Teil fehle es auch an der Ähnlichkeit zwischen den \n\nWaren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und denjenigen, für die \n\ndie Widerspruchsmarken geschützt seien. Dies gelte etwa für die Dienstleistung \n\n\"Erziehung\" der angegriffenen Marke, für die sich bei den Widerspruchsmarken \n\nkeine ähnliche Dienstleistung finde. \n\n11 \n\nDie angegriffene Marke und die Wortmarke Nr. 1 069 633 \"IDW\" stimm-\n\nten klanglich überein. Innerhalb des Bereichs der Dienstleistungsidentität oder \n\n-ähnlichkeit bestehe bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wider-\n\nspruchsmarke und klanglicher Zeichenidentität Verwechslungsgefahr i.S. von \n\n§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. \n\n12 \n\nFür die Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 \n\nscheide eine bildliche Markenähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aus. Es \n\nlasse sich aber nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschließen, dass die Wi-\n\nderspruchsmarke von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Benennung \n\nauf \"IDW\" verkürzt werde. Der Wortbestandteil \"INSTITUT DER WIRT-\n\nSCHAFTSPRÜFER\" sei als Firmenmarke nicht geeignet, die Marke mitzuprä-\n\ngen. \n\n13 \n\nBei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, Ähnlichkeit der wechselseiti-\n\ngen Waren und Dienstleistungen und klanglicher Zeichenidentität bestehe Ver-\n\nwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Eine Verwechslungsge-\n\nfahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens sei auch \n\ngegeben, soweit Teile des Verkehrs die Marke nicht verkürzten, sondern mit \n\n\"INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IDW\" bezeichneten. Die kollidieren-\n\nden Marken würden wegen Übereinstimmungen in den prägenden Bestandtei-\n\nlen irrig einem Unternehmen zugeordnet. \n\n14 \n\nBei der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 seien \n\ndie Wortbestandteile \"Verlag GmbH\" glatt beschreibend und prägten den Ge-\n\nsamteindruck nicht mit. Es bestehe deshalb klangliche Zeichenidentität. Soweit \n\nvon einer Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen auszuge-\n\nhen sei, liege bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-\n\nmarke und klanglicher Zeichenidentität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr \n\nvor. Aber auch bei den Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit \n\n\"IDW Verlag GmbH\" bezeichneten, könne die Gefahr des gedanklichen Inver-\n\nbindungbringens nicht ausgeschlossen werden. \n\n15 \n\nDie Beschwerde des Markeninhabers sei nur hinsichtlich der Dienstleis-\n\ntung \"Erziehung\" begründet. Zwischen der für die angegriffene Marke bean-\n\nspruchten Dienstleistung \"Erziehung\" und den Waren und Dienstleistungen, für \n\ndie die Widerspruchsmarken geschützt seien, bestehe keine Ähnlichkeit. \n\n16 \n\n17 \n\n18 \n\n19 \n\n20 \n\nWegen der anderen Waren und Dienstleistungen bleibe es bei der vom \n\nDeutschen Patent- und Markenamt angeordneten Teillöschung. \n\nC. Die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers und die Rechtsbe-\n\nschwerden der Widersprechenden sind zulässig. In der Sache haben sie keinen \n\nErfolg. \n\nI. Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 1 069 633 \"IDW\" \n\n1. Rechtsbeschwerde des Markeninhabers \n\nDas Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr \n\ni.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den kollidierenden Marken für ei-\n\nnen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke einge-\n\ntragen ist, bejaht. Das hält der rechtlichen Nachprüfung stand. \n\n21 \n\na) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die \n\nFrage, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt \n\nebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände \n\ndes Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung \n\nzwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem \n\nGrad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsäl-\n\nteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit \n\nder Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der \n\nMarken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke \n\nausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 11.5.2006 \n\n- I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 Tz. 16 = WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz; \n\nBGHZ 171, 89 Tz. 33 - Pralinenform). \n\n22 \n\nb) Das Bundespatentgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen denjenigen \n\nWaren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Löschungs-\n\nanordnung erfasst werden, und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, \n\nderen Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, rechtsfehlerfrei bejaht. \n\n23 \n\naa) Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung i.S. von \n\n§ 43 Abs. 1 MarkenG erhoben. Bei der Entscheidung dürfen deshalb nur dieje-\n\nnigen Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt wer-\n\nden, für die der Widersprechende zu 1 eine Benutzung glaubhaft gemacht hat \n\n(§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeit-\n\nlicher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjah-\n\nreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am \n\n15. Oktober 1998 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjah-\n\nreszeitraum vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am \n\n14. Juli 2004 (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, \n\n939 f. = WRP 1998, 993 - DRAGON; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR \n\n2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura; Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03, \n\nGRUR 2006, 150 Tz. 8 = WRP 2006, 241 - NORMA). \n\n24 \n\nbb) Das Bundespatentgericht ist für diese Zeiträume zu Recht von der \n\nGlaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke \"IDW\" \n\nausgegangen. Es hat angenommen, dass die Benutzung der Widerspruchs-\n\nmarke \"IDW\" für den Zeitraum von Oktober 1993 bis Oktober 1998 durch die \n\neidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers K. des Widersprechenden \n\nzu 1 vom 17. Dezember 1999 und die Anlagen 2 bis 9, 11, 15 und 18 und für \n\nden Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 durch die eidesstattliche Ver-\n\nsicherung des Vorstandssprechers Prof. Dr. N. vom 10. Februar 2004 nebst \n\nAnlagen glaubhaft gemacht worden ist. \n\n25 \n\nDagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg \n\nmit der Begründung, aus den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezem-\n\nber 1999 und 10. Februar 2004 folge nicht, welche der verschiedenen Wider-\n\nspruchsmarken benutzt worden seien. Aus den beigefügten Anlagen ergebe \n\nsich kein einheitliches Bild einer ernsthaften Benutzung. \n\n26 \n\n27 \n\n(1) Eine Unterscheidung zwischen den Widerspruchsmarken ist vorlie-\n\ngend allerdings erforderlich. \n\nDie rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 \n\nMarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Wa-\n\nren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Wird die \n\nMarke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine \n\nrechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Ab-\n\nweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das \n\nist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade \n\nbei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der \n\neingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch diesel-\n\nbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 \n\n= WRP 2005, 620 - FERROSIL; Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 \n\nTz. 12 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Diese Beurteilung ist grundsätzlich \n\ndem Tatrichter vorbehalten. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist sie nur einge-\n\nschränkt überprüfbar. Feststellungen dazu, dass der Verkehr die Wortmarke \n\nNr. 1 069 633 und die Wort-/Bildmarken Nr. 1 095 846 und Nr. 2 079 789 als ein \n\nund dasselbe Zeichen ansieht, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. \n\nDazu müsste der Verkehr den in den Wort-/Bildmarken gegenüber dem Mar-\n\nkenwort \"IDW\" der Wortmarke Nr. 1 069 633 hinzugefügten Wortbestandteilen \n\nund den weiteren Bildbestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende \n\nWirkung beimessen (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR \n\n2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). \n\nFür eine derartige Annahme ist vorliegend nichts ersichtlich. \n\n28 \n\nDie Benutzung der für Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke \n\nwirkt zudem nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, \n\ndem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantie-\n\nren, indem sie ihm ermöglicht, die Waren und Dienstleistungen von Waren oder \n\nDienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine rechtserhaltende Be-\n\nnutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dementsprechend nicht vor, wenn das Zei-\n\nchen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, \n\nUrt. v. 10.10.2002 - I ZR 253/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG \n\nBERTHA; Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP \n\n2005, 1527 - OTTO). \n\n29 \n\n(2) Die erforderliche Unterscheidung zwischen den einzelnen Wider-\n\nspruchsmarken hat das Bundespatentgericht getroffen. Es ist auch zutreffend \n\ndavon ausgegangen, dass durch die eidesstattlichen Versicherungen vom \n\n17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 und die beigefügten Anlagen eine \n\nrechtserhaltende Benutzung der Wortmarke \"IDW\" i.S. von § 26 MarkenG für \n\nfolgende Dienstleistungen glaubhaft gemacht worden ist: \n\nFachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-\nschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, ins-\nbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte \nBerufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des \nWirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und \norganisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere \nvon Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbe-\ngleitender Fortbildung, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu \nGrundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Er-\nstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von \nWirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außeror-\ndentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen \nFragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie \nvon außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den ge-\nsetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern. \n\n30 \n\nIn den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und \n\n10. Februar 2004 wird zwar zwischen den Widerspruchsmarken nicht im Ein-\n\nzelnen unterschieden. Vielmehr ist in der eidesstattlichen Versicherung vom \n\n17. Dezember 1999 nur allgemein von der Widerspruchsmarke die Rede. Auf \n\nwelche Widerspruchsmarke sich die Angaben in dieser eidesstattlichen Versi-\n\ncherung beziehen, wird jedoch durch die beigefügten Anlagen hinreichend deut-\n\nlich, auf die sich das Bundespatentgericht bezogen hat. Aufgrund der Angaben \n\nin der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der Anlagen \n\n(Anl. 2 bis 9, 11, 15 und 18) ist das Bundespatentgericht zu Recht davon aus-\n\ngegangen, dass eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke \"IDW\" von \n\ndem Widersprechenden zu 1 im Zeitraum vom 15. Oktober 1993 bis 15. Okto-\n\nber 1998 glaubhaft gemacht worden ist. Entsprechendes gilt für den Zeitraum \n\nvom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004, für den das Bundespatentgericht zutreffend \n\nangenommen hat, die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke \"IDW\" i.S. \n\nvon § 26 MarkenG sei durch die eidesstattliche Versicherung vom 10. Februar \n\n2004 und die beigefügten Anlagen glaubhaft gemacht. \n\n31 \n\ncc) Ebenso wenig ist aus Rechtsgründen zu beanstanden, dass das Bun-\n\ndespatentgericht eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der Wider-\n\nspruchsmarke \"IDW\", für die es eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt \n\nhat, und den zu löschenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen \n\nMarke bejaht hat. \n\n32 \n\n(1) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen \n\nsind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen \n\nden Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere \n\ndie Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung \n\nsowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende \n\nWaren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Wa-\n\nren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter \n\nihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Be-\n\nrührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleis-\n\ntungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der \n\nMarken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der \n\nWaren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es \n\neine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität \n\nder Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren \n\nMarke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg. \n\n1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH, Beschl. v. 28.9.2006 \n\n- I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA). \n\n33 \n\n(2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass zwischen den Wa-\n\nren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen Marke ange-\n\nordnet worden ist, und den Dienstleistungen \"Fachliche Beratung von Wirt-\n\nschaftsprüfern; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen; Veröffentlichung \n\nvon Verlautbarungen, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken\" jedenfalls Ähn-\n\nlichkeit gegeben ist. \n\n34 \n\nGegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beur-\n\nteilung macht die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg geltend, das Bundespatentge-\n\nricht habe rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbil-\n\ndung. Sie rügt, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht unberücksichtigt ge-\n\nlassen, dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistun-\n\ngen an eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, während die Waren und \n\nDienstleistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhöh-\n\ntem Bildungsstand ansprächen. Das hat das Bundespatentgericht ebenfalls \n\nseiner Beurteilung zugrunde gelegt. Es hat zu Recht angenommen, dass die \n\nwechselseitigen Dienstleistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung \n\nzuzurechnen sind und der größere Kreis der durch die Waren und Dienstleis-\n\ntungen angesprochenen Verkehrskreise der angegriffenen Marke die Annahme \n\neiner Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hindere. \n\n35 \n\n(3) Schließlich steht der vom Bundespatentgericht angenommenen Ähn-\n\nlichkeit der Waren oder Dienstleistungen auch nicht der Umstand entgegen, \n\ndass der Markeninhaber ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor-\n\ngelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden soll und in \n\ndem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz \"Außerhalb \n\ndes Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung\" versehen hat. Die teilweise \n\nEinschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffe-\n\nnen Marke um den Bereich der \"Wirtschafts- und Steuerberatung\" stellt einen \n\nTeilverzicht auf die angegriffene Marke i.S. von § 48 MarkenG dar. Dieser Teil-\n\nverzicht ist schon deshalb unwirksam, weil die Verzichtserklärung, die ohne \n\nweiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke führt (vgl. \n\nBGH, Beschl. v. 19.10.2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 338 = WRP 2001, \n\n408 - EASYPRESS), nicht bedingt abgegeben werden kann (Fezer, Marken-\n\nrecht, 3. Aufl., § 48 Rdn. 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 48 Rdn. 6), \n\nwie dies vorliegend geschehen ist. \n\n36 \n\nc) Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die \n\nals verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragene Widerspruchsmarke \"IDW\" \n\nmangels entgegenstehender Anhaltspunkte über durchschnittliche Kennzeich-\n\nnungskraft verfügt (vgl. BGHZ 171, 89 Tz. 35 - Pralinenform). \n\n37 \n\nd) Das Bundespatentgericht ist von einer Zeichenidentität in klanglicher \n\nHinsicht ausgegangen. Das Abstellen auf die Zeichenidentität in klanglicher \n\nHinsicht ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach der Rechtspre-\n\nchung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesge-\n\nrichtshofs ist nicht auszuschließen, dass allein die klangliche Zeichenidentität \n\nder Marken eine Verwechslungsgefahr begründen kann (EuGH, Urt. v. \n\n22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 27 f. \n\n= WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 23.3.2006 - C-206/04, Slg. 2006, I-2717 \n\n= GRUR 2006, 413 Tz. 21 - ZIRH/SIR; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). \n\n38 \n\nOhne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang \n\ngeltend, der klanglichen Zeichenähnlichkeit komme für die Annahme einer Ver-\n\nwechslungsgefahr vorliegend keine Bedeutung zu. Nähere Darlegungen, wa-\n\nrum die klangliche Zeichenähnlichkeit ausnahmsweise außer Betracht bleiben \n\nsoll, fehlen. Allein der Hinweis der Rechtsbeschwerde, der Widersprechende \n\nzu 1 kommuniziere mit seinen Mitgliedern zum weitaus überwiegenden Teil in \n\nschriftlicher Form, rechtfertigt nicht die vollständige Außerachtlassung der \n\nklanglichen Zeichenähnlichkeit, zumal die Zeichen auch schriftbildlich nahezu \n\nidentisch sind. \n\n39 \n\ne) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 \n\nMarkenG durch das Bundespatentgericht ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern. \n\nBei bestehender klanglicher Zeichenidentität und normaler Kennzeichnungs-\n\nkraft der Widerspruchsmarke ist ein sehr weiter Abstand zwischen den von den \n\nkollidierenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen erforderlich, um \n\neine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Diesen halten die Waren und \n\nDienstleistungen, für die das Bundespatentgericht eine Ähnlichkeit bejaht hat, \n\nnicht ein. \n\n40 \n\n41 \n\n2. Rechtsbeschwerde des Widersprechenden zu 1 \n\nZu Recht hat das Bundespatentgericht eine weitergehende Löschung der \n\nangegriffenen Marke abgelehnt und den Widerspruch des Widersprechenden \n\nzu 1 aus der Marke Nr. 1 069 633 \"IDW\" insoweit zurückgewiesen (§ 9 Abs. 1 \n\nNr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG), als damit eine Verwechs-\n\nlungsgefahr hinsichtlich der weiteren (im oben unter A wiedergegebenen Wa-\n\nren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht kursiv gesetzten) Waren und Dienst-\n\nleistungen geltend gemacht wird. \n\n42 \n\nEine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen \n\nden kollidierenden Marken scheidet im Hinblick auf die weiteren Waren und \n\nDienstleistungen, für die die angegriffene Marke geschützt ist, aus, weil das \n\nBundespatentgericht zwischen diesen Waren und Dienstleistungen zutreffend \n\nvon (absoluter) Unähnlichkeit ausgegangen ist. Die Feststellung, ob eine Ähn-\n\nlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im \n\nWesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist \n\nsie nur darauf überprüfbar, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff \n\nzugrunde gelegt, entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Le-\n\nbenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffe-\n\n43 \n\n44 \n\n45 \n\nnen Feststellungen getragen wird (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR \n\n2007, 1066 Tz. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Nach diesen Maßstäben \n\nist die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht zu beanstan-\n\nden. Gegenteiliges zeigt die Rechtsbeschwerde auch nicht auf. Vielmehr setzt \n\nsie nur ihre eigene Beurteilung an die Stelle derjenigen des Tatrichters. \n\nII. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846 \n\n1. Rechtsbeschwerde des Markeninhabers \n\nDas Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 \n\nAbs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke Nr. 1 095 846 des Wi-\n\ndersprechenden zu 1 und der angegriffenen Marke für einen Teil der Waren \n\nund Dienstleistungen der angegriffenen Marke bejaht. Ob dies frei von Rechts-\n\nfehlern ist, kann dahinstehen. Der Widerspruch aus der Marke Nr. 1 095 846 \n\ndes Widersprechenden zu 1 reicht nicht weiter als sein Widerspruch aus der \n\nMarke Nr. 1 069 633. \n\n46 \n\nDie Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen \n\nMarke vom Bundespatentgericht aufgrund des vorliegenden Widerspruchs an-\n\ngeordnet worden ist, sind mit denjenigen Waren und Dienstleistungen identisch, \n\nwegen deren die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des \n\nWiderspruchs aus der Marke Nr. 1 069 633 erfolgt. Die Rechtsbeschwerde des \n\nMarkeninhabers gegen die Anordnung dieser Teillöschung bleibt ohne Erfolg \n\n(dazu Abschn. C I). Mit der Verkündung der vorliegenden Entscheidung wird die \n\nteilweise Löschungsanordnung aufgrund der Widerspruchsmarke Nr. 1 069 633 \n\nrechtskräftig und der Widerspruch hinsichtlich derselben Waren und Dienstleis-\n\ntungen der angegriffenen Marke gegenstandslos, weil die Löschung auf den \n\nZeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zurückwirkt, § 43 Abs. 4 i.V. \n\n47 \n\n48 \n\n49 \n\n50 \n\n51 \n\nmit § 52 Abs. 2 MarkenG (vgl. hierzu Fezer/Fink, Handbuch der Markenpraxis, \n\n1. Teil, Kapitel 1 Rdn. 422). \n\n2. Rechtsbeschwerde des Widersprechenden zu 1 \n\nDie Rechtsbeschwerde des Widersprechenden zu 1 gegen die Zurück-\n\nweisung seines Widerspruchs ist aus den unter C I 2 dargelegten Gründen nicht \n\nbegründet. \n\nIII. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 IDW-Verlag \n\n1. Rechtsbeschwerde des Markeninhabers \n\nDas Bundespatentgericht ist weiterhin davon ausgegangen, dass zwi-\n\nschen der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 und der \n\nangegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 \n\nMarkenG für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffe-\n\nne Marke eingetragen ist, besteht. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde \n\nohne Erfolg. \n\n52 \n\na) Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die \n\nWidersprechende zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung der Wort-/Bildmarke \n\nNr. 2 079 789 glaubhaft gemacht hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der \n\nEintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 war die am \n\n7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke noch keine fünf Jahre einge-\n\ntragen. Maßgeblich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist im Streit-\n\nfall daher nicht § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, sondern ausschließlich der Fünf-\n\njahreszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli \n\n2004. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Be-\n\nnutzung für eine Reihe vom Bundespatentgericht näher bezeichneter Waren \n\nund Dienstleistungen aufgrund der eidesstattlichen Versicherung ihres Ge-\n\nschäftsführers von B. vom 23. Juni 2000 und der vom Bundespatentgericht in \n\nBezug genommenen Anlagen glaubhaft gemacht. Dagegen wendet sich die \n\nRechtsbeschwerde, soweit die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Be-\n\nnutzung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen \n\nPapier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klas-\nse 16 enthalten; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; \nProduktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträ-\ngern; Veröffentlichung und Herausgabe von mit Programmen versehene ma-\nschinenlesbare Datenträger aller Art \n\nin Rede steht. Das Bundespatentgericht konnte jedoch zu Recht aufgrund der in \n\nBezug genommenen Anlagen 25 und 26 von der rechtserhaltenden Benutzung \n\nfür die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ausgehen. Den zahlrei-\n\nchen Daten, die in diesen Anlagen angeführt sind, ist ein hinreichender Bezug \n\nzu dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum zu entnehmen. Die Vielzahl der vor-\n\ngelegten Anlagen und die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom \n\n23. Juni 2000, die sich auch auf den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum bezie-\n\nhen, belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden zu 2 \n\nernsthaft benutzt worden ist. Schließlich hat die Widersprechende zu 2 die Wi-\n\nderspruchsmarke auch in der mit der Eintragung identischen Form oder in einer \n\nWeise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. \n\n53 \n\nb) Zutreffend hat das Bundespatentgericht auch eine Identität oder Ähn-\n\nlichkeit der kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistun-\n\ngen bejaht. \n\n54 \n\nAnders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusam-\n\nmenhang nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichne-\n\nten Waren und Dienstleistungen für Druckerzeugnisse zum Themengebiet \n\n\"Wirtschaftsrecht\" benutzt werden und die Widersprechende zu 2 ihre Abneh-\n\nmerkreise bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsjuristen findet. Die Eintragung \n\nder Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen nicht beschränkt \n\nauf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt erfolgt. Die \n\nWiderspruchsmarke ist für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen \n\nrechtserhaltend benutzt worden, ohne dass es auf den jeweiligen thematischen \n\nInhalt der Druckerzeugnisse (z.B. Wirtschaftsrecht) ankommt. \n\nc) Zutreffend ist das Bundespatentgericht auch von einer durchschnittli-\n\nchen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. \n\nd) Das Bundespatentgericht hat eine Zeichenidentität in klanglicher Hin-\n\nsicht zwischen den Kollisionsmarken angenommen. Das ist aus Rechtsgründen \n\nnicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt der \n\nZeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht im Streitfall auch Bedeutung zu (dazu \n\nAbschn. C I 1 d). \n\n55 \n\n56 \n\n57 \n\nBei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht \n\nin Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der \n\nEuropäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs auf den jeweiligen \n\nGesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abgestellt (vgl. EuGH, \n\nUrt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker; BGH, \n\nUrt. v. 26.10.2006 - I ZR 37/04, GRUR 2007, 235 Tz. 21 = WRP 2007, 186 \n\n- Goldhase). \n\n58 \n\nEs ist zu Recht auch davon ausgegangen, dass bei der Widerspruchs-\n\nmarke der Wortbestandteil \"Verlag GmbH\" die in Rede stehenden Waren und \n\nDienstleistungen und die Rechtsform beschreibt und deshalb den Gesamtein-\n\ndruck der Widerspruchsmarke nicht mitprägt (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 \n\n- I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 867 = WRP 2004, 1281 - Mustang). \n\n59 \n\nBei klanglicher Zeichenidentität, normaler Kennzeichnungskraft der Wi-\n\nderspruchsmarke und Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-\n\ngen ist danach die Annahme einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 \n\nNr. 2 MarkenG aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. \n\n60 \n\n61 \n\n2. Rechtsbeschwerde der Widersprechenden zu 2 \n\nDie Rechtsbeschwerde der Widersprechenden zu 2 ist zulässig, aber un-\n\nbegründet. Das Bundespatentgericht hat eine weitergehende Verwechslungs-\n\ngefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kollisionsmarken zu \n\nRecht verneint. \n\n62 \n\na) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die Wider-\n\nsprechende zu 2 für einen Teil der Waren eine rechtserhaltende Benutzung der \n\nWiderspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat. Ohne Erfolg macht die \n\nRechtsbeschwerde dagegen geltend, der angefochtene Beschluss sei nicht mit \n\nGründen versehen. Über die Feststellung hinaus, dass sich aus den vorgeleg-\n\nten Unterlagen für diesen Teil der Waren, für die die Widerspruchsmarke ge-\n\nschützt ist, keine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ergibt, \n\nwaren weitergehende Ausführungen nicht erforderlich. Die Rechtsbeschwerde \n\nzeigt auch nicht im Einzelnen auf, für welche Waren sich für den maßgeblichen \n\nZeitraum aus den Unterlagen eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der \n\nWiderspruchsmarke ergeben soll. Der allgemein gehaltene Verweis der \n\nRechtsbeschwerde auf den Beschwerdevortrag reicht hierzu nicht aus. \n\n63 \n\nb) Ohne Erfolg bleiben auch die Angriffe, mit denen sich die Rechtsbe-\n\nschwerde dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht für einen Teil der \n\nWaren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke eine Ähnlichkeit mit den-\n\njenigen, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, verneint hat. Das Bun-\n\ndespatentgericht hat dies zwar nicht näher begründet. Aus dem Gesamtzu-\n\nsammenhang der Erwägungen der Vorinstanzen ergibt sich aber, dass diese \n\ndavon ausgegangen sind, die angesprochenen Verkehrskreise würden nicht \n\nannehmen, dass dieser Teil der Waren und Dienstleistungen unter der Kontrolle \n\ndesselben Unternehmens hergestellt werde. Gegenteiliges zeigt die Rechtsbe-\n\nschwerde mit dem allgemein gehaltenen Hinweis auf die Beschwerdebegrün-\n\ndung ebenfalls nicht auf. \n\n64 \n\nD. Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. \n\nBornkamm \n\nPokrant \n\nBüscher \n\nBergmann \n\nKirchhoff \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 26.01.2005 - 32 W(pat) 78/02 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-12-13/i-zb-26-05","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":11},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 43","ref_norm":"43","n":8},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 26","ref_norm":"26","n":5},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 48","ref_norm":"48","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 52","ref_norm":"52","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-12-13/i-zb-26-05","retrieved":"2026-10-15 10:16:31.036547+00:00"},"card":{"id":"bgh/2007-12-13/i-zb-26-05","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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