{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2007-04-17","aktenzeichen":"X ZR 1/05","doktyp":"Urteil","leitsatz":"EPÜ Art. 69; PatG § 14 Pumpeinrichtung Zur Beantwortung der Frage, ob eine als patentverletzend beanstandete Ausführung trotz Abweichung vom Wortsinn in den Schutzbereich eines Patentanspruchs fällt, reicht es nicht aus, nur hinsichtlich einzelner Merkmale des Patentanspruchs zu prü- fen, ob bei der beanstandeten Ausführung ein gleichwertiges Ersatzmittel vorhanden ist. Diese Ausführung muss - soweit ihre Gestaltung im Hinblick auf die patentgemä- ße Lösung von Bedeutung ist - als Gesamtheit erfasst werden; hiervon ausgehend ist zu entscheiden, ob diese Gesamtheit als solche eine auffindbar gleichwertige Lösung darstellt.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 1/05 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nVerkündet am: \n17. April 2007 \nWermes \nJustizhauptsekretär \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nEPÜ Art. 69; PatG § 14 \n\nPumpeinrichtung \n\nZur Beantwortung der Frage, ob eine als patentverletzend beanstandete Ausführung \ntrotz Abweichung vom Wortsinn in den Schutzbereich eines Patentanspruchs fällt, \nreicht es nicht aus, nur hinsichtlich einzelner Merkmale des Patentanspruchs zu prü-\nfen, ob bei der beanstandeten Ausführung ein gleichwertiges Ersatzmittel vorhanden \nist. Diese Ausführung muss - soweit ihre Gestaltung im Hinblick auf die patentgemä-\nße Lösung von Bedeutung ist - als Gesamtheit erfasst werden; hiervon ausgehend ist \nzu entscheiden, ob diese Gesamtheit als solche eine auffindbar gleichwertige Lösung \ndarstellt. \n\nBGH, Urt. v. 17. April 2007 - X ZR 1/05 - OLG München \nLG München I \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 17. April 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die \n\nRichter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Klägerin wird das am 23. Dezember 2004 ver-\n\nkündete und durch Beschluss vom 12. Januar 2005 berichtigte Ur-\n\nteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgeho-\n\nben. \n\nDer Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung \n\n- auch über die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesgerichts-\n\nhof - an das Berufungsgericht zurückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie Parteien streiten um die Verletzung des deutschen Teils des am \n\n26. September 1987 angemeldeten, in englischer Sprache erteilten europäi-\n\nschen Patents 309 596 (Klagepatents). Dieses Patent umfasst zwölf Patentan-\n\nsprüche, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet: \n\n\"A pumping apparatus for delivering liquid at a high pressure at \n\nwhich compressibility of the liquid becomes noticable, and at a se-\n\nlectable flow rate, comprising \n\na) a first piston (10) for reciprocation in a first pump chamber (7), \n\nthe first pump chamber having an inlet port and an outlet port, \n\nb) a second piston (20) for reciprocation in a second pump chamber \n\n(18), the second pump chamber having an inlet port and an out-\n\nlet port, \n\nc) a conduit connection (12, 14) between the outlet port of the first \n\npump chamber and the inlet port of the second pump chamber, \n\nd) an inlet valve (4) connected to the inlet port of the first pump \n\nchamber for allowing flow of liquid into the first pump chamber \n\nand for inhibiting flow in the opposite direction, \n\ne) an outlet valve (13) connected to the outlet of the first pump \n\nchamber for allowing flow of liquid into the second pump cham-\n\nber and for inhibiting flow in the opposite direction, \n\nf) drive means (30, 34; 31, 33; 32, 36) for reciprocating the first and \n\nthe second piston, \n\ng) wherein the liquid in the first pump chamber is compressed to a \n\nhigh pressure before delivery of the compressed liquid into the \n\nsecond pump chamber, \n\ncharacterised by \n\ncontrol means (41, 42, 43, 44, 35) coupled to the drive means (30, \n\n34; 31, 33; 32, 36) for adjusting the stroke lengths of the pistons \n\n(10, 20) between their top dead centre and their bottom dead cen-\n\ntre, respectively, in response to the desired flow rate of the liquid \n\ndelivered at the outlet of the pumping apparatus, with the stroke \n\nvolume (i.e., the amount of liquid displaced during a pump cycle) \n\nbeing decreased when the flow rate is decreased and vice versa, \n\nsuch that pulsations in the flow of the liquid delivered to the output \n\nof the pumping apparatus are reduced.\" \n\n2 \n\n3 \n\nDas Klagepatent war Gegenstand einer Nichtigkeitsklage, über die der \n\nSenat am 22. Oktober 2002 abschließend entschieden hat (Az. X ZR 115/99). \n\nPatentanspruch 1 hatte in der erteilten Fassung Bestand. \n\nDie Klägerin hat in Prozessstandschaft und gestützt auf abgetretenes \n\nRecht Patentverletzungsklage gegen die Beklagten erhoben, weil diese in der \n\nBundesrepublik Deutschland \n\nunter \n\nder Bezeichnung A. - \n\nSystem-Hochdruckpumpen gemäß den Anl. K 5, 5a vertreiben. Diese Geräte \n\nweisen zwei hintereinander geschaltete, unabhängig voneinander angetriebene \n\nKolben auf, wobei der erste Kolben einen konstanten oberen Totpunkt hat, wäh-\n\nrend der zweite Kolben linear verstellt werden kann. Bei dem Gerät 2690, das \n\nUntersuchungsgegenstand des sogenannten Weissgerber-Berichts (Anl. K 6) \n\nwar, können laut dieses Berichts die Flussraten von 0,1 ml/min bis zu 10 ml/min \n\nvariieren. In der Betriebsart \"Auto\" ändert sich über diese Variationsbreite hier-\n\nnach die Hublänge des Primärkolbens in fünf Stufen (Schritten). Der Hub bis \n\nzum oberen Totpunkt beträgt bei zunehmender Flussrate 25 μl, 50 μl, 100 μl, \n\n120 μl oder 130 μl und umgekehrt. Die Hublänge des zweiten Kolbens (Akku-\n\nmulatorkolbens) ändert sich laut des Berichts in ähnlicher Weise, wobei sie auf \n\nden einzelnen Stufen jeweils etwas abnimmt (bei zunehmender Flussrate) bzw. \n\nzunimmt (bei abnehmender Flussrate). Nach jedem Kolben hat die Vorrichtung \n\neinen Drucksensor, von denen der letzte den Systemdruck feststellt. Die An-\n\npassung der Hublänge erfolgt jedoch unabhängig vom Systemdruck. Laut Be-\n\ndienungsanleitung gemäß Anl. K 5a ist es möglich, über eine Software die Vor-\n\nkompression so zu gestalten, dass die Drücke ausgeglichen werden (to balance \n\npressures, providing the smooth, ripple-free flow). \n\n4 \n\n5 \n\nNach Einholung eines Gutachtens und mündlicher Anhörung des gericht-\n\nlichen Sachverständigen Prof. Dr. S. hat das Landgericht die Beklagten \n\nantragsgemäß zu Unterlassung und Auskunft verurteilt und die Verpflichtung \n\nder Beklagten zu Schadensersatz festgestellt. \n\nAuf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht den bereits \n\nvom erkennenden Senat in der Patentnichtigkeitssache als gerichtlichen Sach-\n\nverständigen hinzugezogenen Prof. Dr. M. mit einer schriftlichen Be- \n\ngutachtung betraut und mündlich angehört. Das Berufungsgericht hat sodann \n\nunter Aufhebung des landgerichtlichen Urteils die Klage abgewiesen. \n\n6 \n\nHiergegen wendet sich die Klägerin mit der vom Senat zugelassenen \n\nRevision, wobei sie hauptsächlich begehrt, \n\ndas Urteil des Oberlandesgerichts aufzuheben und die Berufung \n\nder Beklagten gegen das Endurteil des Landgerichts München I \n\nvom 18. Dezember 2002 in der Fassung des Beschlusses vom \n\n29. Januar 2003 zurückzuweisen. \n\n7 \n\nDie Beklagten treten diesem Rechtsmittel entgegen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n8 \n\n9 \n\nDie zulässige Revision der Klägerin führt zur Aufhebung des angefochte-\n\nnen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. \n\n1. Nach Patentanspruch 1 betrifft das Klagepatent eine Pumpeinrichtung \n\nmit wählbarer Flussrate zum Fördern von Flüssigkeiten unter hohem Druck. \n\nSolche Vorrichtungen werden insbesondere in der Flüssigkeitschromatographie \n\neingesetzt, um die bewegliche Phase durch die Trennsäule hindurchzuführen. \n\nDabei soll einerseits die Flussrate einstellbar sein, andererseits die eingestellte \n\nFlussrate zur Vermeidung von Messfehlern möglichst konstant (schwankungs-\n\nfrei) gehalten werden. Ein relativ gleichmäßiger Förderstrom ergibt sich bereits, \n\nwenn die Einrichtung zwei mit Phasenabstand angetriebene Pumpen aufweist, \n\ndie mit gleichbleibendem Hubvolumen arbeiten und bei denen nur die Hubfre-\n\nquenz verändert wird. \n\n10 \n\nBei den in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie auftretenden \n\nhohen Drücken bildet jedoch die Kompressibilität der Flüssigkeit eine zusätzli-\n\nche Quelle für Flusspulsationen. Denn bei jedem Kompressionszyklus der \n\nPumpe muss der erste Kolben vor Beginn der Förderung der Flüssigkeit erst \n\neinen bestimmten Weg zurücklegen, um die Flüssigkeit auf den endgültigen \n\nFörderdruck zu bringen. Das führt zu Flusspulsationen entsprechend der Pum-\n\npenfrequenz, die sich insbesondere bei niedrigen Flussraten und kleinen Spit-\n\nzen (Peaks) im Chromatogramm bemerkbar machen. \n\n11 \n\nHieraus ergibt sich, wie in der Klagepatentschrift weiter angegeben ist, \n\ndas technische Problem, eine Pumpeinrichtung zur Verfügung zu stellen, die es \n\nmit konstruktiv einfachen Mitteln erlaubt, innerhalb eines breiten Bereichs von \n\nFlussraten nachteilige Auswirkungen von Pulsationen auf die chromatographi-\n\nschen Messergebnisse weitgehend zu vermeiden. \n\n12 \n\nNach Patentanspruch 1 des Klagepatents soll dies mit folgender Merk-\n\nmalskombination erreicht werden: \n\nPumpeinrichtung zum Fördern von Flüssigkeit unter hohem Druck, \n\nbei dem sich die Kompressibilität der Flüssigkeit bemerkbar macht, \n\nmit einer wählbaren Flussrate, umfassend \n\n1. eine erste Pumpenkammer (7), \n\n1.1 \n\nin der ein erster Kolben (10) eine Hubbewegung vollführt \n\nund \n\n1.2 die eine Einlassöffnung und eine Auslassöffnung aufweist, \n\n2. eine zweite Pumpenkammer (18), \n\n2.1 \n\nin der ein zweiter Kolben (20) eine Hubbewegung vollführt \n\nund \n\n2.2 die eine Einlassöffnung und eine Auslassöffnung aufweist, \n\n3. eine Verbindungsleitung (12, 14) zwischen der Auslassöffnung \n\nder ersten Pumpenkammer und der Einlassöffnung der zweiten \n\nPumpenkammer, \n\n4. ein Einlassventil (4) \n\n4.1 das an die Einlassöffnung der ersten Pumpenkammer an-\n\ngeschlossen ist und \n\n4.2 durch das ein Flüssigkeitsstrom in die erste Pumpenkam-\n\nmer eintreten kann und eine Strömung in entgegengesetz-\n\nter Richtung verhindert wird, \n\n5. ein Auslassventil (13), \n\n5.1 das an den Auslass der ersten Pumpenkammer ange-\n\nschlossen ist und \n\n5.2 durch das Flüssigkeit in die zweite Pumpenkammer ein-\n\nströmen kann und eine Strömung in entgegengesetzter \n\nRichtung verhindert wird, \n\n6. Antriebsmittel (30, 34; 31, 33; 32, 36) \n\n6.1 \n\nfür die Hubbewegung des ersten und des zweiten Kol-\n\nbens, \n\n6.2 wobei die Flüssigkeit in der ersten Pumpenkammer auf ei-\n\nnen hohen Druck komprimiert wird, bevor die komprimierte \n\nFlüssigkeit in die zweite Pumpenkammer gefördert wird, \n\n7. mit den Antriebsmitteln (30, 34; 31, 33; 32, 36) gekoppelte \n\nSteuermittel (41, 42, 43, 44, 35) \n\n7.1 zur Einstellung der Hublängen der Kolben (10, 20) zwi-\n\nschen ihrem jeweiligen oberen und unteren Totpunkt \n\n7.2 \n\nin Abhängigkeit von der gewünschten Flussrate der geför-\n\nderten Flüssigkeit am Ausgang der Pumpenvorrichtung, \n\n7.3 wobei das Hubvolumen (d.h. die während eines Pumpzyk-\n\nlus verdrängte Flüssigkeitsmenge) mit abnehmender \n\nFlussrate verringert wird und umgekehrt, \n\n7.4 derart, dass Pulsationen in dem an den Ausgang der \n\nPumpeinrichtung geförderten Flüssigkeitsstrom verringert \n\nwerden (\"such that pulsations ... are reduced\"). \n\n13 \n\nPatentgemäß wird also die Flussrate sowohl durch Veränderung der \n\nHubfrequenz als auch durch Veränderung des Hubvolumens beeinflusst. Dar-\n\naus ergeben sich zwei Vorteile: \n\n- Zum einen wird mit - bei kleinerer Flussrate - kleiner werdendem \n\nHubvolumen auch das Volumen kleiner, das vor Beginn des För-\n\nderns auf den Enddruck zu komprimieren ist, was die Kompres-\n\nsionsphase verkürzt und zu geringeren Pulsationen führt. \n\n- Zum anderen bedeutet ein geringeres Hubvolumen eine höhere \n\nHubfrequenz und damit eine entsprechend höhere Frequenz der \n\nverbleibenden Pulsationen. Diese wirkt sich günstig aus, weil \n\nhochfrequente Pulsationen eher wie ein gleichmäßiges Hinter-\n\ngrundsignal wirken, welches das gesamte Chromatogramm im \n\nWesentlichen gleichmäßig beeinflusst. \n\n14 \n\n2. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass bei dem mit der Klage be-\n\nanstandeten A. -System die unter den Nrn. 1 bis 6 aufgegliederten Merk- \n\nmale vorhanden sind. In Streit steht allein die Verwirklichung der Merkmals-\n\ngruppe 7. \n\n15 \n\n3. Insoweit geht das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit ständiger \n\nRechtsprechung des Senats davon aus, dass eine patentgeschützte Lehre von \n\neinem zur Benutzung der Erfindung nicht berechtigten Dritten entweder in wort-\n\nsinngemäßer Weise oder unter Verwendung vom Wortsinn abweichender Mittel \n\nverletzt werden kann. Im Streitfall hält es jedoch keine dieser Alternativen für \n\ngegeben. \n\n16 \n\nDie mit den Antriebsmitteln gekoppelten Steuermittel des A. - \n\nSystems dienten zwar zur Einstellung der Hublängen der Kolben zwischen ih-\n\nrem jeweiligen oberen und unteren Totpunkt (Merkmale 7, 7.1). Da bei dem \n\nA. -System das Hubvolumen in drei bzw. fünf Stufen der geänderten \n\nFlussrate angepasst werden könne, erfolge die Steuerung aber nicht in Abhän-\n\ngigkeit von der gewünschten Flussrate (Merkmal 7.2). Denn der als Sachver-\n\nständiger hinzugezogene Prof. Dr. M. habe angegeben, der Durch- \n\nschnittsfachmann verstehe dieses Merkmal dahin, dass Frequenz und Hubvo-\n\nlumen mit der Flussrate so geändert würden, dass es zu einer stetigen (nicht \n\nnotwendigerweise linearen) Funktion komme. Merkmal 7.3 sei nicht wortsinn-\n\ngemäß verwirklicht, weil nach den Ausführungen von Prof. Dr. M. dann, \n\nwenn die patentierte Idee mit einfachen steuerungstechnischen Mitteln genutzt \n\nwerden solle, vom Kern der geschützten Lehre nur Gebrauch gemacht werde, \n\nwenn sich die in Fig. 5 der Klagepatentschrift gezeigte Kurve a von der Kurve b \n\nlöse und oberhalb dieser liege. Das sei aber schon dann nicht der Fall, wenn \n\ndas Hubvolumen - wie bei dem A. -System - jedenfalls abschnittsweise \n\nkonstant bleibe. Merkmal 7.4 sei schließlich nicht verwirklicht, weil nach den \n\nAngaben von Prof. Dr. M. für die patentgemäßen Mittel kennzeichnend sei, \n\ndie Pulsationen - entsprechend der beispielhaften Fig. 6 des Klagepatents - nur \n\nreduzieren zu können, Zweck und Grundlage des A. -Systems aber \n\ndie Eliminierung der Pulsationen sei. \n\n17 \n\nDen Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen sei zu folgen, \n\nweil sie von Sachverstand geprägt seien, gegen die fachliche Kompetenz von \n\nProf. Dr. M. keine vernünftigen Einwände vorgebracht werden könnten \n\nund der in erster Instanz als gerichtlicher Sachverständiger hinzugezogene \n\nProf. Dr. S. deshalb zu einem anderen Ergebnis (wortsinngemäße Ver- \n\nwirklichung aller Merkmale) gekommen sei, weil er unrichtigerweise auf das \n\nVerständnis eines Anwenders, nicht aber auf die Sicht des Durchschnittsfach-\n\nmanns abgestellt habe, als der nach den Feststellungen des Bundesgerichts-\n\nhofs im Patentnichtigkeitsverfahren und den Ausführungen von Prof. Dr. M. \n\n ein Diplomingenieur anzusehen sei, der an einer Fachhochschule, einer \n\nTechnischen Hochschule oder eine Universität ausgebildet worden sei und der \n\nvertiefte Kenntnisse im Bereich der Feinmechanik, der Hochdrucktechnik und \n\nder Steuerungstechnik sowie Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung und \n\nKonstruktion von Flüssigkeitschromatographen habe. Diesem Anforderungspro-\n\nfil entspreche Prof. Dr. M. als Direktor des Instituts für Fluidtechnische \n\nAntriebe und Steuerungen der … ohne Weiteres. Dessen Feststel- \n\nlungen werde deshalb gefolgt. \n\n18 \n\nDaher scheide auch eine äquivalente Verwirklichung aus. Denn nach den \n\nAusführungen von Prof. Dr. M. sei das A. -System seiner \n\nFunktionsweise nach dem im Nichtigkeitsverfahren entscheidungserheblichen \n\nStand der Technik (Saito) nachgebildet, womit bereits eine Einteilung in \n\ndrei/fünf Bereiche offenbart gewesen sei. Was das Merkmal 7.2 anbelange, \n\nstehe das A. -System somit für den Durchschnittsfachmann näher bei Saito \n\nals beim Klagepatent. Was die Merkmale 7.3 und 7.4 betreffe, scheide eine ä-\n\nquivalente Benutzung hingegen deshalb aus, weil das A. -System wie \n\nSaito zum Ziel habe, Pulsationen gänzlich zu vermeiden und somit seine Auf-\n\ngabe nicht deckungsgleich mit der des Klagepatents sei. \n\n19 \n\n4. Mit dieser Begründung kann die Abweisung der Klage keinen Bestand \n\nhaben, weil dem Urteil weder eine Auslegung des Klagepatents durch das Beru-\n\nfungsgericht zu Grunde liegt, noch dessen Ausführungen zur Frage der Ver-\n\nwendung abgewandelter Mittel frei von Rechtsfehlern sind und die bislang ge-\n\ntroffenen Feststellungen eine abschließende Entscheidung nicht erlauben, ob \n\ndas mit der Klage beanstandete A. -System die Lehre nach Anspruch 1 \n\ndes Klagepatents wortsinngemäß oder mittels abweichender Gestaltung in ei-\n\nner in dessen Schutzbereich fallenden Weise verwirklicht. \n\n20 \n\na) Das Berufungsgericht ist zwar in Übereinstimmung mit der ständigen \n\nRechtsprechung des Senats davon ausgegangen, dass es zur Beurteilung der \n\nFrage, ob eine Patentverletzung vorliegt, zunächst der Befassung mit der tech-\n\nnischen Lehre bedarf, die sich aus dem angeblich benutzten Patentanspruch \n\nergibt. Die Art und Weise, wie das Berufungsgericht sich den dann seinem Ur-\n\nteilsauspruch zu Grunde gelegten Sinngehalt von Patentanspruch 1 erschlos-\n\nsen hat, war aber nicht rechtsfehlerfrei. Denn die Ermittlung hat der vom Beru-\n\nfungsgericht hinzugezogene Sachverständige vorgenommen und die angefoch-\n\ntene Entscheidung lässt nicht erkennen, dass für die im Urteil wiedergegebenen \n\nAusführungen zum Wortsinn eine eigene Würdigung des Berufungsgerichts \n\nmaßgeblich war. Das widerspricht ständiger Rechtssprechung, die sich auf Ur-\n\nteile des Senats gründet, die bereits vor Erlass der angefochtenen Entschei-\n\ndung des Berufungsgerichts ergangen sind. Denn hiernach betrifft die Ausle-\n\ngung eines Klagepatents eine Rechtsfrage (BGHZ 160, 204 - Bodenseitige \n\nVereinzelungseinrichtung, m.w.N.; vgl. auch die nach Erlass des angefochtenen \n\nUrteils \n\nergangenen Senatsentscheidungen BGHZ \n\n166, \n\n305, \n\n311 \n\n- Vorausbezahlten Telefongespräche; v. 13.02.2007 - X ZR 74/05, Tz. 18 - Ket-\n\ntenradanordnung, für BGHZ bestimmt). Sie ist deshalb von dem angerufenen \n\nGericht eigenständig zu leisten und darf nicht dem gerichtlichen Sachverständi-\n\ngen überlassen werden, wie der Senat in seinem Urteil vom 11. Dezember \n\n2005 (X ZR 76/04, GRUR 2006, 131 - Seitenspiegel) bestätigt hat. Das Ver-\n\nständnis eines oder der in den Tatsacheninstanzen hinzugezogenen Sachver-\n\nständigen vom Patentanspruch genießt als solches bei der richterlichen Ausle-\n\ngung grundsätzlich auch ebenso wenig Vorrang wie das Verständnis einer Par-\n\ntei (Sen.Urt. v. 13.02.2007 - X ZR 74/05, Tz. 18 - Kettenradanordnung, für \n\nBGHZ bestimmt). Denn es kommt nicht darauf an, wie einzelne Angehörige der \n\nFachwelt oder eine Mehrzahl von Fachleuten den Patentanspruch verstehen. \n\nDas Gericht hat vielmehr selbst mittels eines wertenden Akts zu bestimmen, \n\nwie der Patentanspruch zu verstehen ist, wenn das auf dem betreffenden Ge-\n\nbiet der Technik übliche allgemeine Fachwissen sowie die durchschnittlichen \n\nKenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten der dort tätigen Fachwelt zur Erfas-\n\nsung des Wortlauts des Patentanspruchs und dessen hiermit festgelegten \n\nSinns herangezogen und auf diese Weise fachmännischer Sicht Rechnung ge-\n\ntragen wird (BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). \n\n21 \n\nb) aa) Bei der Verneinung der Frage, ob das A. -System als vom \n\nWortsinn abweichende Ausführung der Lehre des Patentanspruchs 1 in dessen \n\nSchutzbereich fällt, hat das Berufungsgericht eine zergliedernde Betrachtung \n\nvorgenommen, indem es sich nur hinsichtlich einzelner Merkmale des Patent-\n\nanspruchs die Frage vorgelegt hat, ob insoweit bei der beanstandeten Ausfüh-\n\nrung ein gleichwertiges Ersatzmittel vorhanden ist. Schon das genügt nicht den \n\nrechtlichen Anforderungen, die nach ständiger Rechtsprechung des Senats \n\ndarüber entscheiden, ob eine Ausführung trotz vorhandener Abweichung vom \n\nWortsinn den Patentanspruch verwirklicht. Ebenso wie bei der Bestimmung, \n\nwelcher Sinngehalt den Merkmalen des Patentanspruchs zukommt, stets des-\n\nsen Gesamtzusammenhang in den Blick zu nehmen ist und eine Erforschung \n\ndes Inhalts einzelner Merkmale nur dazu dienen kann, schrittweise den allein \n\nmaßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als Einheit zu ermitteln (vgl. \n\nBGHZ 159, 221 - Drehzahlermittlung), ist auch die angegriffene Ausführung, \n\nsoweit ihre Gestaltung im Hinblick auf die patentgemäße Lösung von Bedeu-\n\ntung ist, als Gesamtheit zu erfassen; hiervon ausgehend ist zu entscheiden, ob \n\ndiese Gesamtheit als solche trotz der vorhandenen Abwandlung eines oder \n\nmehrer patentgemäßer Lösungsmittel eine auffindbar gleichwertige Lösung dar-\n\nstellt. \n\n22 \n\nbb) Der Senat hat im Interesse der Rechtssicherheit für die Prüfung, ob \n\ndas so ist, einen Fragenkatalog erarbeitet (unter anderem BGHZ 150, 149 \n\n- Schneidmesser I), dessen Beantwortung regelmäßig geboten ist. Eine Aussa-\n\nge darüber, ob eine abweichende Ausführung in den Schutzbereich fällt, kann \n\ndanach regelmäßig nur dann als auf ausreichender Grundlage beruhend ange-\n\nsehen werden, wenn die Entscheidung erkennen lässt, dass der Tatrichter sich \n\nmit den betreffenden Fragen befasst hat und - bei Verneinung der Zugehörig-\n\nkeit - an welcher Voraussetzung es fehlen soll. \n\n23 \n\n24 \n\nAuch diesen Anforderungen genügt das angefochtene Urteil nicht. \n\n(1) Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausfüh-\n\nrung in dessen Schutzbereich fällt, muss nämlich regelmäßig dreierlei erfüllt \n\nsein. Die Ausführung muss das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit \n\n(zwar abgewandelten, aber) objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Seine \n\nFachkenntnisse müssen den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausfüh-\n\nrung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überle-\n\ngungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich derart \n\nam Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert \n\nsein, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandel-\n\nten Mitteln als der gegenständlichen (wortsinngemäßen) Lösung gleichwertige \n\nLösung in Betracht zieht. \n\n25 \n\n(2) Die vom Berufungsgericht aus dem Sachverständigengutachten von \n\nProf. Dr. M. im Hinblick auf das Merkmal 7.2 übernommene Feststel- \n\nlung, dass die Lösung des A. -System für den Durchschnittsfachmann nä- \n\nher beim Stand der Technik (Saito) liege als beim Klagepatent, betrifft hiernach \n\nkeinen Gesichtspunkt, der darüber entscheidet, ob die mit der Klage beanstan-\n\ndete Ausführung in den Schutzbereich des Patentanspruchs 1 des Klagepa-\n\ntents fällt. Welcher der drei vom Senat herausgearbeiteten Voraussetzungen \n\ndie angebliche Nähe zum Stand der Technik entgegenstehen soll, hat das Be-\n\nrufungsgericht auch nicht dargelegt. Entgegen der Erwiderung der Beklagten \n\nlässt die allgemeine und letztlich nur eine Behauptung darstellende Aussage \n\ndes Berufungsgerichts weder erkennen, dass hiermit die dritte Voraussetzung \n\nverneint werden sollte, noch wäre sie überhaupt geeignet, das Fehlen dersel-\n\nben zu begründen. Da diese Voraussetzung auf konkrete Überlegungen ab-\n\nstellt, ist eine derart allgemeine Darlegung, wie sie das Berufungsgericht für \n\nausreichend gehalten hat, insoweit völlig unbrauchbar. \n\n26 \n\n(3) Sollte das Berufungsgericht jedoch gemeint haben, hieraus folge die \n\nBerechtigung des von den Beklagten erhobenen Einwands, das A. - \n\nSystem stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Er-\n\nfindung dar, beruhte auch das nicht auf einer rechtsfehlerfreien Rechtsanwen-\n\ndung. Denn auch zur Darlegung und zum Nachweis dieses sogenannten Form-\n\nstein-Einwands genügt nicht eine vergleichsweise größere Nähe der als patent-\n\nverletzend beanstandeten Ausführung zum Stand der Technik. Es kommt viel-\n\nmehr darauf an, dass die Lehre zum technischen Handeln, die diese Ausfüh-\n\nrung verkörpert, sich nicht durch Neuheit oder erfinderische Tätigkeit vom Stand \n\nder Technik unterscheidet. Denn zum Erfolg des sogenannten Formstein-\n\nEinwands ist es nötig, dass die Gesamtheit derjenigen Merkmale der als pa-\n\ntentverletzend beanstandeten Ausführung, deretwegen festgestellt werden \n\nkann, dass diese in den Schutzbereich des Patentanspruchs fällt, als gegen-\n\nständliche Lehre zum technischen Handeln den gesetzlichen Anforderungen für \n\neinen Patentschutz nicht genügt hätte, wenn sie zum Prioritätszeitpunkt des \n\nerteilten Patents angemeldet worden wäre (BGHZ 98, 21 f. - Formstein; BGHZ \n\n134, 353, 357 f. - Kabeldurchführung I). \n\n27 \n\n(4) Auch die hinsichtlich der Merkmale 7.3 und 7.4 getroffene Feststel-\n\nlung des Berufungsgerichts, deren äquivalente Verletzung scheide aus, weil das \n\nA. -System zum Ziel habe, Pulsationen gänzlich zu vermeiden, und \n\ndamit bei ihm ein Umstand gegeben sei, auf den es nach der Lehre des Klage-\n\npatents nicht ankomme, füllt keine der maßgeblichen Voraussetzungen aus. Mit \n\ndieser Feststellung ist zunächst einmal nur ein Mehr an Leistung im Vergleich \n\nzu dem angesprochen, was ausweislich Merkmal 7.4 die nach Patentan-\n\nspruch 1 geschützte Lehre ausmachen soll. Ein Leistungsüberschuss einer vom \n\nWortsinn abweichenden Ausführung schließt aber deren Einbeziehung in den \n\nSchutzbereich eines Patentanspruchs nicht aus. Dies gilt insbesondere, wenn \n\ndie als patentverletzend beanstandete Ausführung über die Gesamtheit der \n\nMerkmale hinaus, die im Hinblick auf die Einbeziehung dieser Ausführung in \n\nden Schutzbereich von Bedeutung sind, zusätzliche Gestaltungsmittel aufweist, \n\nweil dann deren Existenz für eine weitere Leistungssteigerung verantwortlich \n\nsein kann. Gerade das war im Streitfall zu klären, weil die Klägerin sich insoweit \n\nunter Hinweis auf den Prospekt gemäß Anl. K 5a auf das Vorhandenseins eines \n\nDruckwandlers und einer softwaregesteuerten Vordruckregelung berufen hat. \n\nDie damit aufgezeigte Möglichkeit, dass auch das A. -System \n\nüber das Hubvolumen so gesteuert wird, dass Pulsationen in dem an den Aus-\n\ngang der Pumpeneinrichtung geförderten Flüssigkeitsstrom verringert werden, \n\nund dieses System zur Beseitigung noch verbleibender Pulsationen nur durch \n\nzusätzliche Maßnahmen befähigt ist, wird jedoch durch den bloßen Hinweis des \n\nBerufungsgerichts nicht ausgeräumt, nach den Ausführungen von Prof. \n\nDr. M. sei aus dem so genannten Weissgerber-Bericht (Anl. K 6) nicht \n\nersichtlich, wie sich die Regelung von Primär- und Systemdruck auf die Pulsati-\n\non auswirke, um den vom A. -System beanspruchten \"ripple-free flow\" \n\nnachzuweisen. \n\n28 \n\ncc) Damit ist bisher (auch) die Frage der Gleichwirkung des A. - \n\nSystems ungeklärt geblieben. Hierbei handelt es sich um eine Frage, deren Be-\n\nantwortung tatrichterlicher Feststellung und Würdigung bedarf (Sen.Urt. v. \n\n22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313 - Stapeltrockner). Jedenfalls das \n\nmacht die ausgesprochene Zurückverweisung der Sache an das Berufungsge-\n\nricht notwendig. \n\n29 \n\n30 \n\n5. Im weiteren Verfahren wird das Berufungsgericht Folgendes zu be-\n\ndenken haben: \n\na) Maßgebliche Grundlage dafür, was durch ein europäisches Patent un-\n\nter Schutz gestellt ist, ist gemäß Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ der Inhalt der Pa-\n\ntentansprüche. Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand ei-\n\nnes Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in \n\ndem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat. Das verleiht dem in \n\ndem betreffenden Patentanspruch gewählten Wortlaut entscheidende Bedeu-\n\ntung. Was bei sinnvollem Verständnis - gegebenenfalls unter Berücksichtigung \n\nder Erläuterungen in Beschreibung und Zeichnungen - mit ihm nicht so deutlich \n\neinbezogen ist, dass es als zur Erfindung gehörend erkannt wird, kann den Ge-\n\ngenstand dieses Patentanspruchs nicht kennzeichnen (BGHZ 160, 204 \n\n- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). \n\n31 \n\nb) Hiernach wird im Streitfall zu berücksichtigen sein, dass das Patent \n\ndavon ausgeht, dass die Pumpeinrichtung die Wahl mehrerer Flussraten erlaubt \n\n(wählbare Flussrate, gewünschte Flussrate Sp. 1 Z. 47 der Beschreibung), dass \n\nalso der Betreiber im Rahmen der Förderkapazität der Einrichtung einstellen \n\nkann, welche Flüssigkeitsmenge am Ausgang der Pumpeinrichtung zur Verfü-\n\ngung steht. Da andererseits die Anzahl der wählbaren Flussraten im Patentan-\n\nspruch 1 nicht angegeben und dort auch nicht vorgegeben ist, wie sie sich un-\n\nterscheiden sollen, könnte deshalb sogar ausreichen, wenn die Einrichtung die \n\nEinstellung von mindestens zwei Flussraten innerhalb der förderbaren Flüssig-\n\nkeitsmengen erlaubt. Die Einstellbarkeit in drei oder fünf Stufen würde ebenfalls \n\ngenügen und die gewünschte Flussrate wäre patentgemäß immer nur eine der \n\nFlüssigkeitsmengen, die entsprechend der jeweiligen Herrichtung der Vorrich-\n\ntung jeweils zur Abgabe eingestellt werden kann. \n\n32 \n\nBei diesem Verständnis kommt es zur Flussrate, die aus den nach der \n\nHerrichtung der Vorrichtung möglichen ausgewählt wird, weil patentgemäß so-\n\nwohl die Hubfrequenz der angetriebenen Kolben als auch die während eines \n\nPumpzyklus verdrängte Flüssigkeitsmenge geräteseits gesteuert werden. Die \n\nEinstellung der Hublängen der Kolben zwischen den beiden Totpunkten, die \n\ndiese Menge bestimmen, erfolgte dabei nach der Merkmal 7.2 zugrunde liegen-\n\nden Anweisung geräteseits in Abhängigkeit von der eingestellten Flussrate. Die \n\nmit den Antriebsmitteln gekoppelten Steuermittel sorgten hiernach automatisch \n\nfür eine Einstellung der Hublänge je nachdem, welche der möglichen Einstel-\n\nlungen der Flussrate der Betreiber gerade gewählt hat. Wird eine mögliche \n\nFlussrate eingestellt, müsste das System für eine bestimmte Hublänge beider \n\nKolben unter verschiedenen möglichen sorgen. Im Fall einer Änderung der \n\nFlussrate (Verringerung oder Erhöhung auf einen anderen einstellbaren Wert) \n\nbedeutete das, dass auch dann eine automatische Einstellung der Hublänge zu \n\nerfolgen hätte. \n\n33 \n\nWas hierbei zu geschehen hat, besagten die Merkmale 7.3 und 7.4. We-\n\nder bei einer Erhöhung der Flussrate noch bei einer Verringerung der Flussrate \n\ndarf danach das Hubvolumen gleich bleiben. Eine Änderung der Einstellung der \n\nFlussrate muss vielmehr auch eine Änderung des Hubvolumens nach oben o-\n\nder unten zur Folge haben. Ausgehend von dem eingangs erwähnten Ver-\n\nständnis müsste daher die Einrichtung jeder vom Betreiber einstellbaren Fluss-\n\nrate dadurch Rechnung tragen, dass ein dieser Flussrate eigenes Hubvolumen \n\ngepumpt wird, das sich von dem Hubvolumen unterscheidet, mit der bei der \n\nnächst höheren oder nächst niedrigeren einstellbaren Flussrate gearbeitet wird. \n\nHinsichtlich des Maßes der Verringerung oder Erhöhung des Hubvolumens bei \n\ngeänderter Einstellung einer der möglichen Flussraten schreibt Merkmal 7.4 \n\nschließlich die Orientierung an dem dort vorgegebenen Ziel vor. \n\n34 \n\nc) Die vorstehend skizzierte Auslegung führt jedoch nicht ohne Weiteres \n\nzur Feststellung, dass das A. -System Patentanspruch 1 des Klagepatents \n\nnicht wortsinngemäß verwirklicht. In der Rechtsprechung des Senats ist aner-\n\nkannt, dass über die Verletzungsfrage nicht allein die Form entscheidet, die ei-\n\nne als patentverletzend beanstandete Ausführung bei Berücksichtigung aller \n\nihrer Gestaltungsmerkmale in ihrer konkreten Form hat (BGHZ 112, 140 \n\n- Befestigungsvorrichtung II; BGHZ 125, 303 - Zerlegvorrichtung für Baum-\n\nstämme; BGHZ 142, 7 - Räumschild), und dass letztlich die objektive Eignung \n\nmaßgeblich ist, die sich bei einer Sache daraus ergibt, wie sie benutzt werden \n\nkann, und nicht daraus, wie sie im Einzelfall oder üblicherweise benutzt wird \n\n(Sen.Urt. v. 13.12.2005 - X ZR 14/02, GRUR 2006, 399, 401 - Rangierkatze). \n\nIm Streitfall könnte es deshalb darauf ankommen, ob das A. -System nach \n\nseiner vorrichtungsmäßigen Ausgestaltung unter Beschränkung auf die drei o-\n\nder fünf Flussraten bedient werden kann, bei denen eine Umstellung des Hub-\n\nvolumens erfolgt. Bejahendenfalls könnten jedenfalls die Merkmale 7.2 und 7.3 \n\nverwirklicht sein und es könnte nur noch die wortsinngemäße Verwirklichung \n\nvon Merkmal 7.4 in Frage stehen, zu dem dann auch auf der Grundlage der \n\nvorstehend erörterten Auslegung von Patentanspruch 1 ebenfalls noch weitere \n\nFeststellungen des Berufungsgerichts notwendig wären. \n\n35 \n\n6. Sollte das Berufungsgericht nach erneuter Prüfung, die nach den vor-\n\nstehenden Ausführungen den gesamten Prozessstoff zu umfassen hat, zu dem \n\nErgebnis gelangen, dass Ansprüche wegen Patentverletzung bestehen, wird \n\neine Zurückweisung der Berufung insoweit nicht in Betracht kommen, als das \n\nLandgericht festgestellt hat, die Beklagten hätten den der Klägerin entstande-\n\nnen oder noch entstehenden Schaden zu ersetzen. Denn die Klägerin klagt \n\nnicht aus eigenem Recht. \n\nMelullis \n\n Scharen \n\n Keukenschrijver \n\n Meier-Beck \n\nGröning \n\nVorinstanzen: \n\nLG München I, Entscheidung vom 18.12.2002 - 21 O 1678/00 - \n\nOLG München, Entscheidung vom 23.12.2004 - 6 U 1946/03 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-04-17/x-zr-1-05","cited_norms":[],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-04-17/x-zr-1-05","retrieved":"2026-07-10 21:34:27.351878+00:00"},"card":{"id":"bgh/2007-04-17/x-zr-1-05","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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