{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2007-03-01","aktenzeichen":"I ZB 33/06","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"WEST MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3 Ist im markenrechtlichen Löschungsverfahren nicht auszuschließen, dass die angefochtene Beschwerdeentscheidung auf der Versagung rechtlichen Gehörs beruht, so muß der Rechtsbeschwerdeführer nicht vortragen, was er auf einen Hinweis des Gerichts ausgeführt hätte; die insoweit im Verfahren der Nichtzu- lassungsbeschwerde nach § 544 ZPO geltenden Grundsätze sind nicht anzu- wenden.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 33/06 \n\nBESCHLUSS \n\nvom \n\n1. März 2007 \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die IR-Marke Nr. 730 038 \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ \nBGHR \n\nja \n : nein \nja \n : \n\nWEST \n\nMarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3 \n\nIst im markenrechtlichen Löschungsverfahren nicht auszuschließen, dass die \nangefochtene Beschwerdeentscheidung auf der Versagung rechtlichen Gehörs \nberuht, so muß der Rechtsbeschwerdeführer nicht vortragen, was er auf einen \nHinweis des Gerichts ausgeführt hätte; die insoweit im Verfahren der Nichtzu-\nlassungsbeschwerde nach § 544 ZPO geltenden Grundsätze sind nicht anzu-\nwenden. \n\nBGH, Beschl. v. 1. März 2007 - I ZB 33/06 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 1. März 2007 durch die \n\nRichter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann \n\nund Dr. Kirchhoff \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss \n\ndes 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-\n\nrichts vom 25. Januar 2006 aufgehoben. \n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung \n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Die Widersprechende ist Inhaberin der für \"Filterzigaretten\" aufgrund \n\nvon Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke Nr. 1 152 164 \n\nWEST. \n\nAus dieser Marke hat sie gegen die Schutzbewilligung für die IR-Marke der \n\nMarkeninhaberin Nr. 730 038 \n\nWELT \n\nin der Bundesrepublik Deutschland Widerspruch erhoben. Diese Marke ist für \n\n\"Cigarettes et autres articles de tabac\" eingetragen. \n\n2 \n\nDie Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Wider-\n\nsprechenden zurückgewiesen. Zwischen der Widerspruchsmarke, bei der nur \n\nvon normaler Kennzeichnungskraft ausgegangen werden könne, und der ange-\n\ngriffenen Marke bestehe trotz einer teilweisen Identität der Waren keine Ver-\n\nwechslungsgefahr. \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\nDer hiergegen eingelegten Beschwerde der Widersprechenden hat das \n\nBundespatentgericht stattgegeben. Gegen diesen Beschluss richtet sich die \n\n- vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Marken-\n\ninhaberin. \n\nII. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des ange-\n\nfochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen \n\nVerhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht (§ 89 Abs. 4 \n\nMarkenG). \n\n1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne \n\nZulassung statthaft, weil die Markeninhaberin einen im Gesetz aufgeführten, die \n\nzulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel - die Ver-\n\nsagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) - mit konkreter Be-\n\n \n \n \n \n \n \n\n6 \n\n7 \n\ngründung gerügt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/03, GRUR 2004, \n\n76 = WRP 2004, 103 - turkey & corn; Beschl. v. 1.6.2006 - I ZB 121/05, Um-\n\ndruck S. 4). \n\n2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Es kann nicht ausgeschlossen \n\nwerden, dass die Entscheidung des Bundespatentgerichts auf einer Verletzung \n\ndes rechtlichen Gehörs der Markeninhaberin beruht (Art. 103 Abs. 1 GG). \n\na) Das Bundespatentgericht hat bei seiner Entscheidung maßgeblich auf \n\neine erheblich überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-\n\nmarke abgestellt. Dafür hat es sich auf den Umsatz und den Marktanteil der \n\nWiderspruchsmarke sowie den großen Werbeaufwand für diese Marke gestützt. \n\nDass die Widerspruchsmarke für Zigaretten dauerhaft und intensiv beworben \n\nworden sei, ergebe sich aus der Vielzahl der im Verfahren vor der Markenstelle \n\nzu den Akten gereichten Werbebeispiele und sei zudem gerichtsbekannt. Die \n\nWerbung für die Widerspruchsmarke sei in allen Bereichen, in denen für Ziga-\n\nretten geworben werden dürfe, nahezu omnipräsent. Aufgrund der Dauer und \n\ndes Umfangs dieser Werbung, z.B. auf Werbewänden, auf Litfasssäulen, in Zei-\n\ntungen und Zeitschriften sowie anlässlich von Sportveranstaltungen, insbeson-\n\ndere solchen des Motorrennsports, sei davon auszugehen, dass die Widerspre-\n\nchende den Bekanntheitsgrad ihrer Marke seit dem Zeitpunkt der Eintragung \n\nnochmals nicht unerheblich gesteigert habe. \n\n8 \n\nb) Die Rechtsbeschwerde rügt u.a., das Bundespatentgericht habe an-\n\nders als das Deutsche Patent- und Markenamt festgestellt, die für eine erhöhte \n\nKennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke maßgeblichen Umstände seien \n\ngerichtsbekannt und damit nicht beweisbedürftig, ohne der Markeninhaberin \n\nzuvor durch einen entsprechenden Hinweis Gelegenheit zur Stellungnahme zu \n\ngeben. Dies sei jedoch zur Wahrung des Anspruchs der Markeninhaberin auf \n\nrechtliches Gehör notwendig gewesen, weil die Markeninhaberin vor dem Deut-\n\nschen Patent- und Markenamt eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Wider-\n\nspruchsmarke bestritten habe. \n\n9 \n\nc) Das Bundespatentgericht hat das Recht der Markeninhaberin auf \n\nrechtliches Gehör dadurch verletzt, dass es seiner Entscheidung bestimmte \n\nTatsachen als gerichtsbekannt zugrunde gelegt hat. Dabei handelt es sich um \n\ndie Ausführungen zu Bereichen, Dauer und Umfang der Werbung für die Wi-\n\nderspruchsmarke. Möchte das Gericht offenkundige Tatsachen (§ 82 Abs. 1 \n\nSatz 1 MarkenG i.V. mit § 291 ZPO), zu denen auch die gerichtsbekannten Tat-\n\nsachen zählen, seiner Entscheidung zugrunde legen, so muss es sie zuvor in \n\ndas Verfahren einführen, damit die Beteiligten Stellung nehmen können (BGH, \n\nBeschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 = WRP 1997, 762 - Top \n\nSelection; Beschl. v. 19.6.1997 - I ZB 21/95, GRUR 1998, 396, 397 = WRP \n\n1998, 184 - Individual). Sofern keine mündliche Verhandlung stattfindet, ist ein \n\nschriftlicher Hinweis an die Verfahrensbeteiligten geboten. \n\n10 \n\nEine derartige Hinweispflicht besteht allerdings dann nicht, wenn es sich \n\num Umstände handelt, die allen Beteiligten ohne Weiteres gegenwärtig sind \n\nund von deren Entscheidungserheblichkeit sie wissen. Denn in einem solchen \n\nFall kann angenommen werden, dass die Beteiligten auch ohne einen aus-\n\ndrücklichen Hinweis hinreichende Gelegenheit zur Stellungnahme haben \n\n(BGHZ 31, 43, 45; BGH GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection). Im Streitfall \n\nkann jedoch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass der Marke-\n\nninhaberin, einem polnischen Unternehmen, Einzelheiten der Zigarettenwer-\n\nbung in Deutschland geläufig sein müssen. \n\n11 \n\nNach der Begründung des angefochtenen Beschlusses kann auch nicht \n\nangenommen werden, dass die als gerichtsbekannt behandelten Tatsachen \n\nneben den von der Widersprechenden vor der Markenstelle eingeführten Tat-\n\nsachen nur als zusätzliche, die Entscheidung letztlich nicht tragende Begrün-\n\ndung herangezogen werden sollten. Damit ist nicht auszuschließen, dass die \n\nangefochtene Entscheidung auf der Versagung des rechtlichen Gehörs beruhen \n\nkann (BGH GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection). Die Markeninhaberin muss-\n\nte nicht vortragen, was sie auf einen Hinweis des Gerichts zu den für gerichts-\n\nbekannt erachteten Tatsachen ausgeführt hätte. Die insoweit im Verfahren der \n\nNichtzulassungsbeschwerde nach § 544 ZPO geltenden Grundsätze \n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 11.2.2003 - XI ZR 153/02, NJW-RR 2003, 1003) sind im \n\nmarkenrechtlichen Löschungsverfahren, das durch den Amtsermittlungsgrund-\n\nsatz geprägt ist, nicht anzuwenden. \n\nv. Ungern-Sternberg \n\nBüscher \n\nSchaffert \n\nBergmann \n\nKirchhoff \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 25.01.2006 - 26 W(pat) 324/03 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-03-01/i-zb-33-06","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 544","ref_norm":"544","n":2},{"jurabk":"GG","ref":"Art 103","ref_norm":"103","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 83","ref_norm":"83","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 291","ref_norm":"291","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 82","ref_norm":"82","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-03-01/i-zb-33-06","retrieved":"2026-07-10 21:28:57.461635+00:00"},"card":{"id":"bgh/2007-03-01/i-zb-33-06","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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