{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2006-10-05","aktenzeichen":"I ZB 86/05","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"MarkenG § 8 Abs. 1 Farbmarke gelb/grün II Eine konturlose Farbkombinationsmarke ist nur dann gemäß § 8 Abs. 1 Mar- kenG grafisch darstellbar, wenn sie Angaben zur systematischen Anordnung der Farben enthält (EuGH, Urt. v. 24.6.2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Tz 34 - Heidelberger Bauchemie; Aufgabe von BGH, Beschl. v. 19.9.2001 - I ZB 3/99, GRUR 2002, 427 = WRP 2002, 450 - Farbmarke gelb/grün I). MarkenG § 8 Abs. 1, § 32 Abs. 2 Nr. 2 Die im Anmeldeformular in Bezug genommene Beschreibung der Marke kann - besonders bei nicht unmittelbar grafisch darstellbaren Zeichen - Bestandteil der grafischen Darstellung i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG und der Wiedergabe der Marke i.S. des § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sein. In diesem Fall bestimmt sie maßgeblich den mit der Marke beanspruchten Schutzgegenstand. MarkenG § 39 Eine Änderung der begehrten Marke im Eintragungsverfahren, die über die Re- gelung des § 39 MarkenG hinausgeht und den Schutzgegenstand verändert, verstößt gegen den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke. Sie ist unzu- lässig. Das gilt auch, wenn der eine Vielzahl von Gestaltungen umfassende Schutzgegenstand auf eine dieser Gestaltungen beschränkt werden soll.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 86/05 \n\nBESCHLUSS \n\nVerkündet am: \n5. Oktober 2006 \nWalz \nJustizamtsinspektor \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Markenanmeldung 395 02 619.9 \n\nNachschlagewerk: ja \nja \nBGHZ: \nja \nBGHR: \n\nMarkenG § 8 Abs. 1 \n\nFarbmarke gelb/grün II \n\nEine konturlose Farbkombinationsmarke ist nur dann gemäß § 8 Abs. 1 Mar-\nkenG grafisch darstellbar, wenn sie Angaben zur systematischen Anordnung \nder Farben enthält (EuGH, Urt. v. 24.6.2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = \nGRUR 2004, 858 Tz 34 - Heidelberger Bauchemie; Aufgabe von BGH, Beschl. \nv. 19.9.2001 - I ZB 3/99, GRUR 2002, 427 = WRP 2002, 450 - Farbmarke \ngelb/grün I). \n\nMarkenG § 8 Abs. 1, § 32 Abs. 2 Nr. 2 \n\nDie im Anmeldeformular in Bezug genommene Beschreibung der Marke kann \n- besonders bei nicht unmittelbar grafisch darstellbaren Zeichen - Bestandteil \nder grafischen Darstellung i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG und der Wiedergabe \nder Marke i.S. des § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sein. In diesem Fall bestimmt sie \nmaßgeblich den mit der Marke beanspruchten Schutzgegenstand. \n\nMarkenG § 39 \n\nEine Änderung der begehrten Marke im Eintragungsverfahren, die über die Re-\ngelung des § 39 MarkenG hinausgeht und den Schutzgegenstand verändert, \nverstößt gegen den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke. Sie ist unzu-\nlässig. Das gilt auch, wenn der eine Vielzahl von Gestaltungen umfassende \nSchutzgegenstand auf eine dieser Gestaltungen beschränkt werden soll. \n\nBGH, Beschl. v. 5. Oktober 2006 - I ZB 86/05 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 5. Oktober 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann \n\nund die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und \n\nDr. Bergmann \n\nbeschlossen: \n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den am 24. Juni 2005 an Verkün-\n\ndungs Statt zugestellten Beschluss des 28. Senats (Marken-\n\nBeschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der \n\nAnmelderin zurückgewiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Die Anmelderin begehrt mit ihrer Anmeldung vom 13. Januar 1995 die \n\nEintragung der Farben \"grün/gelb\" als \"sonstige Markenform\". Die grüne Farbe \n\nist bezeichnet als \"Pantone: 348C; Offset-Kunstdruck (HKS): HKS 57K; Offset-\n\nNaturdruck (HKS): HKS 57\", die gelbe Farbe als \"Pantone: 109C; Offset-Kunst-\n\ndruck (HKS): K+E 207 557; Offset-Naturdruck (HKS): K+E 207 558\". Der An-\n\nmeldung ist als Anlage ein Blatt mit zwei nebeneinander aufgeklebten Recht-\n\necken beigefügt, das linke in grüner Farbe, das rechte in gelber Farbe. Die An-\n\nmeldung enthält folgende Beschreibung der Marke: \n\n\"Die angemeldete Marke besteht aus der Farbzusammenstellung \n\ngrün und gelb. Die beiden Farben können in beliebiger Anordnung \n\nzueinander vorgesehen sein und verwendet werden.\" \n\n2 \n\nDie Eintragung soll erfolgen für die Waren \n\n\"Hydraulikflüssigkeit; Bremsflüssigkeiten; Rostschutzmittel; Korro-\n\nsionsschutzmittel; technische Öle und Fette; Schmiermittel; feste, \n\nflüssige und gasförmige Brennstoffe (einschließlich Motorentreib-\n\nstoffe)\" \n\nund für die Dienstleistungen \n\n\"Betrieb, Zurverfügungstellung, Vermietung und Verpachtung von \n\nTankstellenshops und Verkaufsautomaten an Dritte zwecks Ver-\n\ntrieb von Waren aller Art durch diese; Unterstützung solchen Ver-\n\ntriebs durch Beratung, Know-how-Vermittlung, Franchising oder \n\nLizenzvergabe; Betrieb, Zurverfügungstellung, Vermietung und \n\nVerpachtung von Tankstellenanlagen zur Reparatur, Wartung, In-\n\nstandhaltung und Reinigung von Kraftfahrzeugen.\" \n\n3 \n\nDie zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmel-\n\ndung mit der Begründung zurückgewiesen, es handele sich um ein nach § 3 \n\nAbs. 1 MarkenG schutzunfähiges Zeichen. Die hiergegen gerichtete Beschwer-\n\nde ist beim Bundespatentgericht ohne Erfolg geblieben. Die angemeldete Mar-\n\nke sei zwar markenfähig; es fehle ihr aber die gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG er-\n\nforderliche grafische Darstellbarkeit. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin \n\nhat der Senat diese Entscheidung aufgehoben und die Sache zur Prüfung sons-\n\ntiger Eintragungshindernisse an das Bundespatentgericht zurückverwiesen \n\n(BGH, Beschl. v. 19.9.2001 - I ZB 3/99, GRUR 2002, 427 = WRP 2002, 450 \n\n- Farbmarke gelb/grün I). Der Senat hat die Ansicht vertreten, die angemeldete \n\nMarke sei grafisch hinreichend dargestellt, weil ein Farbmuster eingereicht und \n\nauf das Farbklassifikationssystem \"Pantone\" Bezug genommen sei; die Angabe \n\neiner bestimmten Zuordnung der Farben zueinander und einer bestimmten \n\nFarbverteilung sei nicht erforderlich. Im weiteren Verfahren vor dem Bundespa-\n\ntentgericht hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter verfolgt und \n\nhilfsweise beantragt, \n\ndie angemeldete Marke in der eingereichten Form, also als Kom-\nbination der Farben Grün und Gelb im Verhältnis von ungefähr 1:1 \nin seitlicher Anordnung nebeneinander einzutragen; \n\nweiterhin hilfsweise die Eintragung der Marke aufgrund von Ver-\nkehrsdurchsetzung anzuordnen. \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\nDas Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin erneut zu-\n\nrückgewiesen (BPatG GRUR 2005, 1049). Mit der (zugelassenen) Rechtsbe-\n\nschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren einschließlich der \n\nHilfsanträge weiter. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke erneut als von \n\nder Eintragung ausgeschlossen angesehen. Dazu hat es ausgeführt: \n\nZweifelhaft sei weiterhin, ob die angemeldete Marke grafisch darstellbar \n\nsei (§ 8 Abs. 1 MarkenG). Der Bundesgerichtshof habe die Voraussetzungen \n\nhierfür im vorliegenden Fall zwar als erfüllt angesehen. Es spreche aber viel \n\ndafür, unter Durchbrechung der Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 MarkenG von \n\neinem Fehlen der grafischen Darstellbarkeit auszugehen. Die vom Bundesge-\n\nrichtshof geäußerte Rechtsansicht, die grafische Darstellbarkeit einer konturlo-\n\nsen Farbkombinationsmarke erfordere keine Angaben zur Farbverteilung, stehe \n\nin Widerspruch zu neueren Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen \n\nGemeinschaften. Dieser habe in Vorlageverfahren zur Schutzfähigkeit von \n\nFarbkombinationsmarken festgestellt, dass die nach Art. 2 MarkenRL erforderli-\n\nche grafische Darstellung von zwei oder mehreren konturlosen Farben eindeu-\n\ntig und dauerhaft sein müsse, was nur gewährleistet sei, wenn die Darstellung \n\nsystematisch so angeordnet sei, dass die betreffenden Farben in vorher festge-\n\nlegter und beständiger Weise verbunden seien. Die bloße form- und konturlose \n\nZusammenstellung zweier oder mehrerer Farben oder ihre Benennung \"in jegli-\n\nchen denkbaren Formen\" reiche hierfür nicht aus (Hinweis auf EuGH, Urt. v. \n\n24.6.2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Tz 33 f. - Heidel-\n\nberger Bauchemie). Diese vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften \n\naufgestellten Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit einer Marke seien \n\nim vorliegenden Fall nicht erfüllt. \n\n7 \n\nSelbst wenn aufgrund der Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 MarkenG \n\nvon der grafischen Darstellbarkeit auszugehen sei, stünden der Eintragung der \n\nangemeldeten Marke die - in der angefochtenen Entscheidung im Einzelnen \n\ndargelegten - Eintragungshindernisse der mangelnden Unterscheidungskraft \n\n(§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und der freihaltungsbedürftigen beschreibenden \n\nAngabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entgegen. Eine Eintragung kraft Verkehrs-\n\ndurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) scheitere an der Undifferenziertheit der \n\nangemeldeten Kombination von Farben. Der Mangel der grafischen Darstell-\n\nbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG könne nicht gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG \n\nüberwunden werden. \n\n8 \n\nBei der hilfsweise beanspruchten Eintragung der Marke in der eingereich-\n\nten Form, also in der Beschränkung auf ein konkretes Farbmuster, handele es \n\nsich nicht um eine bloße Beschränkung der ursprünglichen Anmeldung, son-\n\ndern um eine unzulässige Änderung der Anmeldung. Wegen des Charakters \n\nder angemeldeten Marke als unveränderliche und unteilbare Einheit sei es nicht \n\nmöglich, die Marke selbst zu ändern, insbesondere die Markenform zu wech-\n\nseln. Der Hilfsantrag verfolge aber einen Wechsel von einer abstrakten Farb-\n\nmarke in eine konkrete Aufmachungsmarke und letztlich in eine Bildmarke. Ein \n\nsolcher Kategoriewechsel verändere das Wesen der angemeldeten Marke und \n\nihren Schutzbereich mit der Folge, dass die begehrte Eintragung ausgeschlos-\n\nsen sei. \n\n9 \n\nIII. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand. Mit \n\nRecht hat das Bundespatentgericht angenommen, dass die angemeldete Marke \n\nvon der Eintragung ausgeschlossen ist, weil sie nicht gemäß § 8 Abs. 1 \n\nMarkenG grafisch darstellbar ist. Im Ergebnis zu Recht hat es auch die mit dem \n\nHilfsantrag begehrte Änderung des Schutzgegenstands als unzulässig angese-\n\nhen. \n\n10 \n\n11 \n\n1. Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG von der Ein-\n\ntragung ausgeschlossen, weil sie nicht grafisch darstellbar ist. \n\na) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat sich das Bundespa-\n\ntentgericht zu Recht nicht gemäß § 89 Abs. 4 MarkenG an die im Zurückver-\n\nweisungsbeschluss des Senats vom 19. September 2001 (I ZB 3/99, GRUR \n\n2002, 427 - Farbmarke gelb/grün I) vertretene Rechtsansicht als gebunden ge-\n\nsehen, wonach die angemeldete Marke gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch \n\ndarstellbar ist, ohne dass eine Angabe zur Farbverteilung erforderlich wäre. \n\nDiese Bindung besteht nicht, da der Gerichtshof der Europäischen Gemein-\n\nschaften zwischenzeitlich zur Auslegung des Art. 2 Abs. 1 MarkenRL und damit \n\nfür die Anwendung des § 8 Abs. 1 MarkenG durch die nationalen Behörden und \n\nGerichte verbindlich entschieden hat, dass für die grafische Darstellbarkeit die \n\nAngabe einer systematischen Anordnung erforderlich ist, in der die betreffenden \n\nFarben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (EuGH \n\nGRUR 2004, 858 Tz 33 f. - Heidelberger Bauchemie). \n\n12 \n\nDie Bindung an die rechtliche Beurteilung der aufhebenden Entscheidung \n\nentfällt, wenn sich die Rechtslage oder die rechtliche Beurteilung (rückwirkend) \n\ndurch übergeordnete gerichtliche Entscheidungen geändert hat (vgl. GmS-OGB \n\nin BGHZ 60, 392, 398 f.). Erst recht entfällt die Bindung, wenn ein oberstes \n\nBundesgericht seine Rechtsauffassung nicht kraft eigener Erkenntnis geändert \n\nhat, sondern sich die abweichende Rechtsauffassung aus einer zwischenzeit-\n\nlich ergangenen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-\n\nschaften ergibt, der zur verbindlichen Klärung des Richtlinienrechts allein zu-\n\nständig ist (Art. 234 EG). Die Beachtung des höherrangigen Rechts gebietet \n\ndas Zurücktreten der verfahrensrechtlichen Bindung (BGHZ 129, 178, 185; \n\nBVerwGE 87, 154, 165). \n\n13 \n\nb) Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 \n\nMarkenG entstammt der gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift des Art. 2 \n\nMarkenRL (BT-Drucks. 12/6581, S. 70). Der Senat ist daher bei der Auslegung \n\nvon § 8 Abs. 1 MarkenG an die Auslegung des Art. 2 MarkenRL durch den Ge-\n\nrichtshof der Europäischen Gemeinschaften gebunden. Wie das Bundespatent-\n\ngericht zutreffend erörtert, hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaf-\n\nten die Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit von abstrakten Farb-\n\nkombinationsmarken dahingehend bestimmt, dass die abstrakt und konturlos \n\nbeanspruchten Farben systematisch so angeordnet sein müssen, dass die \n\nbetreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden \n\nsind. Die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier Farben oder die \n\nNennung zweier Farben \"in beliebiger Anordnung zueinander\" reicht dafür nicht \n\naus, weil eine solche Anmeldung nicht die nach Art. 2 MarkenRL erforderlichen \n\nMerkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit aufweist (EuGH GRUR 2004, \n\n858 Tz 33 f. - Heidelberger Bauchemie). Entgegen der vom Senat bislang ver-\n\ntretenen Rechtsansicht ist danach eine Angabe der konkreten Farbverteilung \n\nerforderlich. Dieses Kriterium ist jedenfalls erfüllt, wenn etwa begehrt wird, meh-\n\nrere Farben im Verhältnis 1:1 in seitlicher Anordnung nebeneinander einzutra-\n\ngen, bei mehr als zwei Farben auch unter Angabe der Reihenfolge (vgl. BPatG \n\nGRUR 2005, 1056, 1057). \n\nc) Die angemeldete Marke erfüllt diese Anforderungen nicht. \n\nWie der Senat in der ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung bereits erör-\n\ntert hat, ergibt sich aus dem Zusammenhang des eingereichten Farbmusters \n\nund der Beschreibung der angemeldeten Marke, dass die Anmelderin eine kon-\n\nturlose Farbkombination als Marke beansprucht, in der die Farben Gelb und \n\nGrün in beliebiger Anordnung zueinander enthalten sein sollen (BGH GRUR \n\n2002, 427, 428 f. - Farbmarke gelb/grün I). Eine systematische Anordnung der \n\nFarben ist also nicht gegeben. \n\nd) Die von der Rechtsbeschwerde angeregte Vorlage an den Gerichtshof \n\nder Europäischen Gemeinschaften ist nicht veranlasst. \n\nVorliegend geht es nicht um die Frage, ob das Kriterium der grafischen \n\nDarstellbarkeit i.S. des Art. 2 MarkenRL über eine Bestimmung der Zuordnung \n\nder Farben und ihr flächenmäßiges Verhältnis untereinander hinaus auch eine \n\nkonkrete flächenhafte oder räumliche Begrenzung der Farben erfordert, wie der \n\nEntscheidung des Beschwerdegerichts, das die Aufmachungsmarke und die \n\n14 \n\n15 \n\n16 \n\n17 \n\nBildmarke als einschlägige Markenkategorie benennt, entnommen werden \n\nkönnte (dagegen zu Recht: BPatG GRUR 2005, 1056, 1057). Denn unzweifel-\n\nhaft erfüllt die angemeldete Marke die Voraussetzungen der grafischen Dar-\n\nstellbarkeit schon deshalb nicht, weil sie keine Angaben zu einer systemati-\n\nschen Anordnung der Farben Gelb und Grün enthält, sondern im Gegenteil eine \n\nbeliebige Farbanordnung beansprucht. \n\n18 \n\nEntgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde besteht auch kein Klä-\n\nrungsbedarf, wie die Entscheidung \"Heidelberger Bauchemie\" des Gerichtshofs \n\nder Europäischen Gemeinschaften mit der Entscheidung \"Libertel\" (EuGH, Urt. \n\nv. 6.5.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 = WRP 2003, \n\n735) in Einklang zu bringen ist. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen aus \n\nanderen Entscheidungen stellt der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaf-\n\nten in beiden Entscheidungen zunächst darauf ab, dass eine mittelbare grafi-\n\nsche Darstellung zulässig ist. Diese muss aber - um die Registerbehörden und \n\ndie Öffentlichkeit über die bestehenden Schutzrechte zu informieren - folgende \n\nAnforderungen erfüllen: sie muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht \n\nzugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (EuGH, Urt. v. 12.12.2002 \n\n- C-273/00, Slg. 2002, I-11737 = GRUR 2003, 145 Tz 47-51 = WRP 2003, 249 \n\n- Sieckmann [zum Geruchszeichen]; GRUR 2003, 604 Tz 28 f. - Libertel [zum \n\nabstrakten Einfarbenzeichen]; Urt. v. 27.11.2003 - C-283/01, Slg. 2003, I-14313 \n\n= GRUR 2004, 54, 57 Tz 55 - Shield Mark/Kist [zum Hörzeichen]; GRUR 2004, \n\n858 Tz 25-32 - Heidelberger Bauchemie [zum abstrakten Farbkombinationszei-\n\nchen]). Dass der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften für die abstrak-\n\nte Farbkombination die erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Bestän-\n\ndigkeit nur bei Angaben zur systematischen Anordnung der Farben als erfüllt \n\nansieht, folgt aus der Tatsache, dass ansonsten die Kombination mehrerer Far-\n\nben miteinander eine unübersehbare Vielfalt von Gestaltungen zuließe, die mit \n\ndem Charakter der Marke als Registerrecht, das der Allgemeinheit eine verläss-\n\nliche Information über den bestehenden markenrechtlichen Schutz ermöglichen \n\nsoll, nicht zu vereinbaren wäre. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde \n\nbesteht kein Wertungswiderspruch dazu, dass die abstrakte Einfarbenmarke \n\nohne konkrete flächenhafte oder räumliche Begrenzung Gegenstand des Mar-\n\nkenschutzes sein kann. Die einzelne Farbe kann herkunftshinweisend sein. Sie \n\nist als Marke eindeutig und graphisch dargestellt i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG \n\n(Art. 2 MarkenRL), wenn sie als solche genau und dauerhaft bezeichnet wird, \n\nohne dass es einer räumlichen Begrenzung oder - wie der 32. Senat des Bun-\n\ndespatentgerichts (BPatG GRUR 2005, 585, 589) anzunehmen scheint - der \n\nBenennung eines Verwendungszusammenhangs bedarf (Fesenmair/Müller, \n\nGRUR 2006, 724, 727 ff.). \n\n19 \n\ne) Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht ihr Einwand zum Erfolg, die \n\nAnmelderin habe unter Geltung des Warenzeichengesetzes einen eigentümer-\n\nähnlichen Besitzstand im Hinblick auf die angemeldete Marke erworben, der ihr \n\nnach Art. 14 GG nicht genommen werden könne und einen Anspruch auf regis-\n\nterrechtlichen Schutz begründe. Soweit ihr ein Kennzeichen kraft Benutzung \n\nerwachsen sein sollte, besteht dieses fort. Ein Anspruch auf gesetzwidrige Ein-\n\ntragung als Marke folgt daraus indes nicht. \n\n20 \n\n21 \n\n2. Die mit dem Hilfsantrag begehrte Änderung des Schutzgegenstands \n\nder angemeldeten Marke ist unzulässig. \n\na) Mit ihrem Hilfsantrag will die Anmelderin den vom Gerichtshof der Eu-\n\nropäischen Gemeinschaften aufgestellten Anforderungen an die grafische Dar-\n\nstellbarkeit einer Farbkombinationsmarke Rechnung tragen. Sie hat den ur-\n\nsprünglich beanspruchten Schutzgegenstand, der nach seiner Beschreibung \n\nausdrücklich auf die Kombination der beiden Farben Grün und Gelb in beliebi-\n\nger Anordnung gerichtet war, unzulässigerweise auf eine konkrete Anordnung \n\nbeschränkt. Eine Sachlage, bei der die (nachträgliche) Angabe zur Anordnung \n\nund zum Flächenverhältnis der Farben eine lediglich klarstellende Bedeutung \n\nhat (vgl. BPatG GRUR 2005, 1056, 1057), ist nicht gegeben. \n\n22 \n\nb) Dem Beschwerdegericht kann allerdings nicht darin beigetreten wer-\n\nden, dass in der Beschränkung nach dem Hilfsantrag ein Wechsel der Marken-\n\nform zu sehen sei. Die Anmelderin beansprucht weiterhin als \"sonstige Marken-\n\nform\" eine abstrakte Farbkombinationsmarke. Allein die Angabe zur systemati-\n\nschen Anordnung der Farben und zum Verhältnis der Farben zueinander führt \n\nnicht zur Änderung der beanspruchten Markenform. Weiterhin wird eine kontur-\n\nlose abstrakte Farbkombinationsmarke beansprucht, die allerdings statt der \n\nVielzahl der Farbanordnungen entsprechend dem aus § 8 Abs. 1 MarkenG fol-\n\ngenden Gebot auf eine bestimmte Farbanordnung begrenzt ist. In dieser Be-\n\nschränkung kann kein Wechsel der Markenkategorie in eine konkrete Aufma-\n\nchungsmarke oder eine Bildmarke gesehen werden. Die so beschriebene kon-\n\nturlose Farbzusammenstellung behält vielmehr ihre Bedeutung als eigenständi-\n\nge Markenform i.S. des § 3 Abs. 1 MarkenG. \n\n23 \n\nc) In der vorliegenden Beschränkung der beanspruchten Marke von der \n\nbeliebigen Farbanordnung auf eine bestimmte Anordnung liegt eine Änderung \n\ndes Schutzgegenstands, die unzulässig ist. \n\n24 \n\naa) Der Schutzgegenstand der mit dem Hauptantrag beanspruchten \n\nMarke wird durch die Beschreibung maßgeblich bestimmt. Denn die Beschrei-\n\nbung kann Bestandteil der (mittelbaren) grafischen Darstellung eines Zeichens \n\n(vgl. EuGH GRUR 2003, 145 Tz 70 - Sieckmann; GRUR 2003, 604 Tz 34 \n\n- Libertel) und auch ein Bestandteil der Wiedergabe der Marke gemäß § 32 \n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG sein. Die Beschreibung kann den Anmeldegegenstand \n\ndefinieren. Ergibt sich der beanspruchte Schutzgegenstand - wie hier - erst aus \n\n \n \n \n\n25 \n\n26 \n\nder im Anmeldeformular als Anlage in Bezug genommenen Beschreibung, wo-\n\nnach \"die beiden Farben in beliebiger Anordnung zueinander vorgesehen sein \n\nund verwendet werden können\", kommt der Beschreibung ein den Schutzge-\n\ngenstand der Anmeldung bestimmender Charakter zu. Dessen nachträgliche \n\nBeschränkung - wie im Hilfsantrag formuliert - ist eine relevante Änderung des \n\nSchutzgegenstands der angemeldeten Marke. \n\nbb) Dieser Änderung des Schutzgegenstands steht der Grundsatz der \n\nUnveränderlichkeit der Marke entgegen. \n\nDieser Grundsatz ist in § 39 MarkenG (im Gegensatz zu § 44 Abs. 2 \n\nGMV) nicht ausdrücklich geregelt. Aus der Begründung zum Gesetzesentwurf \n\nergibt sich jedoch, dass nur die in § 39 MarkenG benannten Änderungen mög-\n\nlich sein sollen (BT-Drucks. 12/6581, S. 91). Die Regelung entspricht der Se-\n\nnatsrechtsprechung zum Warenzeichengesetz (BGH, Urt. v. 25.10.1957 \n\n- I ZR 136/56, GRUR 1958, 185, 186 - Wyeth). Danach ist das Warenzeichen \n\nbereits bei der Anmeldung eine unteilbare Einheit, so dass die Streichung eines \n\nBestandteils eines zusammengesetzten Warenzeichens unzulässig ist. Dies ist \n\nerforderlich, weil eine solche Änderung die Schaffung eines neuen Zeichens \n\nbedeuten würde und dies mit dem Schutz von zwischenzeitlich entstandenen \n\nRechten Dritter nicht vereinbar wäre. Dieser Grundsatz hat auch für das Mar-\n\nkengesetz Bestand und gilt bei jeder Änderung, die den Schutzgegenstand der \n\nangemeldeten Marke in relevanter Weise berührt (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang; \n\nBeschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 503 = WRP 2004, 752 \n\n- Gabelstapler II; BPatG GRUR 2005, 1053, 1055; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., \n\n§ 32 Rdn. 55, § 39 Rdn. 10; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 32 Rdn. 8, \n\n§ 39 Rdn. 4; Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 32 \n\n27 \n\n28 \n\nRdn. 19-21, § 39 Rdn. 7; Schmidt, GRUR 2001, 653, 656; Ströbele in Altham-\n\nmer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 32 Rdn. 14, § 39 Rdn. 8). \n\n3. Die mit dem weiteren Hilfsantrag begehrte Eintragung aufgrund Ver-\n\nkehrsdurchsetzung hat ebenfalls keinen Erfolg. \n\nDie Eintragung der angemeldeten Marke ist ausgeschlossen, weil sie \n\nnicht gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar ist. Die fehlende grafische \n\nDarstellbarkeit kann nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden \n\n(§ 8 Abs. 3 MarkenG). Da bereits die mit dem Hilfsantrag geltend gemachte \n\nEinschränkung des Schutzgegenstands der angemeldeten Marke unzulässig \n\nist, kommt auch insoweit keine Eintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung \n\nin Betracht. Im Übrigen ist die Verkehrsdurchsetzung bei entsprechendem Tat-\n\nsachenvortrag unabhängig von einem ausdrücklich darauf bezogenen Antrag \n\nzu berücksichtigen, weil die Verkehrsdurchsetzung lediglich ein Element der \n\nBegründung zur Eintragungsfähigkeit ist, dem Zeichen aber keinen anderen \n\nSchutz verleiht (vgl. BGH, Beschl. v. 15.12.2005 - I ZB 34/04, GRUR 2006, 701 \n\nTz 9 = WRP 2006, 896 - Porsche 911). \n\n29 \n\nIV. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen. \n\nDie Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. \n\nUllmann \n\nv. Ungern-Sternberg \n\n Pokrant \n\n Schaffert \n\nBergmann \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 24.06.2005 - 28 W(pat) 244/96 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-10-05/i-zb-86-05","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":18},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 39","ref_norm":"39","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 32","ref_norm":"32","n":2},{"jurabk":"GG","ref":"Art 14","ref_norm":"14","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-10-05/i-zb-86-05","retrieved":"2026-07-10 20:59:42.084688+00:00"},"card":{"id":"bgh/2006-10-05/i-zb-86-05","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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MarkenG § 8 Abs. 1, § 32 Abs. 2 Nr. 2 Die im Anmeldeformular in Bezug genommene Beschreibung der Marke kann - besonders bei nicht unmittelbar grafisch darstellbaren Zeichen - Bestandteil der grafischen Darstellung i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG und der Wiedergabe der Marke i.S. des § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sein. In diesem Fall bestimmt sie maßgeblich den mit der Marke beanspruchten Schutzgegenstand. MarkenG § 39 Eine Änderung der begehrten Marke im Eintragungsverfahren, die über die Re- gelung des § 39 MarkenG hinausgeht und den Schutzgegenstand verändert, verstößt gegen den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke. Sie ist unzu- lässig. Das gilt auch, wenn der eine Vielzahl von Gestaltungen umfassende Schutzgegenstand auf eine dieser Gestaltungen beschränkt werden soll.","basis":"source_field","source":null,"may_include_court_head":true}],"leitsatz_status":"from_court","tenor":{"text":"Die Rechtsbeschwerde gegen den am 24. 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