{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2006-06-07","aktenzeichen":"X ZR 105/04","doktyp":"Urteil","leitsatz":"PatG (1981) § 9 Luftabscheider für Milchsammelanlage Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben können als Bestandteile eines Patentan- spruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann. (Fortführung von BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen). PatG (1981) § 139; GebrMG § 24; BGB § 242 Cd Im Verhältnis der an einem Verletzungsstreit beteiligten Parteien gelten die allgemei- nen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Erklärungen, die eine der Par- teien im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen Löschungs- verfahren gegenüber der anderen Partei abgibt, sind nicht nur dann unter dem As- pekt von Treu und Glauben relevant, wenn sie in der Entscheidung im Einspruchs- oder Löschungsverfahren dokumentiert sind. Vielmehr ist die Feststellung des Erklä- rungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel möglich. (Fort- führung - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II u. Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I) v. 05.06.1997 von Sen.Urt.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 105/04 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nVerkündet am: \n7. Juni 2006 \nPotsch \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nnein \n\nPatG (1981) § 9 \n\nLuftabscheider für Milchsammelanlage \n\nZweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben können als Bestandteile eines Patentan-\nspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand gegenüber \ndem Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie \nsich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die \nbetreffende Funktion erfüllen kann. (Fortführung von BGHZ 112, 140, 155 f. \n- Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, \n151 - Schießbolzen). \n\nPatG (1981) § 139; GebrMG § 24; BGB § 242 Cd \n\nIm Verhältnis der an einem Verletzungsstreit beteiligten Parteien gelten die allgemei-\nnen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Erklärungen, die eine der Par-\nteien im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen Löschungs-\nverfahren gegenüber der anderen Partei abgibt, sind nicht nur dann unter dem As-\npekt von Treu und Glauben relevant, wenn sie in der Entscheidung im Einspruchs- \noder Löschungsverfahren dokumentiert sind. Vielmehr ist die Feststellung des Erklä-\nrungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel möglich. (Fort-\nführung \n- X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 \n- Weichvorrichtung II u. Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 \n- Weichvorrichtung I) \n\nv. 05.06.1997 \n\nvon Sen.Urt. \n\nBGH, Urt. v. 7. Juni 2006 - X ZR 105/04 - OLG Düsseldorf \nLG Düsseldorf \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 7. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den \n\nRichter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und \n\nDr. Kirchhoff \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats \n\ndes Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. Juni 2004 aufgehoben. \n\nDer Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, \n\nauch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-\n\nrückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patents 196 20 510, das einen \n\nLuftabscheider für eine Milchsammelanlage betrifft, sowie des parallelen deut-\n\nschen Gebrauchsmusters 296 23 713. Das Klagepatent ist in Kraft, das Klage-\n\ngebrauchsmuster ist am 22. Mai 2006 abgelaufen. Aus dem Klagepatent nimmt \n\ndie Klägerin die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung \n\nder angegriffenen Erzeugnisse und Schadensersatz in Anspruch; außerdem \n\nbegehrt sie von der Beklagten zu 1 eine angemessene Nutzungsentschädi-\n\ngung. Die Schadensersatz- und Rechnungslegungsansprüche stützt sie für die \n\nZeit bis zum 22. Mai 2006 auch auf das Klagegebrauchsmuster. \n\n2 \n\nAnspruch 1 des Klagepatents in der erteilten und Schutzanspruch 1 des \n\nKlagegebrauchsmusters in der ursprünglich eingetragenen und jeweils vor dem \n\nLandgericht geltend gemachten Fassung lauten übereinstimmend wie folgt: \n\n\"Luftabscheider für eine einen Sammeltank aufweisende Milch-\n\nsammelanlage, bestehend aus einem über eine Leitung (2 a, 2 b) \n\nvon einer Vakuumpumpe (3) mit Unterdruck beaufschlagbaren \n\nLuftabscheidebehälter (1), in dessen oberen Bereich eine Sauglei-\n\ntung (4) für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch ein-\n\nmündet und von dessen unterem Bereich eine eine gegen den Un-\n\nterdruck der Vakuumpumpe (3) arbeitende Förderpumpe aufwei-\n\nsende Förderleitung (6) ausgeht, die in den Sammeltank mündet, \n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Leitung (2 a, 2 b) \n\nzwischen dem Luftabscheidebehälter (1) und der Vakuumpumpe \n\n(3) ein Schaumsammelbehälter (7) angeordnet ist, von dessen un-\n\nterem Bereich eine zum Luftabscheidebehälter (1) führende, \n\nabsperrbare Rücklaufleitung (8) ausgeht, und dass die vom Luftab-\n\nscheidebehälter (1) ausgehende und zur Vakuumpumpe (3) füh-\n\nrende Leitung (2 a, 2 b) mit ihrem ersten Leitungsabschnitt (2 a) in \n\nden oberen Bereich des Schaumsammelbehälters (7) einmündet, \n\nwobei an dem Schaumsammelbehälter (7) eine Belüftung (12) zum \n\nAbbau des im Schaumsammelbehälter (7) herrschenden Unter-\n\ndrucks angeschlossen ist.\" \n\n3 \n\n4 \n\nIm Löschungsverfahren wurde das Klagegebrauchsmuster in der Weise \n\nteilweise gelöscht, dass im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs 1 zwi-\n\nschen den Worten \"ein\" und \"Schaumsammelbehälter\" das Wort \"einziger\" ein-\n\ngefügt wurde. \n\nDurch rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. März 2002 \n\nist das Klagepatent für nichtig erklärt worden, soweit Patentanspruch 1 über \n\neine Fassung hinausgeht, in welcher der kennzeichnende Teil bei unverändert \n\ngebliebenem Oberbegriff (ohne Bezugszeichen, Änderungen gegenüber der \n\nerteilten Fassung kursiv) lautet: \n\n\"…, \n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Leitung zwi-\n\nschen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ein \n\nSchaumsammelbehälter angeordnet ist, von dessen unterem Be-\n\nreich eine zum Luftabscheidebehälter führende, durch ein Ventil \n\nabsperrbare Rücklaufleitung ausgeht, die den Leitungsabschnitt \n\nzwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbe-\n\nhälter überbrückt, und dass in dem Leitungsabschnitt zwischen \n\ndem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter ein \n\numgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil an-\n\ngeordnet ist, und dass die vom Luftabscheidebehälter ausgehende \n\nund zur Vakuumpumpe führende Leitung mit ihrem ersten Lei-\n\ntungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehäl-\n\nters einmündet, wobei an dem Schaumsammelbehälter eine Belüf-\n\ntung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Un-\n\nterdrucks angeschlossen ist.\" \n\n5 \n\nDie nachstehenden Fig. 1 und 2 zeigen ein Ausführungsbeispiel der Er-\n\nfindung. Sie sind sowohl in der Klagegebrauchsmuster- als auch in der Klage-\n\npatentschrift enthalten. In Fig. 1 ist der erfindungsgemäße Luftabscheider bei \n\nder Milchannahme dargestellt, wie er Milchschaum aus dem Luftabscheidebe-\n\nhälter absaugt, in Fig. 2 dagegen während der Rückförderung des zur Milch \n\nrückverflüssigten Schaums aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebe-\n\nhälter. \n\n6 \n\nDie Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 und 3 sind, \n\nstellt her und vertreibt Luftabscheider für Milchsammelanlagen, deren Funkti-\n\nonsweise aus nachstehender Prinzipzeichnung ersichtlich ist. \n\n7 \n\nDas Landgericht hat der Klage stattgegeben. Diese Verurteilung hat das \n\nBerufungsgericht auf Antrag der Klägerin nach Maßgabe der im Nichtigkeits- \n\nbzw. im Löschungsverfahren aufrechterhaltenen Fassung der Klageschutzrech-\n\nte bestätigt. Hiergegen wendet sich die vom Senat zugelassene Revision der \n\nBeklagten, der die Klägerin entgegentritt. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n8 \n\nDie Revision erweist sich als begründet. Sie führt zur Aufhebung des an-\n\ngefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsge-\n\nricht zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisi-\n\nonsverfahrens. \n\n9 \n\n10 \n\nI. 1. Das Berufungsgericht nimmt eine wortsinngemäße Verletzung des \n\nKlagepatents an. Dabei geht es von folgenden Erwägungen aus: \n\nMit Luftabscheidern ausgerüstete Lastkraftwagen holen Milch von ver-\n\nschiedenen Erzeugern ab und sammeln sie in einem Sammeltank, um sie zur \n\nMolkerei zu fahren. Luftabscheider sollen die Milch von der insbesondere gegen \n\nEnde des Annahmevorgangs beim Ansaugen zwangsläufig mit aufgenomme-\n\nnen und zu Schaumbildungen führenden Luft trennen. Zum Absaugen des \n\nSchaums wird über eine Vakuumpumpe Unterdruck erzeugt. Das Berufungsge-\n\nricht erkennt die technische Aufgabe der Erfindung darin, den Luftabscheider so \n\nzu verbessern, dass der rückverflüssigte Milchschaum der volumetrischen Mes-\n\nsung zugänglich gemacht und die Vakuumpumpe vor dem Ansaugen von \n\nMilchschaum geschützt werde. Patentanspruch 1 (in der Fassung des Nichtig-\n\nkeitsurteils) sehe zur Lösung dieser Aufgabe einen Luftabscheider mit folgen-\n\nden Merkmalen vor: \n\n1. \n\nDer Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung \n\nvon einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren \n\nLuftabscheidebehälter; \n\n1.1 \n\nim oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet ei-\n\nne Saugleitung für die von einem Lieferanten anzuneh-\n\nmende Milch ein; \n\n1.2 \n\nvom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine \n\neine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende \n\nFörderpumpe aufweisende Förderleitung aus; \n\n1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank; \n\n2. \n\nin der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und \n\nder Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter \n\nangeordnet; \n\n2.1 \n\nvom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht \n\neine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare \n\nRücklaufleitung aus; \n\n2.1.1 die Rücklaufleitung ist durch ein Ventil absperrbar und \n\n2.1.2 überbrückt den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftab-\n\nscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter; \n\n2.2 \n\nin dem Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebe-\n\nhälter und dem Schaumsammelbehälter ist ein umgekehrt \n\nzum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil ange-\n\nordnet; \n\n2.3 \n\ndie vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuum-\n\npumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Lei-\n\ntungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsam-\n\nmelbehälters ein; \n\n2.4 \n\nan dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum \n\nAbbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Un-\n\nterdrucks angeschlossen. \n\n11 \n\nDas Berufungsgericht sieht den Kern der Erfindung in den Merkma-\n\nlen 2.1.1, 2.1.2 und 2.2, und zwar in dem gegenläufigen Wirken der Ventile in \n\nder Vakuumleitung (9) und der Rücklaufleitung (10). Zur Vakuumbeaufschla-\n\ngung (Absaugen von Schaum) werde die Vakuumleitung geöffnet und die Rück-\n\nlaufleitung geschlossen, während zum Entleeren des Schaumsammelbehälters \n\numgekehrt die Rücklaufleitung geöffnet und die Vakuumleitung geschlossen \n\nwerde. Auf diese Weise werde beim Belüften des Schaumsammelbehälters mit-\n\ntels der Belüftung (12) (vgl. Merkmal 2.4) ein Druckgefälle erzeugt. Denn der \n\nLuftabscheidebehälter stehe weiterhin unter Unterdruck, der weder durch die \n\nabgesperrte Vakuumleitung noch durch die geöffnete Rücklaufleitung entwei-\n\nchen könne. Das Entweichen des Unterdrucks verhindere die vor der Einmün-\n\ndung der Rücklaufleitung im Schaumsammelbehälter anstehende Milch. Sie \n\nschließe aus, dass die in den Schaumsammelbehälter über die Belüftung (12) \n\neingeströmte Luft in den Luftabscheidebehälter gelangen könne. Aufgrund der \n\nDruckdifferenz werde die wieder verflüssigte Milch durch die Rücklaufleitung \n\nvom Schaumsammelbehälter in den Luftabscheidebehälter gesaugt. Das Beru-\n\nfungsgericht bemerkt, dass man bei dieser Betriebsweise zur Milchrückführung \n\nkeine Schwerkraftwirkung benötige und den Schaumsammelbehälter nicht ge-\n\ngenüber dem Luftabscheidebehälter höher anordnen müsse. Dies schließe je-\n\ndoch nicht aus, dass die zurückgesaugte Milch auf dem Weg vom Schaum-\n\nsammel- in den Luftabscheidebehälter gleichzeitig auch ein Höhengefälle zu-\n\nrücklege. \n\n12 \n\nNach Auffassung des Berufungsgerichts kommt es für das Merkmal 2.2 \n\nallein darauf an, ob in der Unterdruck- und in der Rücklaufleitung jeweils gegen-\n\nläufig einstellbare Ventile vorhanden sind. Das Klagepatent stelle es in das Be-\n\nlieben des Fachmanns, welche Ventile er für dieses gegenläufige Öffnen und \n\nSchließen verwende; sie müssten lediglich die Eignung aufweisen, gegenläufig \n\nim Sinne des Merkmals 2.2 arbeiten zu können. Das Berufungsgericht hat fest-\n\ngestellt, dass die angegriffene Ausführungsform mit Ventilen ausgestattet ist, \n\ndie im Sinne des Klagepatents mit Hilfe einer geeigneten Steuerung gegenläufig \n\neingestellt werden könnten. Diese Möglichkeit der Einstellung hält das Beru-\n\nfungsgericht auch vor dem Hintergrund seiner Interpretation zur gegenläufigen \n\nWirkung der Ventile für ausreichend, um eine Patentverletzung festzustellen. \n\nKeine Bedeutung misst es dabei dem Vortrag der Beklagten zu, die von ihnen \n\nbeigestellte elektronische Steuerung der angegriffenen Anlage ermögliche die \n\ngegenläufige Arbeitsweise nicht und sei für sie und ihre Abnehmer unveränder-\n\nbar so eingestellt, dass beim Belüften des Schaumsammelbehälters neben der \n\nRücklaufleitung auch der zwischen Luftabscheide- und Schaumsammelbehälter \n\nverlaufende Abschnitt der Vakuumleitung geöffnet sei, so dass über diesen ge-\n\nöffneten Abschnitt der Unterdruck im Luftabscheidebehälter sofort zusammen-\n\nbreche und die aus dem Schaum rückverflüssigte Milch ausschließlich schwer-\n\nkraftbedingt aus dem höher gelegenen Schaumsammel- in den tiefer liegenden \n\nLuftabscheidebehälter fließe. Hierauf komme es nicht an, weil für eine wortlaut-\n\ngemäße Benutzung die bloße Eignung der Ventile zu der beschriebenen gegen-\n\nläufigen Wirkung ausreiche; dass diese tatsächlich verwirklicht werde, sei nicht \n\nerforderlich. Das Berufungsgericht hält es daher auch für unerheblich, dass \n\nnach Vortrag der Beklagten für die angegriffene Vorrichtung eine Steuerung, \n\nwelche die Nutzung der erfindungsgemäßen Vorteile ermöglicht, weder angebo-\n\nten noch hergestellt werde. \n\n13 \n\n2. Diese Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht hält \n\nrevisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Wie ein Patent auszulegen ist, ist \n\neine Rechtsfrage. Deshalb ist die Auslegung eines Patents vom Revisionsge-\n\nricht in vollem Umfang überprüfbar (st. Rspr.; s. nur BGHZ 142, 7, 15 \n\n- Räumschild; BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). \n\n14 \n\nFür den Verletzungsprozess ist Patentanspruch 1 in der Fassung maß-\n\ngeblich, die er im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht gefunden \n\nhat. Im Nichtigkeitsverfahren ist gegenüber der erteilten Fassung das Merk-\n\nmal 2.2 \"umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil\" im \n\nKennzeichen hinzugefügt worden. Die vom Berufungsgericht vertretene Ausle-\n\ngung ist mit dem Wortlaut dieser maßgeblichen Fassung des Klagepatents und \n\ndem Funktionszusammenhang seiner Lehre, der bei der Auslegung des Klage-\n\npatents zu beachten ist, unvereinbar. \n\n15 \n\nIn der aufrechterhaltenen Fassung lehrt das Klagepatent in Merkmal 2.2 \n\nzwei Ventile, die in einem gegenläufigen Wirkungszusammenhang stehen, also \n\ngegenläufig funktional miteinander verbunden sind. Vom Patentanspruch nicht \n\nerfasst werden deshalb Vorrichtungen mit zwei Ventilen, denen eine solche \n\nfunktionale Verbindung zur gegenläufigen Wirkung fehlt und erst durch Hinzu-\n\nfügen einer tatsächlich nicht vorhandenen Steuerung verliehen werden kann. \n\nEntgegen der Auffassung der Klägerin steht ein solches Verständnis nicht im \n\nGegensatz zu früheren Entscheidungen des Senats. Zwar haben die Merkmale \n\neines Sachanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion, die ge-\n\nschützte Sache als solche zu beschreiben, so dass der auf diese Weise \n\n- regelmäßig räumlich-körperlich - definierte Gegenstand unabhängig davon \n\ngeschützt ist, wie er hergestellt worden ist und zu welchem Zweck er verwendet \n\nwird \n\n(Sen.Urt. v. 07.11.1978 \n\n- X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 \n\n- Schießbolzen; Sen.Urt. \n\nv. 22.11.2005 \n\n- X ZR 79/04, Umdr. S. 17 \n\n- extracoronales Geschiebe). Deswegen sind im Patentanspruch enthaltene \n\nZweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben jedoch nicht schlechthin bedeu-\n\ntungslos. Sie können vielmehr als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen \n\nAufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit \n\nzugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich be-\n\nziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die \n\nbetreffende \n\nFunktion \n\nerfüllen \n\nkann \n\n(BGHZ \n\n112, \n\n140, \n\n155 f. \n\n- Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, \n\n149, 151 - Schießbolzen). Versteht man mit dem Berufungsgericht die gegen-\n\nläufige Ventilwirkung als Angabe einer notwendigen Funktion oder Wirkung, so \n\nerfordert die patentgemäße Lehre daher eine Ventilanordnung, die entweder \n\nräumlich-körperlich oder durch eine entsprechende Steuerung so eingerichtet \n\nist, dass die erfindungsgemäße gegenläufige Wirkung der beiden Ventile erzielt \n\nwerden kann. Hingegen reicht es nicht aus, dass der Ventilanordnung diese \n\nEignung erst durch weitere Maßnahmen wie eine Änderung der Steuerung ver-\n\nliehen werden kann. \n\n16 \n\nDie Klägerin macht in diesem Zusammenhang geltend, bei der angegrif-\n\nfenen Ausführungsform müssten notwendig während der Anfangs- und Haupt-\n\nphase der Milchannahme die Rücklaufleitung (8) durch das Ventil (10) ge-\n\nschlossen und die Vakuumleitung (2 a) durch das Ventil (9) geöffnet sein, weil \n\nanderenfalls ein Ansaugen der Milch nicht möglich sei; diese gegenläufige Stel-\n\nlung der Ventile sei daher für die Funktion der patentgemäßen Vorrichtung \n\nselbstverständlich. Mit dieser Bewertung verkennt die Klägerin die Bedeutung \n\ndes Merkmals 2.2 im Gefüge des Patentanspruchs. Schon seine Aufnahme in \n\nden Kennzeichnungsteil des Anspruchs deutet darauf hin, dass ihm eine we-\n\nsentliche Bedeutung im Hinblick auf das mit der Fassung des Anspruchs ver-\n\nfolgte Ziel der Abgrenzung der beanspruchten Lehre vom Stand der Technik \n\nzukommen soll. Bereits das spricht dagegen, dass mit ihm eine bloße Selbst-\n\nverständlichkeit mitgeteilt werden soll. Das gilt um so mehr, als der gegenläufi-\n\ngen Wirkung der Ventile im Gesamtgefüge der beschriebenen Lehre durchaus \n\nBedeutung bei Erzeugung, Aufrechterhaltung oder Abbau des jeweiligen Unter-\n\ndrucks zukommt. Diese Wirkung der Ventile während der Entleerungsphase \n\ndes Schaumsammelbehälters ermöglicht es, die dort gesammelte Milch patent-\n\ngemäß unter Ausnutzung von Unterdruck in den Luftabscheider zurückzusau-\n\ngen. Ein solches Verständnis des Fachmanns von der Bedeutung des Merk-\n\nmals 2.2 wird auch dadurch bestätigt, dass das einzige in der Patentschrift er-\n\nläuterte Ausführungsbeispiel eine solche gegenläufige Wirkung der Ventile beim \n\nRücklauf der Milch aus dem Schaumsammelbehälter beschreibt (Klagepatent, \n\nSp. 3 Z. 5-8). Dahinstehen kann in diesem Zusammenhang, ob auch andere \n\nMittel für die Rückführung der Milch in Betracht kommen. Denn die Einfügung \n\ndes Merkmals 2.2 im Nichtigkeitsverfahren lässt allein gegenläufig wirkende \n\nVentile als Mittel für die Rückführung zu. Bestätigt wird diese Einschätzung da-\n\ndurch, dass das Merkmal im Verlaufe des Nichtigkeitsverfahrens in den An-\n\nspruch aufgenommen wurde, um die beanspruchte Lehre vom Stand der Tech-\n\nnik weiter abzugrenzen und so Bedenken gegenüber der Schutzfähigkeit der \n\nerteilten Ansprüche zu begegnen. Diese durch die Entscheidung im Nichtig-\n\nkeitsverfahren mit Gestaltungswirkung vorgenommene Abgrenzung ist durch \n\nAufnahme eines Merkmals, das sich in Selbstverständlichkeiten erschöpft, nicht \n\nmöglich. Vielmehr muss dem Merkmal ein den Patentanspruch kennzeichnen-\n\nder, unterscheidungskräftiger Sinn zukommen. \n\n17 \n\nDas Berufungsgericht hat bisher nicht festgestellt, ob die angegriffene \n\nAusführungsform über eine Ventilanordnung verfügt, die ohne weitere Maß-\n\nnahmen wie etwa eine Änderung der Steuerung die erfindungsgemäße gegen-\n\nläufige Wirkung der beiden Ventile auch beim Rücksaugen der Milch aus dem \n\nSchaumsammelbehälter erzielt. Die Verurteilung der Beklagten wegen wort-\n\nsinngemäßer Patentverletzung kann deshalb keinen Bestand haben. Das Beru-\n\nfungsgericht wird nunmehr die erforderlichen Feststellungen zu dem beim Be-\n\ntrieb der angegriffenen Ausführungsform, insbesondere während der Rückfüh-\n\nrung von Milch aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebehälter, anzu-\n\ntreffenden Ventilstellungen zu treffen haben. Sollte sich danach eine wortsinn-\n\ngemäße Benutzung nicht feststellen lassen, wird das Berufungsgericht gegebe-\n\nnenfalls auch eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln zu prüfen haben, \n\ndie bei dem der Revisionsentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht \n\nvon vornherein ausgeschlossen erscheint. \n\n18 \n\nII. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung des Klage-\n\ngebrauchsmusters hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht \n\nstand. \n\n19 \n\n1. Der im Löschungsverfahren für schutzfähig erachtete Schutzan-\n\nspruch 1 des Klagegebrauchsmusters kombiniert folgende Merkmale: \n\n1. \n\nDer Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung \n\nvon einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren \n\nLuftabscheidebehälter; \n\n1.1 \n\nim oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet ei-\n\nne Saugleitung für die von einem Lieferanten anzuneh-\n\nmende Milch ein; \n\n1.2 \n\nvom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine \n\neine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende \n\nFörderpumpe aufweisende Förderleitung aus; \n\n1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank; \n\n2. \n\nin der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und \n\nder Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter \n\nangeordnet; \n\n2.1 \n\nvom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht \n\neine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare \n\nRücklaufleitung aus; \n\n2.2 \n\ndie vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuum-\n\npumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Lei-\n\ntungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsam-\n\nmelbehälters ein; \n\n2.3 \n\nan dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum \n\nAbbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Un-\n\nterdrucks angeschlossen. \n\n20 \n\nIm Klagegebrauchsmuster fehlen daher die Merkmale 2.1.1, 2.1.2 und \n\n2.2 des Klagepatents; die Merkmale 2.3 und 2.4 des Patents erscheinen im \n\nGebrauchsmuster als Merkmale 2.2 und 2.3. \n\n21 \n\n2. a) Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters hat damit einen an-\n\nderen Inhalt als Anspruch 1 des Klagepatents. Dem Gebrauchsmuster fehlt das \n\nMerkmal \"umgekehrt wirkende Ventile\". Entgegen dem Berufungsgericht ist \n\ndem Wortlaut des Gebrauchsmusters kein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen, \n\ndass für den Rückfluss der im Schaumsammelbehälter angesammelten Milch in \n\nden Luftabscheidebehälter außer der Einwirkung der Schwerkraft zumindest \n\nauch die Erzeugung eines Druckgefälles erforderlich sein soll. Vielmehr ergibt \n\nsich aus den Merkmalen 2.1 und 2. 3 lediglich, dass während der Milchannah-\n\nme zum Ansaugen der Milch ein Unterdruck besteht, der in der Rückflussphase \n\nder gesammelten Milch in den Luftabscheidebehälter mittels der Belüftung ge-\n\nmäß Merkmal 2.3 abgebaut wird, so dass die gesammelte Milch über die dann \n\ngeöffnete Rücklaufleitung gemäß Merkmal 2.1 in den Luftabscheidebehälter \n\nzurückfließen kann. Das kann wegen des Abbaus des Unterdrucks bei entspre-\n\nchenden, durch das Schutzrecht nicht ausgeschlossenen Gefällen auch durch \n\ndie Schwerkraft bewirkt werden. Danach setzt Schutzanspruch 1 des Klage-\n\ngebrauchsmusters nicht voraus, dass der Rückfluss der Milch durch Erzeugung \n\neines Druckgefälles bewirkt wird. \n\n22 \n\nb) Merkmal 2.3 des Gebrauchsmusters (identisch mit Merkmal 2.4 des \n\nKlagepatents) setzt nicht voraus, dass die Belüftung zum Abbau des im \n\nSchaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks unmittelbar und direkt an \n\ndem Schaumsammelbehälter angeschlossen ist. Entscheidend ist vielmehr, \n\ndass die mit der Belüftung angestrebte Wirkung, den Unterdruck abzubauen, \n\nerzielt wird. Dafür reicht es aus, wenn die Belüftung über zwischengeschaltete \n\nLeitungsabschnitte mit dem Schaumsammelbehälter verbunden ist, wie es im \n\nÜbrigen auch die Fig. 1 und 2 darstellen, die sowohl in den Unterlagen der \n\nGebrauchsmusteranmeldung als auch in der Klagepatentschrift enthalten sind. \n\n23 \n\nDamit hat das Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend angenommen, \n\ndass die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von Schutzanspruch 1 \n\ndes Gebrauchsmusters Gebrauch macht. \n\n24 \n\n3. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Gebrauchsmusterverlet-\n\nzung kann jedoch keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht dem unter \n\nBeweis gestellten Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen ist, die Klägerin \n\nhabe ihnen gegenüber im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren erklärt, sie be-\n\nanspruche für Vorrichtungen mit schwerkraftbedingter Milchrückführung keinen \n\nSchutz. \n\n25 \n\nNach der Rechtsprechung des Senats können Erklärungen des Patent-\n\nanmelders im Einspruchsverfahren unter bestimmten Umständen zugunsten \n\neines an diesem Verfahren beteiligten Dritten einen Einwand aus Treu und \n\nGlauben gegen die Inanspruchnahme wegen einer Patentverletzung begründen \n\n(Sen.Urt. v. 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II; \n\nSen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I). \n\nLässt sich der Anmelder im Einspruchsverfahren angesichts des sich bereits \n\nanbahnenden Verletzungsstreits auf die Erörterung einer entgegengehaltenen \n\nkonkreten Ausführungsform des Einsprechenden ein und gibt er dann ernsthaft, \n\nin einer Vertrauen begründenden Weise die Erklärung ab, diese Ausführungs-\n\nform werde von dem begehrten Schutz nicht erfasst, um seine Chancen zu er-\n\nhöhen, das Patent erfolgreich verteidigen zu können, so muss er sich nach der \n\nSenatsentscheidung \"Weichvorrichtung II\" an dieser Erklärung festhalten las-\n\nsen. Für das gebrauchsmusterrechtliche Löschungsverfahren kann insoweit \n\nnichts anderes gelten. \n\n26 \n\nDie Beklagten haben hinreichend substantiiert einen Vertrauenstatbe-\n\nstand vorgetragen, der ihnen im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform \n\ngegen eine Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster einen Einwand aus \n\nTreu und Glauben (§ 242 BGB) eröffnen würde. Sie haben geltend gemacht, \n\ndass der Vertreter der Klägerin anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem \n\nBundespatentgericht im Löschungsverfahren am 16. Juli 2003 ausdrücklich er-\n\nklärt habe, die Gebrauchsmusterinhaberin beanspruche keinen Schutz für sol-\n\nche Vorrichtungen, bei denen die Milch lediglich durch Höhengefälle vom \n\nSchaumsammelbehälter in den Luftabscheider zurücklaufe; sie werde aus dem \n\nKlagegebrauchsmuster keine Rechte gegen solche Ausführungsformen geltend \n\nmachen, die nicht das Rücksaugprinzip, sondern nur das Schwerkraftprinzip \n\nverwirklichten. Zum Beleg für dieses Vorbringen haben die Beklagten Beweis \n\ndurch Vernehmung des Vorsitzenden Richters am Bundespatentgericht G. \n\nsowie des Patentanwalts Dipl.-Ing. E. angeboten. \n\n27 \n\nEntgegen der Auffassung der Klägerin ist in diesem Zusammenhang \n\nnicht entscheidend, dass sich aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts im \n\nLöschungsverfahren nichts dafür ergibt, dass die behauptete einschränkende \n\nErklärung der Klägerin Grundlage für die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmus-\n\nters war. Zwar wurde in der vom Senat gebilligten Auslegung des Berufungsge-\n\nrichts in der Entscheidung \"Weichvorrichtung II\" die Feststellung des Erklä-\n\nrungstatbestands maßgeblich auf den Beschluss des Bundespatentgerichts im \n\nLöschungsverfahren gestützt. Bei der Prüfung des Einwands aus Treu und \n\nGlauben geht es aber nicht um den durch Auslegung des Patentanspruchs ge-\n\nmäß § 14 PatG zu bestimmenden (objektiven) Schutzbereich des Patents ge-\n\ngenüber jedermann, sondern ausschließlich um das Verhältnis der am Ein-\n\nspruchsverfahren und an dem Verletzungsstreit beteiligten Parteien zueinander \n\n(Sen.Urt, aaO, 3380 - Weichvorrichtung II). In diesem Verhältnis gelten die all-\n\ngemeinen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Deshalb kann nicht \n\nverlangt werden, dass eine Erklärung im patentrechtlichen Einspruchs- oder \n\ngebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren nur dann unter dem Aspekt \n\nvon Treu und Glauben relevant sein kann, wenn sie in der in einem solchen \n\nVerfahren ergehenden Entscheidung dokumentiert ist. Vielmehr ist die Feststel-\n\nlung des Erklärungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweis-\n\nmittel möglich, wie etwa den von der Beklagten angebotenen Zeugenbeweis. \n\n28 \n\nDas Berufungsgericht wird in diesem Zusammenhang auch zu erwägen \n\nhaben, ob die durch den Wortlaut des Gebrauchsmusters nicht veranlassten \n\nAusführungen des Bundespatentgerichts in dem Beschluss vom 16. Juli 2003 \n\nim Löschungsverfahren zu Schwerkraftwirkung und Unterdruckdifferenz (s. dort \n\nS. 12) ihre Ursache in entsprechenden Erklärungen in der vorhergehenden \n\nmündlichen Verhandlung finden könnten. \n\n29 \n\nDas Berufungsgericht hat sich mit Vortrag und Beweisantritt der Beklag-\n\nten zu der Erklärung der Klägerin im Löschungsverfahren nicht in der gebote-\n\nnen Weise befasst und deshalb den Prozessstoff entgegen § 286 ZPO nicht \n\nausgeschöpft. Damit kann auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verlet-\n\nzung des Gebrauchsmusters keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird \n\nnunmehr zu prüfen haben, ob bei der angegriffenen Ausführungsform die ge-\n\nsammelte Milch durch Schwerkraft in den Luftabscheider zurückfließt oder ob \n\ndabei noch weitere Kräfte, etwa ein Druckgefälle, wirksam werden. Gegebenen-\n\nfalls wird es sodann Beweis zu dem Vortrag der Beklagten über den ihnen ge-\n\ngenüber im Löschungsverfahren geschaffenen Vertrauenstatbestand erheben \n\nmüssen. \n\nMelullis \n\n Scharen \n\n Mühlens \n\n Asendorf \n\nKirchhoff \n\nVorinstanzen: \n\nLG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.11.2000 - 4 O 23/00 - \n\nOLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.06.2004 - I-2 U 6/01 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-06-07/x-zr-105-04","cited_norms":[{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 286","ref_norm":"286","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-06-07/x-zr-105-04","retrieved":"2026-07-10 20:40:07.794344+00:00"},"card":{"id":"bgh/2006-06-07/x-zr-105-04","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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PatG (1981) § 139; GebrMG § 24; BGB § 242 Cd Im Verhältnis der an einem Verletzungsstreit beteiligten Parteien gelten die allgemei- nen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Erklärungen, die eine der Par- teien im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen Löschungs- verfahren gegenüber der anderen Partei abgibt, sind nicht nur dann unter dem As- pekt von Treu und Glauben relevant, wenn sie in der Entscheidung im Einspruchs- oder Löschungsverfahren dokumentiert sind. Vielmehr ist die Feststellung des Erklä- rungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel möglich. (Fort- führung - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II u. Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I) v. 05.06.1997 von Sen.Urt.","basis":"source_field","source":null,"may_include_court_head":true}],"leitsatz_status":"from_court","tenor":{"text":"Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. 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