{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2006-05-11","aktenzeichen":"I ZB 29/04","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 29/04 \n\nBESCHLUSS \n\nVerkündet am: \n11. Mai 2006 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke 398 48 701 \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 11. Mai 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und \n\ndie Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden wird der am \n\n1. Oktober 2004 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des \n\n25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts \n\naufgehoben. \n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung \n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Für den Markeninhaber ist die am 26. August 1998 angemeldete Marke \n\n398 48 701 \n\nam 29. März 1999 für \n\n\"Soziale und finanzielle Unterstützung bedürftiger Personen; Un-\n\nterstützung von privaten und kirchlichen Gemeinschaften, von \n\nOrganisationen und Behörden, nämlich Mitwirkung bei der Pla-\n\nnung und Durchführung sozialer Aufgaben, bei der Verpflegung, \n\nder medizinischen, pflegerischen und sozialen Versorgung von \n\nhilfsbedürftigen Personen, Flüchtlings-, Kriegs- und Katastro-\n\nphenopfern; Beschaffung der Mittel zur Erfüllung der vorgenann-\n\nten Aufgaben, nämlich Organisation und Durchführung von \n\nSpendensammlungen sowie Verteilung der finanziellen Mittel\" \n\nin den Farben grün und weiß eingetragen worden. Die Eintragung ist am \n\n29. April 1999 veröffentlicht worden. \n\n2 \n\nAm 17. Juni 1999 hat der Widersprechende aus seiner seit dem 28. Juni \n\n1994 unter anderem für die Dienstleistungen \n\n\"Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig \n\nund körperlich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veran-\n\nstaltung von Reisen, insbesondere von Erholungs- und Pilgerrei-\n\nsen mit Kranken und/oder Behinderten; Reisebegleitung, insbe-\n\nsondere für Kranke und Behinderte; Rückholdienste; Ausbildung \n\nin Erster Hilfe, im Sanitätsdienst, im Zivil- und Katastrophen-\n\nschutz, in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von \n\nKranken, Verletzten oder Verwundeten, im Gymnastikunterricht, \n\nOrganisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen \n\nund Seminaren; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im Sanitäts-\n\ndienst; Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich \n\nSanitätsdienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Ver-\n\nletzten oder Verwundeten, Fernmeldedienst; Dienstleistungen im \n\nsozialen und karitativen Betreuungsdienst, nämlich Hilfsdienste \n\nfür Alte, Kranke und Behinderte, Mahlzeitendienste; Medikamen-\n\ntennotdienst; Dienstleistungen von Ärzten, Chiropraktikern, Chi-\n\nrurgen, Optikern, Physiotherapeuten, eines Sanitäters, eines \n\nZahnarztes; Dienstleistungen einer medizinischen Ambulanz, ei-\n\nnes Altenheimes, einer Blutbank, von Erholungsheimen, von Ge-\n\nnesungsheimen, eines Krankenhauses, eines Kurheimes, eines \n\nmedizinischen Labors, einer Leprastation, eines Pflegeheimes, \n\neines Sanatoriums\" \n\neingetragenen schwarz-weißen Bildmarke Nr. 2 069 437 \n\nWiderspruch erhoben. \n\nDie Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts \n\nhat die Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zu-\n\nrückgewiesen. \n\nDas Bundespatentgericht hat die Beschwerde des Widersprechenden zu-\n\nrückgewiesen (GRUR 2005, 343). \n\nMit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt der Widersprechende \n\nsein Löschungsbegehren weiter. Der Markeninhaber beantragt, die Rechtsbe-\n\nschwerde zurückzuweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des Löschungs-\n\ngrunds der Verwechslungsgefahr (§ 43 Abs. 2 Satz 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 \n\nMarkenG) verneint. Dazu hat es ausgeführt: \n\nFür die Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme es neben dem \n\nGrad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\nMarken maßgeblich darauf an, von welchem Schutzgegenstand und welchem \n\nGrad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei, da \n\nhierdurch der Schutzbereich einer Marke bestimmt werde. Schutzgegenstand \n\nsei der Gegenstand der Anmeldung in seiner gewählten Form. Farbig angemel-\n\ndete und eingetragene Marken seien auf die konkrete farbige Gestaltung be-\n\nschränkt. Dementsprechend sei die angegriffene Marke auf die farbige Darstel-\n\nlung eines grünen achtspitzigen Kreuzes auf einem weißen Hintergrund in Form \n\neines Wappenschildes festgelegt. Die Widerspruchsmarke hingegen sei in \n\nschwarz-weißer Darstellung eingetragen. Eine schwarz-weiß eingetragene Mar-\n\nke könne für die farbige Wiedergabe dann keinen Schutz beanspruchen, wenn \n\ndiese durch die Farbgebung zu einem abweichend gestalteten Bild führe. \n\n8 \n\nDer Schutzgegenstand der Widerspruchsmarke umfasse wegen des \n\nWappencharakters der Vergleichsmarken daher allenfalls eine Darstellung, die \n\neine den Grauwerten entsprechende farbig abgestufte Tönung zeige, nicht da-\n\ngegen eine Abbildung, die zusätzlich auf einer Kontrast-Umkehr insbesondere \n\nverschiedener Farben beruhe. \n\n9 \n\nDer Markenschutz, den die schwarz-weiß eingetragene Widerspruchs-\n\nmarke im vorliegenden Fall beanspruchen könne, könne sich damit allenfalls \n\nauf eine farbige Wiedergabe beziehen, die sich im Rahmen gleicher Kontraste \n\nhalte, also ein helles Kreuz auf dunklem Untergrund zeige. Davon abweichende \n\nDarstellungen, insbesondere solche, die eine Kontrast-Umkehr enthielten, seien \n\nvom Schutzgegenstand nicht mehr umfasst und könnten nicht mehr zur Be-\n\nmessung des Schutzbereichs und damit zur Verteidigung der älteren Marke \n\nherangezogen werden. Würde sich nämlich der Schutz auch auf eine Darstel-\n\nlung der Widerspruchsmarke in der Weise erstrecken, wie sie der Darstellung \n\nder angegriffenen Marke entspräche, also ein grünes Kreuz auf weißem Hinter-\n\ngrund enthielte, würde sich durch diese Art der Farbumkehr nämlich der Bild-\n\nEindruck der älteren Marke verändern, da die Gestaltung der Kontraste in der \n\neingetragenen Schwarz-Weiß-Darstellung gerade ein weißes Kreuz auf dunk-\n\nlem bzw. schwarzem Untergrund zeige. Auf diese Gestaltung sei die Wider-\n\nspruchsmarke beschränkt. Eine Farbumkehr würde hier zu einer anderen \n\nKennzeichnung führen, wie am Beispiel der Schweizer Flagge, die ein weißes \n\nKreuz auf rotem Grund zeige, und dem Symbol des Roten Kreuzes zu erken-\n\nnen sei, das ein rotes Kreuz auf weißem Grund enthalte. \n\n10 \n\nDie Umstände des Falles würden dafür sprechen, dass sich die Kenn-\n\nzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Bandbreite durchschnittlicher \n\nKennzeichnungskraft eher im unteren Bereich bewege. Kreuzdarstellungen sei-\n\nen im karitativen Bereich grundsätzlich eher nicht originell, da sie als Symbol für \n\nWohlfahrtspflege auch von anderen Organisationen eingesetzt würden. Daher \n\nspiele nach der Lebenserfahrung bei der Wiedererkennung einer solchen \n\nKennzeichnung die konkrete Farbgestaltung eine herausragende Rolle. Die \n\nangesprochenen Verkehrskreise seien daran gewöhnt, die unterschiedlichen \n\nAnbieter an Hand der konkreten Farbgebung bzw. Farbkombination und der \n\nUmrahmung oder der Hintergrundgestaltung des Zeichens zu unterscheiden. \n\nDies gelte auch für den vorliegenden Fall, da die Johanniter-Unfall-Hilfe das \n\nidentische Kreuz in unterschiedlicher Farbkombination verwende. \n\n11 \n\nDie geltend gemachte kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kenn-\n\nzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe der Markeninhaber bestritten, so \n\ndass die Benutzungslage im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nicht be-\n\nrücksichtigt werden könne. Darüber hinaus habe der Widersprechende die \n\nVerwendung der Widerspruchsmarke nur in farbiger Gestaltung mit weißem \n\nKreuz auf rotem Hintergrund belegt. Die Beispiele würden daher keinen Auf-\n\nschluss darüber geben, inwieweit die Bekanntheit durch die Verwendung der \n\neingetragenen Widerspruchsmarke gefördert worden sei. \n\n12 \n\nLetztlich bedürfe aber die Frage, von welchem Grad der Kennzeich-\n\nnungskraft auszugehen sei, keiner Entscheidung, da selbst im Falle einer ge-\n\nsteigerten Kennzeichnungskraft - auch unter Berücksichtigung teilweiser identi-\n\nscher Dienstleistungen - mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht \n\ndie Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG be-\n\nstünde. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit sei vom jeweiligen Gesamteindruck der \n\nsich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen. In ihrer Gesamtheit würden \n\nsich die Marken in unmittelbarer Hinsicht hinreichend deutlich voneinander un-\n\nterscheiden. Der als reine Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke stehe \n\neine aus Wort und Bild kombinierte jüngere Marke gegenüber. Eine Verwechs-\n\nlungsgefahr könne daher nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn \n\nfür die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken dem ein Wappenschild mit einem \n\nachtspitzigen Kreuz umfassenden Bildbestandteil der jüngeren Marke eine den \n\nGesamteindruck prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung \n\nzukomme. Dies sei nicht der Fall, da sich nach der Erfahrung der Verkehr bei \n\nderartigen Kombinationsmarken \n\nregelmäßig am kennzeichnungskräftigen \n\nWortbestandteil orientiere, weil er die einfachste Art der Benennung darstelle. \n\nHier stünden sich eine Bildmarke und eine Kombinationsmarke mit dem deut-\n\nlich herausgestellten und kennzeichnungskräftigen Wort \"LAZARUS\" gegen-\n\nüber. Der Verkehr werde sich zur Benennung überwiegend dieses unterschei-\n\ndungskräftigen Wortes bedienen und daher die Marken auseinanderhalten, zu-\n\nmal das Wort in der Kombination der jüngeren Marke nicht untergehe, sondern \n\nherausgehoben oberhalb des Bildbestandteils platziert sei. Deshalb bestehe in \n\nklanglicher Hinsicht keine Verwechslungsgefahr. \n\n13 \n\nAuch in bildlicher Hinsicht sei keine Gefahr von Verwechslungen der \n\nMarken gegeben, da kein Grund dafür ersichtlich sei, dass der Bildbestandteil \n\nder angegriffenen Marke deren Gesamteindruck präge. \n\n14 \n\nEine begriffliche Verwechslungsgefahr scheide aus, weil das Wort \n\n\"LAZARUS\" nicht die Bezeichnung des Bildes darstelle. Wegen der Farbabwei-\n\nchungen und der Kontrastumkehr sei auch keine Verwechslungsgefahr unter \n\ndem Gesichtspunkt eines Serienzeichens oder unter dem Gesichtspunkt der \n\norganisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen (sog. Verwechslungsge-\n\nfahr im weiteren Sinne) anzunehmen. \n\n15 \n\nIII. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der ange-\n\nfochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundes-\n\npatentgericht. \n\n16 \n\n1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die \n\nFrage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor-\n\nliegt, wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände \n\ndes Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung \n\nzwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem \n\nGrad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsäl-\n\nteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit \n\nder Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der \n\nMarken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke \n\nausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2005 \n\n- I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May; Beschl. v. \n\n22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). \n\nVon diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Sei-\n\nne Beurteilung, die Verwechslungsgefahr sei selbst bei gesteigerter Kennzeich-\n\nnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise identischen Dienstleistungen \n\nzu verneinen, weil die sich gegenüber stehenden Zeichen nicht hinreichend \n\nähnlich seien, ist jedoch, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, nicht frei \n\nvon Rechtsfehlern. \n\n17 \n\na) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist \n\nnach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder \n\nSinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Ver-\n\nkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Im \n\nWiderspruchsverfahren ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht angenom-\n\nmen hat - auf die eingetragene Form abzustellen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002 \n\n- I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Somit \n\nsteht im vorliegenden Fall der älteren schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke \n\ndes Widersprechenden, die ein weißes Kreuz auf schwarzem Hintergrund in \n\nForm eines Wappenschildes zeigt, die angegriffene farbige Marke gegenüber, \n\ndie neben einem grünen Kreuz auf weißem Hintergrund in Form eines Wap-\n\npenschildes zusätzlich aus dem Wortbestandteil \"LAZARUS\" besteht. \n\n18 \n\nBei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr sind bei der \n\nBeurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken die fragli-\n\nchen Marken jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamtein-\n\ndruck miteinander zu vergleichen. Das schließt es nicht aus, dass unter Um-\n\nständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch \n\ndie Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen \n\nGesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, \n\nGRUR 2005, 1042 Tz 28/29 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH \n\nGRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo, jeweils m.w.N.). Weiter ist nicht ausge-\n\nschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte \n\nMarke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstän-\n\ndig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der \n\nzusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder \n\nprägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. \n\n5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-\n\nDach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, \n\n1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeich-\n\nnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit \n\nälterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von \n\n§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesproche-\n\nnen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fragli-\n\nchen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander \n\nverbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 31 \n\n- THOMSON LIFE). \n\n19 \n\nb) Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung der \n\nVerwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der sich gegenüber stehen-\n\nden Marken zugrunde gelegt. Es hat der Sache nach auch geprüft, ob eine \n\nVerwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeich-\n\nnenden Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke begründet ist, \n\nindem es im Zusammenhang mit der Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildli-\n\ncher Hinsicht ausgeführt hat, der Verkehr könne unter Umständen aufgrund der \n\nGestaltung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten \n\nauf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, \n\nvon der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kenn-\n\nzeichnungsfunktion zuerkennen oder in Fällen zusammengesetzter Zeichen \n\neinen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten \n\nZweitkennzeichens auffassen. Die Erwägungen, mit denen es eine solche selb-\n\nständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke \n\nverneint hat, halten jedoch der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. \n\n20 \n\naa) Das Bundespatentgericht führt insoweit lediglich aus, im vorliegenden \n\nFall könne eine prägende Wirkung des Wortbestandteils \"LAZARUS\" nicht mit \n\nder Begründung verneint werden, es handele sich um ein fremdsprachiges \n\nWort, das dem inländischen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres in Erinne-\n\nrung bleibe. Vielmehr entspreche es im karitativen Bereich den üblichen Be-\n\nzeichnungsgewohnheiten, Namen wie \"Lazarus\", \"Malteser\" und \"Johanniter\" \n\nzu verwenden. Auch unter dem Gesichtspunkt der kennzeichnenden Bedeu-\n\ntung von Unternehmenskennzeichen in Kombinationsmarken bestehe kein An-\n\nlass zu der Annahme, der Verkehr werde \"LAZARUS\" bei der Wahrnehmung \n\nder angegriffenen Marke vernachlässigen, weil in dem hier einschlägigen \n\nDienstleistungsbereich erfahrungsgemäß der betrieblichen Zuordnung und Be-\n\nzeichnung der Organisation besonderes Gewicht beigemessen werde. \n\n21 \n\nbb) Die Annahme, dass der Verkehr dem Bildbestandteil des angegriffe-\n\nnen Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung zumisst, hängt entge-\n\ngen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht davon ab, ob eine prägen-\n\nde Wirkung des Wortbestandteils \"LAZARUS\" verneint werden kann. Vielmehr \n\nkann einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke auch dann eine selb-\n\nständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der \n\nzusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder ge-\n\nprägt wird (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Insbesondere \n\nwenn der Verkehr in dem Wortbestandteil \"LAZARUS\" eine Unternehmensbe-\n\nzeichnung sieht, wovon das Bundespatentgericht ausgeht, kommt eine solche \n\nselbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in Betracht (vgl. \n\nEuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Da es für die Annahme \n\neiner selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritäts-\n\njüngeren komplexen Zeichens nicht darauf ankommt, ob dieser innerhalb des \n\nzusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung \n\nhat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere \n\nZeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. \n\nEuGH GRUR 2005, 1042 Tz 37 - THOMSON LIFE). \n\n22 \n\ncc) Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der \n\nangegriffenen Marke kann sich im vorliegenden Fall insbesondere aus der Tat-\n\nsache ergeben, dass dem Bildelement durch die Wappenform eine in sich ge-\n\nschlossene Gestalt gegeben ist. Außerdem kommt die Annahme einer selb-\n\nständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils aufgrund der vom Bun-\n\ndespatentgericht festgestellten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem hier \n\nmaßgeblichen Gebiet in Betracht. Danach ist dem Verkehr bekannt, dass auf \n\ndem vorliegenden Dienstleistungssektor Bildzeichen in Form von Kreuzdarstel-\n\nlungen auch im Zusammenhang mit wörtlichen Bezeichnungen der jeweiligen \n\nkaritativen Organisation verwendet werden. Von einer solchen Benutzungsform \n\nmacht auch der Widersprechende Gebrauch, der seine Bildmarke gleichfalls \n\nauch im Zusammenhang mit entsprechenden Zusätzen verwendet. Ist der Ver-\n\nkehr aber daran gewöhnt, dass auf dem maßgeblichen Gebiet Bildzeichen nicht \n\nnur isoliert, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Wortzeichen, insbe-\n\nsondere mit Unternehmensnamen, verwendet werden, dann liegt die Vorstel-\n\nlung einer jeweils selbständig kennzeichnenden Stellung von Wort- und Bildbe-\n\nstandteil auch bei der Verwendung der angegriffenen Marke nahe. \n\n23 \n\ndd) Die Erwägungen des Bundespatentgerichts tragen somit nicht seine \n\nAnnahme, dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke komme keine selb-\n\nständig kennzeichnende Bedeutung zu, so dass die Verneinung der Verwechs-\n\nlungsgefahr schon aus diesem Grunde keinen Bestand haben kann. Hat der \n\nBildbestandteil der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stel-\n\nlung behalten, so kann sich eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 \n\nNr. 2 MarkenG aus der Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit der Widerspruchs-\n\nmarke ergeben (vgl. auch BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Ob die Zei-\n\nchenähnlichkeit auch insoweit nicht ausreicht, um bei (lediglich) durchschnittli-\n\ncher oder sogar bei - vom Bundespatentgericht unterstellter - gesteigerter \n\nKennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweiser) Identität der \n\nDienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 \n\nMarkenG zu bejahen, hat das Bundespatentgericht bislang nicht geprüft. Der \n\nBildbestandteil der angegriffenen Marke entspricht mit Ausnahme der Farbge-\n\nbung, des Kontrastes und einer nicht ins Gewicht fallenden Abweichung der \n\nUmrahmung im unteren Bereich der älteren Bildmarke. Insoweit besteht ein \n\nhoher Grad an Ähnlichkeit. Der vor allem durch die Übereinstimmung in der \n\nDarstellung des achtzackigen Kreuzes bewirkte hohe Grad an Ähnlichkeit der \n\nbeiden Zeichen wird nicht dadurch wesentlich vermindert, dass die angegriffene \n\nMarke farbig gestaltet ist. Entgegen der in anderem Zusammenhang geäußer-\n\nten Auffassung des Bundespatentgerichts kann aus dem von ihm angeführten \n\nUmstand, dass bei der Gestaltung von Wappen, Flaggen und Hoheitszeichen \n\nregelmäßig eine konkrete Farbgebung im Vordergrund steht, nicht hergeleitet \n\nwerden, dass allein durch die farbliche Veränderung auch im vorliegenden Fall \n\ndem Betrachter ein anderes Bild vermittelt werde. Das Charakteristische der \n\nGestaltung der Widerspruchsmarke besteht in der achtspitzigen Form des \n\nKreuzes. Diese Gestaltung nimmt die angegriffene Marke der Form nach iden-\n\ntisch auf. Für die Hervorhebung des Kreuzes aus dem ihn umgebenden Wap-\n\npenschild ist es, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht anführt, ohne Bedeutung, \n\nob es dunkel auf hellem Hintergrund oder hell auf dunklem Hintergrund darge-\n\nstellt wird. Der charakteristische Eindruck des Zeichens ändert sich entgegen \n\nder Auffassung des Bundespatentgerichts dadurch nicht. \n\n24 \n\nDer Umstand, dass Kreuzdarstellungen auch von anderen Organisatio-\n\nnen auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor verwendet werden, steht der \n\nAnnahme einer Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Marken \n\nnicht entgegen, soweit dabei, wie die vom Markeninhaber vorgelegten Beispiele \n\ndes Roten Kreuzes und der Arbeiterwohlfahrt zeigen, Kreuze in Balkenform \n\nverwendet werden. Von diesen bekannten einfachen Kreuzformen unterschei-\n\ndet sich die achtspitzige, besonders ausgeprägte Gestaltung der angegriffenen \n\nMarke und der Widerspruchsmarke, die kaum noch an ein Kreuz erinnert, deut-\n\nlich. Neben dem Widersprechenden verwendet nach den Feststellungen des \n\nBundespatentgerichts allerdings mit dem Johanniter-Orden eine weitere karita-\n\ntiv tätige Organisation ein achtspitziges Kreuz, und zwar in roter Farbe oder in \n\nweißer Farbe in einem roten Kreis. Entgegen der Auffassung des Bundespa-\n\ntentgerichts ist insoweit jedoch der gemeinsame historische Ursprung von Jo-\n\nhanniter- und Malteser-Orden für die Bestimmung des Schutzumfangs der Wi-\n\nderspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke von Bedeutung. Die \n\nVerwendung des achtspitzigen \"Malteserkreuzes\" durch den Widersprechenden \n\nund den Johanniter-Orden, dem protestantischen Zweig des Malteserordens, \n\nberuht danach darauf, dass beide Organisationen historisch eng mit dem Mal-\n\nteserorden verknüpft sind. Ersichtlich wegen des gemeinsamen historischen \n\nUrsprungs wird die beiderseitige Verwendung des \"Malteserkreuzes\" im Ver-\n\nhältnis dieser beiden Organisationen zueinander von diesen geduldet. Diese \n\nKoexistenz beruht letztlich auf einer Abwägung der aus ihrem gemeinsamen \n\nhistorischen Ursprung herrührenden Interessen des Widersprechenden und des \n\nJohanniter-Ordens. Sie kann daher aus Rechtsgründen Dritten gegenüber kei-\n\nne Verringerung des Schutzes der von den beiden Organisationen verwendeten \n\nZeichen bewirken, selbst wenn die historischen Verhältnisse, wie das Bundes-\n\npatentgericht angenommen hat, nur einem geringen Teil des Verkehrs bekannt \n\nsein dürften. Ob die unterschiedliche Farbgestaltung auch unter Berücksichti-\n\ngung der vorgenannten Umstände gleichwohl zu einer anderen Beurteilung \n\nführt, insbesondere weil der Verkehr - wie das Bundespatentgericht meint - im \n\nkaritativen Bereich daran gewöhnt ist, die von den Dienstleistungsanbietern \n\nverwendeten Zeichen bereits nach der Farbe zu unterscheiden, wird vom Bun-\n\ndespatentgericht zu prüfen sein. \n\n25 \n\nc) Wie die Rechtsbeschwerde weiter mit Recht rügt, ist die Beurteilung \n\nder Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der der Widerspruchs-\n\nmarke als Gesamtzeichen gegenüberstehenden angegriffenen Marke unter \n\ndem Gesichtspunkt, welcher Bestandteil deren Gesamteindruck prägt, zudem \n\nebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern. \n\n26 \n\naa) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die sich ge-\n\ngenüber stehenden Marken für teilweise identische Dienstleistungen eingetra-\n\ngen sind. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von den Partei-\n\nen auch nicht beanstandet. \n\n27 \n\nbb) Der Widersprechende hat eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der \n\nWiderspruchsmarke geltend gemacht. Das Bundespatentgericht hat verschie-\n\ndene Umstände angeführt, die seiner Ansicht nach der Anerkennung einer ge-\n\nsteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegenstünden. So-\n\ndann hat es aber angenommen, die Frage, von welchem Grad der Kennzeich-\n\nnungskraft ausgegangen werde, bedürfe letztlich keiner Entscheidung. Selbst \n\nwenn bei der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und \n\nein entsprechend erhöhter Schutzumfang zugrunde gelegt würden, bestünde \n\nauch unter Berücksichtigung teilweise identischer Dienstleistungen und allge-\n\nmeiner Verkehrskreise mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die \n\nGefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das Bun-\n\ndespatentgericht hat somit abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungs-\n\nkraft der Widerspruchsmarke nicht getroffen. Für die rechtliche Beurteilung in \n\nder Rechtsbeschwerdeinstanz ist folglich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft \n\nder Widerspruchsmarke zugrunde zu legen. \n\n28 \n\ncc) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist das Bundespatentge-\n\nricht zu dem Ergebnis gelangt, die Ähnlichkeit der Marken reiche nicht aus, um \n\nselbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teil-\n\nweise) identischen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von \n\n§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Diese Beurteilung ist nicht in jeder \n\nHinsicht frei von Rechtsfehlern. \n\n29 \n\n(1) Das Bundespatentgericht ist in klanglicher Hinsicht von dem Erfah-\n\nrungssatz ausgegangen, dass sich bei einer Kombination von Wort und Bild in \n\neiner Marke der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er \n\nkennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil bei einer solchen Marke die \n\neinfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 \n\n- I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTER-\n\nLAND; BGH GRUR 2006, 60 Tz 20 - coccodrillo). Dies lässt einen Rechtsfehler \n\nnicht erkennen. Der angesprochene Erfahrungssatz gilt - entgegen der Auffas-\n\nsung der Rechtsbeschwerde - auch dann, wenn sich der Bildbestandteil begriff-\n\nlich beschreiben lässt. \n\n30 \n\n(2) In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr jedoch in der Regel nur \n\ndann eher an dem Wortbestandteil orientieren, wenn es sich bei dem Bildbe-\n\nstandteil lediglich um eine nichts sagende oder geläufige und nicht ins Gewicht \n\nfallende Verzierung handelt. Es besteht kein Erfahrungssatz, nach dem der \n\nVerkehr auch sonst bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke \n\nin erster Linie den Wort- und nicht den Bildbestandteil in seine Erinnerung auf-\n\nnimmt (vgl. BGHZ 139, 340, 348 f. - Lions). Der genannte Erfahrungssatz ver-\n\nwehrt es somit nicht, in einzelnen Fällen dem Bildbestandteil einer Wort-/ \n\nBildmarke eine prägende Bedeutung zuzumessen (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende \n\nRaubkatze; BGH GRUR 2002, 171, 174 f. - Marlboro-Dach; Büscher, GRUR \n\n2005, 802, 809). Im vorliegenden Fall ist die Auffassung des Bundespatentge-\n\nrichts, es sei kein Grund dafür ersichtlich, dass der Bildbestandteil der angegrif-\n\nfenen Marke deren Gesamteindruck in bildlicher Hinsicht präge, aus Rechts-\n\ngründen zu beanstanden. \n\n31 \n\nHandelt es sich bei der angegriffenen Marke um ein zusammengesetztes \n\noder komplexes Zeichen, das neben anderen Elementen einen mit der Wider-\n\nspruchsmarke identischen oder - wie hier - ähnlichen Bestandteil aufweist, so \n\nist bei der Beurteilung, ob der mit der Widerspruchsmarke identische oder ähn-\n\nliche Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, eine gesteigerte Kennzeich-\n\nnungskraft des Widerspruchszeichens zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v. \n\n13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; \n\nUrt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 \n\n- Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60 \n\nTz 19 - coccodrillo; Büscher, GRUR 2005, 802, 805 f.; Ullmann, juris PR-\n\nWettbR 1/2005, Anm. 1). Dies gilt unabhängig davon, ob die gesteigerte Kenn-\n\nzeichnungskraft von Haus aus besteht oder kraft Benutzung gewonnen wurde \n\n(vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Denn dem Verkehr bleibt ein \n\nbekanntes Zeichen in Erinnerung, so dass er es deshalb eher in einer anderen \n\nKennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 \n\n- Marlboro-Dach; GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 60 Tz 19 \n\n- coccodrillo). Mit der Frage, ob im vorliegenden Fall der Bildbestandteil des \n\nangegriffenen Zeichens dessen Gesamteindruck prägt, weil der Widerspruchs-\n\nmarke, wie das Bundespatentgericht unterstellt hat, eine gesteigerte Kenn-\n\nzeichnungskraft zukommt, hat es sich nicht befasst. Auch aus diesem Grunde \n\nkann seine Auffassung, mangels ausreichender Zeichenähnlichkeit bestehe \n\nkeine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, keinen \n\nBestand haben. \n\n32 \n\n2. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Das Bundespa-\n\ntentgericht wird in der wieder eröffneten Beschwerdeinstanz zunächst der Fra-\n\nge nachzugehen haben, ob dem Bildbestandteil in der angegriffenen Marke \n\neine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und eine Verwechslungs-\n\ngefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist. Sollte dies zu \n\nverneinen sein, wird es den Gesamteindruck der angegriffenen Marke unter \n\ndem Gesichtspunkt erneut zu beurteilen haben, ob er (auch) durch deren Bild-\n\nbestandteil geprägt wird. Soweit dabei abschließende Feststellungen zur Kenn-\n\nzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Anmeldung der an-\n\ngegriffenen Marke (zum Zeitpunkt BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV) \n\nzu treffen sind, ist auf Folgendes hinzuweisen: \n\n33 \n\na) Auch wenn das Widerspruchsverfahren als summarisches, auf die Er-\n\nledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren nicht dafür \n\ngeeignet ist, komplizierte Sachverhalte zu klären (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n24.11.1999 \n\n- I ZB 17/97, GRUR 2000, 890, 892 = WRP 2000, 743 \n\n- IMMUNINE/IMUKIN), schließt das bloße Bestreiten der gesteigerten Kenn-\n\nzeichnungskraft die Berücksichtigung der Benutzungslage bei der Prüfung der \n\nVerwechslungsgefahr nicht aus. Vielmehr ist auch im Widerspruchsverfahren \n\ndie Benutzungslage maßgeblich, soweit sie durch präsente glaubhafte Mittel \n\nzweifelsfrei belegt oder amtsbekannt ist (vgl. BGHZ 46, 152, 160 - Vitapur; \n\nBGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 \n\n- COMPO-SANA; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 42 Rdn. 51; Hacker in \n\nStröbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 193). \n\n34 \n\nb) Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass der Inhaber der an-\n\ngegriffenen Marke die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmar-\n\nke nur hinsichtlich des schwarz-weiß eingetragenen Zeichens, nicht aber hin-\n\nsichtlich des von dem Widersprechenden benutzten weißen Kreuzes auf rotem \n\nGrund bestreitet. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann bei \n\neinem schwarz-weiß eingetragenen Bildzeichen auch dann eine kraft Benut-\n\nzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliegen, wenn die Nutzung \n\nüberwiegend in einer anderen Farbe erfolgt ist. Zwar kommt es - wie bereits \n\nausgeführt - im Widerspruchsverfahren bei der Prüfung der Verwechslungsge-\n\nfahr auf die eingetragene Form an. Einer in Schwarzdruck eingetragenen Bild-\n\nmarke kann allerdings grundsätzlich auch die durch die Benutzung in irgendei-\n\nner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft zugerechnet werden, wenn \n\nsich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Charakteristik der \n\nMarke nicht ändert (vgl. BGH, Urt. v. 29.11.1955 - I ZR 4/54, GRUR 1956, 183, \n\n185 - Drei-Punkt-Urteil; Urt. v. 4.1.1963 - Ib ZR 95/61, GRUR 1963, 423, 425 \n\n- coffeinfrei; Urt. v. 30.4.1969 - I ZR 122/67, GRUR 1969, 686, 687 f. - Roth-\n\nHändle; vgl. ferner EuG, Urt. v. 21.4.2004 - T-127/02, GRUR 2004, 773 Tz 45 \n\n- Bildmarke ECA; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 104; Lange, Marken- \n\nund Kennzeichenrecht Rdn. 1940, 2041). Eine solche Änderung ist entgegen \n\nder Auffassung des Bundespatentgerichts, wie oben unter III 1 b dd dargelegt, \n\nzu verneinen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - worauf die Rechtsbeschwer-\n\nde zu Recht hinweist - farbige Zeichen auch schwarz-weiß genutzt werden, da \n\nbeispielsweise auf Kopien, E-Mail-Ausdrucken oder Telefaxen regelmäßig kei-\n\nne Farben wiedergegeben werden. \n\n35 \n\nc) Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt hat das Bundespa-\n\ntentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Eine solche ist nur dann anzunehmen, \n\nwenn das Wort aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die nahe lie-\n\ngende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl. \n\nBGH GRUR 2006, 60 Tz 22 - coccodrillo m.w.N.). Dies ist - wie das Bundespa-\n\ntentgericht zu Recht ausgeführt hat - nicht der Fall. \n\nUllmann \n\n v. Ungern-Sternberg \n\nRiBGH Pokrant ist \nan der Unterschrift \nverhindert. Er ist in \nUrlaub. \n Ullmann \n\nSchaffert \n\nBergmann \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 01.10.2004 - 25 W(pat) 85/02 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-05-11/i-zb-29-04","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":10},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-05-11/i-zb-29-04","retrieved":"2026-07-10 20:37:46.829232+00:00"},"card":{"id":"bgh/2006-05-11/i-zb-29-04","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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