{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2005-01-20","aktenzeichen":"I ZB 31/03","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"FERROSIL MarkenG § 26 Abs. 1 und Abs. 3 Die Marke \"FERROSIL\" wird durch das Zeichen \"P3-ferrosil\" rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG benutzt, wenn der Verkehr \"P3-ferrosil\" nicht als einheitliches Zeichen, sondern \"P3\" und \"ferrosil\" als zwei Kennzeichen auffaßt. Dies liegt nahe, wenn den Fachkreisen \"P3\" als eine Art Unternehmenskennzeichen und als Stamm von Serienzeichen und die vielfältigen Produktnamen der \"P3-Serie\" bekannt sind.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 31/03 \n\nBESCHLUSS \n\nvom \n\n20. Januar 2005 \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 395 00 468 \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ \nBGHR \n\nja \n : nein \nja \n : \n\nFERROSIL \n\nMarkenG § 26 Abs. 1 und Abs. 3 \n\nDie Marke \"FERROSIL\" wird durch das Zeichen \"P3-ferrosil\" rechtserhaltend i.S. \nvon § 26 MarkenG benutzt, wenn der Verkehr \"P3-ferrosil\" nicht als einheitliches \nZeichen, sondern \"P3\" und \"ferrosil\" als zwei Kennzeichen auffaßt. Dies liegt \nnahe, wenn den Fachkreisen \"P3\" als eine Art Unternehmenskennzeichen und \nals Stamm von Serienzeichen und die vielfältigen Produktnamen der \"P3-Serie\" \nbekannt sind. \n\nBGH, Beschl. v. 20. Januar 2005 - I ZB 31/03 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Januar 2005 durch \n\nden Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Pokrant, \n\nDr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Be-\n\nschluß des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundes-\n\npatentgerichts vom 17. Juni 2003 aufgehoben. \n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung \n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nDer Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf \n\n50.000 € festgesetzt. \n\nGründe: \n\nI. Gegen die am 5. Januar 1995 angemeldete, für \"Reinigungs- und Pfle-\n\ngeprodukt für Edelstahl, Chrom und Metallflächen insbesondere zur Verwen-\n\ndung in gewerblichen Groß- und Industrieküchen sowie im privaten Haushalt\" \n\neingetragene Wortmarke Nr. 395 00 468 \n\n\"FERROSOL\" \n\nhat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihren prioritätsälteren Wort-\n\nmarken Nr. 354 828 \n\nund Nr. 735 220 \n\n\"FERROSIL\" \n\n\"Ferisol\". \n\nDie Marke \"FERROSIL\" ist eingetragen für \"chemische Produkte für in-\n\ndustrielle Zwecke; Kesselsteinmittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Imprägnier-\n\nmittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Wasserglas, Klärmittel, Enthärtungsmittel \n\nfür Wasser\" und die Marke \"Ferisol\" für \"chemische Erzeugnisse für gewerbli-\n\nche Zwecke (ausgenommen solche als Textil- und Lederhilfsmittel); ansatzver-\n\nhindernde und ansatzlösende Mittel zur Verwendung in Rohren und Apparatu-\n\nren; chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Me-\n\ntallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien\". \n\nDie Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarken bestrit-\n\nten. Die Widersprechende hat hierzu geltend gemacht, die Widerspruchsmarke \n\n\"FERROSIL\" sei zur Kennzeichnung eines mit \"P3-ferrosil\" bezeichneten Stein- \n\nund Korrosionsschutzmittels für Trinkwassersysteme und die weitere Wider-\n\nspruchsmarke \"Ferisol\" für ein mit \"P3-ferisol\" bezeichnetes flüssiges Wirkstoff-\n\nkonzentrat für alkalische Reinigungslösungen in der Brau- und Getränkeindu-\n\nstrie rechtserhaltend benutzt worden. \n\nDas Deutsche Patent- und Markenamt hat die Widersprüche - im Erinne-\n\nrungsverfahren - wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden \n\nBenutzung zurückgewiesen. \n\nDie dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden hat das \n\nBundespatentgericht zurückgewiesen (GRUR 2004, 340). \n\nHiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) \n\nRechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde \n\nzurückzuweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen einer rechtserhal-\n\ntenden Benutzung der Widerspruchsmarken nach § 43 Abs. 1 i.V. mit § 26 \n\nMarkenG verneint. Dazu hat es ausgeführt: \n\nDie Widersprechende habe zwar den Einsatz ihrer Marke \"FERROSIL\" \n\nfür ein Kesselsteinmittel und ihrer weiteren Marke \"Ferisol\" für \"chemische Mittel \n\nzum Reinigen von Maschinen, Metallen, Steinen, Porzellan, Glas, Kunststoff\" in \n\nzusammengesetzten Zeichen glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarken \n\nseien jedoch nicht in der eingetragenen Form, sondern jeweils mit dem voran-\n\ngestellten Bestandteil \"P3-\" verwandt worden. Durch die von der Eintragung \n\nabweichende Form der Benutzung sei der kennzeichnende Charakter der Mar-\n\nken i.S. von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert worden. Die Bezeichnung \n\n\"P3\" sei nach dem Vortrag der Widersprechenden eine von ihr seit Ende der \n\nzwanziger Jahre benutzte und seit dem 3. November 1939 eingetragene Marke, \n\ndie als gleichbleibender Stammbestandteil einer umfangreichen Markenserie \n\neingesetzt und von den Verkehrskreisen als Hinweis auf Industriereiniger aus \n\ndem Konzern der Widersprechenden aufgefaßt werde. \n\nBei einer Markenserie werde einem gleichbleibenden Stammbestandteil \n\nzur näheren Kennzeichnung der einzelnen Produkte ein wechselnder Abwand-\n\nlungsbestandteil hinzugefügt. Die Serienmarke bilde ein einheitliches Zeichen, \n\ndas gleichermaßen durch den Stammbestandteil und den Abwandlungszusatz \n\nauf die Herkunft hinweise. Das Produkt werde im Verkehr daher durch die Seri-\n\nenmarke und nicht allein durch den Abwandlungsbestandteil benannt. Dies \n\nwerde durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen bestätigt. \n\nDie Zeichen \"P3-ferrosil\" und \"P3-ferisol\" seien neue Zeichen, bei denen die \n\nWiderspruchsmarken dem Verkehr nicht mehr als eigenständige Zeichen ent-\n\ngegenträten. Darin liege auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der \n\nWiderspruchsmarken eine Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters. \n\nEine andere Sichtweise sei nicht deshalb geboten, weil \"P3\" dem Verkehr auch \n\nals Firmenkennzeichen nahegebracht werde. Es komme für die Beurteilung ei-\n\nner Änderung des kennzeichnenden Charakters der benutzten Markenform \n\nauch nicht darauf an, ob von einer (fiktiven) Verwechslungsgefahr zwischen der \n\neingetragenen und der benutzten Markenform auszugehen sei. Entscheidend \n\nsei vielmehr, ob der Verkehr in den beiden Formen noch dieselbe Marke erblik-\n\nke. \n\nFür das hier maßgebliche Warengebiet lasse sich nicht die Gewohnheit \n\nfeststellen, Erst- und Zweitmarken zu verwenden. Gegen eine Verwendung von \n\n\"P3\" und \"ferrosil\" und \"ferisol\" als Haupt- und Zweitmarken sprächen auch die \n\nVerwendung einheitlicher Schrifttypen und die Verbindung durch einen Binde-\n\nstrich. Entsprechend fasse der Verkehr die Widerspruchsmarken auch nur als \n\nunselbständige Bestandteile eines neuen (Serien-)Zeichens auf. \n\nIII. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Annahme des Bundespa-\n\ntentgerichts, die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung der \n\nMarken Nr. 354 828 \"FERROSIL\" und Nr. 735 220 \"Ferisol\" nach § 43 Abs. 1, \n\n§ 26 MarkenG nicht glaubhaft gemacht, ist nicht rechtsfehlerfrei. \n\n1. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde allerdings geltend, die Ver-\n\nwendung von \"P3-ferrosil\" und \"P3-ferisol\" stelle auch dann eine Benutzung der \n\nWiderspruchsmarken nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG dar, wenn die ange-\n\nsprochenen Verkehrskreise die Kombination von \"P3-\" mit den Widerspruchs-\n\nmarken als einheitliche (zusammengesetzte) Zeichen ansähen. \n\na) Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung ab-\n\nweicht, ist nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend, wenn die Abwei-\n\nchungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Davon ist \n\nauszugehen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei \n\nWahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der ein-\n\ngetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke \n\nsieht (vgl. BGH, Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 56 = WRP \n\n2000, 1296 - SUBWAY/Subwear; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, \n\n1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; zu Art. 5 Abschn. C Abs. 2 \n\nPVÜ: BGH, Beschl. v. 11.7.2002 - I ZB 24/99, GRUR 2002, 1077, 1078 = WRP \n\n2002, 1290 - BWC). Maßgeblich ist, ob der Verkehr dem hinzugefügten Be-\n\nstandteil \"P3-\" keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt \n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, \n\n1081 - Holtkamp; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP \n\n2001, 1320 - Bit/Bud) und trotz der - hier durch Zusätze begründeten - Unter-\n\nschiede die benutzte Bezeichnung der eingetragenen Marke gleichsetzt (vgl. \n\nauch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 105). \n\nb) Das Bundespatentgericht hat eine eigene kennzeichnende Funktion \n\nvon \"P3-\" in den Bezeichnungen \"P3-ferrosil\" und \"P3-ferisol\" dagegen bejaht. \n\nDies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Beurteilung, ob durch \n\ndie Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form ihr \n\nkennzeichnender Charakter verändert wird, ist grundsätzlich dem Tatrichter \n\nvorbehalten und im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt überprüfbar \n\n(vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp). \n\nDas Bundespatentgericht ist - anders als die Rechtsbeschwerde meint - \n\nin seiner Entscheidung nicht von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab \n\nausgegangen. Auf den Schutzumfang der Widerspruchsmarken im Rahmen \n\ndes § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und auf die Frage, ob die Zei-\n\nchen \"P3-ferrosil\" und \"P3-ferisol\" bei der Beurteilung einer (fiktiven) Zeichen-\n\nähnlichkeit mit den Widerspruchsmarken nicht durch den Zusatz \"P3-\" mitge-\n\nprägt werden, kommt es für die Prüfung der Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 \n\nSatz 1 MarkenG nicht an (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR \n\n1999, 995, 996 f. = WRP 1999, 936 - HONKA; Beschl. v. 30.3.2000 \n\n- I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer). \n\nZu Unrecht macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, das Bundespa-\n\ntentgericht habe in Widerspruch zu seinen übrigen Ausführungen in der Ent-\n\nscheidung die Widerspruchsmarken \"FERROSIL\" und \"Ferisol\" auch als Ab-\n\nwandlungsbestandteile der Serienmarke \"P3\" aufgefaßt. Das Bundespatentge-\n\nricht hat vielmehr seiner Entscheidung durchgängig die Frage zugrunde gelegt, \n\nob durch die Abwandlung der Widerspruchsmarken gegenüber ihrer eingetra-\n\ngenen Form der kennzeichnende Charakter verändert wird und nicht umgekehrt \n\n\"FERROSIL\" und \"Ferisol\" Abwandlungsbestandteile des Zeichens \"P3\" sind. \n\n2. Mit Recht wendet sich die Rechtsbeschwerde aber dagegen, daß das \n\nBundespatentgericht \"P3-ferrosil\" und \"P3-ferisol\" als einheitliche Zeichen auf-\n\ngefaßt hat. Die bisherigen Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu \n\nvermögen diese Annahme nicht zu rechtfertigen. \n\na) In einem zusammengesetzten Zeichen kann der Verkehr im Einzelfall \n\neinen Zeichenbestandteil als ein selbständig verwendetes Zweitkennzeichen \n\nauffassen (vgl. BGHZ 113, 115, 123 - SL; vgl. auch: BGH, Urt. v. 5.4.2001 \n\n- I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. \n\nv. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 \n\n- Mustang). Denn der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkenn-\n\nzeichen gewöhnt (BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 \n\n- Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP \n\n2000, 541 - Contura). \n\nb) Davon ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Bei der Fest-\n\nstellung, ob die maßgebenden Verkehrskreise in \"P3-ferrosil\" und \"P3-ferisol\" \n\njeweils nur ein (neues) Zeichen oder die Verwendung von \"P3\" als Erstkennzei-\n\nchen und \"ferrosil\" und \"ferisol\" als weitere (Zweit-)Marke auffassen, hat das \n\nBundespatentgericht jedoch den Vortrag der Widersprechenden nur unvollstän-\n\ndig berücksichtigt. \n\naa) Die Widersprechende hat eine Entscheidung des Deutschen Patent- \n\nund Markenamts vom 25. September 2001 (IR 706795/1) zur rechtserhaltenden \n\nBenutzung der Marke \"CIDE\" durch die Bezeichnung \"P3-cide\" vorgelegt, nach \n\nder es sich bei \"P3-cide\" nach der Verkehrsauffassung um eine Mehrfachkenn-\n\nzeichnung handelt, bei der - wie es nach der Feststellung des Deutschen Pa-\n\ntent- und Markenamts weit verbreiteter und wirtschaftlich sinnvoller Praxis ent-\n\nspricht - neben einem Hauptkennzeichen eine weitere Marke zur Identifizierung \n\ndes speziellen Produkts verwandt wird. Unter Hinweis auf diese Entscheidung \n\ndes Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprechende u.a. geltend \n\ngemacht, \"P3\" werde als eine Art Firmenkennzeichnung verwendet. Es ent-\n\nsprach daher nicht - anders als das Bundespatentgericht angenommen hat - \n\ndem Vortrag der Widersprechenden, die Widerspruchsmarken würden als un-\n\nselbständige Bestandteile neuer einheitlicher Zeichen eingesetzt und vom Ver-\n\nkehr als solche aufgefaßt. \n\nbb) Die Verwendung einheitlicher Schrifttypen und die Verbindung der \n\nMarke \"P3\" mit den Widerspruchsmarken jeweils mit einem Bindestrich sind für \n\nsich genommen ebenfalls nicht geeignet, im Streitfall die Annahme zu begrün-\n\nden, der Verkehr fasse \"P3-ferrosil\" nicht als zwei Marken auf. Entsprechendes \n\ngilt für \"P3-ferisol\". Denn nach dem im Rechtsbeschwerdeverfahren zugrunde-\n\nzulegenden Vortrag der Widersprechenden handelt es sich bei \"P3\" um ein im \n\nVerkehr durchgesetztes Zeichen (vgl. zur Verkehrsdurchsetzung von \"P3\" auch: \n\nBGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977 = WRP 1997, 571 \n\n- DRANO/P3-drano). Ist \"P3\" aber als Kennzeichen in den angesprochenen \n\nVerkehrskreisen durchgesetzt, kann nicht ausgeschlossen werden, daß der \n\nVerkehr es auch bei einem einheitlichen Schriftbild und der Verwendung eines \n\nBindestrichs zwischen den Zeichen weiterhin als eigenständiges Kennzeichen \n\nauffaßt. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts dazu, daß der Verkehr \n\n\"P3-ferrosil\" nicht als zwei Kennzeichen, sondern als einheitliches Zeichen ver-\n\nsteht - gleiches gilt für \"P3-ferisol\" -, können danach keinen Bestand haben. \n\nc) Nimmt der Verkehr die Bezeichnungen aber als zwei getrennte Kenn-\n\nzeichen wahr, benutzt die Widersprechende die Marken \"FERROSIL\" und \"Fe-\n\nrisol\" nach den Ausführungen des Bundespatentgerichts in der eingetragenen \n\nForm rechtserhaltend (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Ein solches Verständnis liegt um \n\nso näher, als es sich bei dem angesprochenen Verkehr nach dem Vortrag der \n\nWidersprechenden um Fachkreise handelt, denen sowohl \"P3\" als eine Art Un-\n\nternehmenskennzeichnung und als Stamm von Serienzeichen wie auch die viel-\n\nfältigen Produktnamen in der \"P3-Serie\" bekannt sind. In einem solchen Fall \n\nliegt es nahe, daß der Verkehr in den Bezeichnungen \"FERROSIL\" und \"Feri-\n\nsol\" eine eigenständige Marke neben der Produktkennzeichnung \"P3\" sieht. \n\nIV. Das Bundespatentgericht wird daher im neu eröffneten Beschwerde-\n\nverfahren die Feststellungen dazu, ob die angesprochenen Verkehrskreise \"P3-\n\nferrosil\" und \"P3-ferisol\" als einheitliche Zeichen oder Mehrfachkennzeichnun-\n\ngen auffassen, erneut zu treffen haben. \n\nUllmann \n\nPokrant \n\nBüscher \n\nSchaffert \n\n Bergmann","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-01-20/i-zb-31-03","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 26","ref_norm":"26","n":8},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-01-20/i-zb-31-03","retrieved":"2026-07-10 16:18:40.935245+00:00"},"card":{"id":"bgh/2005-01-20/i-zb-31-03","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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