{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2005-01-11","aktenzeichen":"X ZR 20/02","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Leichtflüssigkeitsabscheider PatG (1981) § 9, § 15 Abs. 2 Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, ist diese im Zweifel mitlizenziert.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 20/02 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nVerkündet am: \n11. Januar 2005 \nWermes \nJustizhauptsekretär \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nLeichtflüssigkeitsabscheider \n\nPatG (1981) § 9, § 15 Abs. 2 \n\nErfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die \n\nMitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, ist diese im Zweifel \n\nmitlizenziert. \n\nBGH, Urt. v. 11. Januar 2005 - X ZR 20/02 - OLG Düsseldorf \n\nLG Düsseldorf \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 11. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und \n\ndie Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Beklagten wird das am 15. November 2001 \n\nverkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düs-\n\nseldorf im Kostenausspruch und insoweit teilweise aufgehoben, als \n\ndie Beklagte über den landgerichtlichen Urteilsausspruch hinaus \n\nzur Rechnungslegung über Handlungen seit dem 16. Juni 1990 \n\nverurteilt worden ist und als festgestellt worden ist, daß die Beklag-\n\nte zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung für die in der \n\nZeit vom 16. Juni 1990 bis zum 28. August 1993 begangenen \n\nHandlungen und zum Ersatz des Schadens für Handlungen in der \n\nZeit vom 29. August 1993 bis 17. September 1996 verurteilt worden \n\nist. \n\nIm Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu anderweiter \n\nVerhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisi-\n\nonsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\nDie Klägerin ist Inhaberin des einen Leichtflüssigkeitsabscheider betref-\n\nfenden, u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-\n\nschen Patents 0 368 084 (Klagepatents), das sie von den Erben des auch als \n\nErfinder benannten verstorbenen \n\nfrüheren Patentinhabers H. er- \n\nworben hat; vor dem Rechtserwerb entstandene Ansprüche wegen Benutzung \n\noder Verletzung des Klagepatents sind an die Klägerin abgetreten worden. Pa-\n\ntentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut: \n\n\"Leichtflüssigkeitsabscheider mit einem Zulauf (11) für ein Leicht-\nflüssigkeits-Schwerflüssigkeits-Gemisch, mindestens einer Ab-\nscheidekammer (2), einem Schwerflüssigkeitsablauf (13) und einer \nLeichtflüssigkeitsabführung (3), wobei dem Zulauf (11) für das \nLeichtflüssigkeits-Schwerflüssigkeits-Gemisch ein Absperrorgan (6) \nzugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Absperrorgan (6) \nbei Erreichen einer bestimmten Höhe des Leichtflüssigkeitsspiegels \nselbsttätig den Zulauf sperrt.\" \n\nDie Klägerin macht Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche \n\nwegen Benutzung der angemeldeten Erfindung und Verletzung des Klagepa-\n\ntents durch Herstellung und Vertrieb der Leichtflüssigkeitsabscheider durch die \n\nBeklagte geltend. Diese benutzt sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 \n\ndes Klagepatents wortsinngemäß. Die Beklagte meint, zur Benutzung auch der \n\ndurch das Klagepatent geschützten Erfindung berechtigt zu sein. Sie ist unstrei-\n\ntig berechtigt, eine weitere Erfindung H. , die zu der deutschen \n\nPatentanmeldung 39 30 226 geführt hat, gegen Zahlung einer Lizenzvergütung \n\nzu benutzen. Diese weitere Erfindung bildet die Entwicklungsstufe 6 des von \n\nH. entwickelten Abscheidersystems, während sich die dem Kla- \n\ngepatent zugrunde liegende Erfindung auf eine frühere Entwicklungsstufe be-\n\nzieht. \n\nWegen weiterer Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte kam es \n\nzum Streit zwischen H. und den drei Gesellschaftern einer im Ver- \n\nfahren als I. bezeichneten Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der auch der \n\nGeschäftsführer der Beklagten angehörte. Die Übertragungsklage der Gesell-\n\nschafter der I. bezüglich dieser Schutzrechte wurde abgewiesen. In einem \n\nweiteren Rechtsstreit kam es zu einem am 17. September 1996 gerichtlich pro-\n\ntokollierten Vergleich, in dem sich H. zur Zahlung von 40.000 DM \n\nan die Gesellschafter der I. bei Erledigung sämtlicher, auch der nicht streitbe- \n\nfangenen gegenseitigen Ansprüche aus einer früheren Vereinbarung verpflich-\n\ntete. Aus diesem Vergleich leitet die Beklagte ihre Benutzungsberechtigung in \n\nerster Linie her. Die Klägerin vertritt demgegenüber die Ansicht, daß die Be-\n\nklagte zur Benutzung der im Klagepatent geschützten Lehre nicht berechtigt \n\nsei. \n\nDas Landgericht hat die Beklagte zu Unterlassung und Rechnungsle-\n\ngung verurteilt sowie deren Schadensersatzpflicht seit dem 18. September \n\n1996 festgestellt. \n\nGegen das Urteil des Landgerichts haben beide Parteien Berufung ein-\n\ngelegt, die Klägerin mit dem Ziel, eine Verurteilung ab einem Monat nach Ver-\n\nöffentlichung der Anmeldung zu erreichen, die Beklagte mit dem Ziel vollstän-\n\ndiger Klageabweisung. Das Rechtsmittel der Klägerin hatte Erfolg, während die \n\nBerufung der Beklagten zurückgewiesen wurde. Mit ihrer Revision begehrt die \n\nBeklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Klägerin tritt \n\ndem Rechtsmittel entgegen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\nDie Revision führt entsprechend der Anfechtung durch die Revision zur \n\nAufhebung des angefochtenen Urteils in dem Umfang, in dem die Verurteilung \n\nder Beklagten durch das Berufungsurteil gegenüber dem Landgerichtsurteil \n\nerweitert worden ist, und in diesem Umfang zur Zurückverweisung des Rechts-\n\nstreits an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten \n\ndes Revisionsverfahrens zu übertragen ist. \n\nI. Das Berufungsgericht hat der Klägerin teils aus eigenem, teils aus ab-\n\ngetretenem Recht Ansprüche wegen Benutzung der offengelegten Patentan-\n\nmeldung - insoweit zutreffenderweise auf der Rechtsgrundlage des Art. II § 1 \n\nIntPatÜG -, teils wegen Patentverletzung (§ 139 PatG, §§ 242, 259 BGB in ent-\n\nsprechender Anwendung) zugesprochen. Es hat dabei - anders als noch das \n\nLandgericht - angenommen, Ansprüche wegen der unstreitigen Benutzung der \n\nPatentanmeldung und des Klagepatents seien nicht Gegenstand des Ver-\n\ngleichs vom 17. September 1996 gewesen. Entgegen der Auffassung des \n\nLandgerichts, die Abgeltungsklausel erfasse auch die Ansprüche H. \n\n gegen die Beklagte, weil H. anerkannt habe, daß \n\nI. \n\nmit seinen durch die beklagte Gesellschaft ausgeübten Nutzungshandlungen \n\nseiner vertraglichen Ausübungspflicht nachkomme, könne ein solches Aner-\n\nkenntnis nicht darin gesehen werden, daß H. der Gesellschaft die \n\nBenutzung der Entwicklungsstufe 6 gestattet habe, die die Benutzung des Kla-\n\ngepatents voraussetze. Die seinerzeit gewährte einfache Lizenz bedeute nicht, \n\ndaß H. damit anerkannt habe, daß die \n\nI. \n\ninsoweit \n\nihrer Aus- \n\nübungspflicht nachkomme; hierzu hätte es nach Auffassung des Berufungsge-\n\nrichts einer Erklärung dahin bedurft, daß die auf Grund der Lizenzvergabe er-\n\nfolgten Nutzungshandlungen der Beklagten in Erfüllung der Ausübungspflicht \n\nder I. erfolgten; eine solche Erklärung sei aber nicht erfolgt und H. \n\n habe auch nach den Umständen nicht zwingend davon ausgehen kön- \n\nnen, daß die Nutzungshandlungen der Beklagten in Erfüllung der Ausübungs-\n\npflicht der I. erfolgten. Dieser und ihren Gesellschaftern habe es nämlich frei \n\ngestanden, in welcher Weise - z.B. durch Einrichtung einer eigenen Produkti-\n\nonsstätte oder durch Beauftragung eines Drittunternehmens - sie ihrer Aus-\n\nübungspflicht genügen wollten. \n\nII. Hiergegen wendet sich die Revision im Ergebnis mit Erfolg. \n\n1. Sie rügt die Nichtberücksichtigung erheblichen Streitstoffs (§ 286 \n\nZPO), bei dessen Berücksichtigung das Berufungsgericht zu einem anderen \n\nErgebnis habe kommen müssen. Der Geschäftsführer der Beklagten habe sich, \n\nwie H. gewußt habe, lediglich mit der Patentverwaltung befaßt; \n\ndas operative Geschäft habe allein in den Händen der Beklagten gelegen. Das \n\nLandgericht habe zudem unangegriffen \n\nfestgestellt, daß H. der \n\nBeklagten eine Lizenz an der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden Patentan-\n\nmeldung eingeräumt habe, die eine Benutzung des Klagepatents voraussetze. \n\nDie Beklagte habe erhebliche Lizenzzahlungen an H. erbracht. \n\nH. habe auch niemals selbst die verfahrensgegenständlichen An- \n\nsprüche geltend gemacht, obwohl er von der Formunwirksamkeit des Lizenz-\n\nvertrags gewußt habe. \n\nBei diesen Umständen handelt es sich lediglich um Indiztatsachen, die \n\nder Auslegung des Vergleichs durch das Berufungsgericht nicht die Grundlage \n\nentziehen. \n\n2. Das Landgericht hat das Vorbringen des Beklagten als nicht widerlegt \n\nangesehen, daß es die Benutzung der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden \n\ndeutschen Patentanmeldung 39 30 226, an der der Beklagten eine Lizenz ein-\n\ngeräumt worden war, erforderte, daß die Beklagte auch die Entwicklungsstufen \n\n3 bis 5 und damit den Gegenstand des Klagepatents benutzen durfte. Das hat \n\ndas Berufungsgericht nur im Rahmen der Überlegung berücksichtigt, hieraus \n\nergebe sich ein Anerkenntnis von H. nicht, daß I. hiermit ihrer \n\nAusübungspflicht nachkomme. Den weiteren Gesichtspunkt, daß sich hieraus \n\neine Berechtigung der Beklagten ergeben konnte, auch das Klagepatent mitzu-\n\nbenutzen, hat das Berufungsgericht nicht bedacht. Das Berufungsgericht hat \n\nweiter nicht berücksichtigt, daß sich eine Benutzungsberechtigung der Beklag-\n\nten an dem Klagepatent auch unabhängig hiervon daraus ergeben kann, daß \n\ndie Benutzung des lizenzierten Rechts die des Klagepatents notwendig ein-\n\nschließt, wie es die Beklagte geltend gemacht hat. Setzte nämlich die der Be-\n\nklagten erteilte Lizenz hinsichtlich der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden Pa-\n\ntentanmeldung 39 30 226 die Benutzung des Klagepatents voraus, der nach \n\nden vom Landgericht getroffenen Feststellungen die Gesellschafter von I. \n\nzugestimmt hatten, dann erforderte es der Zweck des Lizenzvertrags, auch die \n\nBenutzung dieses Schutzrechts zu gestatten (vgl. Bartenbach/Gennen, Patent-\n\nlizenz- und Know-how-Vertrag, 5. Aufl. Rdn. 442 m.w.N.; Busse, PatG 6. Aufl. \n\n§ 15 Rdn. 49). Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten \n\nErfindung die Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, gilt \n\nallgemein, daß diese im Zweifel mitlizenziert ist. Wer einem anderen eine Be-\n\nnutzungsberechtigung an einem Schutzrecht einräumt, ist schon nach Treu und \n\nGlauben (§ 242 BGB) in der Regel gehalten, das ihm Mögliche und Zumutbare \n\nzu tun, um dem anderen Vertragsteil die Ausübung der vertraglichen Berechti-\n\ngung zu ermöglichen; das gilt umso mehr, als es bei der vertraglichen Einräu-\n\nmung einer Benutzungsberechtigung in der Regel das Ziel der Rechtseinräu-\n\nmung sein wird, die Berechtigung auch auszuüben. Gesichtspunkte, aus denen \n\nsich ausnahmsweise etwas anderes ergeben könnte, sind bisher nicht festge-\n\nstellt. \n\nIII. Das angefochtene Urteil ist demnach aufzuheben. Das Berufungsge-\n\nricht wird sich bei seiner erneuten Befassung mit der Frage auseinanderzuset-\n\nzen haben, ob die Benutzung des Klagepatents zur Ausführung der lizenzierten \n\nErfindung tatsächlich erforderlich war. Bejaht es dies, wird eine Verletzung des \n\nKlagepatents nur unter besonderen Umständen bejaht werden können. \n\nSoweit die Verurteilung der Beklagten mit der Revision nicht angegriffen \n\nist, ist dem Bundesgerichtshof eine Prüfung verwehrt. \n\nMelullis \n\nScharen \n\n Keukenschrijver \n\n Asendorf \n\n Kirchhoff","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-01-11/x-zr-20-02","cited_norms":[{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":2},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 259","ref_norm":"259","n":1},{"jurabk":"IntPatÜbkG","ref":"Art II § 1","ref_norm":"ii-1","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 286","ref_norm":"286","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 139","ref_norm":"139","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-01-11/x-zr-20-02","retrieved":"2026-10-15 10:16:15.742190+00:00"},"card":{"id":"bgh/2005-01-11/x-zr-20-02","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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