{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2004-09-14","aktenzeichen":"X ZR 149/01","doktyp":"Urteil","leitsatz":"elektronisches Modul PatG (1981) §§ 81 ff., 110 ff. Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschützt ist, kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 149/01 \n\nURTEIL \n\nin der Patentnichtigkeitssache \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ \nBGHR \n\nja \n : nein \nja \n : \n\nVerkündet am: \n14. September 2004 \nGroß \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nelektronisches Modul \n\nPatG (1981) §§ 81 ff., 110 ff. \n\nEin Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber \nnicht geschützt ist, kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das \nPatent einbezogen und unter Schutz gestellt werden. \n\nBGH, Urt. v. 14. September 2004 - X ZR 149/01 - Bundespatentgericht \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 14. September 2004 durch den Vorsitzenden Richter \n\nDr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterinnen Ambrosius und \n\nMühlens und den Richter Asendorf \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Berufung der Klägerin, die im übrigen zurückgewiesen \n\nwird, wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des \n\nBundespatentgerichts vom 15. März 2001 abgeändert und \n\ninsgesamt wie folgt neu gefaßt: \n\nDas europäische Patent 0 674 828 wird mit Wirkung für das \n\nHoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang \n\nseiner Patentansprüche 1-5 dadurch teilweise für nichtig er-\n\nklärt, daß an die Stelle des Patentanspruchs 1 in seiner erteil-\n\nten Fassung folgender Patentanspruch 1 tritt, die Patentan-\n\nsprüche 2 und 3 entfallen und die Patentansprüche 4 und 5 \n\nauf den neuen Patentanspruch 1 rückbezogen werden: \n\n\"1. Elektronisches Modul, insbesondere Speichermodul, das \nan zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste \n(16, 17) aufweist zur Aufnahme und Halterung des Moduls \nin dazu korrespondierenden Nuten (26) zweier U-förmiger \nSchienen eines Kunststoffträgers, mit einem Kunststoff-\nrahmen (1), der eine bestückte Leiterplatte (2) aufnimmt \nund der an seiner Ober- und Unterseite eine elektrisch lei-\ntende Abdeckung (7, 8) trägt, welche sich bis auf die Lei-\nsten (16, 17) erstreckt, wobei \n- auf beiden Seiten eine Abdeckung (7, 8) vorhanden ist \n\nund \n\n- der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich Ausneh-\nmungen (10) aufweist, in welche rechtwinklig abgebo-\ngene Laschen (11, 18) der beiden Abdeckungen (7, 8) \nhineinragen und auf Grund Federkraft aneinanderlie-\ngen und so eine elektrische Verbindung zwischen den \nAbdeckungen (7, 8) herstellen und \n\n- der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich weitere \nAusnehmungen (10) aufweist, die derart ausgebildet \nsind, daß sie mit hineinragenden Haken (12) der Ab-\ndeckungen eine Rastverbindung eingehen.\" \n\nVon den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ein \n\nViertel, die Beklagte drei Viertel. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\nDie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme der \n\nPriorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldungen 92 17 265 und \n\n92 17 302 vom 17. Dezember 1992 am 8. Dezember 1993 international ange-\n\nmeldeten, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland \n\nerteilten europäischen Patents 0 674 828 (Streitpatents). Das in der Verfah-\n\nrenssprache Deutsch veröffentlichte Streitpatent betrifft eine \"Vorrichtung mit \n\neinem Kunststoffträger zur Aufnahme und Halterung eines elektronischen Mo-\n\nduls\" und umfaßt 14 Patentansprüche. Die allein angegriffenen Patentansprü-\n\nche 1 bis 5 haben folgenden Wortlaut: \n\n\"1. Elektronisches Modul, insbesondere Speichermodul, das an \nzwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste (16, 17) \n\naufweist zur Aufnahme und Halterung des Moduls in dazu kor-\nrespondierenden Nuten (26) zweier U-förmiger Schienen eines \nKunststoffträgers, mit einem Kunststoffrahmen (1), der eine be-\nstückte Leiterplatte (2) aufnimmt und der an seiner Ober- \nund/oder Unterseite eine elektrisch leitende Abdeckung (7, 8) \nträgt, welche sich bis auf die Leisten (16, 17) erstreckt. \n\n2. Elektronisches Modul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-\n\nnet, \n- daß auf beiden Seiten eine Abdeckung (7, 8) vorhanden ist \n\nund \n\n- daß der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich Ausneh-\nmungen (10) aufweist, in welche rechtwinklig abgebogene \nLaschen (11, 18) der beiden Abdeckungen (7, 8) hineinra-\ngen und eine elektrische Verbindung zwischen den Abdek-\nkungen (7, 8) herstellen. \n\n3. Elektronisches Modul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-\n\nkennzeichnet, \n- daß der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich weitere \nAusnehmungen (10) aufweist, die derart ausgebildet sind, \ndaß sie mit hineinragenden Haken (12) der Abdeckungen \neine Rastverbindung eingehen. \n\n4. Elektronisches Modul nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-\n\nnet, \n- daß die Rastverbindung unlösbar ist. \n\n5. Elektronisches Modul nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-\n\ndurch gekennzeichnet, \n- daß die beiden Abdeckungen (7, 8) identisch sind.\" \n\nDie Klägerin hat geltend gemacht, daß der Gegenstand der Patentan-\n\nsprüche 1 bis 5 des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn \n\ninsbesondere die Veröffentlichungen der europäischen Patentanmeldungen \n\n0 417 648 A2 (K3), 0 459 044 A1 (K4), zwei Datenblätter von Mitsubishi K.K. \n\n(K5 und K6), eine Veröffentlichung in „Elektronik“ vom 17./19. August 1988, \n\nS. 42/43 (K7) und ein Beitrag von Cathérine Gross in „Electronique“ Nr. 21, \n\nOktober 1992, S. 80 bis 82, sowie von der Mitsubishi Electric Corporation 1991 \n\ngefertigte IC-Cards bildeten, nicht patentfähig sei. Sie hat beantragt, das Streit-\n\npatent im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 5 mit Wirkung für das Hoheits-\n\ngebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. \n\nDie Beklagte hat Patentanspruch 1 des Streitpatents in einer einge-\n\nschränkten Fassung verteidigt, bei der der letzte Satzteil folgende Fassung er-\n\nhalten sollte: \n\n \"welche sich zur elektrischen Kontaktierung eines Bezugspotentials \nbis auf die Leisten (16, 17) erstreckt\", \n\nund auf die sich die Patentansprüche 2 bis 5 bei unverändertem Wortlaut zu-\n\nrückbeziehen sollen, und im übrigen die Abweisung der Klage begehrt. \n\nDas Bundespatentgericht hat das Streitpatent entsprechend der einge-\n\nschränkten Verteidigung der Beklagten teilweise für nichtig erklärt und die Kla-\n\nge im übrigen abgewiesen. \n\nHiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die weiterhin die Nich-\n\ntigerklärung des Streitpatents für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik \n\nDeutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 5 begehrt. Zusätzlich \n\nstützt sich die Klägerin u.a. auf den PCMCIA PC Card Standard Release (No-\n\nvember 1992; K11), die US-Patentschrift 4 955 817 (K12), die Veröffentlichung \n\nder europäischen Patentanmeldung 0 406 610 A2 (K13) sowie verschiedene \n\nDatenblätter (K14-K16). \n\nDie Beklagte tritt dem Rechtsmittel nur insoweit entgegen, als sie das \n\nStreitpatent mit weiter eingeschränkten Patentansprüchen verteidigt, und zwar \n\nmit Patentansprüchen 1 bis 8 nach Hauptantrag, hilfsweise mit den Patentan-\n\nsprüchen 1 bis 7 nach Hilfsantrag 1 und Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, \n\nauf den sich, wie sie in der mündlichen Verhandlung klargestellt hat, die erteil-\n\nten Patentansprüche 4 und 5 zurückbeziehen sollen. \n\nPatentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet: \n\n\"1. Vorrichtung mit einem Kunststoffträger und mit einem elektroni-\n\nschen Modul, insbesondere mit einem Speichermodul, das an \n\nzwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste (16, 17) \n\naufweist zur Aufnahme und Halterung des elektronischen Mo-\n\nduls in dazu korrespondierenden Nuten (28) zweier U-förmiger \n\nSchienen des Kunststoffträgers, \n\n- wobei das elektronische Modul einen Kunststoffrahmen (1) \n\naufweist, der eine bestückte Leiterplatte (2) aufnimmt und \n\nder an seiner Ober- und Unterseite eine elektrisch leitende \n\nAbdeckung (7, 8) trägt, welches sich bis auf die Leisten (16, \n\n17) erstreckt, \n\n- wobei im Kunststoffträger zur Aufnahme und Halterung des \n\nModuls zwei elektrisch leitende Blattfedern (29, 30, 31, 32) \n\nauf den Innenseiten der Schenkel mindestens einer U-\n\nförmigen Schiene (37, 38) des Kunststoffträgers einander \n\ngegenüberliegend angeordnet sind zur Kontaktierung der \n\nAbdeckungen (7, 8) des Moduls im Bereich der Leiste (16, \n\n17) und \n\n- wobei die Blattfedern (29, 30, 31, 32) an mindestens einem \n\nEnde durch ein das Joch der Nut in der U-förmigen Schiene \n\nübergreifendes Teil (33, 34) miteinander verbunden und mit \n\nmindestens einer Fahne (47, 48) zur elektrischen Verbin-\n\ndung mit einem Bezugspotential versehen sind und \n\n- wobei die Schienen (26, 38, 27, 37) zweigeteilt sind und daß \n\ndas Schienenanfangsteil (20) in dem Schienenendeteil (21), \n\ndas einen Steckverbinder für das elektronische Modul auf-\n\nweist, durch eine lösbare Rastverbindung befestigt ist.\" \n\nPatentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet: \n\n\"1. Vorrichtung mit einem Kunststoffträger und mit einem elektroni-\n\nschen Modul, insbesondere mit einem Speichermodul, das an \n\nzwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste (16, 17) \n\naufweist zur Aufnahme und Halterung des elektronischen Mo-\n\nduls in dazu korrespondierenden Nuten (28) zweier U-förmiger \n\nSchienen des Kunststoffträgers, \n\n- wobei das elektronische Modul einen Kunststoffrahmen (1) \n\naufweist, der eine bestückte Leiterplatte (2) aufnimmt und \n\nder an seiner Ober- und Unterseite eine elektrisch leitende \n\nAbdeckung (7, 8) trägt, welches sich bis auf die Leisten (16, \n\n17) erstreckt, \n\n- wobei im Kunststoffträger zur Aufnahme und Halterung des \n\nModuls zwei elektrisch leitende Blattfedern (29, 30, 31, 32) \n\nauf den Innenseiten der Schenkel mindestens einer U-för-\n\nmigen Schiene (37, 38) des Kunststoffträgers einander ge-\n\ngenüberliegend angeordnet sind zur Kontaktierung der Ab-\n\ndeckungen (7, 8) des Moduls im Bereich der Leiste (16, 17) \n\nund \n\n- wobei die Blattfedern (29, 30, 31, 32) an mindestens einem \n\nEnde durch ein das Joch der Nut in der U-förmigen Schiene \n\nübergreifendes Teil (33, 34) miteinander verbunden und mit \n\nmindestens einer Fahne (47, 48) zur elektrischen Verbin-\n\ndung mit einem Bezugspotential versehen sind und \n\n- wobei eine Fahne (47, 48) als Fortsatz am Ende einer Blatt-\n\nfeder (30, 32) ausgebildet ist, der um 180° gebogen a n der \n\nAußenseite des Schenkels zurückgeführt und mit einer La-\n\nsche (45, 46) versehen ist, die eine Grundplatte (44) des \n\nKunststoffträgers im Bereich einer Bohrung zur Befestigung \n\nauf einer weiteren Leiterplatte abdeckt und \n\n- wobei die Schienen (26, 38, 27, 37) zweigeteilt sind und daß \n\ndas Schienenanfangsteil (20) in dem Schienenendeteil (21), \n\ndas einen Steckverbinder für das elektronische Modul auf-\n\nweist, durch eine lösbare Rastverbindung befestigt ist.\" \n\nPatentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet in der Fassung, in der ihn die \n\nPatentinhaberin in der mündlichen Verhandlung verfolgt hat: \n\n\"1. Elektronisches Modul, insbesondere Speichermodul, das an \nzwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste (16, 17) \naufweist zur Aufnahme und Halterung des Moduls in dazu kor-\nrespondierenden Nuten (26) zweier U-förmiger Schienen eines \nKunststoffträgers, mit einem Kunststoffrahmen (1), der eine be-\nstückte Leiterplatte (2) aufnimmt und der an seiner Ober- und \nUnterseite eine elektrisch leitende Abdeckung (7, 8) trägt, wel-\nche sich bis auf die Leisten (16, 17) erstreckt, wobei \n- auf beiden Seiten eine Abdeckung (7, 8) vorhanden ist und \n- der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich Ausnehmun-\ngen (10) aufweist, in welche rechtwinklig abgebogene La-\n\nschen (11, 18) der beiden Abdeckungen (7, 8) hineinragen \nund auf Grund Federkraft aneinanderliegen und so eine \nelektrische Verbindung zwischen den Abdeckungen (7, 8) \nherstellen und \n\n- der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich weitere Aus-\nnehmungen (10) aufweist, die derart ausgebildet sind, daß \nsie mit hineinragenden Haken (12) der Abdeckungen eine \nRastverbindung eingehen.\" \n\nIm Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. G. R. , \n\n , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er \n\nin \n\nder mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. \n\nEntscheidungsgründe: \n\nDie zulässige Berufung führt zur Abänderung des angefochtenen Urteils \n\nund zur weitergehenden Teilnichtigerklärung des Streitpatents, nämlich in dem \n\nUmfang, in dem die Patentansprüche 1-5 über die Fassung gemäß Hilfsantrag \n\n2 der Beklagten hinausgehen. \n\nI. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent nur mit diesem Hilfsantrag im \n\nUmfang der allein angegriffenen Patentansprüche 1-5 in zulässiger Weise. \n\n1. In den Fassungen des erteilten Patents und des angefochtenen Ur-\n\nteils verteidigt die Beklagte die angegriffenen Patentansprüche des Streitpa-\n\ntents nicht mehr. An ihre abweichende Verteidigung in erster Instanz ist sie im \n\nBerufungsverfahren nicht gebunden (Sen.Urt. v. 17.2.2004 - X ZR 48/00, \n\nGRUR 2004, 583 - Tintenstandsdetektor, für die Berufung des Patentinhabers; \n\nv. 4.5.1995 - X ZR 29/93, GRUR 1996, 757, 758 - Zahnkranzfräser; st. Rspr.). \n\n2. In den Fassungen, in denen sie diese Patentansprüche nach Haupt-\n\nantrag und nach Hilfsantrag 1 verteidigen will, kann sie dies allerdings nicht \n\ntun, da sie hierdurch den Nichtigkeitsgrund der Erweiterung des Schutzbe-\n\nreichs des Streitpatents (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 \n\nBuchst. d EPÜ) schaffen würde (vgl. u.a. Sen. Urt. v. 12.11.1996 \n\n- X ZR 103/94, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, BGH \n\n1994-1998, 378, 383 - Deckengliedertor; Busse/Schwendy, PatG 6. Aufl. 2003, \n\nRdn. 25 zu § 22 PatG mit umfassenden Nachw. in Fußn. 9; Schulte, PatG \n\n6. Aufl. 2001 Rdn. 123 zu § 81 PatG). Die angegriffenen Patentansprüche 1-5 \n\nschützen nämlich jeweils nur elektronische Module als solche, während die \n\nPatentansprüche 6-14 \"Kunststoffträger zur Aufnahme und Halterung eines \n\nelektronischen Moduls\" betreffen. Der Gegenstand, für den die Patentinhaberin \n\nim Weg einer geänderten Verteidigung nach Hauptantrag und erstem Hilfsan-\n\ntrag Schutz haben will, ist demgegenüber eine \"Vorrichtung mit einem Kunst-\n\nstoffträger und mit einem elektronischen Modul\". Selbst wenn ein solcher Ge-\n\ngenstand durch das erteilte Patent offenbart werden sollte, wird er von ihm \n\naber, da nicht in einem Patentanspruch unter Schutz gestellt, nicht geschützt. \n\nEine nachträgliche Einbeziehung eines solchen, vom Streitpatent nicht ge-\n\nschützten Gegenstands in dieses ist im Patentnichtigkeitsverfahren nicht mög-\n\nlich. Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm \n\naber nicht geschützt ist, kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich \n\nin das Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden. Das Patentnichtig-\n\nkeitsverfahren dient der Nichtigerklärung eines Patents, soweit bei ihm ein ge-\n\nsetzlich vorgesehener und vom Nichtigkeitskläger geltend gemachter Nichtig-\n\nkeitsgrund vorliegt, und eröffnet in diesem Umfang dem Patentinhaber die in \n\nder Sache veranlaßten Verteidigungsmöglichkeiten, es dient aber nicht darüber \n\nhinaus der Gestaltung des Patents; diese Funktion ist vielmehr einzig dem Pa-\n\ntenterteilungsverfahren zugewiesen (vgl. BGHZ 103, 262, 266 - Dünger-\n\nstreuer). \n\nDaß das Patent im Nichtigkeitsverfahren vom Patentinhaber einge-\n\nschränkt verteidigt werden kann, rechtfertigt sich aus diesen Grundsätzen. Die \n\nRechtsprechung hat es zugelassen, daß der einer Nichtigkeitsklage ausgesetz-\n\nte Patentinhaber nur einen beschränkten Inhalt des Patents verteidigt und auf \n\ndiese Weise eine Beschränkung des Prozeßstoffs herbeiführt, ohne daß er den \n\nvom Gesetz dafür an sich vorgegebenen Weg des Beschränkungsverfahrens \n\n(§ 64 PatG) beschreiten muß (BGHZ 21, 8, 11 f. - Spritzgußmaschine I; seither \n\nst. Rspr.; vgl. Benkard/Rogge, PatG 9. Aufl. § 22 Rdn. 33; Busse, PatG 6. Aufl. \n\n§ 83 Rdn. 36; Schulte, PatG 6. Aufl. § 81 Rdn. 118, 143). In der Sache ist dies \n\njedenfalls dadurch gerechtfertigt, daß ein Verlangen, im Rahmen des im Pa-\n\ntentnichtigkeitsverfahren zur Überprüfung Stehenden ein gesondertes Be-\n\nschränkungsverfahren durchzuführen, eine von der Sache nicht gebotene Er-\n\nschwerung der Möglichkeiten des Patentinhabers bedeuten würde, das Patent \n\nin einem sich als schutzfähig erweisenden Umfang zu verteidigen. Das durch \n\nRichterrecht geschaffene Institut der beschränkten Verteidigung im Nichtig-\n\nkeitsverfahren hat sich in der Praxis bewährt und ist aus dem Nichtigkeitsver-\n\nfahren des deutschen Rechts nur mehr schwer hinwegzudenken. Die Selbst-\n\nbeschränkung muß sich sachlich freilich immer in dem durch das Beschrän-\n\nkungsverfahren vorgegebenen Rahmen halten (vgl. BGHZ aaO - Spritzguß-\n\nmaschine I), also zu einer (zulässigen) Einschränkung des Patents führen (vgl. \n\nhierzu Benkard/Schäfers aaO § 64 Rdn. 15; Busse/Schwendy aaO § 64 PatG \n\nRdn. 32). Demgegenüber bedeutete die Zulassung der Einbeziehung vom \n\nStreitpatent nicht umfaßter Gegenstände durch eine Änderung des Patents im \n\nNichtigkeitsverfahren keine Einschränkung, sondern ein zugunsten des Patent-\n\ninhabers korrigierendes Wiederaufgreifen des Erteilungsverfahrens, das dem \n\ndeutschen Recht grundsätzlich fremd ist und deshalb selbst dann nicht in Be-\n\ntracht kommen kann, wenn im Einzelfall feststellbar sein sollte, daß eine Erwei-\n\nterung des Schutzbereichs (ausnahmsweise) ausgeschlossen werden kann. \n\n3. Was die Verteidigung des Streitpatents mit Patentanspruch 1 nach \n\nHilfsantrag 2 und den auf diesen rückbezogenen Patentansprüchen 4 und 5 \n\nbetrifft, handelt es sich zunächst bei der Ersetzung der Formulierung \"Ober- \n\nund/oder Unterseite\" durch \"Ober- und Unterseite\" um eine Beschränkung auf \n\neine von zwei Lösungsalternativen, die ohne weiteres zulässig ist. Bei den zu-\n\nsätzlich aufgenommenen Merkmalen, \"wobei auf beiden Seiten eine Abdek-\n\nkung vorhanden ist\", \"der Kunststoffrahmen im Umfangsbereich Ausnehmun-\n\ngen aufweist, in welche rechtwinklig abgebogene Laschen der beiden Abdek-\n\nkungen hineinragen und auf Grund Federkraft aneinanderliegen und so eine \n\nelektrische Verbindung zwischen den Abdeckungen herstellen\" und \"der Kunst-\n\nstoffrahmen im Umfangsbereich weitere Ausnehmungen aufweist, die derart \n\nausgebildet sind, daß sie mit hineinragenden Haken der Abdeckungen eine \n\nRastverbindung eingehen\", handelt es sich um solche, die sowohl in den ur-\n\nsprünglichen Unterlagen (Patentansprüche 2 und 3 der PCT-Anmeldung) als \n\nzur Erfindung gehörend offenbart als auch im Streitpatent in seiner erteilten \n\nFassung (ebenfalls Patentansprüche 2 und 3) genannt sind. Ihre Aufnahme in \n\nden Patentanspruch 1 beschränkt diesen mithin in zulässiger Weise. \n\nII. Das Streitpatent betrifft, soweit es von der Nichtigkeitsklägerin ange-\n\ngriffen ist, ein elektronisches Modul, bei dem es sich insbesondere um ein \n\nSpeichermodul handeln kann. Nach der Beschreibung des Streitpatents sind \n\ndurch elektronische Module, die in einem Kunststoffträger auf einer Leiterplatte \n\naufgenommen werden, Systemkomponenten mit einem variablen Speicher-\n\nausbau realisierbar. Dabei muß das Modul den Anforderungen an die Industrie-\n\ntauglichkeit genügen (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 9-19). \n\nDurch das Streitpatent soll ein Modul bereitgestellt werden, das mit ein-\n\nfachen Mitteln eine gute elektromagnetische Verträglichkeit gewährleistet und \n\nPotentialverschiebungen zwischen dem Modul und seiner Umgebung vermei-\n\ndet (Beschr. Sp. 1 Z. 20-27). Die Beschreibung des Streitpatents spricht in die-\n\nsem Zusammenhang insbesondere die Ausgestaltung der Rastverbindungen \n\nzwischen Abdeckungen und Kunststoffrahmen, also die mechanische Verbin-\n\ndung, und die Ausgestaltung der Kontaktierungsstellen im Umfangsbereich der \n\nAbdeckungen, also die elektrische Verbindung, an (Beschr. Sp. 1 Z. 42-52). \n\nIII. Das elektronische Modul nach dem mit Hilfsantrag 2 in der Formulie-\n\nrung in der mündlichen Verhandlung verteidigten Patentanspruch 1 weist fol-\n\ngende Merkmale auf: \n\n1. an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine \nLeiste \n1.1 zur Aufnahme und Halterung des Moduls \n1.2 in dazu korrespondierenden Nuten zweier U-\nförmiger Schienen eines Kunststoffträgers, \n2. einen Kunststoffrahmen, \n2.1 der eine bestückte Leiterplatte aufnimmt und \n2.2 an seiner Ober- und Unterseite eine elektrisch lei-\ntende Abdeckung trägt, \n2.2.1 die sich bis auf die Leisten erstreckt, \n2.3 der im Umfangsbereich Ausnehmungen aufweist, \n2.3.1 in die rechtwinklig abgebogene Laschen der bei-\nden Abdeckungen hineinragen, die \n2.3.2 auf Grund Federkraft aneinanderliegen und so \n2.3.3 eine elektrische Verbindung zwischen den Ab-\ndeckungen herstellen, und \n2.4 im Umfangsbereich weitere Ausnehmungen auf-\nweist, \n2.4.1 die derart ausgebildet sind, daß sie mit hineinra-\ngenden Haken der Abdeckungen eine Rastverbindung \neingehen. \n\nDabei ist der Verweis auf weitere Ausnehmungen (Merkmal 2.4), wie der \n\ngerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend und \n\nvon den Parteien unwidersprochen ausgeführt hat, dahin zu verstehen, daß es \n\nsich gegenüber den Ausnehmungen (mit elektrischer Funktion) in Merkmal 2.3 \n\num zusätzliche Ausnehmungen (mit mechanischer Funktion) handelt. Der ge-\n\nrichtliche Sachverständige hat dies weiter dahin erläutert, daß das Streitpatent \n\nin seiner verteidigten Fassung von dem bekannten Konstruktionsprinzip der \n\nFunktionstrennung Gebrauch macht, indem es mechanische und elektrische \n\nVerbindung trennt, und dadurch - anders als bei der Integration verschiedener \n\nFunktionen in einem Element - eine optimale Anpassung des Elements an die \n\njeweilige Funktion erlaubt. \n\nIV. Der Gegenstand des gemäß Hilfsantrag 2 verteidigten Patentan-\n\nspruchs 1 ist neu, weil im Stand der Technik ein elektronisches Modul mit sei-\n\nnen sämtlichen Merkmalen nicht vorbeschrieben ist (Art. 52, 54 EPÜ). Hinsicht-\n\nlich des nach Hilfsantrag 2 beschränkten Patentanspruchs 1 kann der Senat \n\nnicht feststellen, daß der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden \n\nPatentfähigkeit vorliegt, weil sich die Lehre dieses Patentanspruchs für den \n\nFachmann, einen Elektronikingenieur, in naheliegender Weise aus dem Stand \n\nder Technik ergeben hätte (Art. 52, 56 EPÜ); dies geht zu Lasten der das Pa-\n\ntent angreifenden Klägerin. \n\n1. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 417 648 \n\nA2 beschreibt eine IC-Karte mit integrierter Schaltung, die einen Rahmen mit \n\neiner Öffnung umfaßt, die mit einer oberen und einer unteren Oberfläche aus-\n\ngebildet sein kann, mit einer im Rahmen enthaltenen elektronischen Einheit und \n\neiner Platte, die die Öffnung überdeckt, wobei der Rahmen mit einer Vielzahl \n\nvon Aussparungen am Rand versehen ist und die Platte eine entsprechende \n\nZahl von elastischen Vorsprüngen (25, 26) aufweist, die sich an den Ausspa-\n\nrungen im Rahmen entsprechenden Stellen befinden. Dabei erstreckt sich jeder \n\nder elastischen Vorsprünge, der aus einem vorspringenden Stück (25a) und aus \n\neinem durch Umbiegen des vorspringenden Stücks gebildeten Haken (25b) be-\n\nsteht, senkrecht zur Plattenoberfläche in vertikaler Richtung. Jede der Ausspa-\n\nrungen (27, 28) besteht aus einem Eingangsraum und einem Bodenraum, des-\n\nsen Innenwand eine Schräge bildet. Die elastischen Vorsprünge sind derart ge-\n\nformt, daß ihr Haken bei Einführen in die Aussparung zunächst elastisch ver-\n\nformt wird, bis der Bodenraum erreicht wird, in dem der Haken sich elastisch \n\nzurückstellt und mit der Innenwand des Bodens in Eingriff kommt. Eine Rastver-\n\nbindung entsteht dabei nicht, wie dies etwa Figur 12 zeigt: \n\n2. Figur 1 der vorveröffentlichten europäischen Patentanmeldung \n\n0 406 610 A2 zeigt ein elektronisches Modul, insbesondere ein Speichermodul: \n\nDieses Modul weist an (jeweils) zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils \n\neine Längsleiste des Kunststoffrahmens 5 auf, die zur Aufnahme des Moduls in \n\ndazu korrespondierende Nuten 22 zweier U-förmiger Schienen eines Steckverb-\n\ninders 20 dient (Merkmale 1, 1.1 und 1.2). Dabei ist in der inneren Randfläche \n\ndes Steckverbinders 20 eine Kantenführungsnut 22 vorgesehen. Die elektrische \n\nKontaktierung erfolgt über Verbindungselemente 8, die die obere und die untere \n\nPlatte verbinden und intern mit einem Masseanschluß der Leiterplatte 2 verbun-\n\nden sind (Beschr. Sp. 2 Z. 43-46). Die Figuren 2 und 3 zeigen dabei die Auf-\n\nnahme einer bestückten Leiterplatte in dem Kunststoffrahmen (Merkmale 2, \n\n2.1): \n\nAn Ober- und Unterseite ist eine metallische, d.h. elektrisch leitende Ab-\n\ndichtung vorgesehen, die sich - wie Figur 1 zeigt - bis auf die Längsleisten des \n\nRahmens 5 erstreckt (Merkmale 2.2, 2.2.1). \n\nDagegen zeigt die Entgegenhaltung nicht das Merkmal, daß der Kunst-\n\nstoffrahmen im Umfangsbereich Ausnehmungen aufweist, in die die rechtwinklig \n\nabgebogenen Laschen der beiden Abdeckungen hereinragen. Damit ist die \n\nMerkmalsgruppe 2.3 insgesamt dem Fachmann nicht nahegelegt. Auch für eine \n\nFunktionstrennung zwischen elektrischer und mechanischer Verbindung (Merk-\n\nmalsgruppe 2.4) bietet die Veröffentlichung keine Anregungen. Die mechani-\n\nsche Verbindung als solche ist in der Veröffentlichung nicht angesprochen. An-\n\nders als beim Streitpatent steht die Abschirmung in einer elektrisch leitenden \n\nVerbindung mit dem Masseanschluß der Leiterplatte der im Abschirmungsbe-\n\nreich untergebrachten elektrischen Einheit. \n\n3. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 459 044 A1 \n\nzeigt eine IC-Karte, bei der einerseits die Festigkeit der Verbindung der beiden \n\nPlatten mit dem Rahmen erhöht ist und andererseits die mechanische Verbin-\n\ndung aus elektrisch leitfähigem Material hergestellt wird, wodurch mechanische \n\nund elektrische Verbindung miteinander integriert werden; vgl. Beschr. Sp. 2 Z. \n\n15-22: \"… provide an IC card in which the strength of bonding of both panels to \n\nthe frame is enhanced and the necessity for the potential equalizer spring for \n\nelectrically connecting both panels is eliminated so as to reduce the number of \n\nparts and to facilitate the assembly\"; übersetzt: \"… IC-Karte, bei der die Festig-\n\nkeit der Verbindung beider Platten mit dem Rahmen erhöht ist und die Notwen-\n\ndigkeit der Verwendung der Potentialausgleichsfeder zum elektrischen Mitein-\n\nanderverbinden der beiden Platten eliminiert ist, so daß die Zahl der Teile redu-\n\nziert ist und die Montage erleichtert wird.\" Dies läuft der Zielsetzung einer Funk-\n\ntionstrennung nach dem mit Hilfsantrag 2 verteidigten Patentanspruch 1 des \n\nStreitpatents diametral entgegen. \n\n4. Auch der Prospekt von Hosiden Electronics Co. Ltd. (K16) zeigt nur ei-\n\nnen Sandwich-Aufbau des Moduls und keinen besonderen Aufbau des Rah-\n\nmens im Sinn des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1. \n\n5. Anregungen in Richtung auf eine Funktionstrennung zwischen mecha-\n\nnischer und elektrischer Verbindung geben auch die übrigen Entgegenhaltun-\n\ngen nicht. Der Fachmann kann ihnen keine Hinweise entnehmen, wie mechani-\n\nsche und elektrische Verbindung zueinander auszugestalten sind. Allerdings \n\nwar ihm das Prinzip der Funktionstrennung, das das Modul nach dem mit Hilfs-\n\nantrag 2 verteidigten Patentanspruch 1 verwirklicht, als allgemeines Konstrukti-\n\nonsprinzip geläufig, auch war ihm, wie der gerichtliche Sachverständige in der \n\nmündlichen Verhandlung überzeugend ausgeführt hat, bekannt, daß die Funkti-\n\nonstrennung eine optimale Funktionsanpassung ermöglicht. Daraus folgt jedoch \n\nnoch nicht, daß der Fachmann Anlaß hatte, sich Gedanken in Richtung auf eine \n\nEntwicklung zu machen, die das Prinzip der Funktionstrennung verwirklichte. \n\nWie etwa der europäischen Patentanmeldung 0 459 044 A1 zu entnehmen ist, \n\nwurde eine hohe Zahl von Teilen zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents \n\ndurchaus als nachteilig angesehen (Beschr. Sp. 2 Z. 2-11). Das spricht gegen \n\ndie Annahme, daß es für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt in dem Sinn \n\nnaheliegend war, zur verteidigten Lösung des Streitpatents zu gelangen, daß er \n\n(im Sinn des in der Praxis insbesondere des Europäischen Patentamts entwik-\n\nkelten \"could-would\"-Ansatzes; vgl. etwa Benkard, EPÜ, 2002, Art. 56 Rdn. 60; \n\nKroher in Singer/Stauder, EPÜ, 2. Aufl. 2000, Art. 56 Rdn. 58 ff.) die Lösung \n\nnicht nur hätte finden können, sondern auch tatsächlich vorgeschlagen hätte. \n\nV. Die Unteransprüche 4 und 5 werden durch ihre Rückbeziehung auf \n\nden erfolgreich verteidigten Patentanspruch 1 in der Fassung des zweiten Hilfs-\n\nantrags mitgetragen. \n\nVI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-\n\ndung mit §§ 91, 92 Abs. 1, 97 ZPO. \n\nMelullis \n\nKeukenschrijver \n\nAmbrosius \n\nMühlens \n\nAsendorf","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-09-14/x-zr-149-01","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 64","ref_norm":"64","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 22","ref_norm":"22","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 81","ref_norm":"81","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1},{"jurabk":"IntPatÜbkG","ref":"Art II § 6","ref_norm":"ii-6","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-09-14/x-zr-149-01","retrieved":"2026-10-15 10:16:15.742190+00:00"},"card":{"id":"bgh/2004-09-14/x-zr-149-01","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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