{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2004-01-13","aktenzeichen":"X ZR 5/00","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nX ZR 5/00\n\nURTEIL\n\nin dem Rechtsstreit\n\nVerkündet am:\n13. Januar 2004\nMayer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 13. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die\n\nRichter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin Mühlens sowie den Rich-\n\nter Dr. Meier-Beck\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revision der Beklagten wird das am 28. Oktober 1999 ver-\n\nkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München\n\naufgehoben.\n\nDer Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-\n\ndung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht\n\nzurückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 291 194 (Klage-\n\npatents), das am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme der Priorität der briti-\n\nschen Patente 8 709 873 vom 27. April 1987 und 8 725 457 vom 30. Oktober\n\n1987 angemeldet und dessen Erteilung am 16. Februar 1994 veröffentlicht wor-\n\nden ist. Das in der Verfahrenssprache Englisch erteilte Patent betrifft \"Immuno-\n\nassays and devices therefor\" und umfaßt 23 Patentansprüche, von denen die in\n\ndiesem Verfahren maßgeblichen Ansprüche 1 bis 3 in der deutschen Überset-\n\nzung lauten:\n\n1. Analytisches Testgerät, umfassend ein hohles Gehäuse (30), aufge-\nbaut aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen festen Material und ent-\nhaltend einen trockenen porösen Träger (10), der direkt oder indirekt\nmit dem Äußeren des Gehäuses derartig in Verbindung steht, daß ei-\nne flüssige Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht werden\nkann, wobei das Gerät ferner ein markiertes spezifisches Bindungs-\nreagenz für eine Nachweissubstanz, welches markierte spezifische\nBindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand\nfrei beweglich ist und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz\nfür die gleiche Nachweissubstanz enthält, welches unmarkierte Rea-\ngenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone (14) permanent\nimmobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, wobei\ndie relative Positionierung des markierten Reagenzes und der Nach-\nweiszone derartig ist, daß eine auf das Gerät aufgebrachte Flüssig-\nkeitsprobe das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die\nNachweiszone eindringen kann, wobei das Gerät Mittel (32) zum\nFeststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem\ndas markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, dadurch\ngekennzeichnet, daß der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Di-\nrektmarkierungsstoff ist.\n\n2. Analytisches Testgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,\ndaß das markierte Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen\nporösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer\nvon der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert\nist, wobei die beiden Zonen derartig angeordnet sind, daß eine auf\nden porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste\nZone in die Nachweiszone dringen kann.\n\n3. Testgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der\nteilchenförmige Direktmarkierungsstoff eine Farb-Sol oder ein Gold-\nSol ist.\n\nDie Klägerin vertreibt unter der Marke \"C. \" ein auf diesem Patent\n\nbasierendes Ein-Stufen-Schwangerschaftstestgerät. Die Beklagte bietet unter\n\nder Bezeichnung \n\n\"Y. \" \n\nin zwei verschiedenen Ausführungsformen\n\nebenfalls ein Schwangerschaftstestgerät an.\n\nDie Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patentverletzung auf Unterlas-\n\nsung, Rechnungslegung, Vernichtung der Erzeugnisse sowie Feststellung der\n\nVerpflichtung zu einer angemessenen Entschädigung und zum Schadensersatz\n\nin Anspruch. Die Beklagte hat sich im wesentlichen damit verteidigt, sie beziehe\n\nden von ihr vertriebenen Teststreifen von der A. B. USA, die auf\n\nGrund eines Lizenzvertrages mit der B. D. and Company USA zur\n\nHerstellung und zum Vertrieb berechtigt sei. Diese sei Inhaberin des europäi-\n\nschen Patents 0 284 232 mit der Priorität vom 27. März 1987, das am\n\n28. September 1988 veröffentlicht und am 7. Juni 1995 erteilt worden sei. Die in\n\ndiesem Patent zum Ausdruck kommende technische Lehre unterscheide sich\n\nvon der des Klagepatents nur dadurch, daß sie die das Gehäuse betreffenden\n\nMerkmale des Klagepatents nicht ausdrücklich offenbare.\n\nDas Landgericht hat die Beklagte wegen Verletzung der Patentansprü-\n\nche 1, 2 und 3 in der erteilten Fassung nach Antrag verurteilt. Die Berufung der\n\nBeklagten hatte keinen Erfolg. Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Re-\n\nvision, mit der sie Aufhebung des angefochtenen Urteils und Klageabweisung\n\nbegehrt. Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.\n\nDas Europäische Patentamt hat im Einspruchsbeschwerdeverfahren das\n\nKlagepatent in beschränkter Fassung aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet\n\nin der Verfahrenssprache Englisch nunmehr gemäß Entscheidung der Ein-\n\nspruchsabteilung vom 24. April 2001 - Pat 600/29L-95-E:\n\nAn analytical test device comprising a dry porous carrier (10), unlabelled\nspecific binding reagent for an analyte which unlabelled reagent is per-\n\nmanently immobilised in a detection zone (14) on the porous carrier and\nis therefore not mobile in the moist state, and in the dry state in a zone\n(12) upstream from the detection zone a labelled specific binding reagent\nfor the same analyte which labelled specific binding reagent is freely mo-\nbile within the porous carrier when in the moist state, such that liquid\nsample applied to the device can pick up labelled reagent and thereafter\npermeate into the detection zone, characterised in that the porous carrier\nand the labelled specific binding reagent are contained within a hollow\ncasing (30) constructed of moisture-impervious solid material, the porous\ncarrier communicates directly or indirectly with the exterior of the casing\nsuch that liquid test sample can be applied to the porous carrier, the\ncasing incorporates means (32) enabling the extent (if any) to which the\nlabelled reagent becomes bound in the detection zone to be observed,\nthe label is a particulate direct label, the labelled reagent is contained in a\nfirst zone (12) of the dry porous carrier, and the unlabelled reagent is\nimmobilised in a detection zone spatially distinct from the first zone, the\ntwo zones being arranged such that liquid sample applied to the porous\ncarrier can permeate via the first zone into the detection zone.\n\nund in der deutschen Übersetzung:\n\nAnalytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (10),\nunmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches\nunmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone\n(14) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht be-\nweglich ist und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts\nvon der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für\ndieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungs-\nreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweg-\nlich ist, so daß die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, das\nmarkierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone ein-\ndringen kann, dadurch gekennzeichnet, daß der poröse Träger und das\nmarkierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäu-\nses (30) enthalten sind, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem festen\nMaterial aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem\nÄußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, daß flüssige Test-\nproben auf den porösen Träger aufgebracht werden können, das Gehäu-\nse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhal-\ntet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden\nist, der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist,\ndas markierte Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen\n\nTrägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der er-\nsten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die\nbeiden Zonen derartig angeordnet sind, daß eine auf dem porösen Trä-\nger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweis-\nzone dringen kann.\n\nDie Beklagte hat während des Einspruchsverfahrens vor dem Europäi-\n\nschen Patentamt Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben. Das Bun-\n\ndespatentgericht hat die Klage als unzulässig abgewiesen. Über die Berufung\n\nist am gleichen Tag wie in der vorliegenden Sache verhandelt und entschieden\n\nworden; eine abschließende, die Nichtigkeit aussprechende Entscheidung ist\n\ninsoweit nicht ergangen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie Revision hat Erfolg; sie führt zur Aufhebung und zur Zurückverwei-\n\nsung der Sache an das Berufungsgericht.\n\n1. Zwischen den Parteien war bisher unstreitig, daß der von der Beklag-\n\nten vertriebene Schwangerschaftstest \"Y. \" alle Merkmale des Anspruchs 1\n\ndes Klagepatents in der erteilten Fassung verwirklicht. Nachdem das Ein-\n\nspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt zu einer Beschränkung des\n\nPatentanspruchs 1 unter Neuformulierung der Beschreibung des Klagepatents\n\ngeführt hat, ist die Patentlage verändert. Veränderungen der Patentlage, die\n\nnach Schluß der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz eintreten,\n\nsind ebenso wie Änderungen der Gesetzeslage in der Revisionsinstanz zu be-\n\nachten. Das Revisionsgericht muß seiner Entscheidung das Klagepatent in der\n\nFassung zugrunde legen, die es zur Zeit der letzten mündlichen Verhandlung in\n\nder Revisionsinstanz hat. Dies hat zur Folge, daß es das angefochtene Urteil\n\nnicht nur auf seine Vereinbarkeit mit Recht und Gesetz nachprüfen, sondern die\n\nVerletzungsklage von einer anderen Rechtsgrundlage aus beurteilen muß als\n\ndie Vorinstanz und daß es im Falle der Fassungsänderung das Klagepatent\n\nselbständig auslegen und seinen Schutzumfang bestimmen muß (BGH, Urt. v.\n\n6.7.1962 - I ZR 74/59, GRUR 1962, 577, 578 - Rosenzüchtung; Urt. v.\n\n17.12.1963 - Ia ZR 17/63, GRUR 1964, 433, 436 - Christbaumbehang I; Urt. v.\n\n14.7.1970 - X ZR 4/65, GRUR 1971, 78, 79 - Dia-Rähmchen V; Benkard/\n\nRogge, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 139 PatG Rdn. 145\n\nm.w.N.). Ist der für diese Auslegung zu berücksichtigende technische Sachver-\n\nhalt in tatsächlicher Hinsicht noch nicht aufgeklärt, fehlen hierfür ausreichende\n\nGrundlagen, so daß die Sache zu deren Nachholung an den Tatrichter zurück-\n\nzuverweisen ist (BGHZ 40, 332, 333; Sen.Urt. v. 22.3.1983 - X ZR 9/82, GRUR\n\n1983, 497 ff. - Absetzvorrichtung); eine eigene Aufklärung hierzu ist dem Revi-\n\nsionsgericht - wie auch sonst - verwehrt.\n\n2. Das Klagepatent (Anlage K1 und K3) betrifft Assays, die sich einer\n\nspezifischen Bindung bedienen, insbesondere Immunoassays, und Geräte da-\n\nfür. Es umfaßt analytische Schwangerschaftstestgeräte, die zur Verwendung zu\n\nHause, in der Klinik oder in der Arztpraxis geeignet sind und in kurzer Zeit ein\n\nAnalyseergebnis liefern sollen, wobei nur ein Minimum an Geschicklichkeit und\n\nArbeitsaufwand seitens der Benutzerin gefordert wird.\n\n3. Nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsge-\n\nricht Bezug genommen hat, war zwischen den Parteien unstreitig, daß der von\n\nder Beklagten in zwei Ausführungsformen vertriebene Schwangerschaftstest\n\n\"Y. \" alle Ansprüche des Klagepatents in der erteilten Fassung identisch\n\nverwirklicht. Beide Instanzgerichte haben davon abgesehen, die zur Auslegung\n\ndes Klagepatents erforderlichen Feststellungen zu Kenntnissen und\n\nFähigkeiten des einschlägigen Fachmanns und seinem Verständnis des Pa-\n\ntentanspruchs sowie zu den angegriffenen Ausführungsformen zu treffen.\n\nNachdem Patentanspruch 1 durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung\n\ndes Europäischen Patentamts vom 24. April 2001 eine Beschränkung erfahren\n\nhat, ist sowohl der Inhalt des Klagepatents als auch dessen Verletzung unter\n\nden Parteien streitig geworden.\n\na) Die Revision macht geltend, die angegriffenen Ausführungsformen\n\nverletzten das Klagepatent in der geltenden beschränkten Fassung nicht. Die\n\nbisherigen Ansprüche 1 und 2 habe der Fachmann dahin verstanden, daß das\n\nmarkierte Reagenz und die Detektionszone auf dem Träger beliebig angeordnet\n\nsein konnten, also z.B. hintereinander, nebeneinander oder aber übereinander.\n\nEs sei nur gefordert worden, daß beide Zonen voneinander getrennt vorhanden,\n\nnicht aber in welcher \"topographischen\" Anordnung diese Zonen angeordnet\n\nsein sollten. Die ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents hätten\n\ndamit jede technische durchführbare Form der räumlichen Anbringung von\n\nmarkiertem spezifischen Nachweisreagenz und Detektionszone erfaßt. Der\n\nPatentanspruch 1 in der aufrechterhaltenen beschränkten Fassung unterschei-\n\nde sich hiervon im wesentlichen dadurch, daß er durch Einführung der Merk-\n\nmale des erteilten Patentanspruchs 2 neu formuliert worden und darüber hinaus\n\nnunmehr u.a. die Merkmale aufgenommen seien, daß sich das markierte spezi-\n\nfische Bindungsreagenz für das Analyt \"in einer Zone (12) in trockenem Zu-\n\nstand hinter der Nachweiszone\" befinde und daß \"die poröse Trägerschicht und\n\ndas markierte spezifische Bindungsreagenz in einem hohlen Gehäuse (30) ent-\n\nhalten\" seien. Das erste Merkmal sei dabei so zu verstehen, daß sich das trok-\n\nkene markierte Bindungsreagenz direkt in der ersten Zone der Trägermembran\n\nbefinde, von wo aus es dann zum Nachweis in die räumlich getrennte Zone des\n\nTrägers wandern könne. Bisher habe das Fachpersonal nicht davon ausgehen\n\nkönnen, daß die markierten Reagenzien beweglich genug seien, um zwischen\n\nzwei räumlich voneinander getrennten Zonen innerhalb eines festen Träger-\n\nmaterials zu wandern. Die angegriffenen Ausführungsformen wiesen das\n\nMerkmal nicht auf, daß sich das markierte Reagenz direkt in der ersten Zone\n\nder Trägerschicht befinde. Vielmehr sei das Reagenz auf einem gesonderten\n\nPapierstreifen angebracht, der an die Trägermembran lediglich angrenze und\n\ndamit nicht Teil derselben sei. Zu diesem vom Klagepatent abweichenden Auf-\n\nbau des von der Beklagten vertriebenen Teststreifens sei bisher nicht vorgetra-\n\ngen worden, weil die ursprüngliche Fassung des Patentanspruchs 1 des Klage-\n\npatents jede technisch durchführbare Form der räumlichen Anbringung von\n\nmarkierten Nachweisreagenz und Detektionszone umfaßt habe.\n\nDie Klägerin hat in ihrer Revisionserwiderung hingegen die Auffassung\n\nvertreten, die angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten machten auch\n\nvon den neu in Patentanspruch 1 eingefügten Merkmalen Gebrauch, wie bereits\n\nin der ersten Instanz vorgetragen worden sei.\n\nb) Dieser Vortrag der Parteien erlaubt es dem Senat nicht, eine endgülti-\n\nge Entscheidung in der vorliegenden Verletzungsklage zu treffen. Nachdem\n\nsich die Patentlage geändert hat, ist nunmehr zu prüfen, ob die von der Be-\n\nklagten vertriebenen Ausführungsformen das Klagepatent in seiner einge-\n\nschränkten Fassung identisch oder äquivalent verwirklichen. Dazu kommt es\n\nentscheidend auf das Verständnis des Fachmanns an, also darauf, wie der\n\nFachmann Patentanspruch 1 in der beschränkten Fassung versteht. Diese dem\n\nTatrichter obliegenden und bisher fehlenden Feststellungen kann der Senat von\n\nsich aus nicht treffen.\n\n4. Daher ist das angefochtene Urteil aufzuheben und der Rechtsstreit an\n\ndas Berufungsgericht zurückzuverweisen, das auch über die Kosten der Revisi-\n\non zu befinden hat. Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht\n\nauch zu prüfen haben, ob der Umstand, daß bislang in der Nichtigkeitssache\n\nkeine Entscheidung in der Sache ergangen ist, eine Aussetzung des Verfahrens\n\nrechtfertigt.\n\nMelullis\n\nJestaedt\n\nScharen\n\nMühlens\n\nMeier-Beck","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-01-13/x-zr-5-00","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 139","ref_norm":"139","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-01-13/x-zr-5-00","retrieved":"2026-07-10 15:09:59.749946+00:00"},"card":{"id":"bgh/2004-01-13/x-zr-5-00","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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