{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2004-01-13","aktenzeichen":"X ZR 212/02","doktyp":"Urteil","leitsatz":"ZPO § 227 Abs. 1, PatG § 99 Abs. 1 § 227 Abs. 1 ZPO ist im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anzuwenden. ZPO § 538 Abs. 2 Nr. 1, PatG §§ 110 ff. Leidet das Verfahren vor dem Bundespatentgericht an einem Mangel, kann die Pa- tentnichtigkeitssache ohne Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zurückverwiesen werden.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nX ZR 212/02\n\nURTEIL\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nNachschlagewerk:\nBGHZ:\nBGHR: ja\n\nja\nnein\n\nVerkündet am:\n13. Januar 2004\nWermes\nJustizhauptsekretär\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nZPO § 227 Abs. 1, PatG § 99 Abs. 1\n\n§ 227 Abs. 1 ZPO ist im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend\nanzuwenden.\n\nZPO § 538 Abs. 2 Nr. 1, PatG §§ 110 ff.\n\nLeidet das Verfahren vor dem Bundespatentgericht an einem Mangel, kann die Pa-\ntentnichtigkeitssache ohne Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des § 538\nAbs. 2 Nr. 1 ZPO zurückverwiesen werden.\n\nBGH, Urt. v. 13. Januar 2004 - X ZR 212/02 - Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 13. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,\n\ndie Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter\n\nDr. Meier-Beck\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Klägerin werden das am 4. Juni 2002 verkün-\n\ndete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-\n\nrichts und das Verfahren vor dem Bundespatentgericht aufgeho-\n\nben.\n\nDie Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch\n\nüber die Kosten des Berufungsverfahrens, an das Bundespatentge-\n\nricht zurückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung\n\nfür die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 542 144\n\n(Streitpatents), das auf einer Anmeldung vom 6. November 1992 beruht, mit\n\nder die Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 12. November 1991 in\n\nAnspruch genommen worden ist. Das in der Verfahrenssprache Deutsch am\n\n21. Mai 1997 veröffentlichte Streitpatent umfaßt elf Patentansprüche, von de-\n\nnen die Patentansprüche 1 und 4 in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut\n\nhaben:\n\n\"1. Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes (85) mit einem Kon-\n\ntaktelement (88) od. dgl. durch Verformen von Klemmorganen\n\n(90, 90a) des Kontaktelementes (88) mittels Druckelementen\n\neines auswechselbar in einer Presse angeordneten Crimp-\n\nwerkzeugs (84), bei der eine um die Achse (A) eines in Druck-\n\nrichtung weisenden Arretierbolzens (16) od. dgl. Halteorganes\n\ndrehbar und druckorganseitig vorgesehene Verstellscheibe\n\n(13) des Crimpwerkzeuges (84) einer klemmorganseitigen\n\nweiteren Verstellscheibe (14) des Crimpwerkzeuges (84) ko-\n\naxial drehbar zugeordnet ist, wobei beide Verstellscheiben je-\n\nweils mit zumindest einer in Druckrichtung (x) spiralartig an-\n\nsteigenden Ringfläche (65, 68, 108) versehen sind,\n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die erste druckor-\n\nganseitige Verstellscheibe (13) zur Bestimmung der Preßtiefe\n\nmit Auflagepunkten (97d, 98d) einer Druckplatte (15) zusam-\n\nmenwirkt und die weitere Verstellscheibe (14) sich zum Ver-\n\nstellen eines Isolations-Crimpers (76) an der ersten Verstell-\n\nscheibe (13) abstützt.\n\n4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,\n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Druckplatte\n\n(15) in eine zentrische Ausnehmung der weiteren Verstell-\n\nscheibe (14) einsetzbar dimensioniert ist und an ihrer Oberflä-\n\nche (96) mit zwei teilkreisförmigen, um 180° versetzten Druck-\n\nflächen (97d, 98d) ansteigender Oberfläche als Auflagepunkte\n\nfür die darüberliegende, druckorganseitige Verstellscheibe (13)\n\nversehen ist.\"\n\nWegen des Wortlauts der weiteren Patentansprüche in der erteilten\n\nFassung wird auf die europäische Patentschrift 0 542 144 B 1 verwiesen.\n\nMit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, der Gegen-\n\nstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sei gegenüber dem entgegen-\n\ngehaltenen Stand der Technik nicht patentfähig. Die Beklagte hat der Nichtig-\n\nkeitsklage widersprochen und zunächst beantragt, diese abzuweisen. Im Ver-\n\nlauf der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Be-\n\nklagte sodann das Streitpatent nur noch in einer geänderten Fassung vertei-\n\ndigt. Hiernach dienen aus der Beschreibung des Streitpatents entnommene\n\nsowie ein Teil der ursprünglich erst mit Patentanspruch 4 beanspruchten\n\nMerkmale als zusätzliche Kennzeichnung des mit dem Patentanspruch 1 bean-\n\nspruchten Gegenstands.\n\nDie Klägerin hat auf die geänderte Fassung mit der Erklärung reagiert,\n\nsie halte diese Fassung für unzulässig, weil der neue Patentanspruch 1 eine\n\nvollständige Lösung nicht offenbare. Im übrigen hat die Klägerin Vertagung\n\nbeantragt, weil im Hinblick auf den neuen Patentanspruch 1 eine weitere Re-\n\ncherche zur Frage der Neuheit und der Erfindungshöhe erforderlich sei.\n\nDas Bundespatentgericht hat dem zuletzt gestellten Antrag der Beklag-\n\nten folgend unter Abweisung der Nichtigkeitsklage im übrigen das Streitpatent\n\nmit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch\n\nteilweise für nichtig erklärt, daß Patentansprüche 1 und 4 folgende Fassung\n\nerhalten (im folgenden sind bei Patentanspruch 1 aus der Beschreibung ent-\n\nnommene Merkmale kursiv, aus dem ursprünglichen Patentanspruch 4 ent-\n\nnommene Merkmale zusätzlich unterstrichen wiedergegeben):\n\n\"1. Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes (85) mit einem Kon-\n\ntaktelement (88) od. dgl. durch Verformen von Klemmorganen\n\n(90, 90a) des Kontaktelementes (88) mittels Druckelementen\n\neines auswechselbar in einer Presse angeordneten Crimp-\n\nwerkzeugs (84), bei der eine um die Achse (A) eines in Druck-\n\nrichtung weisenden Arretierbolzens (16) od. dgl. Halteorganes\n\ndrehbar und druckorganseitig vorgesehene Verstellscheibe\n\n(13) des Crimp-Werkzeuges (84) einer klemmorganseitigen\n\nweiteren Verstellscheibe (14) des Crimpwerkzeuges (84) ko-\n\naxial drehbar zugeordnet ist, wobei beide Verstellscheiben je-\n\nweils mit zumindest einer in Druckrichtung (x) spiralartig an-\n\nsteigenden Ringfläche (65, 68, 108) versehen sind,\n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die erste druckor-\n\nganseitige Verstellscheibe (13) zur Bestimmung der Preßtiefe\n\nmit Auflagepunkten (97d, 98d) einer Druckplatte (15) zusam-\n\nmenwirkt und die weitere Verstellscheibe (14) sich zum Ver-\n\nstellen eines Isolations-Crimpers (76) an der ersten Verstell-\n\nscheibe (13) abstützt, daß sich zwei Ringflächen (65, 68) der\n\nersten druckorganseitigen Verstellscheibe (13) in Umfangs-\n\nrichtung über etwa 360° erstrecken, gegeneinander um 180°\n\nversetzt und in radialer Richtung aufeinanderfolgend angeord-\n\nnet sind, und daß die Druckplatte (15) an ihrer Oberfläche (96)\n\nmit zwei teilkreisförmigen, um 180° versetzten Druckflächen\n\n(97d, 98d) ansteigender Oberfläche als Auflagepunkte für die\n\ndruckorganseitige Verstellscheibe (13) versehen ist.\n\n 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,\n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Druckplatte\n\n(15) in eine zentrische Ausnehmung der weiteren Verstell-\n\nscheibe (14) einsetzbar dimensioniert ist.\"\n\nGegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. Die Klägerin\n\nbeantragt hauptsächlich,\n\nunter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Sache an das Bun-\n\ndespatentgericht zurückzuverweisen.\n\nGestützt auf eine mit der Berufungsbegründung in das Verfahren einge-\n\nführte weitere Entgegenhaltung beantragt die Klägerin ferner hilfsweise,\n\ndas Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesre-\n\npublik Deutschland in vollem Umfange für nichtig zu erklären,\n\nda in Anbetracht dieses Stands der Technik das Streitpatent auch in der geän-\n\nderten Fassung nicht patentfähig sei.\n\nDie Beklagte tritt dem Rechtsmittel der Klägerin entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie zulässige Berufung der Klägerin führt zur Aufhebung des angefoch-\n\ntenen Urteils und des erstinstanzlichen Verfahrens sowie zur Zurückverwei-\n\nsung der Sache an das Bundespatentgericht, weil das Verfahren im ersten\n\nRechtszug an einem Mangel gelitten hat.\n\n1. Der Senat entnimmt der Berufungsbegründung, daß die Klägerin sich\n\nmit ihrem Hauptantrag (auch) dagegen wendet, daß ihr vor dem Bundespatent-\n\ngericht gestellter Antrag, die Verhandlung zu vertagen, zurückgewiesen wor-\n\nden ist, indem das Bundespatentgericht im Anschluß an diesen Antrag die\n\nmündliche Verhandlung geschlossen und ein Urteil in der Sache verkündet hat.\n\nDiese Rüge ist berechtigt. Es war im Streitfall gemäß § 227 Abs. 1 ZPO, § 99\n\nAbs. 1 PatG prozeßordnungswidrig, ohne Vertagung der mündlichen Verhand-\n\nlung über die Nichtigkeitsklage durch Urteil zu entscheiden.\n\na) § 227 Abs. 1 ZPO ist gemäß § 99 Abs. 1 PatG im erstinstanzlichen\n\nPatentnichtigkeitsverfahren entsprechend anzuwenden, weil das Patentgesetz\n\nkeine Bestimmung darüber enthält, ob und gegebenenfalls wann ein Termin\n\nvor dem Bundespatentgericht vertagt werden kann, und das Patentnichtigkeits-\n\nverfahren gegenüber dem Zivilprozeßverfahren keine Besonderheiten aufweist,\n\ndie eine Heranziehung des § 227 Abs. 1 ZPO ausschließen. Die Regelung in\n\n§ 87 Abs. 2 PatG verlangt nur ein Patentnichtigkeitsverfahren in erster Instanz\n\nmöglichst in einer Sitzung zu erledigen und läßt damit schon dem Wortlaut\n\nnach andere Verfahrensweisen zu. Dem so verstandenen Beschleunigungsge-\n\nbot für das erstinstanzliche Patentnichtigkeitsverfahren widerspricht die An-\n\nwendung von § 227 Abs. 1 ZPO nicht. Denn auch hiernach kommt eine Verta-\n\ngung nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich nur dann, wenn hierfür ein er-\n\nheblicher Grund streitet. Dieses Erfordernis verlangt außerdem nach einer\n\nPrüfung, die nicht nur Rechte der Beteiligten oder deren beachtenswerte Inter-\n\nessen, sondern auch das Gebot der Beschleunigung des Verfahrens berück-\n\nsichtigt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 21.12.1999 - 7 B 155.99, Buchholz 303, § 227\n\nZPO Nr. 29).\n\nb) Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, die insbesondere vom\n\nBundesverwaltungsgericht im Rahmen der Anwendung des § 173 VwGO ent-\n\nwickelt worden ist, sind eine Vertagung der mündlichen Verhandlung rechtferti-\n\ngende erhebliche Gründe im Sinne von § 227 Abs. 1 regelmäßig solche, die\n\nden Anspruch auf rechtliches Gehör einer oder mehrerer Parteien berühren\n\nund die auch gerade zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs eine Zurück-\n\nstellung des Beschleunigungs- und Konzentrationsgebots erfordern (BVerwG,\n\nBeschl. v. 23.01.1995 - 9 B 1.95, NJW 1995, 1231). Angesichts der verfas-\n\nsungsrechtlichen Garantie des Anspruchs auf rechtliches Gehör verbleibt dem\n\nGericht dann auch kein Ermessensspielraum. Zur Gewährung des rechtlichen\n\nGehörs und eines insoweit prozeßordnungsgemäßen Verfahrens muß die\n\nmündliche Verhandlung vertagt werden \n\n(BVerwG, Urt. v. 29.09.1994\n\n- 3 C 28.92, NJW 1995, 1441).\n\nDiese Notwendigkeit besteht nach höchstrichterlicher Rechtsprechung\n\nimmer dann, wenn nach dem für das Gericht ersichtlichen oder gegebenenfalls\n\nauf Verlangen des Gerichts (vgl. § 227 Abs. 2 ZPO) glaubhaft gemachten\n\nSachstand durch die Ablehnung einer Vertagung der eine solche beantragen-\n\nden Partei die Möglichkeit entzogen wäre, sich in der betreffenden Instanz\n\nsachgemäß und erschöpfend über alle Tatsachen, Beweisergebnisse oder\n\nsonstigen verhandelten Fragen zu erklären (vgl. BVerwG, Beschl. v.\n\n14.12.1997 - 5 CB 69.74, Buchholz 310, § 108 Nr. 100), die Grundlage der zu\n\ntreffenden Entscheidung sind (BVerfGE 7, 239, 241; BGH, Urt. v. 16.05.1977\n\n- VIII ZR 311/75, MDR 1978, 46 m.w.N.). Ein solcher Fall ist beispielsweise\n\ngegeben, wenn die Vertagung beantragende Partei von dem Gericht oder der\n\nGegenseite mit einer Tatsachen- oder einer Rechtsfrage konfrontiert wird, mit\n\nder sie sich nicht \"aus dem Stand\" auseinanderzusetzen vermag, zu der sie\n\nsachlich fundiert vielmehr nur dann Stellung nehmen kann, wenn sie angemes-\n\nsene Zeit für Überlegung und Vorbereitung hat (vgl. BVerwG, Urt. v.\n\n06.03.1992 - 4 CB 2.91, NVwZ-RR 1993, 275), die anders, etwa durch eine\n\nUnterbrechung der mündlichen Verhandlung, nicht in ausreichender Weise zur\n\nVerfügung gestellt werden kann.\n\nc) So lagen die Dinge auch hier. In der mündlichen Verhandlung vor\n\ndem Bundespatentgericht war zunächst nur der Bestand des Streitpatents in\n\nder erteilten Fassung streitig. Dieser Streit umfaßte keinen Patentanspruch, der\n\nGegenstand der Fassung ist, mit welcher die Beklagte erstmals in der mündli-\n\nchen Verhandlung hervorgetreten ist. Erst durch die Verteidigung des Streit-\n\npatents lediglich im Umfang dieser neuen Fassung wurde deshalb die Frage\n\nentscheidungserheblich, ob das bisherige Vorbringen der Klägerin zur Recht-\n\nfertigung des geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds diesen auch gegenüber\n\nder verteidigten Fassung ausfülle, mit der Folge, daß sich die Klägerin nun-\n\nmehr fragen mußte, was der verteidigten Fassung entgegengehalten werden\n\nkönne. Das verlangte nach Überlegung und Vorbereitung. Da nichts dafür er-\n\nsichtlich oder gar festgestellt ist, daß die Klägerin eine auf die neue, verteidigte\n\nFassung ausgerichtete Recherche im Stand der Technik bereits durchgeführt\n\nhatte, gehörte hierzu auch diese Maßnahme, zumal die Klägerin ausdrücklich\n\neine neue, auf die nunmehr verteidigte Fassung ausgerichtete Recherche als\n\nnotwendig bezeichnet hatte, um sich vollständig zur Patentfähigkeit der vertei-\n\ndigten Fassung äußern zu können. Denn regelmäßig kann erst durch eine Re-\n\ncherche Kenntnis vom relevanten Stand der Technik erlangt werden, der Ent-\n\nscheidungsgrundlage für den hier geltend gemachten Nichtigkeitsgrund ist. Da\n\nauch nichts dafür ersichtlich ist, daß im Streitfall ausnahmsweise etwas ande-\n\nres gelten könnte, mußte deshalb angenommen werden, daß eine sachgemäße\n\nund erschöpfende Äußerung der Klägerin zu der verteidigten Fassung des\n\nStreitpatents erst nach Ablauf einer angemessenen Frist für eine neue Recher-\n\nche im Stand der Technik möglich war.\n\nd) Das Bundespatentgericht hat hieraus gleichwohl ein Vertagungserfor-\n\ndernis nicht abgeleitet, weil es mit der verteidigten Fassung ein in der Streit-\n\npatentschrift beschriebenes und in den Figuren gezeigtes Ausführungsbeispiel\n\nals beansprucht angesehen hat. Bei einer Beschränkung eines erteilten Pa-\n\ntents auf ein darin offenbartes Ausführungsbeispiel könne ein Nichtigkeitsklä-\n\nger schwerlich geltend machen, hierzu sei nicht bereits vor der Beschränkung\n\neine Recherche notwendig gewesen, weil schon ein Nachweis fehlender Neu-\n\nheit oder Erfindungshöhe bezüglich eines Ausführungsbeispiels zur Vernich-\n\ntung des Patents in der erteilten Fassung führen müsse. Mit dieser Argumenta-\n\ntion hat das Bundespatentgericht der Sache nach höchstrichterliche Recht-\n\nsprechung angewendet, wonach der Betroffene zunächst seinerseits alles in\n\nseinen Kräften Stehende und nach Lage der Dinge Erforderliche getan haben\n\nmuß, um sich in der mündlichen Verhandlung rechtliches Gehör zu verschaffen\n\n(vgl. BGH, Urt. v. 24.11.1988 - III ZR 69/88, BGHR ZPO § 227; BVerwG, Urt. v.\n\n29.09.1994 - 3 C 28.92, NJW 1995, 1441). Diese Rechtsprechung ist jedoch\n\nergangen und auf Fälle zugeschnitten, in denen die Partei oder ein postulati-\n\nonsfähiger Vertreter im Termin nicht erschienen ist und fraglich gewesen ist, ob\n\neine Verhinderung bestand, durch Wahrnehmung des Termins sich rechtliches\n\nGehör zu verschaffen. Aus dieser Rechtsprechung kann deshalb für das Pa-\n\ntentnichtigkeitsverfahren nicht abgeleitet werden, der Kläger müsse im Hinblick\n\nauf die in diesem Verfahren bestehende Möglichkeit einer beschränkten Ver-\n\nteidigung des angegriffenen Schutzrechts mit geänderten Patentansprüchen\n\njedenfalls eine Recherche nach Maßgabe der darin offenbarten Ausführungs-\n\nbeispiele oder gar jede Recherche bereits durchgeführt haben, die sich im\n\nFalle nachträglicher beschränkter Verteidigung als sinnvoll erweisen könne,\n\nanderenfalls er nicht geltend machen könne, wegen der nunmehr beschränkten\n\nVerteidigung des Streitpatents seinen Anspruch auf rechtliches Gehör nur nach\n\nVertagung wahren zu können. Sinn und Zweck einer Terminsbestimmung ist\n\nes, daß die Beteiligten sich in bestimmter Weise, nämlich in mündlicher Ver-\n\nhandlung, rechtliches Gehör verschaffen können. Es kann deshalb erwartet\n\nwerden, daß jeder Beteiligte sich darauf einrichtet, einen anberaumten Termin\n\nauch wahrzunehmen. Zieht sich ein Patentinhaber im Laufe der mündlichen\n\nVerhandlung im Patentnichtigkeitsverfahren auf eine Verteidigung des Schutz-\n\nrechts in geänderter Fassung zurück, steht hingegen die Art und Weise des\n\nAngriffs gegen das Schutzrecht in Frage, also insbesondere, was hierzu vor-\n\ngetragen werden soll und aufgrund welcher Ermittlungen dieser Vortrag erfolgt.\n\nDas ist jedoch in den sich aus dem Wahrheitsgebot ergebenden Grenzen allein\n\ndem Kläger überlassen. Damit ist eingeschlossen, zunächst auf eine Recher-\n\nche nach Maßgabe eines im erteilten Schutzrecht offenbarten Ausführungsbei-\n\nspiels zu verzichten und sich darauf einzurichten, zur Vorbekanntheit und zum\n\nNaheliegen der Merkmale, die zur Kennzeichnung des geschützten Gegen-\n\nstandes in den erteilten Patentanspruch aufgenommen sind, auf andere, einem\n\nselbst geeignet erscheinenden Weise vortragen zu können. Denn im Falle des\n\nhier geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds hat die Prüfung auf Neuheit und\n\nerfinderische Tätigkeit nach Maßgabe dieser Merkmale zu erfolgen. Es muß\n\ndeshalb in aller Regel genügen, hierauf in der mündlichen Verhandlung auf\n\neine mögliche Weise eingehen zu können.\n\ne) Die ergänzende Begründung des Bundespatentgerichts, nämlich ge-\n\ngen die \"Unvorhersehbarkeit\" der erfolgten Beschränkung, spreche auch, daß\n\nfür einen Fachmann einerseits der \"Kern der Erfindung\", andererseits die Mög-\n\nlichkeiten der Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik durchaus er-\n\nkennbar erschienen, ändert an der Mißachtung des Anspruchs auf rechtliches\n\nGehör nichts. Wenn das Bundespatentgericht hiermit gemeint haben sollte, die\n\nKlägerin habe bereits, bevor die Beklagte zum Mittel der Verteidigung des\n\nStreitpatents mit geänderten Patentansprüchen gegriffen habe, jedenfalls mit\n\nder Möglichkeit einer Beschränkung auf ein offenbartes Ausführungsbeispiel\n\nrechnen können und deshalb sich darauf einrichten müssen, hierzu in der an-\n\nberaumten mündlichen Verhandlung sachgerecht Stellung zu nehmen, könnte\n\ndem nicht beigetreten werden. Auch im Nichtigkeitsverfahren trifft die Parteien\n\nzwar eine Prozeßförderungspflicht. Durch sie sollen die Parteien jedoch an-\n\ngehalten werden, Vorbringen nicht aus prozeßtaktischen Gründen zurückzu-\n\nhalten (vgl. Sen.Urt. v. 15.10.2002 - X ZR 69/01, NJW 2003, 200). Deshalb\n\nkann hieraus beispielsweise eine Verpflichtung der Partei, tatsächliche Um-\n\nstände, die ihr nicht bekannt sind, erst zu ermitteln, grundsätzlich nicht abge-\n\nleitet werden. Im Regelfall kann dann aber auch ebensowenig eine Ermitt-\n\nlungspflicht hinsichtlich solcher Umstände angenommen werden, mit deren\n\nHilfe man zwar auch schon den Angriff gegen das erteilte Patent hätte führen\n\nkönnen, die allein entscheidende Bedeutung jedoch überhaupt erst erlangen,\n\nsobald der Patentinhaber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, sich bei\n\nder Verteidigung seines Schutzrechts auf ein Ausführungsbeispiel zurückzu-\n\nziehen.\n\nf) Der Streitfall weist keine Besonderheiten auf, die es rechtfertigten, von\n\nden vorstehenden Grundsätzen abzuweichen. Dabei kann dahinstehen, ob der\n\nKern der Erfindung und Möglichkeiten zur Abgrenzung gegenüber dem Stand\n\nder Technik - wie vom Bundespatentgericht angenommen - durchaus erkenn-\n\nbar waren. Auch hiermit mußte die Klägerin sich zunächst nicht befassen. Ihre\n\nKlage richtete sich gegen das Streitpatent in der erteilten Fassung. Der geltend\n\ngemachte Nichtigkeitsgrund erforderte eine Prüfung der Neuheit und der erfin-\n\nderischen Tätigkeit nicht etwa nach Maßgabe des Kerns der Erfindung, son-\n\ndern nach Maßgabe der zur Kennzeichnung des geschützten Gegenstandes in\n\nden betreffenden erteilten Patentanspruch aufgenommenen Merkmale. Zur\n\nVorbekanntheit im Stand der Technik und zum Naheliegen allein dieser Merk-\n\nmale hatte die Klägerin gemäß § 81 Abs. 5 PatG durch Angabe entsprechender\n\nTatsachen vorzutragen. Da sie dies durch Hinweis auf ihr insoweit geeignet\n\nerscheinende Entgegenhaltungen getan hatte und im Hinblick auf das Streit-\n\npatent in der verteidigten Fassung ein Nachschieben von Gründen nicht in Re-\n\nde stand, hatte mithin im Streitfall die Klägerin der ihr obliegenden Prozeßför-\n\nderungspflicht Genüge getan.\n\n2. Der Mangel im erstinstanzlichen Verfahren führt zur Zurückverwei-\n\nsung der Sache an das Bundespatentgericht. Dabei kann dahinstehen, ob die-\n\nser Mangel die Qualität und Folgen hat, die nach § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO eine\n\nZurückverweisung erlauben.\n\na) Da das Patentgesetz keine das Berufungsverfahren in Nichtigkeitssa-\n\nchen betreffende Regelung enthält, ob und gegebenenfalls wann bei einem\n\nVerfahrensfehler in erster Instanz die Sache zurückverwiesen werden kann,\n\nmuß aus den im Senatsbeschluß vom 26. September 1996 (X ZR 14/94, GRUR\n\n1997, 119 - Schwimmrahmen-Bremse) erörterten Gründen die bestehende\n\nLücke möglichst gesetzesimmanent geschlossen werden. Damit bildet § 99\n\nAbs. 1 PatG die sachgerechte Norm, weil diese Vorschrift einerseits auf eine\n\nweitgehend vollständige Verfahrensordnung verweist, hiernach andererseits\n\naber auch Besonderheiten des Patentnichtigkeitsverfahrens Rechnung getra-\n\ngen werden kann und muß. Das wiederum führt dazu, daß - wie im Zivilprozeß\n\ngem. § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO - auch im Berufungsverfahren in Patentnichtig-\n\nkeitssachen das Berufungsgericht die Sache zurückverweisen kann, wenn das\n\nVerfahren des erstinstanzlichen Gerichts an einem Mangel gelitten hat, daß\n\ndiese Möglichkeit aber nicht an die weiteren Voraussetzungen des § 538\n\nAbs. 2 Nr. 1 ZPO geknüpft ist.\n\nDas Patentnichtigkeitsverfahren ist dadurch geprägt, daß in der ersten\n\nInstanz unter Mitwirkung technischer Richter entschieden wird. Hierdurch erüb-\n\nrigt sich in dieser Instanz regelmäßig die Hinzuziehung eines Sachverständi-\n\ngen; es kann so vergleichsweise kostengünstig und schnell in der Sache ent-\n\nschieden werden. Diese Möglichkeit auch nutzen zu können, haben die Partei-\n\nen des Patentnichtigkeitsverfahrens nach der Ausgestaltung dieses Verfahrens\n\nein Anrecht. Hiermit vertrüge es sich nicht, wenn der Senat - wie nach § 538\n\nAbs. 2 Nr. 1 ZPO vorgesehen - eine Zurückverweisung wegen eines Verfah-\n\nrensmangels nur in den Fällen aussprechen könnte, in denen der Mangel we-\n\nsentlich ist und eine umfangreiche oder aufwendige Beweisaufnahme notwen-\n\ndig macht. Da der Senat nicht auf durch entsprechende Ausbildung gewährlei-\n\nsteten technischen Sachverstand von Mitgliedern zurückgreifen kann, muß er\n\nnämlich in Patentnichtigkeitsberufungsverfahren regelmäßig einen Sachver-\n\nständigen hinzuziehen. Der damit verbundene Kosten- und Zeitaufwand bela-\n\nstet die Parteien auch in den Fällen, in denen der Verfahrensmangel als nicht\n\nwesentlich eingestuft werden kann und/oder nur eine vergleichsweise schnell\n\nzu erledigende und mit vergleichsweise geringen zusätzlichen Kosten verbun-\n\ndene Beweiserhebung vor dem Senat zu erwarten ist. Deshalb muß auch in\n\ndiesen Fällen die Zurückverweisung der Patentnichtigkeitssache an das Bun-\n\ndespatentgericht in Betracht kommen.\n\nb) Der Senat wählt im Streitfall die mithin mögliche Zurückverweisung\n\nstatt der eigenen Sachentscheidung. Aus den genannten Gründen ist es sach-\n\ngerecht, daß das sachkundig besetzte Bundespatentgericht sich mit dem nun-\n\nmehr von der Klägerin gegen das Schutzrecht in der verteidigten Fassung Vor-\n\ngebrachten befaßt und zunächst dieses Gericht auf dieser Grundlage in der\n\nSache entscheidet.\n\nMelullis\n\nJestaedt\n\nScharen\n\nMühlens\n\nMeier-Beck","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-01-13/x-zr-212-02","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 227","ref_norm":"227","n":7},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 538","ref_norm":"538","n":5},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 99","ref_norm":"99","n":3},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 87","ref_norm":"87","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 81","ref_norm":"81","n":1},{"jurabk":"VwGO","ref":"§ 173","ref_norm":"173","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-01-13/x-zr-212-02","retrieved":"2026-10-15 10:16:15.742190+00:00"},"card":{"id":"bgh/2004-01-13/x-zr-212-02","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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