{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2003-11-11","aktenzeichen":"X ZR 61/99","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nX ZR 61/99\n\nURTEIL\n\nVerkündet am:\n11. November 2003\nMayer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 11. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,\n\ndie Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Beklagten, die im übrigen zurückgewiesen\n\nwird, wird das durch Beschluß vom 1. März 1999 berichtigte Urteil\n\ndes 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom\n\n19. November 1998 im Kostenausspruch und dadurch abgeändert,\n\ndaß das europäische Patent 0 324 448 mit Wirkung für das Ho-\n\nheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt wird,\n\nsoweit Patentanspruch 1 und in Ansehung von Patentanspruch 1\n\ndie Patentansprüche 2 bis 4, 6 und 7, soweit diese auf Patentan-\n\nspruch 1 rückbezogen sind, über folgende Fassung des Patentan-\n\nspruchs 1 hinausgehen:\n\n\"1. Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung zur Ausfüh-\nrung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe,\numfassend einen Griff (1) mit einem Einlaßkanal (5) und ei-\nnem Auslaßkanal (6), die mit einer Öffnung (4) in Verbin-\ndung stehen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf die\nzu behandelnde Fläche gelegt werden soll, und Mittel für die\ndosierte Zufuhr von abtragenden Materialien (S) in einem\npneumatischen Träger aus einem mit dem Einlaßkanal (5)\nverbundenen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) des\nGriffes (1), dadurch gekennzeichnet, daß\na) die Zuführmittel ausschließlich eine Vakuumquelle (15)\numfassen, die mit dem Auslaßkanal (6) des Griffes (1)\nverbunden ist, um nach dichtem Verschließen der Öff-\n\nnung (4) mit der zu behandelnden Fläche die abtragen-\nden Materialien (S) aus dem Versorgungsbehälter (17)\nzur Öffnung (4) im Griff zu befördern,\n\nb) die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter (17) und\nEinlaßkanal (5) des Griffes (1) derart ausgebildet ist, daß\ndie Vakuumquelle (15) beim Verschließen der Öffnung\n(4) ein Ansaugen im Inneren des Versorgungsbehälters\n(17) erzeugt, und\n\nc) der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luft-\ndurchtritt über eine Ventileinheit (20) regulierbaren\nDurchlaß (19) aufweist und ein der Vakuumquelle (15)\nzugeordneter Regulator (14) vorgesehen ist, über welche\nder Grad der auf der zu behandelnden Fläche erzeugten\nMikroabschabungen verstellbar ist.\"\n\nDie Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie auf Grund übereinstimmender Erklärungen der Parteien an die\n\nStelle der früheren Beklagten getretene jetzige Beklagte ist nach Umschrei-\n\nbung im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Inha-\n\nberin des am 11. Januar 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität einer italie-\n\nnischen Patentanmeldung vom 11. Januar 1988 angemeldeten europäischen\n\nPatents 0 324 448 (Streitpatents). Das Streitpatent betrifft \"Apparatus for\n\nmaking micro-abrasions on human tissue\" (eine Vorrichtung zur Ausführung\n\nvon Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe) und umfaßt in der Fas-\n\nsung der neuen europäischen Patentschrift sieben Patentansprüche. Die im\n\nBerufungsverfahren allein im Streit stehenden Patentansprüche 1 bis 4, 6 und\n\n7 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:\n\n\"1. Apparatus for making micro-abrasions on human tissue in-\ncluding a handle (1) having an inlet passage (5) and an outlet\npassage (6) which communicate with an aperture (4) provided in\nthe handle (1) and intended to be positioned on the surface to\nbe treated, and means for the metered supply of reducing sub-\nstances (S) in a pneumatic carrier to the aperture of the handle\n(1), characterised in that the supply means comprise exclusively\na vacuum source (15) connected to the outlet passage (6) of the\nhandle (11) for drawing the reducing substances (S) from a\nsupply container (17) connected to the inlet passage (5) towards\nthe aperture (4) in the handle (1) as a result of the closure of the\naperture (4) against the surface to be treated.\n\n 2. Apparatus according to Claim 1, characterised in that the aper-\nture (4) of the handle (1) has a configuration which can be\nadapted substantially sealingly to the surface to be treated.\n\n 3. Apparatus according to Claim 2, characterised in that the aper-\nture (4) is inclined at substantially 45° to the inlet passage (5) of\nthe handle (1).\n\n 4. Apparatus according to Claim 1 or Claim 2, characterised in that\nsaid supply container (17) for the reducing substances (S) has\nin its base a plurality of air-intake apertures (25) with associated\nregulation valve means (20), and the outlet passage (6) of the\nhandle (1) is connected to a collecting container (10) which has\nan outlet aperture (11) connected to a vacuum pump (15).\n\n 6. Apparatus according to Claim 3, characterised in that the supply\ncontainer (17) is provided with electrical means (27) for heating\nthe reducing substances.\n\n 7. Apparatus according to Claim 1, characterised in that the handle\n(1) is provided with an interchangeable head (2) which carries\nthe aperture (4).\"\n\nIn der deutschen Fassung der nach Durchführung eines europäischen\n\nEinspruchsverfahrens herausgegebenen neuen europäischen Patentschrift\n\nlauten diese Patentansprüche:\n\n\"1. Vorrichtung zur Ausfü[h]rung von Mikroabschabungen an\nmenschlichem Gewebe umfassend einen Griff (1) mit einem\nEinlaßkanal (5) und einem Auslaßkanal (6), die mit einer Öff-\nnung (4) in Verbindung stehen, welche im Griff (1) vorgesehen\nist und auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden soll; und\nMittel für die dosierte Zuführ von abtragenden Materialien (S) in\neinem pneumatischen Träger zur Öffnung (4) des Griffes (1),\ndadurch gekennzeichnet, daß die Zuführmittel ausschließlich\neine Vakuumquelle (15) umfassen, die mit dem Auslaßkanal (6)\ndes Griffes (1) verbunden ist, um, nach dichtem Verschließen\nder Öffnung (4) mit der zu behandelnden Fläche, die abtragen-\nden Materialien (S) aus einem mit dem Einlaßkanal (5) verbun-\ndenen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) im Griff zu be-\nfördern.\n\n 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die\nÖffnung (4) des Griffes (1) so angeordnet ist, daß sie im we-\nsentlichen dichtend der zu behandelnden Fläche angepaßt wer-\nden kann.\n\n 3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die\nÖffnung (4) zum Einlaßkanal (5) des Griffes (1) eine Neigung\nvon ca. 45° aufweist.\n\n 4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,\ndaß der Versorgungsbehälter (17) für die abtragenden Materia-\nlien (S) in seinem Boden mehrere Lufteinlaßöffnungen (25) mit\nzugehörigen Regelventilen (20) aufweist, und der Auslaßkanal\n(6) des Griffes (1) mit einem Sammelbehälter (10) verbunden\nist, der eine mit einer Vakuumpumpe (15) verbundene Auslaß-\nöffnung (11) hat.\n\n 6. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der\nVersorgungsbehälter (17) mit elektrischen Mitteln (27) zum Er-\nhitzen der abtragenden Materialien (S) versehen ist.\n\n 7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der\nGriff (1) mit einem austauschbaren Kopf (2) versehen ist, der\ndie Öffnung (4) trägt.\"\n\nDie Klägerinnen (hinsichtlich der Klägerin zu 2 ist das Rubrum auf Grund\n\nübereinstimmender Erklärungen der Parteien gegenüber dem Urteil des Bun-\n\ndespatentgerichts geändert worden) haben geltend gemacht, daß das Streit-\n\npatent gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn insbesondere die US-\n\nPatentschriften 1 752 664, 2 133 149 und 3 286 406, die italienische Patent-\n\nschrift 1 184 922 und die französische Patentschrift 1 136 127 bildeten, nicht\n\npatentfähig sei. Sie haben beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Ho-\n\nheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.\n\nDie Beklagte hat in erster Linie beantragt, die Klage abzuweisen.\n\nDas Bundespatentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Kla-\n\nge das Streitpatent für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Pa-\n\ntentansprüche 1 - 4, 6 und 7 für nichtig erklärt.\n\nMit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte in erster Linie das Streitpatent\n\nin der Fassung der neuen europäischen Patentschrift. Sie beantragt, das Urteil\n\ndes Bundespatentgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Hilfsweise\n\nverteidigt sie Patentanspruch 1 des Streitpatents nunmehr in folgender Fas-\n\nsung, auf die sich die Patentansprüche 2 - 7 zurückbeziehen sollen:\n\n\"1. Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung zur Ausführung\nvon Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe, umfas-\nsend einen Griff (1) mit einem Einlaßkanal (5) und einem\nAuslaßkanal (6), die mit einer Öffnung (4) in Verbindung ste-\nhen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf die zu behan-\ndelnde Fläche gelegt werden soll; und Mittel für die dosierte\nZufuhr von abtragenden Materialien (S) in einem pneumati-\nschen Träger aus einem mit dem Einlaßkanal (5) verbundenen\nVersorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) des Griffes (1), da-\ndurch gekennzeichnet, daß\na) die Zuführmittel ausschließlich eine Vakuumquelle (15)\numfassen, die mit dem Auslaßkanal (6) des Griffes (1) ver-\nbunden ist, um nach dichtem Verschließen der Öffnung (4)\nmit der zu behandelnden Fläche die abtragenden Materia-\nlien (S) aus dem Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4)\nim Griff zu befördern,\n\nb) die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter (17) und\nEinlaßkanal (5) des Griffes (1) derart ausgebildet ist, daß\ndie Vakuumquelle (15) beim Verschließen der Öffnung (4)\nein Ansaugen im Inneren des Versorgungsbehälters (17)\nerzeugt, und\n\nc) der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luftdurchtritt\nüber eine Ventileinheit (20) regulierbaren Durchlaß (19)\naufweist, womit der Grad der auf der zu behandelnden\nFläche erzeugten Mikroabschabungen verstellbar ist.\"\n\nWeiter hilfsweise (Hilfsantrag 2) soll das kennzeichnende Merkmal c wie\n\nfolgt lauten:\n\n\"c) der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luftdurchtritt über\neine Ventileinheit (20) regulierbaren Durchlaß (19) aufweist und\nein der Vakuumquelle (15) zugeordneter Regulator (14) vorge-\nsehen ist, über welche der Grad der auf der zu behandelnden\nFläche erzeugten Mikroabschabungen verstellbar ist.\"\n\nDie Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und hält auch die hilfsweise\n\nverteidigten Fassungen des Streitpatents nicht für schutzfähig.\n\nIm Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. U. B. , Institut für Kon-\n\nstruktion, Mikro- und Medizintechnik der T. U. B. , ein\n\nschriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläu-\n\ntert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein in einem in Italien geführten, u.a. das\n\nauf die Prioritätsanmeldung zum Streitpatent erteilte italienische Patent\n\n1 218 945 betreffenden Parallelverfahren erstelltes Gutachten von Dipl.-Ing.\n\nG. L. , Turin, nebst Ergänzung vorgelegt.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie zulässige Berufung hat teilweise Erfolg. Sie führt unter Abänderung\n\ndes angefochtenen Urteils zur Klageabweisung, soweit die Beklagte das Streit-\n\npatent mit ihrem zweiten Hilfsantrag verteidigt. Die Rückbeziehung in den an-\n\ngegriffenen, unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen\n\nUnteransprüchen ist antragsgemäß dahin zu ändern, daß sie nunmehr den neu\n\ngefaßten Patentanspruch 1 betrifft. Hinsichtlich des im Berufungsverfahren\n\nnicht im Streit stehenden Patentanspruchs 5 war eine derartige Anpassung\n\ndagegen nicht möglich, weil Änderungen nicht im Streit stehender Patentan-\n\nsprüche im Nichtigkeitsverfahren auch im Weg der Selbstbeschränkung nicht in\n\nBetracht kommen (vgl. Keukenschrijver, Das Patentnichtigkeits- und Nichtig-\n\nkeitsberufungsverfahren, 2003, Rdn. 133 m.N. in Fn. 346; a.A. Schulte PatG\n\n6. Aufl. § 81 Rdn. 122).\n\nI.\n\n1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Ausführung von\n\nMikroabschabungen, insbesondere für kosmetische oder therapeutische Be-\n\nhandlungen am menschlichen Gewebe, wie das Entfernen von Narben und\n\nStretchmarks.\n\nDie Beschreibung des Streitpatents schildert eine derartige Vorrichtung\n\nals aus der US-Patentschrift 1 752 664 bekannt, die einen Griff mit einem Ein-\n\nlaßkanal und einem Auslaßkanal aufweist, die mit einer Öffnung im Griff in\n\nVerbindung stehen und die auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden soll,\n\nund die weiter Mittel für die dosierte Zufuhr von abtragenden Materialien zur\n\nGrifföffnung in einem pneumatischen Träger aufweist (Beschreibung Sp. 1\n\nZ. 7 - 15).\n\n2.\n\nDurch das Streitpatent soll, wie die Beschreibung des Streitpa-\n\ntents angibt, eine einfach und billig herstellbare und effektiv arbeitende Ab-\n\nschabevorrichtung zur Verfügung gestellt werden.\n\n3.\n\nHierzu schlägt Patentanspruch 1 in der in erster Linie verteidigten\n\nFassung der neuen europäischen Patentschrift eine Vorrichtung zur Ausfüh-\n\nrung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe vor, die\n\n(1)\n\neinen Griff umfaßt\n\n(1.1) mit einem Einlaßkanal und\n\n(1.2) einem Auslaßkanal,\n\n(2)\n\nwobei die Kanäle mit einer Öffnung im Griff in Verbindung\n\nstehen, die auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden\n\nsoll;\n\n(3)\n\nsowie Mittel für die dosierte Zufuhr von abtragenden Mate-\n\nrialien aufweist,\n\n(3.1) wobei die Zufuhr in einem pneumatischen Träger zur Öff-\n\nnung des Griffs erfolgt und\n\n(3.2) die Zuführmittel ausschließlich aus einer Vakuumquelle be-\n\nstehen (\"umfassen\"),\n\n(3.2.1) die mit dem Auslaßkanal des Griffs verbunden ist,\n\n(3.3) und die nach dichtem Verschließen der Öffnung mit der zu\n\nbehandelnden Fläche die abtragenden Materialien aus ei-\n\nnem mit dem Einlaßkanal verbundenen Versorgungsbehälter\n\nzur Öffnung im Griff zu befördert.\n\n4.\n\nDabei handelt es sich bei der Angabe \"zur Ausführung von Mikro-\n\nabschabungen an menschlichem Gewebe\" um eine Zweck- und Verwendungs-\n\nangabe, die bei einem Sachpatent wie hier zunächst eine dem besseren Ver-\n\nständnis der Erfindung dienende Erläuterung darstellt sowie darüber hinaus die\n\nBedeutung einer mittelbaren Umschreibung der räumlich-körperlichen Ausge-\n\nstaltung der Vorrichtung in dem Sinn hat, daß die Vorrichtung für die angegebe-\n\nne Verwendung jedenfalls geeignet sein muß, woraus sich nähere Aufschlüsse\n\nüber die konkrete Ausgestaltung, insbesondere im Sinn einer Bioverträglichkeit\n\nergeben, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung\n\nüberzeugend angegeben hat.\n\n5.\n\nDie nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 1 des Streit-\n\npatents zeigt eine Ausführungsform der patentgemäßen Vorrichtung:\n\nDabei bedeuten die Bezugszeichen 1 den schematisch dargestellten\n\nGriff, 2 dessen austauschbaren Kopf, 3 dessen Frontwand, 4 die auf die zu\n\nbehandelnde Fläche aufzulegende Öffnung, 5 die Einlaßöffnung, 6 die Auslaß-\n\nöffnung, 7 und 8 die zugehörigen Leitungen. Bezugszeichen 10 bezeichnet den\n\nRückgewinnungsbehälter, 9 dessen Einlaßverbinder, 11 einen Auslaßverbinder\n\nmit zugeordneten Filterelementen 12, der mit der Einlaßleitung 13 verbunden\n\nist, die wiederum über den Unterdruckmesser und -regulator 14 mit der Vaku-\n\numpumpe 15 in Verbindung steht. Die Leitung 8 ist über den Basisanschluß 16\n\nmit dem Versorgungsbehälter 17 verbunden, in den eine Menge abtragender\n\nMaterialien S eingefüllt ist. Die Einlaßleitung 18 steht mit dem Basisanschluß in\n\nVerbindung und weist an ihrem unteren Ende eine Öffnung 28 auf. An der Be-\n\nhälterbasis ist ein Durchlaß 19 angeordnet, der über das Ventilsystem 20, 21,\n\n22, 23 mit der Atmosphäre in Verbindung steht und sich in den Verteiler 24 öff-\n\nnet, der wiederum über Löcher 25 mit Einlaß und Filtern 26 kommuniziert. In\n\nden Behälter ist zudem ein Heizwiderstand 27 eingesetzt.\n\nBei Gebrauch wird der Kopf 2 nach Inbetriebnahme der Vakuumpumpe\n\n15 auf die zu behandelnde Fläche gesetzt. Der Verschluß der Öffnung 4\n\nschließt den Einlaßkreislauf und das an der Öffnung erzeugte Vakuum läßt die\n\nzu behandelnde Fläche an den Rändern der Öffnung anhaften. Dabei werden\n\ndie im Behälter 17 befindlichen abtragenden Materialien S durch die Öffnung\n\n28 gesogen und gelangen über die Leitung 7 zur Öffnung 4, wo sie die zu be-\n\nhandelnde Oberfläche abschabend überstreichen. Über den Auslaßverbinder 6\n\nund die Leitung 8 gelangen sie sodann zu dem Behälter 10, wo sie mit den ab-\n\ngetragenen Partikeln gesammelt werden (Beschreibung Sp. 1 Z. 52 - Sp. 3\n\nZ. 18).\n\nII.\n\nEs kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1\n\ndes Streitpatents in der Fassung, die dieses durch das europäische Ein-\n\nspruchsverfahren erhalten hat, neu ist, weil er jedenfalls im Sinn der Art. 52\n\nAbs. 1, 56 EPÜ für den Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt\n\nwar. Dies füllt den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1\n\nNr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ aus.\n\n1.\n\nFür die Prüfung der Schutzfähigkeit gegenüber dem Stand der\n\nTechnik gelten dabei die gleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des\n\nSinngehalts und bei der Auslegung des Patents im Verletzungsstreit (Sen.Urt.\n\nv. 24.9.2003 - X ZR 7/00 - blasenfreie Gummibahn I, zur Veröffentlichung in\n\nBGHZ vorgesehen; vgl. Sen.Urt. v. 7.11.2000, berichtigt durch Beschluß vom\n\n9.1.2001 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232 - Brieflocher). Grundlage für die Be-\n\nstimmung der danach geschützten Lehre ist das Verständnis der Patentan-\n\nsprüche durch den maßgeblichen Fachmann. Erscheinen - auch unter Heran-\n\nziehung von Beschreibung und Zeichnungen - Formulierungen in den Patent-\n\nansprüchen als mehrdeutig, ist zu ermitteln, welche Vorstellungen der Fach-\n\nmann mit ihnen verbindet. Im Nichtigkeitsverfahren darf nämlich nicht etwa\n\ndeshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüche\n\nzugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht werden\n\nkönnte (BGH - blasenfreie Gummibahn I). Dabei schränkt die bloße Angabe\n\n\"zur Ausführung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe\" den\n\nSchutz nicht ein; auch bei der Prüfung der Rechtsbeständigkeit kann sie des-\n\nhalb eine positive Beurteilung für sich allein nicht tragen. Allerdings hat sie Be-\n\nsonderheiten bei der Ausgestaltung der Vorrichtung zur Folge, die sie von an-\n\nderen Abrasionsgeräten, etwa Sandstrahlgeräten nach der US-Patentschrift\n\n3 286 406, unterscheiden. Weiter ist zu berücksichtigen, daß, wie der gerichtli-\n\nche Sachverständige im Grundsatz übereinstimmend mit dem sachkundig be-\n\nsetzten Bundespatentgericht angegeben hat, der kosmetische und therapeuti-\n\nsche Anwendungsbereich, auf den die Lehre des Streitpatents abzielt, Auswir-\n\nkungen auf die Qualifikation des hier einschlägigen Fachmanns hat. Im we-\n\nsentlichen in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen und mit\n\ndem Bundespatentgericht sieht der Senat deshalb als maßgeblichen Fach-\n\nmann einen Medizintechniker an, der auf der Grundlage eines Fachhochschul-\n\nstudiums des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik vertiefte Kenntnisse auf\n\ndem Gebiet der Medizinmechanik erworben hat, aber auch über Kenntnisse in\n\nKonstruktionslehre, Biomaterialien, Strömungstechnik und pneumatischer För-\n\nderung von Schüttgütern entweder selbst verfügt oder sich hierzu erforderli-\n\nchenfalls den Rat von anderen Fachleuten einholt (vgl. hierzu Kroher in Sin-\n\nger/Stauder, EPÜ, 2. Aufl., Art. 56 Rdn. 135, Benkard, EPÜ, Art. 56 Rdn. 42;\n\nSchulte, PatG, 6. Aufl., § 4 Rdn. 51 ff.; Busse, PatG 6. Aufl. - im Druck -, § 4\n\nRdn. 154, je m.w.N.).\n\n2. a) Aus der jedenfalls seit dem 28. Oktober 1987 und damit vor dem\n\nPrioritätstag des Streitpatents öffentlich zugänglichen italienischen Patentschrift\n\n1 184 922 (Ginebri) ist ein Gerät zum kontrollierten Auftrag von reduzierenden\n\nSubstanzen auf menschliches Gewebe zum Durchführen von Mikroabrasionen\n\nbekannt. Die nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 2 zeigt eine\n\nSchnittansicht eines Ausführungsbeispiels:\n\nDas Gerät hat einen Griff 3 (Merkmal 1) mit einem Einlaßkanal 7 (Merk-\n\nmal 1.1) und einem Auslaßkanal 8 (Merkmal 1.2). Die Kanäle stehen mit einer\n\nÖffnung (Fenster 38) im Griff in Verbindung, die auf die zu behandelnde Fläche\n\ngelegt werden soll (Beschreibung, deutsche Übersetzung S. 4 Z. 15 - 18;\n\nMerkmal 2). Die Ventile 32, 33, 34 stellen Mittel für die dosierte Zufuhr von ab-\n\ntragenden Materialien dar (Merkmal 3). Die Zufuhr erfolgt wie beim Streitpatent\n\nin einem pneumatischen Träger (Druckluft vom Kompressor 24) zur Öffnung 38\n\ndes Griffs 3 (Merkmal 3.1). Mit dem Auslaß 8 des Griffs 3 ist eine Vakuum-\n\nquelle (Saugpumpe 28) verbunden (vgl. Merkmale 3.2 und 3.3). Die reduzie-\n\nrenden Substanzen werden unmittelbar nach der Gewebebehandlung durch die\n\nSaugpumpe 28 abgesaugt \n\n(Beschreibung, deutsche Übersetzung, S. 5\n\nZ. 14 - 18).\n\nDamit unterscheidet sich die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 des\n\nStreitpatents von der vorbekannten, wie das Bundespatentgericht zutreffend\n\nfestgestellt hat, dadurch, daß als Antriebsmittel für den pneumatischen Träger,\n\nd.h. im allgemeinen Luft, bei der bekannten Vorrichtung jedenfalls auch ein\n\nDrucklufterzeuger neben der Vakuumquelle, beim Streitpatent aber nur die Va-\n\nkuumquelle dient (Merkmal 3.2), sowie dadurch, daß die Förderung des abtra-\n\ngenden Materials beim Streitpatent ebenfalls ausschließlich durch die Vakuum-\n\nquelle, bei der vorbekannten Vorrichtung aber jedenfalls auch durch die\n\nDruckluft erfolgt (Merkmal 3.3). Dabei beschreiben beide Unterschiede lediglich\n\nunterschiedliche Erscheinungsformen desselben technischen Sachverhalts,\n\nnämlich das Weglassen der Druckluftquelle und die alleinige Förderung des\n\nTrägermediums mittels Unterdrucks.\n\nb)\n\nDie ebenfalls die Behandlung der menschlichen Haut betreffende\n\nfranzösische Patentschrift 1 136 127 (Jordana) liegt demgegenüber weiter ab;\n\nsie beschreibt lediglich eine Förderung von festen Partikeln auf die Haut mittels\n\nDruckluft (\"... consistant en la projection rapide sur la peau de particules solides\n\n... en vue d’un traitement médical. L’appareil doit être alimenté en air sous\n\npression par un petit compresseur ... \"). An verfahrensrelevanten Informationen\n\nist ihr lediglich noch zu entnehmen, daß die Druckluft im Behälter eine Strö-\n\nmung erzeugt, die die Partikel mitreißt, wobei die Regelung des von der Druck-\n\nerzeugungsvorrichtung ausgehenden Luftdrucks es gestattet, die Intensität des\n\nAufschüttelns der Partikel zu verändern (\"L’air sous pression … crée un cou-\n\nrant qui entraîne les particules. Le réglage de la pression à partir de l’appareil\n\nproducteur d’air comprimé permet de faire varier la force de percussion.\").\n\n3. a) Der Überschuß der Lehre des Streitpatents gegenüber diesen die\n\nBehandlung des menschlichen Körpers betreffenden Entgegenhaltungen be-\n\nsteht mithin in der Umsetzung der Erkenntnis, daß auf ein Antriebsmittel, und\n\nzwar auf die Druckluftförderung, verzichtet werden kann, wenn die Vakuum-\n\nquelle so ausgelegt wird, daß sie die Förderleistung allein erbringen kann, d.h.,\n\ndaß eine Energiequelle, nämlich die Vakuumquelle, zum Betrieb der Vorrich-\n\ntung ausreicht. Eine erfinderische Leistung kann hierin mit dem Bundespatent-\n\ngericht nicht gesehen werden.\n\nb)\n\nDem Fachmann kann grundsätzlich zugetraut werden, bekannte\n\nLösungen zu verbessern und aus dem Stand der Technik bekannte Anregun-\n\ngen aufzugreifen (Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl.,\n\nS. 171 f.; Busse, § 4 PatG Rdn. 133; Benkard, EPÜ, Art. 56 Rdn. 54). So ist er\n\nbestrebt, raumsparend und kostengünstig durch Verwendung weniger Teile zu\n\nbauen (Sen.Urt. v. 24.3.1994 - X ZR 86/91, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtspre-\n\nchung in Patentsachen, Bd. 1, 168, 173 - Einphasensynchronmotor; vgl.\n\nSchulte § 4 PatG Rdn. 122, 123) und bekannte Vorrichtungen zu vereinfachen\n\n(Sen.Urt. v. 5.3.1996 - X ZR 109/93, bei Bausch Bd. 1, 291, 296 - Sammelstati-\n\non).\n\nc)\n\nDem Fachmann, der ohne weiteres erkannte, daß die Vorrichtung\n\nnach der italienischen Patentschrift 1 184 922 mit ihren beiden Energiequellen\n\nKompressor 24 und Saugpumpe 28 einen erheblichen apparativen Aufwand\n\npflegte, mußte es sich aufdrängen, Überlegungen dahin anzustellen, ob und\n\nwie dieser Aufwand verringert werden konnte. Dabei lag es zunächst auf der\n\nHand, Überlegungen dahin anzustellen, ob von den zwei bei der Vorrichtung\n\nnach der italienischen Patentschrift vorgesehenen Energiequellen verzichtet\n\nwerden konnte. Dabei bestand für den Fachmann, wie die mündliche Ver-\n\nhandlung zur Überzeugung des Senats ergeben hat, jedenfalls keine ausge-\n\nprägte Präferenz dahin, auf die Saugpumpe und nicht auf den Kompressor zu\n\nverzichten. Der gerichtliche Sachverständige hat nach eingehender Erörterung\n\nin der mündlichen Verhandlung vielmehr angenommen, beim Fachmann habe\n\neine gewisse Neigung bestanden, die Saugpumpe beizubehalten, weil sich\n\nhieraus Vorteile beim Auffangen der Schleifpartikel ergeben konnten. Selbst\n\nwenn man nicht soweit gehen wollte, war das Weglassen des Kompressors\n\ndamit eine Möglichkeit, die der Fachmann bei seinen Überlegungen, die be-\n\nkannte Vorrichtungen zu vereinfachen, in Betracht zog (vgl. Sen.Urt. v.\n\n18.2.1997 - X ZR 25/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsa-\n\nchen Bd. 1, 445, 452 f. - Zerstäubervorrichtung).\n\nd)\n\nDer Fachmann hatte mithin Veranlassung, sich im Stand der\n\nTechnik nach vergleichbaren Lösungen umzusehen, die das Problem der\n\nSchleifpartikelzufuhr und der Partikelabfuhr auf einfachere Weise und insbe-\n\nsondere mit nur einer Energiequelle lösten. Deshalb lag es für ihn auch nahe,\n\nsich auf Gebieten umzusehen oder auf diesen Gebieten kundige Fachleute zu\n\nbefragen, auf denen vergleichbare Lösungen zu erwarten waren, insbesondere\n\nauf dem Gebiet des mechanischen Abschleifens mit festen Partikeln, etwa\n\nbeim Sandstrahlen.\n\nDabei mußte er u.a. auf die US-Patentschrift 3 286 406 (Ashword) sto-\n\nßen, die u.a. Vorrichtungen zum Abschleifen mit trockenen Partikeln betrifft.\n\nDiese Veröffentlichung befaßt sich ausdrücklich mit der Frage, ob auf Druckluft\n\nverzichtet werden könne, was den Vorteil geringerer Kosten habe, da teure\n\nDruckluftkompressoren entbehrlich seien (Beschreibung Sp. 1 Z. 22 - 27). Kon-\n\nkret beschreibt sie eine Ausführungsform, bei der eine Strahlkammer, eine mit\n\neinem Ende der Strahlkammer verbundene Lufteinlaßleitung, Mittel zum Mitrei-\n\nßen des Schleifmittels in der Primärluft, Öffnungen in der Wand der Kammer,\n\ndie mit dem zu bearbeitenden Werkstück verschlossen werden, Mittel zum An-\n\nlegen von Unterdruck an die Kammer, um Primärluft und Schleifmittel in die\n\nKammer zu ziehen und Luft und Schleifmittel von der Kammer abzuziehen,\n\nsowie Mittel zum Verhindern des Eintritts von Sekundärluft in die Kammer vor-\n\ngesehen sind (Beschreibung Sp. 1 Z. 62 - Spalte 2 Z. 12; Übersetzung überge-\n\nhender Absatz S. 2/3).\n\nDer Fachmann konnte bereits hieraus erkennen, daß die in der US-\n\nPatentschrift 3 286 406 beschriebene Vorrichtung den Betrieb der Abrasions-\n\nvorrichtung ausschließlich mittels Unterdruckerzeugung ermöglichte und eine\n\nzusätzliche Drucklufterzeugung überflüssig machte. Dabei mußte er allerdings,\n\nworauf der gerichtliche Sachverständige besonders hingewiesen hat, auch er-\n\nkennen, daß es nicht genügte, den Kompressor wegzulassen, sondern daß\n\neine verschlossene Strahlkammer erzeugt werden mußte, weil nur dadurch die\n\nMitnahme des Schleifmittels aus dem Behälter erreicht werden konnte. Auch\n\ndas lehrt indessen diese Entgegenhaltung. Wie der gerichtliche Sachverständi-\n\nge hierzu ausgeführt hat, wäre die Abdichtung der Strahlkammer auf der Kör-\n\nperoberfläche mit definierter Zuführung von Sekundärluft aus der Atmosphäre\n\nauf Grund der biomechanischen Eigenschaften der menschlichen Haut einfach\n\nrealisierbar gewesen.\n\nAllerdings sah der Fachmann zugleich, daß er die ersichtlich nicht für\n\nAnwendungen am menschlichen Körper vorgesehene Vorrichtung nach der\n\nUS-Patentschrift nicht ohne weiteres für den nach dem Streitpatent vorgesehe-\n\nnen Zweck einsetzen konnte. Es lag auf der Hand, daß die Behandlung eines\n\nempfindlichen Organs wie der menschlichen Haut nicht ohne weiteres auf Vor-\n\nrichtungen und Verfahrensweisen zurückgreifen konnte, wie sie bei der Bear-\n\nbeitung von Werkstücken aus toter Materie angezeigt sein mögen. Der gericht-\n\nliche Sachverständige hat aber überzeugend ausgeführt, daß diese Anpassun-\n\ngen den Fachmann nicht vor Schwierigkeiten stellten, die ein erfinderisches\n\nHandeln erforderlich machten.\n\nDaß die US-Patentschrift auch Ausführungsformen beschreibt, bei de-\n\nnen eine im humanmedizinischen Einsatz ungeeignete Abscheidung und Wie-\n\nderverwendung des gebrauchten Schleifmittels erfolgen sollte, wie die Beru-\n\nfung geltend macht, stand dem nicht entgegen, wohl aber der Übernahme von\n\nAbscheidung und Wiederverwendung. Mit ihrer Verweisung auf das Ausfüh-\n\nrungsbeispiel, bei dem der Abscheider zwingend notwendig sei, verkennt die\n\nBerufung zudem, daß sich der Offenbarungsgehalt der US-Patentschrift nicht\n\nauf dieses Beispiel beschränkt. Daß ohne den Abscheider der Materialkreislauf\n\nunterbrochen werde, ist schon deshalb nicht von entscheidender Bedeutung,\n\nweil auch die Vorrichtung nach der italienischen Patentschrift ohne einen sol-\n\nchen Abscheider und damit ohne Materialkreislauf arbeitet. Der Fachmann er-\n\nkannte somit, daß er hierauf je nach vorgesehener Anwendung verzichten\n\nkonnte. Daraus folgte für ihn als weitere nahe liegende Erkenntnis, daß er die\n\nerforderliche Zufuhr von Schleifpartikeln auf andere Weise als über einen Mate-\n\nrialkreislauf bewerkstelligen mußte. Wie dies zu bewerkstelligen ist, überläßt\n\nindessen auch Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner in erster Linie ver-\n\nteidigten Fassung dem Belieben des Fachmanns.\n\nIn der Übernahme einer Ausführung, bei der allein mit Unterdruck geför-\n\ndert wird, auf die aus der italienischen Patentschrift bekannte Vorrichtung kann\n\nnach alledem eine erfinderische Leistung nicht gesehen werden. Das hat auch\n\nder gerichtliche Sachverständige so gesehen, der insoweit von einer hand-\n\nwerklichen Leistung spricht.\n\nDie gegenteilige Auffassung des im Verfahren vor dem Tribunale Turin\n\nherangezogenen Sachverständigen L. beruht darauf, daß dieser davon aus-\n\ngegangen ist, der Fachmann werde das US-Patent nicht heranziehen, weil die-\n\nses sich auf einen ganz anderen technischen Sektor beziehe (Gutachten S. 43\n\n= Übersetzung S. 33 f., Ergänzungsgutachten Übersetzung S. 13). Sie ist da-\n\nher auf der vorstehend dargestellten Grundlage nicht geeignet, die Schutzfä-\n\nhigkeit des Streitpatents zu stützen.\n\nIII. Die Unteransprüche 2 bis 4, 6 und 7 werden von der Beklagten, so-\n\nweit sich Patentanspruch 1 nur in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen\n\nals rechtsbeständig erweist, ersichtlich nur in Rückbeziehung auf diese vertei-\n\ndigt. Die Patentansprüche 2, 3, 6 und 7 weisen zudem, wie bereits das Bun-\n\ndespatentgericht erkannt und der gerichtliche Sachverständige auch in der\n\nmündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Senats bestätigt hat, auch in\n\nVerbindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents kei-\n\nnen erfinderischen Gehalt auf. Patentanspruch 4 weist zusätzliche Merkmale\n\nauf, die sich auch in der vom Senat als schutzfähig erachteten Fassung von\n\nPatentanspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag teilweise wiederfinden.\n\nNach Patentanspruch 2 soll die Öffnung des Griffs so angeordnet sein,\n\ndaß sie im wesentlichen dichtend der zu behandelnden Fläche angepaßt wer-\n\nden kann. Diese Anpassung ist bereits aus der US-Patentschrift 3 286 406 be-\n\nkannt und für das Funktionieren einer ausschließlich mit Unterdruck arbeiten-\n\nden Vorrichtung auch notwendig. Auch die italienische Patentschrift legt, wie\n\nder gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, die Maßnahme\n\njedenfalls nahe.\n\nPatentanspruch 3 bildet die Lehre des Patentanspruchs 2 weiter dahin\n\naus, daß die Neigung der Öffnung zum Einlaßkanal des Griffs etwa 45° beträgt.\n\nDas ist, wie der gerichtliche Sachverständige in Übereinstimmung mit dem\n\nBundespatentgericht zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, eine rein\n\nhandwerkliche Maßnahme ohne erfinderischen Gehalt. Den Neigungswinkel,\n\nder für die vorgesehene Anwendung geeignet ist, kann der Fachmann mit we-\n\nnigen orientierenden Versuchen ermitteln.\n\nPatentanspruch 6 sieht elektrische Mittel zum Erhitzen der abtragenden\n\nMaterialien im Vorratsbehälter vor. Mit dem Bundespatentgericht und dem ge-\n\nrichtlichen Sachverständigen sieht der Senat hierin eine Routinemaßnahme\n\ndes Fachmanns ohne erfinderischen Gehalt.\n\nEinen austauschbaren Kopf vorzusehen, wie dies Patentanspruch 7\n\nlehrt, offenbart bereits die italienische Patentschrift (Einsatzplättchen 37; Fi-\n\ngur 4). Der gerichtliche Sachverständige hat hierin eine Selbstverständlichkeit\n\ngesehen.\n\nIV. 1. Patentanspruch 1 in seinen hilfsweise verteidigten Fassungen\n\nunterscheidet sich von Patentanspruch 1 in der Fassung der neuen europäi-\n\nschen Patentschrift zunächst dadurch, daß die Vorrichtung als \"humanmedizi-\n\nnische Abschabungsvorrichtung\" bezeichnet ist. Dies bedeutet keine sachliche\n\nÄnderung gegenüber der Bezeichnung in der in erster Linie verteidigten Fas-\n\nsung des Patentanspruchs 1 und kann insbesondere nicht dazu führen, etwa\n\ndie US-Patentschrift 3 286 406 bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Be-\n\ntracht zu lassen. Im übrigen ergeben sich folgende zusätzliche Merkmale:\n\n(3.4) Die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter und Einlaß-\n\nkanal ist derart ausgebildet, daß die Vakuumquelle beim\n\nVerschließen der Öffnung ein Ansaugen im Inneren des\n\nVersorgungsbehälters erzeugt,\n\n(4)\n\n(nach dem ersten Hilfsantrag:) der Versorgungsbehälter\n\nweist einen in seinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheit\n\nregulierbaren Durchlaß auf, womit der Grad der auf der zu\n\nbehandelnden Fläche erzeugten Mikroabschabungen ver-\n\nstellbar ist.\n\n(4’)\n\n(nach dem zweiten Hilfsantrag:) der Versorgungsbehälter\n\nweist einen in seinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheit\n\nregulierbaren Durchlaß auf und es ist ein der Vakuumquelle\n\nzugeordneter Regulator vorgesehen, über welche der Grad\n\nder auf der zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroab-\n\nschabungen verstellbar ist.\n\nDas erste dieser Merkmale (3.4) ergibt sich dabei, wie der gerichtliche\n\nSachverständige überzeugend ausgeführt hat, notwendig aus Merkmal (3.3)\n\nund enthält damit als bloße Wirkungsangabe diesem gegenüber keinen Über-\n\nschuß.\n\nMerkmal (4) nach dem ersten Hilfsantrag ist jedenfalls durch die ur-\n\nsprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht gedeckt. Die Beklagte kann\n\nsich deshalb auf eine derartig beschränkte Fassung des Patentanspruchs 1\n\nnicht zurückziehen (vgl. BGHZ 21, 8, 12 - Spritzgußmaschine I). Nach ihr wä-\n\nren vom Patentschutz nämlich auch Fälle erfaßt, bei denen der Grad der auf\n\nder zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroabschabungen allein durch den in\n\nseinem Luftdurchtritt über eine Ventileinheit regulierbaren Durchlaß verstellbar\n\nist. Derartiges ist aber in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offen-\n\nbart. Dort heißt es zwar (Beschreibung S. 2):\n\n\"According to one preferred embodiment of the invention, the inlet\n\npassage of the handle is connected to a supply container fort he\n\nreducing substances which has in its base a plurality of air-intake\n\napertures with associated regulator valve means, …\" (nach der\n\nÜbersetzung: \"Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Er-\n\nfindung hat der Versorgungsbehälter für die abtragenden Materiali-\n\nen in seinem Boden mehrere Lufteinlaßöffnungen mit zugehörigen\n\nRegelventilen …\").\n\nDie weiteren Offenbarungsstellen machen jedoch klar, daß eine Reglung\n\nnur mittels dieser Öffnungen nicht beschrieben wird. So heißt es in der ur-\n\nsprünglichen Beschreibung S. 3:\n\n\"A passage 19 is situated in the base of the container 17 and com-\n\nmunicates with the atmosphere through a valve system, generally\n\nindicated 20, including a pair of one-way valves 21, 22 supplied by\n\na solenoid valve 23. The passage 19 opens into an annular mani-\n\nfold 24 formed in the base of the container 17 and communicating\n\nwith the interior thereof through a ring of axial holes 24 with associ-\n\nated intake and shaking filters.” (Übersetzung: \"An der Basis des\n\nBehälters 17 ist ein Durchlaß angeordnet, welcher über ein Ventil-\n\nsystem, im allgemeinen mit 20 bezeichnet, welches ein Paar über\n\nein Solenoid-Ventil 23 versorgte Eingangsventile 21, 22 beinhaltet,\n\nmit der Atmosphäre kommuniziert. Der Durchlaß 19 öffnet sich in\n\neinen ringförmigen, in der Basis des Behälters 17 ausgebildeten\n\nVerteiler 24, welcher mit dem Inneren des Behälters 17 über einen\n\nRing axialer Löcher 25 mit zugeordnetem Einlaß und aufschütteln-\n\nden Filtern 26 kommuniziert.\").\n\nWeiter (Beschreibung S. 4/5):\n\n\"The degree of micro-abrasion caused on the surface under treat-\n\nment is adjustable by the operation of both the regulator 14 associ-\n\nated with the vacuum pump 15 and the solenoid valve unit 20,\n\nwhereby the flow of atmospheric air sucked into the container 17 is\n\nregulated automatically ...” (Übersetzung: \"Der Grad der Mikroab-\n\nschabung auf der zu behandelnden Fläche ist durch Betätigung des\n\nder Vakuumpumpe zugeordneten Regulators 14 und der Solenoid-\n\nVentileinheit 20 einstellbar, wobei der Strom der in den Behälter 17\n\neingesogenen atmosphärischen Luft automatisch geregelt wird...\".).\n\nHieraus ergibt sich, daß die Regulierung nur in der Weise beschrieben\n\nist, daß sie sowohl durch den Regulator 14 und die Ventileinheit 20 erfolgt. Der\n\ngerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung überzeugend\n\nbestätigt, daß der Fachmann die Offenbarung der Reglung durch beide Rege-\n\nlungsmittel nur kumulativ versteht. Dies wird durch die ursprüngliche Beschrei-\n\nbung S. 5 bestätigt, wonach der Regulator 14 den Strom der eingesogenen Luft\n\nbeeinflußt, während das Ventil 20 einen Unterdruck im Behälter 17 erzeugt.\n\nMerkmal (4) in der Fassung des zweiten Hilfsantrags trägt den Offenba-\n\nrungsbedenken Rechnung. Gesichtspunkte, aus denen sich ergeben könnte,\n\ndaß die ihr entsprechende Anspruchsfassung nicht durch die ursprüngliche\n\nOffenbarung oder das erteilte Patent gedeckt sein könnte, haben sich nicht er-\n\ngeben. Insbesondere mußte sich die Beklagte nicht auf die zumindest teilweise\n\nengere Fassung des Patentanspruchs 4 beschränken (vgl. Sen.Urt. v.\n\n18.5.1999 - X ZR 113/96, bei Bausch aaO. Bd. 3, 180, 194 f. - Ventilbetäti-\n\ngungsvorrichtung).\n\n2. a) Patentanspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag ist neu. Dies ist\n\nauch von den Klägerinnen nicht in Zweifel gezogen worden.\n\nb)\n\nDer Senat kann nicht feststellen, daß Patentanspruch 1 in dieser\n\nFassung durch den Stand der Technik nahegelegt ist. Das geht zu Lasten der\n\nKlägerin (vgl. nur Sen.Urt. v. 10.11.1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362, 364\n\n- Herzklappenprothese).\n\nDie Maßnahme, zur Verstellbarkeit, d.h. Regulierbarkeit der Abschabun-\n\ngen sowohl einen der Vakuumquelle zugeordneten Regulator als auch einen\n\nregulierbaren Durchlaß des Versorgungsbehälters heranzuziehen, ist in dem\n\ndem Senat bekannt gewordenen Stand der Technik nicht beschrieben. Die Be-\n\nfragung des gerichtlichen Sachverständigen dazu, ob es sich um eine aus dem\n\nFachwissen und Fachkönnen naheliegende Maßnahme handelt, hat nicht zu\n\neinem eindeutigen Ergebnis zu Lasten der beklagten Patentinhaberin geführt.\n\nDer gerichtliche Sachverständige hat die Maßnahme zunächst - in einer eher\n\nspontanen Reaktion als nicht nahe liegende bezeichnet. Auch bei ins einzelne\n\ngehender Diskussion ist er zunächst bei dieser Auffassung geblieben; insbe-\n\nsondere hat er angegeben, eine feinfühlige Regulierung sei auch früher schon\n\nmöglich gewesen; bei der zweiten Maßnahme (Regulierung des Lufteinlasses\n\nin den Vorratsbehälter) gehe es aber um die Dosierung der Zumischung. Rei-\n\nche die Partikelmenge nicht aus, werde der Fachmann zunächst über die ande-\n\nre Regulierungsmöglichkeit Abhilfe schaffen wollen. Erst auf gezielte Befragung\n\nnach der Notwendigkeit eines Luftzutritts auf Grund der Absaugung hat der\n\ngerichtliche Sachverständige zunächst seine Auffassung in Frage gestellt und\n\ner ist nach längeren Überlegungen auf Grund der Annahme, daß der Fach-\n\nmann die Bedeutung der Verwirbelung der Schleifpartikel in einem Vakuumsy-\n\nstem erkenne, zu dem Ergebnis gekommen, dieser werde zwei Regelsysteme\n\nvorsehen.\n\nDieses Ergebnis erfordert indessen, wie die Befragung des hochqualifi-\n\nzierten Sachverständigen eindrucksvoll belegt hat, schon für diesen einen er-\n\nheblichen gedanklichen Aufwand. Umso mehr kann der Senat nicht ausschlie-\n\nßen, daß dieser Aufwand für den deutlich geringer qualifizierten Fachmann be-\n\nreits den Bereich des Erfinderischen berührte.\n\n3.\n\nAn den demnach schutzfähigen Patentanspruch 1 nach dem\n\nzweiten Hilfsantrag können sich die Patentansprüche 2 - 4, 6 und 7 mit ent-\n\nsprechend geänderter Rückbeziehung anschließen.\n\nV.\n\nDie Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-\n\ndung mit §§ 91, 92, 97 ZPO. Der Senat hat schon mangels besserer Erkennt-\n\nnismöglichkeiten die Obsiegens- und Unterliegensanteile auf Kläger- und Be-\n\nklagtenseite als ungefähr gleich bewertet.\n\nMelullis\n\nJestaedt\n\nScharen\n\nKeukenschrijver\n\nAsendorf","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-11-11/x-zr-61-99","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 4","ref_norm":"4","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1},{"jurabk":"IntPatÜbkG","ref":"Art II § 6","ref_norm":"ii-6","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-11-11/x-zr-61-99","retrieved":"2026-07-10 14:56:18.987059+00:00"},"card":{"id":"bgh/2003-11-11/x-zr-61-99","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. Zivilsenat","date":"2003-11-11","dockets":["X ZR 61/99"],"decision_type":"Urteil","ecli":null,"ids":{"ecli":null},"cite_as":"BGH, Urteil vom 11.11.2003 – X ZR 61/99","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-11-11/x-zr-61-99","headnotes":[],"leitsatz_status":"not_captured","tenor":{"text":"Auf die Berufung der Beklagten, die im übrigen zurückgewiesen\n\nwird, wird das durch Beschluß vom 1. März 1999 berichtigte Urteil\n\ndes 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom\n\n19. November 1998 im Kostenausspruch und dadurch abgeändert,\n\ndaß das europäische Patent 0 324 448 mit Wirkung für das Ho-\n\nheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt wird,\n\nsoweit Patentanspruch 1 und in Ansehung von Patentanspruch 1\n\ndie Patentansprüche 2 bis 4, 6 und 7, soweit diese auf Patentan-\n\nspruch 1 rückbezogen sind, über folgende Fassung des Patentan-\n\nspruchs 1 hinausgehen:\n\n\"1. Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung zur Ausfüh-\nrung von Mikroabschabungen an menschlichem Gewebe,\numfassend einen Griff (1) mit einem Einlaßkanal (5) und ei-\nnem Auslaßkanal (6), die mit einer Öffnung (4) in Verbin-\ndung stehen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf die\nzu behandelnde Fläche gelegt werden soll, und Mittel für die\ndosierte Zufuhr von abtragenden Materialien (S) in einem\npneumatischen Träger aus einem mit dem Einlaßkanal (5)\nverbundenen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) des\nGriffes (1), dadurch gekennzeichnet, daß\na) die Zuführmittel ausschließlich eine Vakuumquelle (15)\numfassen, die mit dem Auslaßkanal (6) des Griffes (1)\nverbunden ist, um nach dichtem Verschließen der Öff-\n\nnung (4) mit der zu behandelnden Fläche die abtragen-\nden Materialien (S) aus dem Versorgungsbehälter (17)\nzur Öffnung (4) im Griff zu befördern,\n\nb) die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter (17) und\nEinlaßkanal (5) des Griffes (1) derart ausgebildet ist, daß\ndie Vakuumquelle (15) beim Verschließen der Öffnung\n(4) ein Ansaugen im Inneren des Versorgungsbehälters\n(17) erzeugt, und\n\nc) der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luft-\ndurchtritt über eine Ventileinheit (20) regulierbaren\nDurchlaß (19) aufweist und ein der Vakuumquelle (15)\nzugeordneter Regulator (14) vorgesehen ist, über welche\nder Grad der auf der zu behandelnden Fläche erzeugten\nMikroabschabungen verstellbar ist.\"\n\nDie Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.","basis":"court_formula","source":null},"tenor_status":"held","cited_norms":[{"id":"PatG/4","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"4","label":"§ 4 PatG","mentions":2},{"id":"PatG/121","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"121","label":"§ 121 PatG","mentions":1},{"id":"ZPO/92","law":"ZPO","abbreviation":"ZPO","ref":"92","label":"§ 92 ZPO","mentions":1},{"id":"ZPO/97","law":"ZPO","abbreviation":"ZPO","ref":"97","label":"§ 97 ZPO","mentions":1},{"id":"ZPO/91","law":"ZPO","abbreviation":"ZPO","ref":"91","label":"§ 91 ZPO","mentions":1},{"id":"IntPatÜbkG/ii-6","law":"IntPatÜbkG","abbreviation":"IntPatÜbkG","ref":"ii-6","label":"Art II § 6 IntPatÜbkG","mentions":1}],"cited_norms_basis":"extracted_from_text","normenkette":null,"proceeding":{"entries":[],"has_records":false,"note":"No Verfahrensgang record names this decision. That says nothing about whether earlier or later decisions exist."},"fundstellen":[],"provenance":{"source":null,"source_url":null,"retrieved_at":"2026-07-10T14:56:18.987059+00:00","text_quality":"native","attribution":null},"ai_summary":null,"ai_summary_available":false}}