{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2003-09-24","aktenzeichen":"X ZR 7/00","doktyp":"Urteil","leitsatz":"PatG (1981) §§ 81 ff. Im Patentnichtigkeitsverfahren bedarf es der Feststellung des Gegenstands eines angegriffenen Patentanspruchs nur in dem Umfang, wie dies zur Prüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber dem geltend ge- machten Nichtigkeitsgrund erforderlich ist. Für diese Feststellung gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei der Auslegung des Patents im Verletzungsstreit. Dabei darf im Nichtigkeitsver- fahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähig- keit eher bejaht werden könnte. EPÜ Art. 138 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1; PatG (1981) § 21 Abs. 1 Eine \"unangemessene Anspruchsbreite\" füllt für sich gesehen einen der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe grundsätzlich nicht aus. EPÜ Art. 56, PatG (1981) § 4 Eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach Belieben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs aus einem größeren ist für sich grundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu be- gründen.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nX ZR 7/00\n\nURTEIL\n\nVerkündet am:\n24. September 2003\nWermes\nJustizhauptsekretär\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nblasenfreie Gummibahn I\n\nja\nNachschlagewerk:\nBGHZ:\nja\nBGHR: ja\n\nPatG (1981) §§ 81 ff.\n\nIm Patentnichtigkeitsverfahren bedarf es der Feststellung des Gegenstands\neines angegriffenen Patentanspruchs nur in dem Umfang, wie dies zur\nPrüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber dem geltend ge-\nmachten Nichtigkeitsgrund erforderlich ist. Für diese Feststellung gelten die\ngleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei der\nAuslegung des Patents im Verletzungsstreit. Dabei darf im Nichtigkeitsver-\nfahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen\nPatentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähig-\nkeit eher bejaht werden könnte.\n\nEPÜ Art. 138 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1; PatG (1981) § 21 Abs. 1\n\nEine \"unangemessene Anspruchsbreite\" füllt für sich gesehen einen der\ngesetzlichen Nichtigkeitsgründe grundsätzlich nicht aus.\n\nEPÜ Art. 56, PatG (1981) § 4\n\nEine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach\nBelieben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs aus einem größeren\nist für sich grundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu be-\ngründen.\n\nBGH, Urt. v. 24. September 2003 - X ZR 7/00 - Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\n\nvom 3. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Prof.\n\nDr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Klägerin, die im übrigen zurückgewiesen wird,\n\nwird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-\n\nrichts vom 12. Oktober 1999 abgeändert:\n\nDas europäische Patent 0 433 563 wird unter Abweisung der weiterge-\n\nhenden Klage mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik\n\nDeutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß sein Patentan-\n\nspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 2\n\nund 3 zurückbeziehen:\n\n\"1. Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfah-\n\nrensschritten:\n\n- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisation\n\neine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregel-\n\nmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung bei-\n\ngemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße\ndes Materials von 0,7 mm – 0,1 mm in einer Menge von 1 – 4\n\nGew.%, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, aufweist,\n\n- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert\n\n- und anschließend ausvulkanisiert,\n\n- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist.\"\n\nVon den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin drei Viertel und\n\ndie Beklagte ein Viertel.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. September 1990 unter\n\nInanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung \n\nvom\n\n22. Dezember 1989 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik\n\nDeutschland erteilten europäischen Patents 0 433 563 (Streitpatents), das ein\n\n\"Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummibahn\" betrifft\n\nund drei Patentansprüche umfaßt, die in der Verfahrenssprache Deutsch wie folgt\n\nlauten:\n\n\"1. Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummi-\n\nbahn, in dem man der noch ungehärteten Gummimasse, vor der\n\nVulkanisation, eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials\n\nmit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Ver-\n\nteilung beimischt, wobei man eine durch Siebanalyse ermittelbare\nPartikelgröße des Materials von 0,7 mm – 0,1 mm wählt bei einer\n\nDosierung von 1 – 4 Gew.%, bezogen auf das Gesamtmischungs-\n\ngewicht, und wobei man anschließend das Gemisch ausvulkani-\n\nsiert.\n\n 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man zu-\n\nsätzlich, unmittelbar vor der Vulkanisation, auf die Oberfläche der\n\nGesamtmischung vulkanisiertes, zerkleinertes Material mit einer\n\nKorngröße von 20 – 80% der gewünschten Enddicke der Gummi-\nbahn gleichmäßig aufstreut in einer Menge zwischen 5 und 50 g/m2,\n\nund daß man anschließend mittels einer glatten Walze bei einem\n\nDruck von 3 – 15 bar das aufgestreute Material bis zum Oberflä-\n\nchen-Niveau der Gummimasse eindrückt.\n\n 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß man als\n\nletzten Schritt vor der Vulkanisation die Oberfläche des Vulkanisa-\n\ntes mit einer Prägestruktur versieht.“\n\nDie Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Sie hat\n\ngeltend gemacht, daß dessen Gegenstand nicht patentfähig sei, weil er durch den\n\nStand der Technik, wie \n\nihn \n\ninsbesondere die US-Patentschrift 2.535.034\n\n(Armstrong), die deutsche Patentschrift 36 23 795 (Rehau) und die Unterlagen der\n\nnach dem Gesetz der Alliierten Hohen Kommission Nr. 8 vom 20. Oktober 1949\n\n(AHK 8) übergeleiteten, unter dem Aktenzeichen M 3872 XII/39a geführten\n\ndeutschen Altpatentanmeldung vom 22. Juli 1941 (Michelin; Beschreibung vom\n\n26.5.1952; Hinweis auf die Auslegung vom 30.10.1952) bildeten, vorweggenom-\n\nmen, jedenfalls aber für den Fachmann nahegelegt gewesen sei; sie hat sich\n\nzudem auf weitere Literaturstellen gestützt. Die Beklagte ist der Klage entgegenge-\n\ntreten; das Bundespatentgericht hat sie abgewiesen.\n\nMit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Klageziel weiter.\n\nSie macht weiter sinngemäß geltend, daß die Erfindung nicht so deutlich offenbart\n\nsei, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel\n\nentgegen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit folgendem, hinsichtlich\n\nkleiner Versehen korrigiertem Patentanspruch 1, auf den sich die Patentansprüche\n\n2 und 3 zurückbeziehen sollen:\n\n\"1. Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfah-\n\nrensschritten:\n\n- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisation\n\neine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregel-\n\nmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung bei-\n\ngemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße\ndes Materials von 0,7 mm – 0,1 mm in einer Menge von 1 – 4\n\nGew.%, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, aufweist,\n\n- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert\n\n- und anschließend ausvulkanisiert,\n\n- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist.\"\n\nDie Klägerin sieht auch die hilfsweise verteidigte Fassung der Patentansprü-\n\nche als nicht schutzfähig an.\n\nProf. Dr.-Ing. D. M. , hat im\n\nAuftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen\n\nVerhandlung erläutert und ergänzt hat.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nI. \n\nDie zulässige Berufung führt zur Abänderung des angefochtenen\n\nUrteils und zur Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang seines Patentan-\n\nspruchs 1 und der Unteransprüche in Rückbeziehung auf diesen, während sie ohne\n\nErfolg bleibt, soweit die Beklagte das Streitpatent mit den Patentansprüchen nach\n\nHilfsantrag verteidigt. Insoweit kann – was zu Lasten der Klägerin geht – der Senat\n\nnicht feststellen, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig ist (Art. II\n\n§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a; Art. 52 ff. EPÜ). Die in\n\nRückbeziehung auf den nicht bestandsfähigen Patentanspruch 1 in der erteilten\n\nFassung nicht verteidigten Patentansprüche 2 und 3 des Streitpatents werden in\n\nder Rückbeziehung auf den hilfsweise verteidigten Patentanspruch 1 von diesem\n\nmitgetragen. Durchgreifende Bedenken gegen die Ausführbarkeit der unter Schutz\n\ngestellten Gegenstände bestehen nicht (Art. II § 6 Nr. 2 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1\n\nBuchst. b EPÜ); dies gilt sinngemäß auch für die hilfsweise verteidigten Patentan-\n\nsprüche.\n\nII. 1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer blasenfrei-\n\nen, kalandrierten Gummibahn. Ein auf eine solche Gummibahn gerichteter\n\nSachanspruch ist im Streitpatent nicht enthalten. Danach ist die Gummibahn als\n\nsolche zwar vom Schutz des Streitpatents als unmittelbares Verfahrenserzeugnis\n\nerfaßt (§ 9 Nr. 3 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ), sie ist dagegen nicht Gegenstand des\n\nPatents (vgl. Senat BGHZ 95, 295, 298 – borhaltige Stähle).\n\n2.\n\nDas Streitpatent bezeichnet es als üblich, zur Herstellung von Elasto-\n\nmer-Bahnenwerkstoffen und von bahnenförmigen Dichtungsmaterialien \n\nim\n\nKalandrierverfahren einen Rohling entsprechender Dicke herzustellen und diesen\n\nsodann einem kontinuierlichen Vulkanisationsprozeß zu unterziehen. Dabei\n\nentstehe jedoch kein blasenfreier Rohling, weil sich im Kalandrierverfahren\n\nvorgebildete Blasen in der Rohlingsbahn im Fertigerzeugnis nachteilig bemerkbar\n\nmachten; insbesondere träten Ausschuß und Fehlerstellen auf, die bei Flachdich-\n\ntungen die Funktionsfähigkeit gefährdeten.\n\n3.\n\nDurch das Streitpatent soll demgegenüber ein Verfahren zur Verfü-\n\ngung gestellt werden, mit dem ohne sonstige Qualitätsverluste blasenfreie\n\nkalandrierte Gummibahnen hergestellt werden können (vgl. Beschreibung S. 2 Z.\n\n24 – 27).\n\n4. a) Hierzu lehrt das Streitpatent ein Verfahren mit folgenden Merkmalen:\n\n(1)\n\nDer noch ungehärteten Gummimasse wird beigemischt\n\n(1.1) eine Fraktion vulkanisierten Materials\n\n(1.2) \n\nin räumlich gleichmäßiger Verteilung\n\n(1.3) \n\nin einer Dosierung von 1 – 4 Gew.%, bezogen auf das Gesamt-\n\nmischungsgewicht.\n\n(2)\n\nDas beigemischte vulkanisierte Material\n\nist zerkleinert,\n\n(2.1) \n(2.1.1)weist eine Partikelgröße von 0,7 mm – 0,1 mm auf und\n\n(2.2) hat eine unregelmäßige Grundstruktur.\n\n(3)\n\nAnschließend wird das Gemisch ausvulkanisiert.\n\nb)\n\nDie Beschreibung des Streitpatents gibt erläuternd an, systematische\n\nVersuche hätten überraschenderweise ergeben, daß bei Einhaltung der in\n\nPatentanspruch 1 angegebenen Grenzen ein Optimum an Blasenfreiheit in der\n\nElastomerbahn erreicht werde. Zerkleinertes Material mit unregelmäßiger\n\nRaumstruktur sei mühelos zu erreichen, wenn man vulkanisierte Teile wie\n\nProduktionsrückstände in einer Prallmühle vermahle.\n\nc)\n\nDie Angabe, daß die Beimischung vor der Vulkanisierung erfolgt,\n\nenthält dabei keinen sachlichen Überschuß gegenüber der weiteren Angabe im\n\nPatentanspruch, daß das Gemisch anschließend ausvulkanisiert wird.\n\nd)\n\nDas Kalandrieren stellt nach der Formulierung des Patentanspruchs 1\n\nkeinen eigenen Verfahrensschritt dar, es ist vielmehr lediglich als Eigenschaft oder\n\nZustand (\"kalandriert\") des angestrebten Produkts formuliert. In welcher Form\n\ndiesem die Eigenschaft des Kalandriertseins vermittelt wird, ergibt sich aus der\n\nFormulierung des Patentanspruchs nicht. Die Eigenschaft, in bestimmter Weise\n\nhergestellt zu sein, muß einem Verfahrenserzeugnis auch nicht notwendig\n\nanzusehen sein. Aus der Sicht des Fachmanns erscheint sie daher nur als ein\n\nHinweis, mit dem nicht ein Herstellungsschritt, sondern ein Zustand des\n\nVerfahrenserzeugnisses kurz und prägnant umschrieben wird.\n\nDies zeigt zugleich, daß bei einem Patentanspruch, der wie hier auf ein Her-\n\nstellungsverfahren gerichtet ist, Angaben, die sich auf Eigenschaften des mit dem\n\nVerfahren herzustellenden Erzeugnisses beziehen, aber selbst nicht als\n\nVerfahrensschritt formuliert sind, jedenfalls nicht notwendig und nicht ohne weiteres\n\nEinschränkungen des Gegenstands des Patentanspruchs dahin bedeuten, daß eine\n\naus der Eigenschaft abzuleitende weitere, im Patentanspruch aber nicht als\n\nVerfahrensschritt genannte Maßnahme ihrerseits zum Gegenstand des Patentan-\n\nspruchs gehört.\n\nIII.\n\nEntgegen der Auffassung der Klägerin ist die Erfindung im Streitpatent\n\nso deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann, als den der Senat in\n\nÜbereinstimmung mit den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen einen\n\nHochschulingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik mit Erfahrungen auf dem\n\nGebiet der Kautschukverarbeitung ansieht, sie ausführen kann.\n\n1.\n\nDie Klägerin hat ihre Auffassung im wesentlichen damit begründet,\n\ndaß Patentanspruch 1 nach seiner Formulierung jede beliebige Gummimasse und\n\ndamit auch solche erfasse, bei denen Blasenbildung nicht auftrete. Das steht der\n\nAusführbarkeit indessen schon deshalb nicht entgegen, weil auch bei derartigen\n\nAusgangsmaterialien die Verfahrensschritte, die Gegenstand des Patentanspruchs\n\nsind, ausgeführt werden können; nur hierauf kann es aber nach der Formulierung\n\ndes Patentanspruchs ankommen, nicht dagegen auf eine Sinnhaftigkeit der\n\nAnweisung bei allen denkbaren Ausführungsformen. Selbst wenn man dies anders\n\nsehen wollte, entstände bei der Anwendung des Verfahrens auf Gummimassen, bei\n\ndenen Blasenbildung nicht auftritt, \n\nim übrigen ebenfalls eine blasenfreie\n\nGummibahn.\n\n2.\n\nDie Klägerin macht weiter geltend, nur einer der in der Beschreibung\n\nangegebenen Versuche führe mit den dort angegebenen Parametern zu einer\n\nblasenfreien Bahn. Hierauf kommt es indessen schon deshalb nicht an, weil es für\n\ndie Bejahung der Ausführbarkeit ausreicht, wenn lediglich ein gangbarer Weg zum\n\nAusführen der Erfindung offenbart ist (vgl. Senat BGHZ 147, 306, 316 ff. – Taxol).\n\n3.\n\nAus dem gleichen Grund geht auch das Argument der Klägerin fehl,\n\nes wären Angaben über die Druckverhältnisse und die Temperatur bei der\n\nVulkanisation erforderlich gewesen, da Blasenbildung nur dann auftrete, wenn der\n\nVulkanisationsprozeß bei geringem Druck ausgeübt werde. Darüber hinaus hat der\n\ngerichtliche Sachverständige insoweit bei seiner Anhörung zur Überzeugung des\n\nSenats ausgeführt, daß das Auffinden dieser Parameter von einem Anwender des\n\npatentgemäßen Verfahrens auch ohne nähere Hinweise in der Streitpatentschrift\n\nerwartet werden konnte.\n\n4.\n\nDie schließlich von der Klägerin jedenfalls implizit vertretene Auffas-\n\nsung, Patentanspruch 1 müsse eine vollständige Lehre zum technischen Handeln\n\naufweisen, ist, wie der Senat erst kürzlich ausgeführt hat, rechtlich nicht zutreffend.\n\nDie Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der Erfindung benötigt, müssen\n\nnicht sämtlich im Patentanspruch enthalten sein; es genügt vielmehr, wenn sie sich\n\naus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben (Sen.Urt. v. 1.10.2002 – X ZR\n\n112/99, GRUR 2003, 235 – Kupplungsvorrichtung II). Bei den in den Patentan-\n\nspruch aufgenommenen Maßnahmen ist bei der Prüfung der ausführbaren\n\nOffenbarung deshalb nicht danach zu fragen, ob diese bei isolierter Betrachtung für\n\nsich als \"hinreichend\" gewertet werden können.\n\n5.\n\nDaran, daß der Fachmann die in Patentanspruch 1 genannten Maß-\n\nnahmen im Verfahrensgang vornehmen kann, bestehen auch nach dem in der\n\nmündlichen Verhandlung überzeugend näher erläuterten Gutachten des\n\ngerichtlichen Sachverständigen keine Zweifel.\n\n6.\n\nDie von der Klägerin weiter angesprochene Anspruchsbreite bildet\n\nkeinen Grund, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Auch wenn die Patentan-\n\nsprüche über einen der Erfindung angemessenen Umfang hinausgehen sollten, füllt\n\ndas für sich gesehen keinen der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe aus (vgl. Busse,\n\nPatG 5. Aufl. 1999 § 34 PatG Rdn. 88). Sofern sich aus der Rechtsprechung\n\ninsbesondere des House of Lords (GRUR Int. 1998, 412, 419 Biogen/Medeva;\n\nsogenannte \"Biogen insuffiency\"; vgl. auch Gerechtshof Den Haag BIE 1999, 394,\n\n397) etwas anderes ergeben sollte, könnte der Senat für eine solche Auffassung\n\nkeine Stütze in dem abschließenden Katalog der Nichtigkeitsgründe erkennen. In\n\ndiesem Zusammenhang kommt es zudem darauf, wieweit die Ausführungsbeispiele\n\nzu blasenfreien Gummibahnen führen, schon deshalb nicht an, weil die Gummibah-\n\nnen nicht Gegenstand des Patentanspruchs sind. Schließlich erscheint der Angriff\n\naber auch sachlich nicht als berechtigt, weil nach den von der Klägerin nicht\n\nwiderlegten Ausführungsbeispielen jedenfalls eines zu einer blasenfreien und\n\nmehrere zu deutlich blasenärmeren Bahnen führen.\n\nIV.\n\nDer wie unter II. erläutert verstandene Patentanspruch 1 des Streit-\n\npatents in seiner erteilten Fassung ist gegenüber dem Stand der Technik nicht\n\nschutzfähig.\n\n1. a) Der Prüfung der Schutzfähigkeit ist die in den Patentansprüchen unter\n\nSchutz gestellten Lehre zu unterziehen. Dabei bedarf es der Feststellung des\n\nGegenstands der angegriffenen Patentansprüche nur in dem Umfang, wie dies zur\n\nPrüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber den geltend gemachten\n\nNichtigkeitsgründen erforderlich ist. Für diese Feststellung gelten die gleichen\n\nGrundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei der Auslegung des\n\nPatents im Verletzungsstreit (vgl. Sen.Urt. v. 7.11.2000, berichtigt am 9.1.2001 – X\n\nZR 145/98, GRUR 2001, 232 – Brieflocher).\n\nb)\n\nGrundlage für die Bestimmung der danach geschützten Lehre ist das\n\nVerständnis der Patentansprüche durch den maßgeblichen Fachmann. Erscheinen\n\n– auch unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen – Formulierungen\n\nin den Patentansprüchen als mehrdeutig, ist gleichwohl zu ermitteln, welche\n\nVorstellungen der Fachmann mit ihnen verbindet. Dabei darf im Nichtigkeitsverfah-\n\nren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentan-\n\nsprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht\n\nwerden könnte.\n\n2.\n\nDas Verfahren nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner\n\nerteilten Fassung ist allerdings neu; keine der Entgegenhaltungen offenbart ein\n\nVerfahren mit sämtlichen dort vorgesehenen Maßnahmen.\n\na)\n\nDie auf das Jahr 1941 zurückgehende Patentanmeldung M 3872\n\nXII/39a (Michelin) betrifft ein Verfahren zur Aufarbeitung von Altkautschuk, der aus\n\nabgenutzten Erzeugnissen wie Reifen in großen Mengen anfällt. Nach dem dort\n\ngemachten Vorschlag werden einer vulkanisationsfertig vorliegenden Kautschuk-\n\nmischung polyedrisch gekörnte (vulkanisierte) Altkautschukteile einverleibt. Die\n\nAngabe, \"die Mengenanteile der Körner und des Frischgemisches sind beliebig\",\n\nstellt es dabei in das Belieben der Fachwelt, in welchen Mengen die Beimischung\n\nerfolgt, und erfaßt somit auch die Mengenangabe des Streitpatents. Dabei kann\n\ndahinstehen, ob dies in einer für die Prüfung auf Schutzfähigkeit gegenüber dem\n\nStand der Technik relevanten Weise geschieht, etwa als Offenbarung einer\n\nBereichsangabe in der Form <100% und >0% (vgl. Sen.Urt. v. 7.12.1999 – X ZR\n\n40/95, GRUR 2000, 591, 593 f. – Inkrustierungsinhibitoren), wogegen Bedenken\n\ngeltend gemacht werden könnten, weil die Angabe, die Werte könnten beliebig\n\ngewählt werden, sich einer konkreten Bereichsangabe gerade enthält. Angaben zur\n\nTeilchengröße in der Entgegenhaltung fehlen ganz und sind, wie der gerichtliche\n\nSachverständige auf Befragen in der mündlichen Verhandlung angegeben hat,\n\ndieser auch nicht zu entnehmen. Damit mag zwar der Gegenstand des Patentan-\n\nspruchs 1 des Streitpatents unter die allgemeinere Lehre der Entgegenhaltung\n\nfallen; ein Neuheitshindernis stellt dies schon deshalb nicht dar, weil das\n\nStreitpatent eine zusätzliche Maßnahme vorsieht, die die Entgegenhaltung nicht\n\noffenbart.\n\nb)\n\nDie auf eine Anmeldung aus dem Jahr 1946 zurückgehende US-\n\nPatentschrift 2.535.034 (Armstrong) betrifft die Herstellung von Kautschukfolien und\n\n–platten (\"sheets\"). Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die dabei auftretende Blasenbil-\n\ndung zu verhindern, ohne auf das Material während des Aushärtens hohe Drücke\n\naufbringen zu müssen. Die Entgegenhaltung schlägt hierfür die Zugabe verschie-\n\ndener Zusatzstoffe zum unvernetzten (d.h. noch nicht vulkanisierten) Kautschuk\n\nsowie bestimmte Temperatur- und Druckführungen vor. Das Material kann\n\nkalandriert werden und wird einer Aushärtung unterzogen. Ein Hinweis auf die\n\nBeimischung vulkanisierten Materials findet sich nicht; das haben auch das\n\nsachkundig besetzte Bundespatentgericht und der gerichtliche Sachverständige so\n\ngesehen. Damit sind die Merkmalsgruppen (1) und (2) nicht vorweggenommen.\n\nc)\n\nDie deutsche Patentschrift 36 23 795 (Rehau) betrifft die Verwendung\n\neiner Fraktion gehärteter Partikel aus elastomerem Material als Beimischung zu\n\nElastomeren vor deren Aushärtung. Dadurch sollen \"definiert unruhige\" Oberflächen\n\nvon Elastomerprodukten erzeugt werden. Hierunter fällt, wie der gerichtliche\n\nSachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend angegeben hat, eine\n\netwa auftretende Blasenbildung nicht. Die einzusetzenden Materialien umfassen\n\nauch die Gummimasse und die Fraktion vulkanisierten Materials nach Patentan-\n\nspruch 1 des Streitpatents. Das beizumischende Material weist dabei in teilweiser\n\nÜbereinstimmung mit dem Streitpatent eine Partikelgröße von 0,1 mm bis 1 mm\n\nauf. Das Ausgangsmaterial wird im Lauf des Herstellungsverfahrens einer Härtung\n\nunterzogen (Beschreibung Sp. 3 Z. 55 f.); von diesem Begriff ist, wie der\n\ngerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, auch\n\ndas Ausvulkanisieren erfaßt. Damit nimmt diese Entgegenhaltung jedenfalls die\n\nMerkmale (1), (1.1), (2), (2.1.1) und (3) vorweg. Die Anteile betragen jedoch\n\nabweichend vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents 5 bis 60,\n\nbevorzugt 20 bis 40, Teile von 100 Teilen und liegen daher außerhalb des in\n\nMerkmal (1.3) des Patentanspruchs 1 des Streitpatents genannten Bereichs; daß\n\ndie Angabe hier anders als im Streitpatent nicht auf das Gewicht, sondern auf das\n\nVolumen abstellt, spielt wegen des nahezu gleichen spezifischen Gewichts der\n\nMaterialien nach den überzeugenden Angaben des gerichtlichen Sachverständigen\n\nim Ergebnis keine Rolle. Dies schließt es aus, Patentanspruch 1 des Streitpatents\n\nals durch die Entgegenhaltung neuheitsschädlich getroffen anzusehen.\n\nd)\n\nDer sonst noch genannte Stand der Technik liegt weiter ab und kann\n\ndie Neuheit der in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellten Lehre\n\nnicht in Frage stellen.\n\n3.\n\nBei Anlegung der oben genannten Maßstäbe erfaßt Patentanspruch 1\n\nselbst dann, wenn man alle in ihm enthaltenen Angaben als Lösungsmerkmale\n\nverstehen wollte, Ausführungsformen, die durch den Stand der Technik jedenfalls\n\nnahegelegt sind. Damit beruht er nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 54, 56 EPÜ).\n\na)\n\nDer Formulierung in Patentanspruch 1 des Streitpatents läßt sich eine\n\nexakte Eingrenzung des Begriffs \"kalandriert\" nicht entnehmen. Die Anhörung des\n\ngerichtlichen Sachverständigen hat ergeben, daß dieser Begriff auch so verstanden\n\nwerden kann, daß er nicht nur das Kalandrieren als einzigen Arbeitsschritt zur\n\nAusbildung der Bahnform, sondern als weitere Alternative auch ein Extrudieren mit\n\nanschließendem Glattwalzen umfaßt. Nach den überzeugenden Ausführungen des\n\ngerichtlichen Sachverständigen wird das (reine) Kalandrierverfahren vor allem bei\n\nder Herstellung breiterer Gummibahnen eingesetzt, während das Extrudierverfah-\n\nren mit anschließendem Glattwalzen (das der gerichtliche Sachverständige\n\nzunächst ebenfalls, nach näherer Diskussion mit den Parteien und dem Gericht\n\naber im weiteren Verlauf seiner Anhörung nicht mehr, dem Kalandrieren zugeordnet\n\nhat) bevorzugt bei der Erzeugung schmalerer Gummistreifen in Betracht kommt.\n\nDaß die Ausführungsbeispiele des Streitpatents durchwegs ein Kalandrieren im\n\nengeren Sinn, d.h. nicht das Extrudieren mit nachfolgendem Walzen, betreffen,\n\nführt schon wegen ihres Beispielcharakters in den Augen des Fachmanns nicht zu\n\neiner Festlegung auf ein engeres Verständnis. Dieses aus der Sicht des\n\nFachmanns unsichere Verständnis des \"Kalandriertseins\" (s. oben II.4.d) legte es\n\nselbst unter Berücksichtigung des weiteren Umstands, daß die Gefahr der\n\nBlasenbildung gerade bei einem Kalandrieren im engeren Sinn bestand, für ihn\n\njedenfalls nicht nahe, darin unter Außerachtlassen der für eine Verfahrensmaß-\n\nnahme ungewöhnlichen sprachlichen Einkleidung einen konkreten Verfahrens-\n\nschritt, insbesondere mehr als das Vorhandensein einer breit ausgewalzten,\n\ndünnen Kautschukbahn zu sehen, wie sie auch mittels eines Extrudier- und\n\nWalzverfahrens erzeugt werden kann.\n\nb)\n\nPatentanspruch 1 bezieht somit jedenfalls auch die nach den unwider-\n\nsprochen gebliebenen und für den Senat überzeugenden Ausführungen des\n\ngerichtlichen Sachverständigen am Prioritätstag des Streitpatents bereits bekannte\n\nKombination von Extrusion mit nachfolgendem Glattwalzen ein. Auch wenn dabei\n\ndie Beifügung von Körnchen zur Herstellung der Blasenfreiheit schon deshalb nicht\n\nerforderlich ist, weil bei einem solchen Verfahren nach den überzeugenden\n\nAusführungen des gerichtlichen Sachverständigen eine Blasenbildung nicht auftritt,\n\nkam diese Maßnahme aus der Sicht des Fachmanns aber etwa zur Herstellung von\n\nunruhigen Oberflächen, wie dies die deutsche Patentschrift 36 23 795 beschreibt, in\n\nBetracht. Daß die im Streitpatent unter Schutz gestellten Parameter von den in\n\ndieser deutschen Patentschrift genannten abweichen, läßt vor dem Hintergrund,\n\ndaß es nach dem unter II. erläuterten Verständnis des Patentanspruchs 1 des\n\nStreitpatents in seiner erteilten Fassung auf den Zweck der Beimischung nicht\n\nankommt, die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit nicht zu. Eine von einem\n\nbestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach Belieben getroffene\n\nAuswahl eines engeren Bereichs aus einem größeren ist für sich nämlich\n\ngrundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu begründen.\n\nc)\n\nDabei kommt es notwendigerweise schon auf Grund der Beliebigkeit\n\nder Maßnahme nicht darauf an, ob der Fachmann Anlaß hatte, diese vorzunehmen.\n\nDer \n\ninsbesondere \n\nin der Praxis des Europäischen Patentamts entwickelte\n\nsogenannte \"could-would-test\" (vgl. u.a. Schulte, PatG, 6. Aufl. 2001, § 4 Rdn. 62;\n\nBenkard, EPÜ, 2002, Art. 56 Rdn. 60; Kroher in Singer/Stauder, EPÜ, 2. Auflage\n2000, Art. 56 Rdn. 58 ff.; White, C.I.P.A. Guide to the Patents Acts. 5th ed., 2001,\n\nRdn. 3.33, jeweils m.w.N.) mag vielfach für die Beurteilung der erfinderischen\n\nTätigkeit wertvolle Fingerzeige geben. Er kann aber in solchen Fällen nicht\n\nweiterführen, in denen – wie hier – dem Fachmann eine beliebige Auswahl an\n\nMöglichkeiten zur Verfügung stand; Kriterien für eine Vorzugswürdigkeit einer\n\nbestimmten Alternative aber fehlen.\n\nd)\n\nBei der gleichmäßigen Verteilung und der unregelmäßigen Grund-\n\nstruktur des beizufügenden Materials handelt es sich ersichtlich um Trivialitäten, die\n\nsich mehr oder weniger zwangsläufig oder nach Belieben ergeben. Die schließlich\n\nnoch im Patentanspruch 1 des erteilten Patents aufgeführte Maßnahme des\n\nanschließenden Ausvulkanisierens ist eine Selbstverständlichkeit.\n\nV.\n\nDer Senat kann demgegenüber nicht feststellen, daß das in Patentan-\n\nspruch 1 des Streitpatents in seiner hilfsweise verteidigten Fassung unter Schutz\n\ngestellte Verfahren gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig ist. Insoweit\n\nsprechen vielmehr gewichtige Argumente für das Vorliegen einer erfinderischen\n\nLeistung. Gegen seine urspüngliche Offenbarung bestehen keine Bedenken; auch\n\nist er durch das erteilte Patent gedeckt, die Patentinhaberin konnte sich daher auf\n\nihn zurückziehen.\n\n1.\n\nDiese Fassung unterscheidet sich von der des erteilten Patents da-\n\ndurch, daß sie deren weitere Angaben zu Merkmalen der anspruchsgemäßen\n\nProblemlösung macht. Sie enthält den weiteren Verfahrensschritt des Kalandrierens\n\ndes Gemischs vor dem Ausvulkanisieren sowie eine Festlegung dahin, daß das\n\nVerfahrenserzeugnis, die Gummibahn, infolge der Durchführung des Verfahrens\n\nblasenfrei ist. Mit der Formulierung \"so daß\" im Zusammenhang mit der Beschrei-\n\nbung des durch das patentgemäße Verfahren zu erhaltenden Erzeugnisses wird\n\nzum Ausdruck gebracht, daß das Erzeugnis maßgeblich zumindest auch auf diesen\n\nMaßnahmen beruhen muß, d.h., daß die weiteren Maßnahmen jedenfalls im Sinn\n\nnicht hinwegzudenkender Bedingungen für die Blasenfreiheit (mit)ursächlich sein\n\nmüssen. Bestärkt wird dies dadurch, daß auch das Kalandrieren als Verfahrens-\n\nschritt ausdrücklich in das geschützte Verfahren einbezogen wird. Da diese\n\nMaßnahme – \n\nin \n\nihrem engeren Verständnis – nach den überzeugenden\n\nAusführungen des gerichtlichen Sachverständigen bei seiner Anhörung \n\nim\n\nbesonderen Maß die Gefahr von Gaseinschlüssen mit sich bringt, unterstreicht ihre\n\nEinbeziehung die kausale Verknüpfung auch dieser vorgeschlagenen Maßnahme\n\nmit den Eigenschaften des herzustellenden Erzeugnisses.\n\n2.\n\nDer Gegenstand des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1 ist\n\nneu, wie sich schon aus den Ausführungen zu Patentanspruch 1 des Streitpatents\n\nin seiner verteidigten Fassung ergibt.\n\n3.\n\nFür die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sieht der Senat als\n\nnächstkommenden Stand der Technik die deutsche Patentschrift 36 23 795 an, die\n\nsich zwar ein anderes Ziel gesetzt hat als das Streitpatent, aber die meisten\n\nmerkmalsmäßigen Übereinstimmungen mit diesem aufweist. Für die Dosierungsan-\n\ngabe in Merkmal (1.3) läßt sich ein Naheliegen nicht feststellen. Insbesondere war\n\naus der Sicht des Fachmanns ein Grund dafür, den in der Entgegenhaltung\n\ngenannten Mengenbereich zu unterschreiten, nicht zu erkennen. Die danach\n\nbevorzugten Werte lagen am anderen Ende des offenbarten Bereichs. Für eine\n\nEignung der Zugabe zur Vermeidung einer Blasenbildung ist der Entgegenhaltung\n\nfür den hier interessierenden Wertebereich nichts zu entnehmen; sie ist dort\n\nüberhaupt nicht angesprochen. Auch dem Stand der Technik im übrigen sind\n\nzielführende Hinweise nicht zu entnehmen. Für den Fachmann ergab sich damit\n\nkeinerlei Hinweis auf die für die Verhinderung einer Blasenbildung geeigneten\n\nMaßnahmen. Da die Zugabe der vulkanisierten Teile nach der deutschen\n\nPatentschrift 36 23 795 einem ganz anderen Zweck dient, hatte der Fachmann\n\nkeinen Anlaß, sich darüber Gedanken zu machen, ob er mit der – gegenüber dem\n\nunteren Grenzwert allerdings relativ geringen – Modifikation der Dosierung\n\ngegenüber dieser Entgegenhaltung eine Beeinflussung der Blasenbildung erreichen\n\nkonnte. Damit fehlte es zugleich an einer Anregung, die dort offenbarten Werte mit\n\nder Zielrichtung der Blasenfreiheit zu ändern.\n\nDie US-Patentschrift 2.535.034 geht zur Vermeidung der Blasenbildung\n\neinen ganz anderen Weg und sieht schon eine Beimischung vulkanisierten\n\nMaterials nicht vor.\n\nDer allgemeinen Angabe in der Michelin-Anmeldung, man könne – zur Wie-\n\nderverwendung von Altkautschuk – Beimischungen \n\nin beliebiger Menge\n\nvornehmen, konnte der Fachmann, wenn er vor das Problem der Vermeidung der\n\nBlasenbildung gestellt war, ebenfalls keine Anregung entnehmen, die Dosierung der\n\nBeimischung gegenüber dem Rehau-Patent zu diesem Zweck auf bestimmte Werte\n\nzu konzentrieren. Die Entgegenhaltung enthält hierzu keinen Hinweis.\n\nGesichtspunkte, die bei dem hilfsweise verteidigten Patentanspruch 1\n\ngleichwohl eine Verneinung der erfinderischen Tätigkeit rechtfertigen könnten, sind\n\nnicht hervorgetreten.\n\nVI.\n\nDie Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91\n\nZPO.\n\nMelullis\n\nJestaedt\n\nScharen\n\nKeukenschrijver\n\nAsendorf","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-09-24/x-zr-7-00","cited_norms":[{"jurabk":"IntPatÜbkG","ref":"Art II § 6","ref_norm":"ii-6","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 34","ref_norm":"34","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-09-24/x-zr-7-00","retrieved":"2026-07-10 14:44:23.403497+00:00"},"card":{"id":"bgh/2003-09-24/x-zr-7-00","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfah-\n\nrensschritten:\n\n- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisation\n\neine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregel-\n\nmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung bei-\n\ngemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße\ndes Materials von 0,7 mm – 0,1 mm in einer Menge von 1 – 4\n\nGew.%, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, aufweist,\n\n- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert\n\n- und anschließend ausvulkanisiert,\n\n- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist.\"\n\nVon den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin drei Viertel und\n\ndie Beklagte ein Viertel.","basis":"court_formula","source":null},"tenor_status":"held","cited_norms":[{"id":"IntPatÜbkG/ii-6","law":"IntPatÜbkG","abbreviation":"IntPatÜbkG","ref":"ii-6","label":"Art II § 6 IntPatÜbkG","mentions":2},{"id":"PatG/9","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"9","label":"§ 9 PatG","mentions":1},{"id":"PatG/121","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"121","label":"§ 121 PatG","mentions":1},{"id":"PatG/34","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"34","label":"§ 34 PatG","mentions":1},{"id":"ZPO/91","law":"ZPO","abbreviation":"ZPO","ref":"91","label":"§ 91 ZPO","mentions":1}],"cited_norms_basis":"extracted_from_text","normenkette":null,"proceeding":{"entries":[],"has_records":false,"note":"No Verfahrensgang record names this decision. 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