{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2002-03-12","aktenzeichen":"X ZB 12/00","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Custodiol I Verordnung Nr. 1768/92 EWG des Rates über die Schaffung eines ergän- zenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 3 Buchst. a; PatG 1981 §§ 16 a, 49 a Zu der Frage, ob ein Erzeugnis, das hinsichtlich einer Zutat den im Grund- patent angegebenen Mengenbereich (hier: 10 – 2 mmol/l) deutlich verläßt (hier im Erzeugnis 4 mmol/l), durch das Grundpatent geschützt ist.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nX ZB 12/00\n\nBESCHLUSS\n\nVerkündet am:\n12. März 2002\nWermes\nJustizhauptsekretär\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren\n\nbetreffend die Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel\n196 75 052.0\n\nNachschlagewerk: ja\nBGHZ: nein\n\nCustodiol I\n\nVerordnung Nr. 1768/92 EWG des Rates über die Schaffung eines ergän-\n\nzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 3 Buchst. a; PatG 1981\n\n§§ 16 a, 49 a\n\nZu der Frage, ob ein Erzeugnis, das hinsichtlich einer Zutat den im Grund-\n\npatent angegebenen Mengenbereich (hier: 10 – 2 mmol/l) deutlich verläßt\n\n(hier im Erzeugnis 4 mmol/l), durch das Grundpatent geschützt ist.\n\nBGH, Beschl. v. 12. März 2002 - X ZB 12/00 - Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 29. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,\n\nden Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-\n\nBeck und Asendorf\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den am 12. Mai\n\n2000 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß des 14. Senats\n\n(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird\n\nzurückgewiesen.\n\nDer Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird\n\nauf 25.000,-- Euro festgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Die Anmelderin ist Inhaberin des am 9. Oktober 1981 unter Inan-\n\nspruchnahme einer schweizerischen Priorität vom 12. Dezember 1980 ange-\n\nmeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-\n\nschen Patents 0 054 635, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter\n\nder Nummer DE 31 68 925 geführt wird (Grundpatent). Das im Lauf des\n\nRechtsbeschwerdeverfahrens infolge Ablaufs der Höchstschutzdauer erlo-\n\nschene Grundpatent betrifft eine protektive Lösung für Herz und Niere und ein\n\nVerfahren zu deren Herstellung. Durch die Erfindung sollen die genannten und\n\nandere Organe gegenüber Schädigungen durch einen Durchblutungsstopp bei\n\nOperationen und Transplantationen dadurch besser geschützt werden, daß die\n\nIschämie-Toleranzzeit (d.h. die Zeit, die das während des Eingriffs stillgelegte\n\nOrgan überlebt) verlängert wird. Patentanspruch 1 hat in der Verfahrensspra-\n\nche Deutsch folgenden Wortlaut:\n\n\"Protektive Lösung zur Verhinderung von Ischämie-Schäden an\n\nHerz und Nieren, sowie anderen Organen bei Operationen und\n\nTransplantationen der Organe,\n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,\n\ndaß sie pro Liter folgende Zusätze enthält:\n\nKalium- oder Natrium-hydrogen-a-ketoglutarat\nNatriumchlorid\nKaliumchlorid\nMagnesiumchlorid\nTryptophan\nHistidin\nHistidin-Hydrochlorid\nMannitol\nFruktose\nRibose\nInosin\n\nMillimol\n 4 – 3\nMillimol\n 15 – 8\nMillimol\n 10 – 8\nMillimol\n 10 – 2\nMillimol\n 2 – 1\n150 – 100 Millimol\n 16 – 11 Millimol\n 50 – 50 Millimol\n 50 – 50 Millimol\n 50 – 50 Millimol\n 50 – 50 Millimol\n\nwobei die Osmolarität der Lösung etwa 300 bis 350 mosm beträgt\n\nund das pH der Lösung zwischen 6,8 und 7,4 liegt\".\n\nZu diesem Grundpatent hat die Anmelderin ein ergänzendes Schutzzer-\n\ntifikat gemäß der Verordnung Nr. 1768/92 EWG des Rates über die Schaffung\n\neines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (nachfolgend: VO) bean-\n\ntragt. Sie stützt diesen Antrag darauf, daß das pharmazeutische Erzeugnis\n\n\"Custodiol\", für das sie in Deutschland eine Zulassung erhalten habe, durch\n\ndas Grundpatent geschützt sei.\n\nFolgende arzneilich wirksame Bestandteile sind in diesem Erzeugnis in\n\nder jeweils angegebenen Konzentration pro Liter enthalten:\n\nNatriumchlorid\nKaliumchlorid\nMagnesiumchlorid · 6 H2O\nTryptophan\nHistidin\nHistidin-Hydrochlorid-Monohydrat\nMannitol\nCalciumchlorid · 2 H2O\nKalium-hydrogen-2-oxopentandioat\n\n15,0\n9,0\n4,0\n2,0\n180,0\n18,0\n30,0\n0,015\n1,0\n\nMillimol\nMillimol\nMillimol\nMillimol\nMillimol\nMillimol\nMillimol\nMillimol\nMillimol\n\nDas Deutsche Patent- und Markenamt hat die Erteilung des beantragten\n\nergänzenden Schutzzertifikats abgelehnt. Die dagegen gerichtete Beschwerde\n\nhat das Bundespatentgericht mit dem im vorliegenden Verfahren angefochte-\n\nnen Beschluß (veröffentlicht in GRUR 2000, 1011) zurückgewiesen. Es ist\n\ndavon ausgegangen, daß das zugelassene Erzeugnis mit dem Gegenstand\n\ngemäß Patentanspruch 1 des Grundpatents weder identisch sei noch von des-\n\nsen Schutzbereich erfaßt werde. Den maßgeblichen Unterschied hat es hierbei\n\nin der abweichenden Konzentration von Magnesiumchlorid gesehen (4 mmol/l\n\nim zugelassenen Arzneimittel gegenüber der Angabe 10 – 2 mmol/l gemäß\n\nPatentanspruch 1 des Grundpatents). Es hat ausgeführt, die Angaben im\n\nGrundpatent seien nicht bloß beispielhaft gemeint, sondern müßten wörtlich\n\ngenommen werden. Darauf, ob die unterschiedliche Konzentration zu abwei-\n\nchenden Wirkungen führe, komme es nicht an.\n\nMit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde be-\n\nantragt die Anmelderin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die\n\nSache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatent-\n\ngericht zurückzuverweisen.\n\nII. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß Art. 18 VO, § 16 a Abs. 2 PatG\n\ni.V.m. § 100 Abs. 1 PatG statthaft und auch im übrigen zulässig. In der Sache\n\nbleibt sie jedoch ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat im Ergebnis zu\n\nRecht angenommen, daß die Voraussetzungen für die Erteilung des beantrag-\n\nten ergänzenden Schutzzertifikats nicht vorliegen.\n\n1. Nach Art. 10 Abs. 1 VO, Art. II § 6 a IntPatÜG, § 49 a Abs. 2 PatG ist\n\ndas ergänzende Schutzzertifikat zu erteilen, wenn die Zertifikatsanmeldung\n\nund das pharmazeutische Erzeugnis, das Gegenstand der Anmeldung ist, die\n\nin der Verordnung genannten Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört, daß das\n\nErzeugnis, für das eine gültige arzneimittelrechtliche Genehmigung vorliegt,\n\ndurch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt wird (Art. 3 Buchst. a\n\nund b VO). Ob dies der Fall ist, muß nach den für das Grundpatent geltenden\n\nVorschriften, d.h. im vorliegenden Fall nach Art. 69 EPÜ, beurteilt werden (vgl.\n\ndie Vorabentscheidung des EuGH v. 16.9.1999 - C-392/97, Slg. 1999 I 5553 =\n\nGRUR Int. 2000, 69 - Arzneimittelspezialitäten).\n\n2. a) Nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des Patents durch\n\nden Inhalt der Patentansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschrei-\n\nbung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Nach den Grundsätzen, die\n\nder erkennende Senat hierzu entwickelt hat, dient die Auslegung der Patentan-\n\nsprüche nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Er-\n\nläuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der\n\nBedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (BGHZ 98, 12,\n\n18 f. - Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; 125, 303, 309 f. - Zerlegvorrich-\n\ntung für Baumstämme; Sen.Urt. v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596\n\n- mechanische Betätigungsvorrichtung). Abzustellen ist dabei auf die Sicht des\n\nFachmanns, von dessen Verständnis bereits die Bestimmung des Inhalts der\n\nPatentansprüche einschließlich der dort verwendeten Begriffe abhängt und das\n\nauch bei der Feststellung des über den Wortlaut hinausgehenden Umfangs\n\ndes von den Patentansprüchen ausgehenden Schutzes maßgebend ist. Bei der\n\nPrüfung der Frage, ob die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung benutzt\n\nwird, ist daher zunächst unter Zugrundelegung dieses Verständnisses der\n\nInhalt der Patentansprüche festzustellen, d.h. der dem Anspruchswortlaut vom\n\nFachmann beigelegte Sinn zu ermitteln. Macht die angegriffene Ausführungs-\n\nform von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch,\n\ndann wird die unter Schutz stehende Erfindung benutzt. Bei einer vom Sinnge-\n\nhalt der Patentansprüche abweichenden Ausführung kann eine Benutzung\n\ndann vorliegen, wenn der Fachmann auf Grund von Überlegungen, die an den\n\nSinngehalt der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung anknüp-\n\nfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten\n\nMittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als für die Lösung des der Erfindung\n\nzugrundeliegenden Problems gleichwirkend auffinden konnte (BGHZ 105, 1,\n\n10 f. - Ionenanalyse; Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 904\n\n- Batteriekastenschnur; v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006\n\n- Bratgeschirr). Dabei fordert es das gleichgewichtig neben dem Gesichtspunkt\n\neines angemessenen Schutzes der erfinderischen Leistung stehende Gebot\n\nder Rechtssicherheit, daß der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt der\n\nPatentansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche\n\nGrundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet; diese hat sich an\n\nden Patentansprüchen \n\nauszurichten \n\n(BGHZ \n\n106, \n\n84, \n\n90 f. \n\n-\n\n Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR\n\n1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; v. 20.4.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993,\n\n886, 889 - Weichvorrichtung I). Für die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des\n\nPatentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich genügt es\n\nhiernach nicht, daß sie (1.) das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit\n\nzwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und (2.) seine\n\nFachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als\n\ngleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientie-\n\nrung am Patentanspruch festgestellt werden kann (Einzelheiten hierzu Sen.\n\nUrt. v. 28.6.2000, X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr), müs-\n\nsen (3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muß,\n\nderart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten techni-\n\nschen Lehre orientiert sein, daß der Fachmann die abweichende Ausführung\n\nmit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lö-\n\nsung in Betracht zieht.\n\nVon diesen Grundsätzen abzuweichen, besteht kein Anlaß. Sie stehen\n\nin Einklang mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 Abs. 1 EPÜ\n\n(BGBl. 1976 II 1000), das nach ständiger Rechtsprechung des Senats (BGHZ\n\n106, 84, 93 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 5.5.1992\n\n- X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung)\n\nauch zur Auslegung von § 14 PatG heranzuziehen ist. Nach Art. 2 Nr. 1 der\n\nMünchener Revisionsakte zum Europäischen Patentübereinkommen vom\n\n29.11.2000 soll zukünftig das revidierte Auslegungsprotokoll in Art. 2 aus-\n\ndrücklich vorsehen, daß bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäi-\n\nschen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die\n\nÄquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.\n\nb) Die Grundsätze der Schutzbereichsbestimmung sind auch dann an-\n\nzuwenden, wenn der Patentanspruch Zahlen- oder Maßangaben enthält. Sol-\n\nche Angaben nehmen an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als maß-\n\ngeblicher Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs teil. Die Aufnah-\n\nme von Zahlen- oder Maßangaben in den Anspruch verdeutlicht, daß sie den\n\nSchutzgegenstand des Patents mitbestimmen und damit auch begrenzen sol-\n\nlen (Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich\n\ndaher, solche Angaben als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festle-\n\ngungen der geschützten technischen Lehre anzusehen, wie dies in der Recht-\n\nsprechung zur Rechtslage im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPÜ und der\n\nentsprechenden Neuregelung des nationalen Rechts für möglich erachtet wor-\n\nden ist (vgl. RGZ 86, 412, 416 f. - pyrophore Metallegierungen; RG, Urt. v.\n\n10.3.1928 - I 238/27, GRUR 1928, 481 - Preßhefe I; OGH BrZ 3, 63, 71 f.\n\n- künstliche Wursthüllen).\n\nc) Wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind Zahlen- und Maß-\n\nangaben grundsätzlich der Auslegung fähig. Wie auch sonst kommt es darauf\n\nan, wie der Fachmann solche Angaben im Gesamtzusammenhang des Patent-\n\nanspruchs versteht, wobei auch hier zur Erläuterung dieses Zusammenhangs\n\nBeschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei ist zu berücksichti-\n\ngen, daß Zahlen- und Maßangaben schon nach ihrem objektiven Gehalt, der\n\nauch das Verständnis des Fachmanns prägen wird, nicht einheitlich sind, son-\n\ndern in unterschiedlichen Formen Sachverhalte mit durchaus verschiedenen\n\nInhalten bezeichnen können.\n\nd) Schon diese Umstände schließen es aus, daß der Fachmann Zahlen-,\n\nMaß- oder Bereichsangaben eine immer gleiche feste Bedeutung zuweisen\n\nwird. Jedoch wird er solchen Angaben in aller Regel einen höheren Grad an\n\nEindeutigkeit und Klarheit zubilligen, als dies bei verbal umschriebenen Ele-\n\nmenten der erfindungsgemäßen Lehre der Fall wäre (v. Rospatt, GRUR 2001,\n\n991, 993). Denn Zahlen sind als solche eindeutig, während sprachlich formu-\n\nlierte allgemeine Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch sie bezeich-\n\nneten Gegenstand bedeuten. Zudem müssen solche Begriffe, wenn sie in einer\n\nPatentschrift verwendet werden, nicht notwendig in dem Sinn gebraucht wer-\n\nden, den der allgemeine technische Sprachgebrauch ihnen beimißt; die Pa-\n\ntentschrift kann insoweit ihr \"eigenes Wörterbuch\" bilden (vgl. Sen.Urt. v.\n\n2.3.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; v. 13.4.1999\n\n- X ZR 23/97, Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf). Aus der Sicht des fach-\n\nmännischen Lesers kann durch Zahlen- und Maßangaben konkretisierten\n\nMerkmalen deshalb die Bedeutung zukommen, daß der objektive, erfindungs-\n\ngemäß zu erreichende Erfolg genauer und gegebenenfalls enger eingegrenzt\n\nwird, als dies bei bloß verbaler Umschreibung der Fall wäre. Da es Sache des\n\nAnmelders ist, dafür zu sorgen, daß in den Patentansprüchen alles niederge-\n\nlegt ist, wofür er Schutz begehrt (Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR\n\n1989, 903, 905 - Batteriekastenschnur; v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992,\n\n594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung), darf der Leser der Patent-\n\nschrift annehmen, daß dem auch bei der Aufnahme von Zahlenangaben in die\n\nFormulierung der Patentansprüche genügt worden ist. Dies gilt um so mehr, als\n\nder Anmelder bei Zahlenangaben mit Blick auf deren präzisen Charakter be-\n\nsonderen Anlaß hat, sich über die Konsequenzen der Anspruchsformulierung\n\nfür die Grenzen des nachgesuchten Patentschutzes klar zu werden.\n\nDaher ist eine deutlich strengere Beurteilung angebracht, als es der\n\nPraxis zur Rechtslage in Deutschland vor 1978 entsprach (Bruchhausen,\n\nGRUR 1982, 1, 4). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt den\n\ngeschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder\n\nUnterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Pa-\n\ntentanspruchs zu rechnen (v. Falck, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der\n\nDeutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht,\n\nS. 543, 577).\n\nAndererseits schließt dies nicht aus, daß der Fachmann eine gewisse,\n\nbeispielsweise übliche Toleranzen umfassende, Unschärfe als mit dem techni-\n\nschen Sinngehalt einer Zahlenangabe vereinbar ansieht. So hat das House of\n\nLords in der Catnic-Entscheidung (R.P.C. 1982, 163; deutsch GRUR Int. 1982,\n\n136), die allerdings die Rechtslage im Vereinigten Königreich vor der europäi-\n\nschen Harmonisierung betraf, bei einem auf einen rechten Winkel gerichteten\n\nAnspruchsmerkmal Abweichungen von 6° bzw. 8° v om rechten Winkel als mit\n\nder Annahme einer Benutzung der geschützten Lehre vereinbar angesehen. In\n\neinem solchen Fall kann es grundsätzlich nicht darauf ankommen, ob im An-\n\nspruch von einem rechten Winkel oder von 90° die Rede ist. Maßgeblich ist\n\nvielmehr der unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu er-\n\nmittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs. In einem anderem Zusammenhang\n\nkann der gleiche Winkel sich daher dem Fachmann auch als exakt einzuhal-\n\ntende Größe darstellen. Dies gilt grundsätzlich auch für Zahlenbereiche mit\n\nGrenzwerten (vgl. Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung; vgl.\n\nauch White, The C.I.P.A. Guide to the Patents Act, 5. Aufl., Part III, Section 125\n\nRdn. 22 mit Hinweis auf die soweit ersichtlich - insoweit - unveröffentlichten\n\nEntscheidungen Lubrizol v. Esso und Goldschmidt v. EOC Belgium). Ein Ver-\n\nständnis, daß ein Wert genau einzuhalten ist, wird vor allem dann der Vorstel-\n\nlung des Fachmanns entsprechen, wenn er erkennt, daß es sich um einen\n\n\"kritischen\" Wert handelt. Wie eine bestimmte Zahlen- oder Maßangabe im\n\nPatentanspruch demnach zu verstehen ist, ist eine Frage des der tatrichterli-\n\nchen Beurteilung unterliegenden fachmännischen Verständnisses im Einzelfall.\n\nd) Wie für die Erfassung des technischen Sinngehalts des Patentan-\n\nspruchs gilt auch für die Bestimmung eines über diesen hinausreichenden\n\nSchutzbereichs, daß im Anspruch enthaltene Zahlen- oder Maßangaben mit\n\nden angegebenen Werten den geschützten Gegenstand begrenzen. Im Rah-\n\nmen der Schutzbereichsbestimmung darf vom Sinngehalt der Zahlen- und\n\nMaßangaben nicht abstrahiert werden. Bei der Prüfung der Frage, ob der\n\nFachmann eine Ausführungsform mit einem vom Anspruch abweichenden\n\nZahlenwert auf Grund von Überlegungen, die sich am Sinngehalt der im An-\n\nspruch umschriebenen Erfindung orientieren, als gleichwirkende Lösung auf-\n\nfinden kann, muß vielmehr die sich aus der Zahlenangabe ergebende Eingren-\n\nzung des objektiven, erfindungsgemäß zu erreichenden Erfolgs berücksichtigt\n\nwerden. Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur eine Aus-\n\nführungsform angesehen werden, die der Fachmann als eine solche auffinden\n\nkann, die nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig\n\neingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejeni-\n\nge, die nach seinem Verständnis anspruchsgemäß der zahlenmäßigen Ei n-\n\ngrenzung dieses Merkmals zukommen soll. Fehlt es daran, ist auch eine objek-\n\ntiv und für den Fachmann erkennbar technisch ansonsten gleichwirkende\n\nAusführungsform vom Schutzbereich des Patents grundsätzlich nicht umfaßt.\n\nDamit im Kern übereinstimmend hat auch die Rechtsprechung im Verei-\n\nnigten Königreich zur Feststellung einer Verletzung geprüft, ob die fachkundige\n\nÖffentlichkeit erwarten und sich darauf einstellen darf, daß es nach dem Patent\n\nauf die genaue Einhaltung des Wortlauts des Patentanspruchs ankommen soll\n\n(vgl. die sog. dritte Catnic-Frage; für das harmonisierte Recht u.a. Patents\n\nCourt, F.S.R. 1989, 181 = GRUR Int. 1993, 245 - Improver Corporation v. Re-\n\nmington Consumer Products Ltd. (\"Epilady\"-Fall); Court of Appeal R.P.C. 1995,\n\n585 = GRUR Int. 1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Bezogen auf ein einzelnes\n\nMerkmal des Patentanspruchs geht es darum, ob das betreffende Merkmal\n\ndem Fachmann als ein solches erscheint, das ausschließlich wortsinngemäß\n\nbenutzt werden kann, wenn die beanspruchte Lehre zum technischen Handeln\n\neingehalten werden soll (vgl. Court of Appeal R.P.C. 1995, 585 = GRUR Int.\n\n1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Ein solches Verständnis kann insbesondere\n\nbei Zahlen- und Maßangaben in Betracht zu ziehen sein (vgl. Patents Court,\n\nR.P.C. 1997, 649 - Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Supplies Ltd.).\n\nWie bei anderen Elementen des Patentanspruchs auch darf deshalb die\n\nanspruchsgemäße Wirkung nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch\n\nenthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden. Es reicht daher für\n\ndie Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich\n\ngrundsätzlich nicht aus, daß nach der Erkenntnis des Fachmanns die erfin-\n\ndungsgemäße Wirkung im übrigen unabhängig von der Einhaltung des Zah-\n\nlenwertes eintritt. Erschließt sich dem Fachmann kein abweichender Zahlen-\n\nwert als im Sinne des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich\n\nder Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Patentanspruchs\n\nhinaus. Die anspruchsgemäße Wirkung des zahlenmäßig bestimmten Mer k-\n\nmals wird in diesem Fall nach dem Verständnis des Fachmanns durch die\n\n(genaue) Einhaltung eines Zahlenwertes bestimmt und kann daher notwendi-\n\ngerweise durch einen abweichenden Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem\n\nsolchen Fall genügt es nicht, daß der Fachmann auch eine von der Zahlenan-\n\ngabe abstrahierende Lehre als technisch sinnvoll erkennt.\n\nDer Anmelder wird nicht immer den vollen technischen Gehalt der Erfin-\n\ndung erkennen und ausschöpfen; er ist auch - unbeschadet der Frage, ob ihm\n\ndas rechtlich möglich ist - von Rechts wegen nicht gehalten, dies zu tun. Be-\n\nschränkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere An-\n\nspruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegen-\n\nüber dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt darauf vertrauen,\n\ndaß der Schutz entsprechend beschränkt ist. Dem Patentinhaber ist es dann\n\nverwehrt, nachträglich Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter\n\nSchutz hat stellen lassen. Das gilt selbst dann, wenn der Fachmann erkennt,\n\ndaß die erfindungsgemäße Wirkung als solche (in dem vorstehend ausgefüh r-\n\nten engeren Sinn) über den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich\n\nhinaus erreicht werden könnte.\n\n3. a) Im vorliegenden Fall ist schon mangels abweichender tatrichterli-\n\ncher Feststellungen davon auszugehen, daß der Sinngehalt des Patentan-\n\nspruchs 1 des Grundpatents hinsichtlich der Magnesiumchlorid-Konzentration\n\ndurch die Grenzwerte 8 mmol/l und 12 mmol/l beschränkt ist. Daß etwas ande-\n\nres der Fall wäre, macht auch die Rechtsbeschwerde nicht geltend. Das zuge-\n\nlassene Erzeugnis Custodiol fällt deshalb nicht unter den Gegenstand des\n\nGrundpatents.\n\nb) Dem Bundespatentgericht ist im Ergebnis darin beizutreten, daß das\n\nzugelassene Erzeugnis Custodiol auch nicht in den Schutzbereich des Grund-\n\npatents fällt.\n\naa) Nach Auffassung des Bundespatentgerichts wird das zugelassene\n\nErzeugnis wegen seines vergleichsweise wesentlich niedrigeren Gehalts an\n\nMagnesiumchlorid vom Grundpatent nicht geschützt. Diese Abweichung sei\n\nschon deshalb erheblich, weil die Konzentration im Arzneimittel nur 50 % der\n\nMinimal- bzw. 40 % der mittleren Konzentration nach Patentanspruch 1 ent-\n\nspreche und weil dort für den Gehalt an Magnesiumchlorid nur eine verhält-\n\nnismäßig geringe Schwankungsbreite von 20 % vom Mittelwert (im Unterschied\n\nzu 50 bis 80 % für die anderen Pflichtbestandteile) vorgesehen sei. Äquiva-\n\nlenzüberlegungen seien angesichts dieser gravierenden Abweichung nicht\n\nangebracht, da dies praktisch einem völligen Außerachtlassen der Mengenan-\n\ngabe gleichkommen würde. Nach der Begründung zu § 49 a PatG (BlPMZ\n\n1993, 205, 211 zu Nr. 4) seien Äquivalenzüberlegungen dann anzustellen,\n\nwenn das zugelassene Erzeugnis vom Inhalt der Patentansprüche geringfügig\n\nabweiche; daraus könne geschlossen werden, daß bei erheblichen Abwei-\n\nchungen solche Überlegungen nicht angebracht seien.\n\nDas Bundespatentgericht hat festgestellt, daß im vorliegenden Fall An-\n\nhaltspunkte für ein weitergehendes Verständnis nicht bestehen. Hierzu hat es\n\nausgeführt, der Beschreibung des Grundpatents lasse sich nicht entnehmen,\n\ndaß die Zahlenangaben im Patentanspruch nur beispielhaft gemeint sein\n\nkönnten. Dort würden die Patentansprüche wörtlich wiederholt und durch die\n\ntabellarische Angabe von Lösungen erläutert, bei denen die Magnesiumchlo-\n\nrid-Konzentration im anspruchsgemäßen Bereich liege. Zwar enthalte eines der\n\ngenannten Beispiele - im Unterschied zum Patentanspruch 1 - kein Kaliumchlo-\n\nrid; daraus könne aber allenfalls hergeleitet werden, daß es zwar auf den Ge-\n\nhalt von Magnesium-, nicht aber auf den von Kaliumchlorid ankomme. Auch sei\n\ndieses Beispiel nach einer Beschränkung im Erteilungsverfahren wohl verse-\n\nhentlich in der Beschreibung verblieben. Im übrigen werde die protektive Lö-\n\nsung des Grundpatents als Weiterentwicklung einer aus der europäischen\n\nPatentanmeldung 0 012 272 bekannten Lösung beschrieben, bei der für Ma-\n\ngnesiumchlorid ein Minimalwert von 8 mmol/l angegeben sei, was nicht als\n\nHinweis auf niedrigere Mengen gewertet werden könne. Die im Grundpatent\n\nebenfalls genannten Lösungen mit einem geringeren Magnesiumchloridgehalt\n\nvon etwa 1 mmol/l (darunter auch ein weiteres Beispiel aus der genannten\n\neuropäischen Anmeldung) seien ausdrücklich als Vergleichslösungen gekenn-\n\nzeichnet und könnten die Austauschbarkeit der eng begrenzten Zahlenangabe\n\nnicht belegen.\n\nbb) Im Ansatz zutreffend verweist allerdings die Rechtsbeschwerde dar-\n\nauf, daß eine rein zahlenmäßige Betrachtung nicht geeignet sei, Äquivalenz\n\nauszuschließen. In der Tat gelangt das Bundespatentgericht zur Verneinung\n\nder Äquivalenz, ohne im einzelnen zu prüfen, ob das zugelassene Erzeugnis\n\nobjektiv mit dem im Grundpatent unter Schutz gestellten gleichwirkend ist und\n\nob der Fachmann eine solche Gleichwirkung erkennen konnte. Auf Grund der\n\ntatrichterlich getroffenen Feststellungen, an die der Senat im Rechtsbeschwer-\n\ndeverfahren grundsätzlich gebunden ist, kann auch nicht abschließend ent-\n\nschieden werden, ob dies der Fall ist.\n\ncc) Dies wirkt sich jedoch auf das vom Bundespatentgericht gefundene\n\nErgebnis nicht aus. Wie der beschließende Senat wiederholt entschieden hat,\n\nfällt eine Ausführungsform dann nicht in den Schutzbereich des Patents, wenn\n\nsie auf ein Anspruchsmerkmal verzichtet, das für die unter Schutz gestellte\n\nLehre wesentlich \n\nund \n\nbestimmend \n\nist \n\n(BGHZ \n\n113, \n\n1, \n\n11\n\n- Autowaschvorrichtung m. Anm. von Falck in GRUR 1991, 447, der darauf\n\nhinweist, daß es auf die dem Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung\n\nankommt; vgl. schon zur \n\nfrüheren Rechtslage Sen.Urt. v. 23.4.1991\n\n- X ZR 41/89, GRUR 1991, 744, 746 - Trockenlegungsverfahren; v. 17.10.1985\n\n- X ZR 31/82, GRUR 1986, 238, 240 - Melkstand). Danach scheidet eine Ein-\n\nbeziehung von Abwandlungen in den Schutzbereich jedenfalls dann aus, wenn\n\naus der Sicht des Fachmanns wesentliche Unterschiede zu der unter Schutz\n\ngestellten Lehre vorliegen. Nichts anderes kann gelten, wenn bei der abge-\n\nwandelten Lehre nicht vollständig auf ein Merkmal verzichtet, dieses aber so\n\nabgewandelt wird, daß der aus der Patentschrift ersichtliche Wirkungsbereich\n\ndeutlich verlassen wird. Allerdings hat die Senatsrechtsprechung bisher die\n\nFälle nicht in diese Beurteilung einbezogen, bei denen die Erwartung der\n\nFachwelt nicht an den technischen Gehalt des Merkmals (\"wesentlich und\n\nbestimmend\"), sondern an die Fassung der Patentschrift als solche anknüpft,\n\nd.h. solche Fälle, in denen durch Formulierungen in der Patentschrift\n\n- unabhängig von der erkennbaren technischen Bedeutung des Merkmals - der\n\nFachwelt der Eindruck vermittelt wird, es komme für die Verwirklichung der\n\ndurch das Patent unter Schutz gestellten Lehre darauf an, daß das Merkmal\n\ngemäß seinem Wortsinn oder doch jedenfalls nicht in der gesamten Breite\n\nobjektiv gleichwirkender Lösungen benutzt werde.\n\nDie bereits angesprochene Verantwortung des Patentinhabers, dafür zu\n\nsorgen, daß das, wofür er Schutz begehrt, in den Merkmalen des Patentan-\n\nspruchs niedergelegt ist, beschränkt daher auch in solchen Fällen, in denen\n\ndieser das - aus welchen Gründen auch immer - versäumt hat und das Patent\n\nbei objektiver Betrachtung hinter dem weitergehenden technischen Gehalt der\n\nErfindung zurückbleibt, den Schutz auf das, was noch mit dem Sinngehalt\n\nseiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist.\n\nDaß dies nicht der Fall ist, hat das Bundespatentgericht in tatrichterli-\n\ncher Beurteilung der Frage der Gleichwertigkeit des Grundpatents und des\n\nzugelassenen Erzeugnisses festgestellt, wobei unter Berücksichtigung der\n\nUmstände des vorliegenden Falls bereits die Feststellung einer erheblichen\n\nAbweichung das gefundene Ergebnis trägt. Im übrigen ergibt sich - was der\n\nSenat im Wege der nicht dem Tatrichter vorbehaltenen Auslegung des Patents\n\nselbst feststellen kann - aus dem Grundpatent unmittelbar, daß dieses als\n\n\"letzten Stand der Technik\" eine Vergleichslösung nennt, bei der der Anteil an\n\nMagnesiumchlorid lediglich bei 1 mmol/l liegt (Beschreibung S. 4 Z. 58), und\n\ndaß die nach den Angaben im Patentanspruch zulässige Schwankungsbreite\n\nvon ± 2 mmol/l absolut und ± 20 % bezogen auf die Mengenangabe deutlich\n\nkleiner ist als bei den meisten der übrigen Bestandteile der Lösung. Lediglich\n\nbei Tryptophan ist eine prozentual größere, absolut allerdings geringere Ab-\n\nweichung zugelassen. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, daß das Grundpa-\n\ntent von vornherein für den Zusatz Magnesiumchlorid nur eine verhältnismäßig\n\ngeringe Variationsbreite mit einem bevorzugten Mittelwert von 10 mmol/l vor-\n\nsieht. Dies legt es nahe, in den Bereichsgrenzen wenn schon keine absolute\n\nBegrenzung des Schutzbereichs zu sehen, doch unter Berücksichtigung des\n\nGesichtspunkts der Rechtssicherheit nur eine geringe Breite zulässiger Über-\n\nschreitungen in den Schutzbereich einzubeziehen.\n\nNähere Angaben, warum sich die Lösung nach dem Grundpatent derart\n\nstark von dem in ihr angegebenen \"letzten Stand der Technik\" unterscheidet\n\nund warum bei ihr für den Zusatz Magnesiumchlorid anders als bei anderen\n\nLösungsbestandteilen nur geringe Abweichungen zugelassen werden, die den\n\nbeanspruchten Bereich vom \"letzten Stand der Technik\" weit wegführen, ent-\n\nhält die Patentschrift nicht. Der Fachmann mußte daher zunächst davon aus-\n\ngehen, daß hier eine sehr erhebliche Abweichung gegenüber dem im Grund-\n\npatent selbst mitgeteilten Stand der Technik vorlag. Er wußte zudem auch aus\n\nder Beschreibung des Grundpatents, daß die patentgemäße kardioplegische\n\nLösung zum Einsatz in einem sensiblen Bereich (Verhinderung irreversibler\n\nIschämie-Schäden am menschlichen Herzen) vorgesehen war. Er mußte des-\n\nhalb jedenfalls die Möglichkeit als naheliegend ins Auge fassen, daß es aus\n\npharmakologischen Gründen auf die jedenfalls ausreichend genaue Einhaltung\n\nder Toleranzen bei einzelnen Bestandteilen der Lösung ankommen konnte;\n\nzudem mußte er die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß sich nicht ohne weit e-\n\nres überschaubare Kombinationseffekte einstellen konnten (vgl. Beschreibung\n\nS. 6 Z. 60). Hinweise, die dem hätten entgegenwirken können, enthält die Pa-\n\ntentschrift nicht. Angesichts dieser Umstände und der hier vorliegenden gro-\n\nßen, mit der im Patentanspruch enthaltenen Mengenangabe zum Magnesium-\n\nchlorid-Anteil nicht mehr in Beziehung zu setzenden Abweichung kann das\n\nzugelassene Erzeugnis nicht mehr in den Schutzbereich des Grundpatents\n\neinbezogen werden. Weiterer tatrichterlicher Feststellungen bedarf es zur\n\nBegründung dieses Ergebnisses nicht. Es steht auch nicht zu erwarten, daß sie\n\nnoch getroffen werden können.\n\nAus den von ihm getroffenen Feststellungen hat das Bundespatentge-\n\nricht nach alledem in rechtlich nicht zu beanstandender Weise den Schluß\n\ngezogen, daß die Angabe des Gehalts an Magnesiumchlorid im Patentan-\n\nspruch nicht beispielhaft gemeint sei.\n\n4. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-\n\nschwerde greifen nicht durch. Die Rechtsbeschwerde wendet ein, für den\n\nFachmann komme es bei der Auslegung des Grundpatents erkennbar nicht auf\n\ndie Konzentration von Magnesiumchlorid, sondern nur auf den Gehalt von\n\nKalium- oder Natriumhydrogen-a-ketoglutarat an. Nur durch den Zusatz dieses\n\nStoffes unterscheide sich die im Grundpatent beanspruchte Lösung von der in\n\nder europäischen Patentanmeldung 0 012 272 beschriebenen. Was die übri-\n\ngen Bestandteile des Erzeugnisses \"Custodiol\" betreffe, sei es für den Fach-\n\nmann selbstverständlich, daß die im Patentanspruch 1 des Grundpatents inso-\n\nweit angegebenen quantitativen Mengen im Rahmen dessen verändert werden\n\nkönnten, was bereichsweise durch die genannte Vorveröffentlichung bekannt\n\nsei.\n\nDiese Darlegungen lassen die Bedeutung außer acht, die nach gelten-\n\ndem Recht den Patentansprüchen für die Bestimmung des Schutzbereichs\n\nzukommt. Auch wenn, wovon im Rechtsbeschwerdeverfahren zugunsten der\n\nAntragstellerin auszugehen ist, der Fachmann die Magnesiumchlorid-Konzen-\n\ntration im Erzeugnis \"Custodiol\" für gleichwirkend mit den im Grundpatent an-\n\ngegebenen Konzentrationen hielt, ergibt sich aus den genannten Gründen\n\ndaraus nicht, daß das zugelassene Erzeugnis in den Schutzbereich des\n\nGrundpatents fällt.\n\nAus denselben Gründen kann sich die Rechtsbeschwerde auch nicht mit\n\nErfolg auf das von ihr in Bezug genommene Gutachten des gerichtlichen Sach-\n\nverständigen Prof. Dr. F. stützen, das dieser in einem Verletzungsstreit\n\nerstattet hat. Dem Gutachten zufolge ist aus einer Veröffentlichung aus dem\n\nJahre 1978 bekannt gewesen, daß mit Hilfe von Magnesiumchlorid in kar-\n\ndioplegischen Lösungen bei Konzentrationen von 2,4 bis 10 mmol/l gleiche\n\nWirkungen bezüglich der Erholungsfähigkeit des Herzens erzielt werden kön-\n\nnen. Höhere Konzentrationen seien damals vor allem unter dem Aspekt des\n\nKalzium-Antagonismus zur Verhinderung einer Verhärtung des Herzmuskels\n\n(Kalziumparadox) angewandt worden. Dem Fachmann sei aber bekannt gewe-\n\nsen, daß diese Gefahr nur bestanden habe, wenn die Lösung entgegen den\n\nAnwendungsrichtlinien bei zu hohen Temperaturen und für Dauerperfusion\n\nverwendet worden sei; bei sachgerechter Verwendung sei die Magnesiumchlo-\n\nrid-Reduktion auf 4 mmol/l ohne Bedeutung.\n\nMit diesen Überlegungen kann - auch wenn sie in der Sache zutreffen\n\nmögen - eine Einbeziehung des zugelassenen Erzeugnisses Custodiol in den\n\nSchutzbereich des Grundpatents nicht begründet werden, selbst wenn dem\n\nFachmann die Gleichwirkung von Lösungen, die die im Patentanspruch ge-\n\nnannten Bereiche verlassen, aus anderen Quellen bekannt war. Auch ein et-\n\nwaiges Bekanntsein der Gleichwirkung führt nämlich nicht dazu, daß sich die\n\nFachwelt bei inhaltlichen Beschränkungen wie der vorliegenden auf die Einbe-\n\nziehung so weitgehend abweichender Zusammensetzungen in den Schutzbe-\n\nreich einzustellen hatte.\n\nIII. Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlaßt.\n\nMelullis\n\nKeukenschrijver\n\nMühlens\n\nMeier-Beck\n\nAsendorf","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2002-03-12/x-zb-12-00","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 49a","ref_norm":"49a","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 100","ref_norm":"100","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 16a","ref_norm":"16a","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2002-03-12/x-zb-12-00","retrieved":"2026-07-10 12:58:58.441436+00:00"},"card":{"id":"bgh/2002-03-12/x-zb-12-00","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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