{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2001-09-11","aktenzeichen":"X ZB 18/00","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Drehmomentenübertragungseinrichtung PatG 1981 §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 38 Werden in den Patentanspruch nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbei- spiels der Erfindung aufgenommen, geht die sich daraus ergebende Merkmals- kombination dann über den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn sie in ihrer Ge- samtheit eine technische Lehre umschreibt, die der Fachmann den ursprüngli- chen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nX ZB 18/00\n\nBESCHLUSS\n\nvom\n\n11. September 2001\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend das deutsche Patent 34 47 925\n\nNachschlagewerk:\nBGHZ: nein\n\nja\n\nDrehmomentenübertragungseinrichtung\n\nPatG 1981 §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 38\n\nWerden in den Patentanspruch nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbei-\n\nspiels der Erfindung aufgenommen, geht die sich daraus ergebende Merkmals-\n\nkombination dann über den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn sie in ihrer Ge-\n\nsamtheit eine technische Lehre umschreibt, die der Fachmann den ursprüngli-\n\nchen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen\n\nkann.\n\nBGH, Beschl. v. 11. September 2001 - X ZB 18/00 - Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. September 2001\n\ndurch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Prof. Dr. Jestaedt,\n\nDr. Melullis, Scharen und Dr. Meier-Beck\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den am 13. Juli 2000 verkündeten\n\nBeschluß des 6. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des\n\nBundespatentgerichts wird zurückgewiesen.\n\nDer Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf\n\n100.000,-- DM festgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist eingetragene Inhaberin des deut-\n\nschen Patents 34 47 925 (Streitpatent), das eine Drehmomentübertragungsein-\n\nrichtung betrifft. Das Streitpatent beruht auf der Anmeldung 34 40 927.0 vom\n\n9. November 1984, zu der die Patentinhaberin mit Eingabe vom 17. Januar\n\n1985 zwei Teilungserklärungen abgegeben hat. Auf eine der beiden Trennan-\n\nmeldungen ist das Streitpatent am 26. Januar 1995 mit folgenden Ansprü-\n\nchen 1, 3 und 12 veröffentlicht worden:\n\n\"1. Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung\n\nzum Aufnehmen bzw. Ausgleichen von Drehstößen, insbe-\n\nsondere von Drehmomentschwankungen einer Brennkraft-\n\nmaschine mit mindestens zwei, koaxial angeordneten, ent-\n\ngegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung zueinander\n\nverdrehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste,\n\nmit der Brennkraftmaschine und die andere, zweite, über ei-\n\nne Reibungskupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes\n\nverbindbar ist, wobei die Reibungskupplung über ein Aus-\n\nrücksystem betätigbar ist,\n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,\n\ndaß die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher\n\naxial zueinander federnd verspannt sind derart, daß die die\n\nKupplung tragende Schwungmasse in einer Richtung bela-\n\nstet wird, die der beim Ausrücken der Kupplung wirksamen\n\nKraftrichtung entgegengesetzt ist.\n\n 3. Drehmomentübertragungseinrichtung nach Anspruch 1 oder\n\n2,\n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t\n\ndaß die Schwungmassen in Abhängigkeit von der Betätigung\n\nder Reibungskupplung (7, 107) zueinander begrenzt axial\n\nverlagerbar sind.\n\n12. Drehmomentübertragungseinrichtung nach einem der An-\n\nsprüche 1 bis 11,\n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,\n\ndaß die Schwungmassen (3, 4) über wenigstens zwei Reib-\n\noder Gleitflächen miteinander in Reib- oder Gleitverbindung\n\nstehen bzw. bringbar sind, wobei in Abhängigkeit der Betäti-\n\ngung der Reibungskupplung (7, 107) die Dämpfungswirkung\n\ndieser Verbindung veränderbar ist.\"\n\nGegen das Streitpatent ist Einspruch erhoben worden, der damit be-\n\ngründet worden ist, daß der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht\n\npatentfähig sei. Nach Rücknahme des Einspruchs hat die Patentinhaberin mit\n\nErklärung vom 29. Oktober 1996 eine Teilung des Streitpatents erklärt, die zur\n\nTrennanmeldung 34 48 593.7 geführt hat. Nach einem Zwischenbescheid der\n\nPatentabteilung hat die Patentinhaberin den Widerruf der Teilungserklärung\n\nvom 29. Oktober 1996 erklärt und zugleich eine erneute Teilungserklärung ab-\n\ngegeben. Das Streitpatent hat die Patentinhaberin mit 24 Ansprüchen vertei-\n\ndigt, von denen Anspruch 1 lautet (Änderungen gegenüber dem erteilten Pa-\n\ntentanspruch 1 kursiv):\n\n\"Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum\n\nAufnehmen bzw. Ausgleichen von Drehstößen, insbesondere von\n\nDrehmomentschwankungen einer Brennkraftmaschine mit minde-\n\nstens zwei über eine Lagerung koaxial angeordneten, entgegen\n\nder Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander ver-\n\ndrehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste, mit der\n\nBrennkraftmaschine und die andere, zweite, über eine Reibungs-\n\nkupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes verbindbar ist,\n\nwobei die Reibungskupplung über ein Ausrücksystem betätigbar\n\nist,\n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,\n\ndaß die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher axial\n\nzueinander federnd verspannt sind derart, daß die die Kupplung\n\ntragende Schwungmasse in einer Richtung belastet wird, die der\n\nbeim Ausrücken der Kupplung wirksamen Kraftrichtung entgegen-\n\ngesetzt ist.\"\n\nDie Patentabteilung hat das Streitpatent widerrufen, weil die Einfügung\n\nder Worte \"über eine Lagerung\" eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem\n\nInhalt der Anmeldung darstelle.\n\nDie Patentinhaberin hat gegen den Beschluß der Patentabteilung Be-\n\nschwerde eingelegt und beantragt,\n\n1. den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Streitpatent\n\nmit den verteidigten Patentansprüchen aufrechtzuerhalten.\n\n2. die Rückzahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung\n\n34 48 593.7 anzuordnen.\n\nMit Beschluß vom 13. Juli 2000 hat das Bundespatentgericht die Be-\n\nschwerde und den Antrag zurückgewiesen, die Rückzahlung der Gebühren für\n\ndie Anmeldung 34 48 593.7 anzuordnen.\n\nHiergegen richtet sich die - zugelassene - Rechtsbeschwerde der Pa-\n\ntentinhaberin, mit der diese beantragt,\n\nden Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sa-\n\nche zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Be-\n\nschwerdegericht zurückzuverweisen.\n\nII. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist kraft Zu-\n\nlassung statthaft; das Rechtsmittel bleibt jedoch ohne Erfolg.\n\n1. Das Bundespatentgericht hat die Teilungserklärung, die zu der dem\n\nStreitpatent zugrundeliegenden Trennanmeldung geführt hat, als wirksam an-\n\ngesehen, da zumindest der Gegenstand, der sich aus den mit der Teilungser-\n\nklärung eingereichten Ansprüchen 1 und 6 oder 7, 10, 11 und 20 ergebe und\n\nden Ausführungen nach den ursprünglichen Figuren 4 und 5 entspreche, zum\n\nZeitpunkt der Teilung Inhalt der Stammanmeldung 34 40 927.0 gewesen sei\n\nund in der Stammanmeldung jedenfalls die Ausführung nach der ursprüngli-\n\nchen Figur 1 verblieben sei. Das läßt keinen Rechtsfehler erkennen.\n\n2. Das Bundespatentgericht hat sich für befugt gehalten, den Anspruch,\n\nmit dem die Patentinhaberin das Streitpatent verteidigt, umfassend daraufhin\n\nzu überprüfen, ob er gegenüber dem Inhalt der Patentanmeldung 34 40 927.0\n\nunzulässig erweitert ist. Zwar sei das Bundespatentgericht nicht befugt, von\n\nAmts wegen erstmalig neue Widerrufsgründe in das Verfahren einzuführen, die\n\nnicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und\n\nMarkenamt gewesen seien. Dies hindere das Bundespatentgericht aber grund-\n\nsätzlich nicht daran, unter Wahrung des rechtlichen Gehörs innerhalb ein und\n\ndesselben Widerrufsgrundes neue Tatsachen heranzuziehen und neue rechtli-\n\nche Überlegungen anzustellen. Ebenso wie es bei der Prüfung der Patentfä-\n\nhigkeit den gesamten ihm bekannten Stand der Technik berücksichtigen könne\n\nund nicht auf das den Beschluß der Patentabteilung tragende Material be-\n\nschränkt sei, könne es im Einspruchsbeschwerdeverfahren im Rahmen des von\n\nder Patentabteilung festgestellten Widerrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 4\n\nPatG weitere nicht ausdrücklich gerügte unzulässig erweiterte Merkmale zum\n\nGegenstand seiner Entscheidung machen.\n\nDie Rechtsbeschwerde meint demgegenüber, das Bundespatentgericht\n\nhabe übersehen, daß die Patentabteilung nicht den gesetzlichen Widerrufs-\n\ngrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG angewendet habe, auch wenn diese Vor-\n\nschrift unzutreffend als Grundlage der Entscheidung genannt sei. Die Paten-\n\ntabteilung habe gerade nicht festgestellt, daß der Gegenstand des erteilten\n\nPatents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fas-\n\nsung hinausgehe. Der Widerruf sei vielmehr darauf gestützt, daß das im Ein-\n\nspruchsverfahren neu eingefügte Merkmal \"über eine Lagerung\" in der ur-\n\nsprünglichen Anmeldung nicht offenbart sei. Damit habe das Patentamt von\n\nseiner Befugnis Gebrauch gemacht, bei einer Verteidigung des Patents in ver-\n\nänderter Fassung die Zulässigkeit der Änderungen zu überprüfen; der von ihm\n\nbehandelte Widerrufsgrund habe sich daher auf eine Erweiterung des Schutz-\n\nbereichs des erteilten Patents bezogen.\n\nDiese Rüge hat keinen Erfolg.\n\nAllerdings ist das Beschwerdegericht nach der Rechtsprechung des Se-\n\nnats (BGHZ 128, 280, 292 f. - Aluminium-Trihydroxid; Beschl. v. 3.2.1998\n\n- X ZB 6/97, GRUR 1998, 901, 902 - Polymermasse) im Einspruchsbeschwer-\n\ndeverfahren grundsätzlich nicht befugt, vom Einsprechenden innerhalb der\n\nFrist des § 59 Abs. 1 PatG nicht geltend gemachte und vom Patentamt nicht in\n\ndas Verfahren eingeführte Widerrufsgründe von Amts wegen aufzugreifen und\n\nden Widerruf des Patents hierauf zu stützen. Das stand der Entscheidung des\n\nBundespatentgerichts jedoch nicht entgegen.\n\nDie Beschränkung des Gegenstandes der gerichtlichen Prüfung auf die\n\nvor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemachten Widerrufs-\n\ngründe ergibt sich aus der Funktion des Beschwerdegerichts im Rechtszug und\n\nseiner Bindung an den Streitgegenstand. Das Bundespatentgericht ist im Be-\n\nschwerdeverfahren zur Nachprüfung und Änderung von Entscheidungen nur in\n\ndem Umfang befugt, in dem eine Nachprüfung beantragt wird (Sen.Beschl. v.\n\n2.3.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer). Im Streitfall\n\nhat die Patentabteilung das Patent widerrufen, da der \"geltende Patentan-\n\nspruch\", als den die Patentabteilung den von der Patentinhaberin verteidigten\n\nAnspruch angesehen hat, i.S.d. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG auf einen über den In-\n\nhalt der Anmeldung hinausgehenden Gegenstand gerichtet sei. Die Patentab-\n\nteilung hat dies damit begründet, daß die Einfügung der Worte \"über eine La-\n\ngerung\" in den erteilten Anspruch über den Offenbarungsgehalt der ursprüngli-\n\nchen Unterlagen hinausgehe, denen der Fachmann nicht allgemein ein Lager,\n\nsondern ausschließlich ein Wälzlager zwischen den Schwungmassen entneh-\n\nme. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist die Entscheidung der\n\nPatentabteilung hiernach nicht auf eine Erweiterung des Schutzbereichs des\n\nerteilten Patents durch den verteidigten Anspruch gestützt. Es kann dahinste-\n\nhen, ob die Patentabteilung zunächst die Zulässigkeit der Änderung des An-\n\nspruchs hätte prüfen und in Anbetracht der - nach ihrem Standpunkt - unzuläs-\n\nsigen Änderung die erteilte Fassung zum Gegenstand ihrer weiteren Untersu-\n\nchung hätte machen müssen (in diesem Sinne Busse, Patentgesetz, 5. Aufl.,\n\n§ 21 Rdn. 107, § 83 Rdn. 42, 45; BPatGE 20, 133, 138; 29, 223, 226 für das\n\nGebrauchsmusterlöschungsverfahren; a.A. Hövelmann, GRUR 1997, 109,\n\n110 f., und - für das Nichtigkeitsverfahren - wohl auch Schulte, PatG, 5. Aufl.,\n\n§ 81 Rdn. 62b). Nachdem die Patentabteilung so nicht verfahren ist, sondern\n\nden verteidigten Anspruch daraufhin untersucht hat, ob dieser Anspruch auf\n\neinen über den Inhalt der Anmeldung hinausgehenden Gegenstand gerichtet\n\nist (der als erteilter Anspruch nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zum Widerruf des\n\nStreitpatents führen müßte und mit dem das Patent daher nicht aufrechterhal-\n\nten werden kann), hatte das Beschwerdegericht diese Entscheidung nachzu-\n\nprüfen. Im Rahmen dieser Prüfung war das Bundespatentgericht nicht auf das-\n\njenige Merkmal beschränkt, das die Patentabteilung als unzulässige Erweite-\n\nrung angesehen hat, denn die Erweiterung bezieht sich stets auf den Anspruch\n\nals Ganzen.\n\n3. Das Beschwerdegericht hat angenommen, der Durchschnittsfach-\n\nmann habe den ursprünglichen Unterlagen die Lehre nach dem geltenden Pa-\n\ntentanspruch 1 nicht entnehmen können. Denn in den ursprünglichen Unterla-\n\ngen sei zum einen das Merkmal im Oberbegriff des Anspruchs 1, wonach die\n\nRelativverdrehung der Schwungmassen entgegen der Wirkung einer beliebi-\n\ngen Dämpfungseinrichtung erfolgen solle, sachlich nicht offenbart, zum ande-\n\nren erlaubten sie nicht das Weglassen von zwingend zum Gegenstand der ur-\n\nsprünglichen Stammanmeldung gehörigen lösungswesentlichen Merkmalen im\n\ngeltenden und auch schon erteilten Patentanspruch 1. Aus der Anmeldung er-\n\ngebe sich für den Fachmann eine Drehmomentübertragungseinrichtung mit\n\neiner bestimmten baulichen Konzeption und einer speziellen Steuerung zur\n\nVeränderung bzw. Verringerung der Dämpfung, wenn die Reibungskupplung\n\ngelöst werde. Für diese Steuerung sei in den ursprünglichen Unterlagen ein\n\nMechanismus offenbart, der nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden Teils\n\ndes geltenden Patentanspruchs 1, sondern zugleich auch die axiale Ver-\n\nschiebbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse (erteilter\n\nAnspruch 3) und die Reib- und Gleitverbindung (etwa erteilter Anspruch 12) in\n\nuntrennbarer Weise umfasse.\n\nDas beanstandet die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg.\n\na) Das Bundespatentgericht hält das Merkmal, wonach die Schwung-\n\nmassen entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander\n\nverdrehbar sind, für in den ursprünglichen Unterlagen in dieser allgemeinen\n\nWeise nicht offenbart. Aus der ursprünglichen Beschreibung in Verbindung mit\n\nden Figuren gehe wie auch aus dem ursprünglichen Anspruch 31 hervor, daß\n\ndie Dämpfungseinrichtung aus in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern\n\nbestehe und damit das Nominaldrehmoment übertragen werde. Die im ur-\n\nsprünglichen Anspruch 31 enthaltene Alternative, die statt der in Umfangsrich-\n\ntung wirksamen Kraftspeicher Reib- oder Gleitmittel vorsehe, bilde nach dem\n\nVerständnis des Fachmanns zumindest beim abgetrennten Gegenstand keinen\n\nErsatz für in Umfangsrichtung wirkende Kraftspeicher. Andere Ausführungs-\n\nmöglichkeiten hinsichtlich der Übertragung des Nominaldrehmoments seien\n\nvom Fachmann nicht erkennbar.\n\nDas hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Das Merkmal findet sich\n\n- abgesehen von der bereits von der Patentabteilung für unbedenklich angese-\n\nhenen Einfügung des Wortes \"relativ\" - bereits in Anspruch 1 der zugrundelie-\n\ngenden Anmeldung. Das Bundespatentgericht, das das nicht verkennt, meint,\n\nder ursprüngliche Patentanspruch 1 weise vorwiegend allgemeine dämp-\n\nfungstechnische Wirkangaben auf und sei so weit gefaßt, daß ein Bezug zu\n\nder sich aus der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen ergebenden kon-\n\nkreten Lehre nicht ersichtlich sei und Anspruch 1 deshalb nicht als prinzipielle\n\nVerkörperung des Anmeldungsgegenstands verstanden werde. Dies gelte\n\nschon deswegen, weil im ursprünglichen Anspruch 1 die Reibungskupplung\n\nund das zugehörige Ausrücksystem nicht erwähnt würden, die aber für den im\n\nStreitpatent weiterzubildenden Gegenstand die entscheidende Grundlage bil-\n\ndeten.\n\nDiese Erwägungen begründen die vom Bundespatentgericht angenom-\n\nmene unzulässige Erweiterung nicht. Das Bundespatentgericht zieht nicht in\n\nZweifel, daß in den ursprünglichen Unterlagen eine Dämpfungseinrichtung aus\n\nin Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern offenbart ist. Es zieht auch nicht\n\nin Zweifel, daß der Fachmann, als den das Bundespatentgericht rechtsfehler-\n\nfrei einen Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit speziellen\n\nKenntnissen auf dem Gebiet der Dämpfungsvorrichtungen insbesondere in\n\nVerbindung mit Kraftfahrzeugkupplungen ansieht, hierin ein Mittel sieht, kraft\n\ndessen die Schwungmassen - in den Worten des verteidigten Anspruchs - ent-\n\ngegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbar\n\nsind. Unter diesen - dem Rechtsbeschwerdeverfahren zugrundezulegenden -\n\nVoraussetzungen kann aber das sachlich unverändert aus Anspruch 1 der An-\n\nmeldung in Patentanspruch 1 übernommene Merkmal keine unzulässige Er-\n\nweiterung darstellen, weil es nichts enthält, was nicht bereits Inhalt der Anmel-\n\ndung gewesen wäre. Der Umstand, daß die Anmeldung nach den Feststellun-\n\ngen des Bundespatentgerichts nur eine Ausführungsform \"einer ganz be-\n\nstimmten Baukonzeption\" mit in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern\n\n(ausführbar) offenbart, steht dem nicht entgegen. Denn offenbart ist alles das,\n\nwas in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt\n\nist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterla-\n\ngen am Anmeldetag erschließt (Sen., BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator I).\n\nEin \"breit\" formulierter Anspruch ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen\n\nErweiterung deshalb jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der An-\n\nmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann\n\nals Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen\n\nLehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn be-\n\nreits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten\n\nAnspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu\n\nder angemeldeten Erfindung gehörig entnehmbar war.\n\nb) Das Bundespatentgericht hat weiter festgestellt, der Fachmann ent-\n\nnehme den ursprünglichen Unterlagen eine Steuerung zur Veränderung bzw.\n\nVerringerung der Dämpfung, die nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden\n\nTeils des geltenden Patentanspruchs 1, sondern zugleich auch die axiale Ver-\n\nschiebbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse in untrenn-\n\nbarer Weise umfasse.\n\naa) Im einzelnen hat das Bundespatentgericht hierzu ausgeführt: In der\n\nAnmeldung werde die ferdernde Verspannung der Schwungmassen im Zu-\n\nsammenhang mit der Tellerfeder 34, dem Reibring 22 und der axialen Verla-\n\ngerbarkeit der Schwungmasse 4 gegenüber der Schwungmasse 3 beschrieben.\n\nIm weiteren werde dort zur Funktionsweise ausgeführt, daß das durch den Rei-\n\nbring 22 erzeugte Reibmoment abnehme, wenn mit zunehmender Ausrückkraft\n\ndie Vorspannung der Tellerfeder 34 allmählich kompensiert werde, und daß bei\n\nÜberwindung der Vorspannung der Tellerfeder 34 diese verschwenkt und die\n\nSchwungmasse 4 um den Betrag X in Richtung der Schwungmasse 3 mit der\n\nFolge verlagert werde, daß der Reibring 22 abhebe und keine Reibungsdämp-\n\nfung mehr erzeugt werde. Die axial federnde Verspannung der Schwung-\n\nmassen mit der entgegen der Betätigungskraft der Reibungskupplung wirken-\n\nden Vorspannkraft und die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen sowie\n\ndie Reib- und Gleitverbindung stellten eine Funktions- und Steuereinheit dar,\n\ndie das allgemeine Lösungsprinzip verkörpere. In den ursprünglichen Unterla-\n\ngen werde es bei der als Stand der Technik erörterten Drehmomentübertra-\n\ngungseinrichtung nach der deutschen Offenlegungsschrift 28 26 274 als nach-\n\nteilig angesehen, daß der radiale Flansch der Flanschhülse, die die drehbare\n\nLagerung der Schwungmassen zueinander ermögliche, beim Betätigen der\n\nReibungskupplung zwischen den Schwungmassen mit großer Kraft verspannt\n\nwerde, wodurch ein hohes Reibmoment zwischen den Schwungmassen auf-\n\ntrete und die Dämpfung beeinträchtige. Mit dem Patentgegenstand solle eine\n\nderart hohe Reib- und Dämpfungswirkung vermieden werden, wofür die axiale\n\nVerlagerbarkeit der Schwungmassen und die Reib- und Gleitverbindung unver-\n\nzichtbare Bestandteile der offenbarten Steuerung seien.\n\nbb) Das trägt die angefochtene Entscheidung.\n\nBis zum Beschluß über die Erteilung des Patents sind nach § 38 PatG\n\nÄnderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben zulässig, die den Ge-\n\ngenstand der Anmeldung nicht erweitern. Der Gegenstand der Anmeldung darf\n\nbei der Aufstellung des Patentanspruchs anders formuliert werden, und er darf\n\nbeschränkt werden. Eine solche Änderung darf aber nicht zu einer Erweiterung\n\ndes Gegenstands der Anmeldung führen, und sie darf nicht dazu führen, daß\n\nan die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird (Sen.,\n\nBGHZ 66, 17, 29 - Alkylendiamine I; BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer). Der\n\nPatentanspruch darf mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von\n\ndem der Durchschnittsfachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung\n\nnicht erkennen kann, daß er von vornherein von dem Schutzbegehren umfaßt\n\nsein soll (Sen.Urt. v. 21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 -\n\n Spielfahrbahn; Sen.Beschl. v. 20.6.2000 - X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016\n\n- Verglasungsdichtung; v. 5.10.2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141\n\n- Zeittelegramm).\n\nDas Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß der Fach-\n\nmann den in dem verteidigten - wie in dem erteilten - Patentanspruch bezeich-\n\nneten Gegenstand den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung ge-\n\nhörig entnehmen kann.\n\ncc) Die Rechtsbeschwerde verweist allerdings zu Recht darauf, daß der\n\nAnmelder oder der Patentinhaber, wenn er nur noch für eine bestimmte Aus-\n\nführungsform der angemeldeten Erfindung Schutz begehrt, nicht genötigt ist,\n\nsämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Anspruch aufzuneh-\n\nmen. Die Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den\n\nPatentanspruch ist zulässig, wenn dadurch die zunächst weiter gefaßte Lehre\n\nauf eine engere Lehre eingeschränkt wird und wenn das weitere Merkmal in\n\nder Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen\n\nwar (Sen., BGHZ 111, 21, 25 - Crackkatalysator I; Beschl. v. 30.10.1990\n\n- X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze; Urt. v. 7.12.1999\n\n- X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, 592 - Inkrustierungsinhibitoren). Dienen meh-\n\nrere in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der\n\nnäheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die je für sich,\n\naber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, hat es\n\nder Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner\n\noder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt; in dieser Hinsicht können dem\n\nPatentinhaber keine Vorschriften gemacht werden (Sen., BGHZ 110, 123, 126\n\n- Spleißkammer).\n\nDas bedeutet jedoch nicht, daß der Patentinhaber nach Belieben einzel-\n\nne Elemente eines Ausführungsbeispiels im Patentanspruch kombinieren\n\ndürfte. Die Kombination muß vielmehr in ihrer Gesamtheit eine technische Leh-\n\nre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche\n\nAusgestaltung der Erfindung entnehmen kann; andernfalls wird etwas bean-\n\nsprucht, von dem der Durchschnittsfachmann aufgrund der ursprünglichen Of-\n\nfenbarung nicht erkennen kann, daß es von vornherein von dem Schutzbegeh-\n\nren umfaßt sein soll, und das daher gegenüber der angemeldeten Erfindung\n\nein aliud darstellt (Sen.Beschl. v. 23.1.1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432, 434\n\n- Spleißkammer [insoweit nicht in BGHZ]).\n\ndd) Nach den von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen Feststel-\n\nlungen des Bundespatentgerichts umfaßt die Angabe im verteidigten Patentan-\n\nspruch, daß die Schwungmassen durch einen Kraftspeicher axial zueinander\n\nfedernd verspannt sind, aus der Sicht des Fachmanns nicht notwendigerweise\n\neine axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen als ungeschriebenen Be-\n\nstandteil der technischen Lehre des Anspruchs. Vom Anspruch umfaßt ist da-\n\nher auch eine Ausführungsform, bei der die Schwungmassen axial federnd ver-\n\nspannt sind, ohne axial verlagerbar zu sein. Nach den weiteren Ausführungen\n\ndes Beschwerdegerichts konnte der Fachmann der Anmeldung axial federnd\n\nverspannte Schwungmassen jedoch nur im Zusammenhang mit einer gleich-\n\nzeitigen axialen Verschiebbarkeit dieser Schwungmassen entnehmen. Das\n\nBundespatentgericht hat insoweit auf die dem Fachmann in der Beschreibung\n\nerläuterte Funktion der axial federnde Verspannung der Schwungmassen für\n\nderen axiale Verlagerung und die Bedeutung dieser Verlagerung für die Lö-\n\nsung des der Anmeldung zugrundeliegenden Problems abgestellt. Diese Aus-\n\nführungen, die das Bundespatentgericht noch zusätzlich darauf hätte stützen\n\nkönnen, daß die axiale Verspannung der Schwungmassen auch im allgemei-\n\nnen Teil der Beschreibung und in den in der Anmeldung formulierten Ansprü-\n\nchen nur als Ausführungsform axial verlagerbarer Schwungmassen angespro-\n\nchen ist, sind als tatrichterliche Feststellungen, gegen die durchgreifende\n\nRechtsbeschwerdegründe nicht erhoben sind, für das Rechtsbeschwerdever-\n\nfahren bindend (§ 107 Abs. 2 PatG).\n\nee) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, diesen Feststellungen lä-\n\ngen unzutreffende Maßstäbe zugrunde.\n\nZu Unrecht sieht sie solche in der Bemerkung des Bundespatentge-\n\nrichts, für den Fachmann seien aus der Anmeldung auch keine anderen Aus-\n\nführungsformen erkennbar, die die Offenbarung der im geltenden Anspruch 1\n\nangegebenen Lösung rechtfertigen könnten. Damit hat das Bundespatentge-\n\nricht nicht zum Ausdruck gebracht, nur bei einem solchen (weiteren) Ausfüh-\n\nrungsbeispiel könne die beanspruchte Lösung als offenbart gelten.\n\nUnbegründet ist auch die Rüge, das Bundespatentgericht habe ange-\n\nnommen, Rechte aus dem Streitpatent könnten \"(selbstverständlich) nur im\n\nSinne des in der Beschreibung offenbarten Ausführungsbeispiels geltend ge-\n\nmacht werden\". An der angegebenen Stelle hat das Bundespatentgericht viel-\n\nmehr - zutreffend - ausgeführt, Mängel im geltenden Anspruch 1 hinsichtlich\n\nder ursprünglichen Offenbarung könnten nicht, wie von der Patentinhaberin\n\neingeworfen worden sei, dadurch kompensiert werden, daß das Streitpatent\n\n(selbstverständlich) nur im Sinne des in der Beschreibung offenbarten Ausfüh-\n\nrungsbeispiels gegenüber Dritten geltend gemacht werden könne; dafür biete\n\ndas Patentrecht keine Handhabe.\n\nNicht unbedenklich sind hingegen zwar die Ausführungen des Be-\n\nschwerdegerichts, die Abstraktion des konkreten Gegenstandes dürfe nicht zu\n\neiner unbestimmten und diffusen Aussage oder Anweisung führen, die eine\n\nklare Vorstellung vom Wesen des ursprünglich offenbarten Anmeldungsgegen-\n\nstandes nicht mehr vermittele und über die ursprüngliche Offenbarung in un-\n\nzulässiger Weise hinausgehe, was im Streitfall ersichtlich der Fall sei, da we-\n\nsentliche Elemente der Steuerung nicht im Hauptanspruch angegeben würden\n\nund für das Lösungsprinzip die steuernden und zu steuernden Mittel oder Vor-\n\nrichtungen unverzichtbar seien. Es ist jedoch weder von der Rechtsbeschwerde\n\ndargelegt noch sonst erkennbar, inwiefern die Feststellungen zum Verständnis\n\ndes Fachmanns vom Inhalt der Anmeldung hierdurch beeinflußt sein könnten.\n\nff) Wenn das Bundespatentgericht aus den zu dd) genannten Feststel-\n\nlungen abgeleitet hat, ein Anspruch, der nur die axial federnde Verspannung\n\nder Schwungmassen und den der Ausrückkraft der Reibkupplung entgegenwir-\n\nkenden Kraftspeicher zur Kennzeichnung der Lösung anführe, sei \"aus Offen-\n\nbarungsgründen nicht statthaft\" und führe zu einer sich dem Fachmann aus\n\nden ursprünglichen Unterlagen nicht erschließenden und deshalb unzulässigen\n\nTeil- oder Unterkombination, hat es nach alledem entgegen der Auffassung der\n\nRechtsbeschwerde nicht unzulässig Fragen zum Anspruch auf Erteilung des\n\nPatents mit solchen aus dem Recht der Patentverletzung vermengt. Es hat\n\nvielmehr zutreffend darauf abgestellt, daß der verteidigte Anspruch auf eine\n\nKombination von Merkmalen gerichtet sei, die dem Fachmann nach seinen\n\nFeststellungen in der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung nicht als\n\nzur Erfindung gehörende Kombination offenbart wird.\n\nc) Hiernach kommt es nicht mehr darauf an, ob das Bundespatentgericht\n\nauch rechtsfehlerfrei festgestellt hat, nach der Ursprungsoffenbarung gehöre\n\nebenso die Reib- und Gleitverbindung, wie sie etwa im erteilten Anspruch 12\n\nangegeben sei, zu dem erfindungsgemäßen Steuerungsmechanismus, woge-\n\ngen sprechen könnte, daß eine solche Verbindung in der Beschreibung (S. 17)\n\nlediglich als vorteilhaft bezeichnet ist.\n\n4. Das Bundespatentgericht hat den Antrag zurückgewiesen, die Rück-\n\nzahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung 34 48 593.7 anzuord-\n\nnen. Insoweit ist die Rechtsbeschwerde ohne Begründung geblieben und des-\n\nwegen als unzulässig zu verwerfen (§§ 102, 104 PatG).\n\nIII. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich ge-\n\nhalten (§ 107 Abs. 1 PatG).\n\nRogge\n\nMelullis\n\nJestaedt\n\nScharen\n\nMeier-Beck","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-09-11/x-zb-18-00","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 21","ref_norm":"21","n":4},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 107","ref_norm":"107","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 38","ref_norm":"38","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 59","ref_norm":"59","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 102","ref_norm":"102","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 104","ref_norm":"104","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-09-11/x-zb-18-00","retrieved":"2026-07-10 12:25:37.296265+00:00"},"card":{"id":"bgh/2001-09-11/x-zb-18-00","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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