{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2000-12-12","aktenzeichen":"X ZR 121/97","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nX ZR 121/97\n\nURTEIL\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nVerkündet am:\n12. Dezember 2000\nFritz\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 12. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und\n\ndie Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats\n\n(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 29. April\n\n1997 abgeändert:\n\nDie Klage wird abgewiesen.\n\nDie Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme der\n\nPriorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom\n\n15. August 1975 am 16. August 1976 angemeldeten deutschen Patents\n\n26 36 816 (Streitpatents), das 1994 durch Ablauf der Schutzdauer erloschen\n\nist. Das Streitpatent umfaßt 5 Patentansprüche; die allein angegriffenen Pa-\n\ntentansprüche 1 bis 3 und 5 lauten:\n\n\"1. Kniegelenk-Endoprothese mit zwei in die Knochen einsetzbaren, mit\n\nDornen versehenen oberen und unteren Anschlußstücken, die durch\n\neinen rechtwinkelig zu den Dornen verlaufenden Gelenkbolzen über\n\nein auf dem unteren Anschlußstück abgestütztes Zwischengelenk-\n\nstück gelenkig miteinander verbunden sind, und mit einer durch ei-\n\nnen zu dem Gelenkbolzen rechtwinkeligen Zapfen und eine hülsen-\n\nförmige Aufnahme für diese gebildete gelenkige Verbindung zwi-\n\nschen dem Gelenkzwischenstück und dem unteren Anschlußstück,\n\ndadurch gekennzeichnet, daß das Gelenkzwischenstück (23) auf\n\ndem unteren Anschlußstück (26) durch zu dem Dorn (44) des unte-\n\nren Anschlußstücks (26) etwa rechtwinkelige Lagerfläche (40, 52)\n\ndes Gelenkzwischenstücks (23) und des unteren Anschlußstücks\n\n(26) breitflächig abgestützt ist und daß der Zapfen (38) und die hül-\n\nsenförmige Aufnahme (42) etwa parallel zu dem Dorn (44) des unte-\n\nren Anschlußstücks (26) verlaufen.\n\n 2. Kniegelenk-Endoprothese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-\n\nnet, daß die Lagerflächen (40, 52) zur Begrenzung des Verdrehwin-\n\nkels mit Anschlägen (54) und Gegenanschlägen (94) versehen sind.\n\n 3. Kniegelenk-Endoprothese nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-\n\nkennzeichnet, daß die Anschläge (54) und Gegenanschläge (94) ei-\n\nnen relativen Verdrehwinkel der oberen und unteren Anschlußstücke\n\n(12, 26) von etwa 20° z ulassen.\n\n 5. Kniegelenk-Endoprothese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-\n\nnet, daß die hülsenförmige Aufnahme (42) aus ultrahochmolekula-\n\nrem Polyäthylen besteht.\"\n\nDie wegen Patentverletzung gerichtlich in Anspruch genommene Kläge-\n\nrin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wie der ab-\n\nhängigen Patentansprüche 2, 3 und 5 des Streitpatents sei gegenüber dem\n\nStand der Technik, wie ihn insbesondere die deutsche Offenlegungsschrift\n\n23 34 265 (\"Thull\"), die US-Patentschrift 3 813 700 (\"Tavernetti\") und die Ver-\n\nöffentlichung von Walker u.a. in Clinical Orthopedics and Related Research\n\nNr. 94 (Juli/August 1973), S. 222-233 (\"Walker\") bildeten, nicht patentfähig. Die\n\nBeklagte hat das Patent verteidigt. Das Bundespatentgericht hat es im ange-\n\ngriffenen Umfang für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der\n\nBeklagten, die in erster Linie ihren Antrag auf Klageabweisung weiterverfolgt.\n\nDie Klägerin verteidigt das angegriffene Urteil.\n\nProfessor Dr. med. habil. Dr.-Ing. W. P., Leiter des Labors für Biome-\n\nchanik und Experimentelle Orthopädie an der Orthopädischen Klinik ... in M.,\n\nhat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das\n\ner in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie zulässige Berufung der Beklagten führt zur Abänderung des ange-\n\nfochtenen Urteils und zur Abweisung der wegen der gerichtlichen Inanspruch-\n\nnahme der Klägerin aus dem Streitpatent auch nach dessen Erlöschen infolge\n\nAblaufs der Schutzdauer zulässigen Nichtigkeitsklage. Der Senat konnte nicht\n\nfeststellen, daß der Gegenstand des Streitpatents insoweit nach den auf Grund\n\nseines Anmeldetags anzuwendenden Bestimmungen der §§ 1, 2 in Verbindung\n\nmit § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Patentgesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1968\n\nnicht patentfähig ist; dies geht zu Lasten der (materiell) beweisbelasteten Klä-\n\ngerin.\n\nI. 1. Das Streitpatent betrifft eine Kniegelenk-Endoprothese. Solche\n\nProthesen werden, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, seit\n\netwa 1960 klinisch systematisch mit Erfolg eingesetzt. Zunächst wurden Mo-\n\ndelle verwendet, die einem einfachen Scharniergelenk entsprachen, obwohl\n\n(z.B. schon aus der im Streitpatent als im Prüfungsverfahren entgegengehalten\n\ngenannten deutschen Auslegeschrift 21 22 390) bekannt war, daß einfache\n\nachsgeführte Konstruktionen dieser Art der sogenannten Polyzentrik des natür-\n\nlichen (menschlichen) Kniegelenks zuwiderlaufen, bei der ein festes Drehzen-\n\ntrum nicht gegeben ist. Durch die starre Kopplung bei derartigen Scharnierge-\n\nlenken, die nur eine Rotation im Sinn einer Kniebeugung zulassen, wurden\n\n- wie bekannt war - erhebliche Zwangskräfte ausgelöst, die entsprechend mas-\n\nsive Verankerungskomponenten (Anschlußstücke) im Oberschenkelknochen\n\n(Femur) und im Unterschenkelknochen (Tibia) erforderlich machten, die über\n\nentsprechende lange Stiele oder Dorne erfolgen. Zum Prioritätszeitpunkt des\n\nStreitpatents waren demgegenüber bereits Endoprothesen, insbesondere aus\n\nder in der Beschreibung des Streitpatents genannten deutschen Offenlegungs-\n\nschrift 23 34 265 (\"Thull\"), bekannt, bei denen ein Gelenkzwischenstück als\n\ndrittes Konstruktionselement neben der Oberschenkelkomponente und der\n\nUnterschenkelkomponente mit der Oberschenkelkomponente gekoppelt ist, das\n\nin der Unterschenkelkomponente in axialer Richtung (begrenzt) drehbar gela-\n\ngert ist. Dies sieht auch die Beklagte nicht anders.\n\nIn der Beschreibung des Streitpatents wird an dieser bekannten Ausbil-\n\ndung von Kniegelenk-Endoprothesen bemängelt, daß der Zapfen des unteren\n\nAnschlußstücks, der in eine Lagerbohrung des Gelenkzwischenstücks eingreift,\n\nmit dem zur Verankerung dieses Anschlußstücks im Unterschenkelknochen\n\nvorgesehene Dorn einen spitzen Winkel einschließt. Diese zum Dorn geneigte\n\nAnordnung habe zur Folge, daß in der Streckstellung der Anschlußstücke de-\n\nren Drehung relativ zueinander nicht möglich sei. Diese Streckstellung ent-\n\nspreche aber der Hauptbelastungsstellung der Prothese, in der die Übertra-\n\ngung der Kraft hauptsächlich über den oben liegenden Bereich des Zapfens\n\nerfolge, so daß dieser erhöhtem Verschleiß ausgesetzt sei. Das sei schon des-\n\nhalb unerwünscht, weil derartige Prothesen möglichst nicht ausgetauscht wer-\n\nden sollten.\n\n2. Durch das Streitpatent soll eine dem natürlichen Bewegungsablauf\n\nmöglichst nahekommende Kniegelenk-Endoprothese zur Verfügung gestellt\n\nwerden, die nur in geringem Maß verschleißanfällig ist und deren Funktion\n\ndeshalb über längere Zeit gewährleistet ist (vgl. die von Lösungsansätzen nicht\n\nganz freie Angabe zur \"Aufgabe\" in der Beschreibung Sp. 2 Z. 8-13).\n\n3. Hierzu lehrt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 eine Knie-\n\ngelenk-Endoprothese, bei der der Zapfen und die hülsenförmige Aufnahme der\n\ngelenkigen Verbindung etwa parallel zum Dorn des unteren Anschlußstücks\n\nverlaufen; dies hat, wie die Beschreibung des Streitpatents weiter ausführt, zur\n\nFolge, daß bei der höchsten auftretenden Belastung in der Streckstellung der\n\nProthese der Zapfen nicht belastet wird und sich die Prothesenteile breitflächig\n\nauf den Stützflächen zwischen dem Gelenkzwischenstück und dem unteren\n\nAnschlußstück abstützen können. Weiter wird dadurch erreicht, daß auch in\n\nStreckstellung eine Rotationsbewegung um die Tibialängsachse erfolgen kann.\n\nIm wesentlichen in Übereinstimmung mit dem Bundespatentgericht und\n\nden Parteien läßt sich die Kniegelenk-Endoprothese nach Patentanspruch 1\n\ndes Streitpatents entsprechend ihrer gegenständlichen Ausbildung in folgende\n\nMerkmale gliedern:\n\n1.\n\n1.1\n\n1.2\n\n2.\n\n2.1\n\n2.2\n\n3.\n\n3.1\n\nSie weist ein oberes Anschlußstück auf,\n\ndas in den (Oberschenkel-)Knochen einsetzbar\n\nund mit einem Dorn versehen ist,\n\nein unteres Anschlußstück,\n\ndas in den (Unterschenkel-)Knochen einsetzbar\n\nund mit einem Dorn versehen ist,\n\nsowie ein Gelenkzwischenstück (Zwischengelenkstück),\n\nüber das die beiden Anschlußstücke gelenkig miteinander ver-\n\nbunden sind,\n\n3.2\n\ndas auf dem unteren Anschlußstück abgestützt ist\n\n3.2.1\n\nbreitflächig\n\n3.2.2\n\ndurch (eine) Lagerfläche(n),\n\n3.2.2.1 die zu dem Dorn des unteren Anschlußstücks etwa rechtwinklig\n\nangeordnet ist/sind,\n\n4.\n\ndie Gelenkverbindung zwischen dem oberen Anschlußstück und\n\ndem Gelenkzwischenstück erfolgt durch einen Gelenkbolzen,\n\n4.1\n\nder rechtwinklig zu den Dornen verläuft,\n\n5.\n\ndie Gelenkverbindung des Gelenkzwischenstücks mit dem unte-\n\nren Anschlußstück erfolgt\n\n5.1\n\ndurch einen Zapfen,\n\n5.1.1\n\nder rechtwinklig zu dem Gelenkbolzen angeordnet ist\n\n5.1.2\n\nund etwa parallel zu dem Dorn des unteren Anschlußstücks\n\nverläuft,\n\n5.2\n\nsowie eine hülsenförmige Aufnahme,\n\n5.2.1\n\ndie ebenfalls etwa parallel zu dem Dorn des unteren Anschluß-\n\nstücks verläuft.\n\nDie nachfolgend wiedergegebenen Figuren 2 und 3 der Zeichnungen\n\ndes Streitpatents zeigen eine Vorderansicht und eine Seitenansicht einer Aus-\n\nführungsform der Endoprothese in eingesetztem Zustand:\n\nII. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist neu.\n\nKeine der Entgegenhaltungen zeigt eine Kniegelenk-Endoprothese, die alle\n\nMerkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents aufweist.\n\n1. So zeigt die deutsche Offenlegungsschrift 23 34 265 in einer hier in\n\nerster Linie interessierenden zweiten Ausführungsform (Figuren 6-9) eine\n\nKniegelenk-Endoprothese mit einem oberen und einem unteren Anschlußstück\n\nund einem Gelenkzwischenstück (Lagerkörper 34) und einem notwendigen,\n\nwenngleich nicht explizit beschriebenen verbindenden Gelenkbolzen, jedoch\n\nsind jedenfalls die Merkmale, daß die Lagerfläche(n) des Gelenkzwischen-\n\nstücks zu dem Dorn des unteren Anschlußstücks etwa rechtwinklig angeordnet\n\nsind (3.2.2.1), und daß der Zapfen und die hülsenförmige Aufnahme ebenfalls\n\netwa parallel zu dem Dorn des unteren Anschlußstücks verlaufen (5.1.2 und\n\n5.2.1), nicht verwirklicht. Der Zapfen (30) ist hier vielmehr gegenüber dem Dorn\n\n(Schaft) (9) des unteren Anschlußteils um einen Winkel ß, der nach der Be-\n\nschreibung (S. 16) in der Größenordnung von 50° bis 70° liegt, nach den\n\nZeichnungen aber bei ca. 25° liegt, abgewinkelt (vgl. Figur 7); die Wertabwei-\n\nchung läßt sich - wie dies auch die Parteien sehen - dadurch erklären, daß in\n\nder Beschreibung das Komplement des zeichnerisch dargestellten Winkels\n\nangegeben ist. Hierdurch soll eine Verdrehsicherung im gestreckten Zustand\n\nerfolgen (Beschreibung S. 16 i.V.m. Beschreibung S. 7 f.; S. 18); der gerichtli-\n\nche Sachverständige hat hierzu überzeugend erklärt, daß eine solche aus Si-\n\ncherheitsgründen erfolgende Verriegelung in der Streckstellung bereits von\n\nExoprothesen bekannt war. Die mündliche Verhandlung hat weiter ergeben,\n\ndaß die Abwinklung auch aus Platzgründen und aus Gründen der Funktionali-\n\ntät als zweckmäßig angesehen werden kann; dies findet seine Stütze etwa in\n\nder in der Beschreibung (S. 8 oben) zum Ausdruck kommenden Vorstellung,\n\ndaß die Drehachse an der Stelle des natürlichen Gelenkdrehpunkts liege. Die\n\nLehre, hier eine Parallelanordnung vorzusehen, enthält die Entgegenhaltung\n\nnicht.\n\nDie Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, daß\n\nsich aus der Beschreibung S. 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit den Patentan-\n\nsprüchen 8 und 9 der Offenlegungsschrift ein weiterer Offenbarungsgehalt im\n\nSinn einer zweiten Erfindung ergebe, die von der Schrägstellung abstrahiere\n\nund darauf ausgerichtet sei, eine isolierte Rotationsbeweglichkeit der Prothese\n\nzu schaffen; sie leitet dies daraus ab, daß Patentanspruch 8 nur \"insbesonde-\n\nre\" auf die Patentansprüche 1 bis 7 rückbezogen und damit zugleich außerhalb\n\ndieser Rückbeziehungen Nebenanspruch zu Patentanspruch 1 sei. Dies ist\n\nzwar vom gedanklichen Ansatz zutreffend, kann aber eine für den Durch-\n\nschnittsfachmann, einen mit der Entwicklung von Endoprothesen befaßten In-\n\ngenieur, der eng mit einem diese Entwicklungen anwendenden Arzt zusam-\n\nmenarbeitet, als zur Erfindung gehörend offenbarte Lehre, auch bei nicht ab-\n\ngewinkelten Ausgestaltungen eine zusätzliche Rotationsmöglichkeit zu schaf-\n\nfen, nicht ersetzen. Ein derart weitgehender Offenbarungsgehalt setzte nämlich\n\nvoraus, daß die Offenlegungsschrift selbst dem Fachmann offenbarte, im Sinn\n\nder beschriebenen Erfindung auch auf nicht abgewinkelte Endoprothesen zu-\n\nrückzugreifen. Davon kann jedoch entgegen der Auffassung der Klägerin keine\n\nRede sein. Nicht abgewinkelte Endoprothesen sind als solche in der Offenle-\n\ngungsschrift weder beschrieben noch sonst dargestellt; der Fachmann hatte\n\nschon von daher keinen Anlaß, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie un-\n\nter den Wortlaut einzelner Schutzansprüche fallen könnten. Zudem hat der ge-\n\nrichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt, daß der\n\nfachkundige Leser die Vorstellung gewinne, die Abwinklung gehöre notwendig\n\nzur offenbarten Erfindung. Dies wird dadurch gestützt, daß der Fachmann An-\n\nlaß hatte anzunehmen, die Abwinklung sei notwendig, um den mit der Lehre\n\nder Entgegenhaltung angestrebten Erfolg zu erreichen.\n\n2. Die Veröffentlichung von Walker u.a. in Clinical Orthopedics and Re-\n\nlated Research Nr. 94 (1973) beschreibt u.a. eine im Tierversuch verwendete\n\nstabilisierende Endoprothese, die innerhalb der interkondylären Kerbe ange-\n\nordnet ist, und die in Abb. 3 der Veröffentlichung wiedergegeben wird:\n\nDie Veröffentlichung berichtet über negative klinische Ergebnisse bei\n\nderartigen Prothesen im Tierversuch, die sie näher analysiert (Übersetzung\n\nS. 8 ff.), stellt aber als positiv heraus, daß die Bewegungsmuster sehr genau\n\ndie normalen Bewegungsabläufe nachbildeten (S. 12). Die teilweise negative\n\nBeurteilung steht indessen einer Zurechnung zum Stand der Technik nicht ent-\n\ngegen. Dieser umfaßt auch nach dem hier anzuwendenden Recht nicht nur\n\nvollendete Vorrichtungen, sondern auch solche Veröffentlichungen, die mit\n\nNachteilen behaftet sein mögen (vgl. z.B. Reimer/Neumar, PatG 3. Aufl. § 2\n\nRdn. 6 S. 171 erster Abs.), jedenfalls solange dem Fachmann die offenbarte\n\nLehre nicht als unausführbar erschien \n\n(vgl. Sen.Urt. v. 30.6.1964\n\n- Ia ZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 - Bierabfüllung).\n\nBei dieser bei Hunden und Schafen verwendeten Prothese ist die distale\n\nFemurkomponente zur Aufnahme der Tibialagerkomponente gegabelt und die\n\nbeiden Teile sind durch eine Achse verbunden (Übersetzung S. 7). Die Tibiala-\n\ngerkomponente ist in ein elliptisches Loch in dem in die Tibia einzementierten\n\nKunststoffteil eingepaßt, wodurch eine gewisse Rotationsfreiheit erreicht wird.\n\nDie Prothese weist, wie die Abbildung zeigt, ein oberes und ein unteres An-\n\nschlußstück entsprechend Patentanspruch 1 des Streitpatents sowie - wie der\n\ngerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend\n\nausgeführt hat - ein Gelenkzwischenstück auf, über das die beiden Anschluß-\n\nstücke gelenkig miteinander verbunden sind. Dieses Gelenkzwischenstück\n\nstützt sich, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend angegeben hat,\n\nauf dem Boden des elliptischen Lochs des unteren Anschlußstücks ab; eine\n\ndiskrete Lagerfläche ist dort allerdings nicht ausgebildet. Wie die Abb. 3 zeigt,\n\nist auch ein Gelenkbolzen vorhanden, der wie nach der Lehre des Streitpatents\n\nausgebildet ist. Schließlich sind, wie die Abbildung zeigt, auch die Merkmale\n\nder Merkmalsgruppe 5 verwirklicht; dem steht es nicht entgegen, daß der Zap-\n\nfen des Gelenkzwischenstücks nur in seinem unteren Teil etwa parallel zu dem\n\nDorn des unteren Anschlußstücks verläuft; denn dem Streitpatent ist nicht zu\n\nentnehmen, daß dieses nur solche Fälle erfassen soll, in denen diese Bedin-\n\ngung über die gesamte Länge des Zapfens eingehalten ist. Es kann jedoch\n\nkeine Rede von einer breitflächig ausgebildeten Lagerfläche sein; der Auffas-\n\nsung der Klägerin, daß die Angabe \"breitflächig\" im Streitpatent eine reine\n\nFunktionsangabe dahin sei, die Lagerfläche so groß auszubilden, daß sie den\n\nüber die Einsatzzeit zu erwartenden Belastungen gewachsen sei, vermag der\n\nSenat nicht beizutreten. Der gerichtliche Sachverständige hat hierzu überzeu-\n\ngend ausgeführt, daß zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents genaues Wis-\n\nsen über die Belastbarkeit von Flächen aus Polyethylen in der Fachwelt nicht\n\nvorhanden gewesen sei; daß man vielmehr mehr intuitiv und unter Rückgriff auf\n\ningenieurmäßiges Grundwissen dahin vorgegangen sei, viel Fläche vorzuse-\n\nhen, wo viel Last vorhanden sei und diese Flächen eher zu groß als zu klein\n\nauszulegen. Von daher konnte der Fachmann der Veröffentlichung nicht die\n\nAnweisung entnehmen, die Lagerfläche(n) breitflächig auszubilden. Damit ist\n\njedenfalls Merkmal 3.2.1 nicht verwirklicht. Dies genügt zur Begründung der\n\nNeuheit gegenüber dieser Veröffentlichung.\n\n3. Das US-Patent 3 813 700 (\"Tavernetti\") betrifft in erster Linie Kniege-\n\nlenk-Endoprothesen mit einer Rotation in lediglich einer Achse. Nach einer be-\n\nvorzugten Ausführungsform, die in den Figuren 1-5 dargestellt ist, wird eine\n\nEndoprothese mit einem ersten (Bezugszeichen 19) und einem zweiten (Be-\n\nzugszeichen 11) Anschlußstück beschrieben, wobei der Kopfteil (12) des\n\nzweiten Anschlußstücks lösbar an Teilen des Kopfteils (20) des ersten An-\n\nschlußstücks befestigt ist. Bei dieser Entgegenhaltung entsprechen das obere\n\nund das untere Anschlußstück der Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpa-\n\ntents. Ein Gelenkzwischenstück als weiteres Bauteil ist, wie der gerichtliche\n\nSachverständige überzeugend angegeben hat, nicht vorgesehen, vielmehr wird\n\ndie gelenkige Verbindung unmittelbar über Elemente (27) des Kopfteils (20)\n\nbewirkt. Damit ist die Merkmalsgruppe 3 nicht übereinstimmend verwirklicht.\n\nDagegen ist ein rechtwinklig zu den Dornen verlaufender Bolzen (Welle 35;\n\nÜbersetzung S. 6; Figur 5) vorhanden. Zudem fehlt es an einer Verbindung des\n\nGelenks durch einen Zapfen und eine hülsenförmige Aufnahme im Sinn der\n\nMerkmalsgruppe 5. In Übereinstimmung mit dem Streitpatent - was bei diesem\n\nin den Merkmalen des Patentanspruchs 1 allerdings nicht zum Ausdruck\n\nkommt - verlaufen auch bei dieser Entgegenhaltung die Achsen der Dornen in\n\neiner senkrechten Ebene im wesentlichen parallel. Nach einer weiteren Aus-\n\nführungsform (Figuren 6-8), die auf der ersten aufbaut und insoweit dieser ent-\n\nspricht, ist zusätzlich über einen Bolzen (12d) eine axiale Rotationsmöglichkeit\n\ndes Tibiakopfteils (12) erreicht, die durch Widerlager der Seitenflächen (12a)\n\nbegrenzt ist (Übersetzung S. 7 letzter Abs./S. 8). Damit nimmt keine der be-\n\nschriebenen Ausführungsformen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des\n\nStreitpatents vorweg; dies sieht die Klägerin nicht anders. Die vom gerichtli-\n\nchen Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten vertretene gegentei-\n\nlige Auffassung beruht auf einer im Rahmen der Neuheitsprüfung patentrecht-\n\nlich unzulässigen funktionalen Betrachtungsweise unter Außerachtlassen der\n\nunterschiedlichen Lösungselemente.\n\nIII. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents verwirklicht\n\ngegenüber jeder der genannten Entgegenhaltungen einen technischen Fort-\n\nschritt. Gegenüber der Offenlegungsschrift von Thull ermöglicht er eine Rotati-\n\nonsbewegung des Unterschenkels auch in Streckstellung und nicht nur entlang\n\neinem Kegelmantel; dies hat auch die Klägerin hervorgehoben. Gegenüber der\n\nVeröffentlichung von Walker wird eine Endoprothese zur Verfügung gestellt,\n\ndie nicht nur bei Versuchstieren, sondern auch beim Menschen eingesetzt\n\nwerden kann. Gegenüber der US-Patentschrift liegt der Fortschritt jedenfalls\n\ndarin, daß eine weitere funktionstaugliche Alternative zur Verfügung gestellt\n\nwird, für die, wie der nachfolgende Markterfolg der dem Streitpatent entspre-\n\nchenden Konstruktion zeigt, auch ein Bedürfnis bestand (vgl. Benkard, PatG\n\nGebrMG, 9. Aufl., § 1 PatG Rdn. 74; Busse, PatG, 5. Aufl., Anh. § 3 PatG\n\nRdn. 3, je m.w.N.).\n\nIV. Der Senat konnte nicht feststellen, daß es dem Gegenstand des Pa-\n\ntentanspruchs 1 des Streitpatents an der erforderlichen Erfindungshöhe fehlt.\n\nSo hatte der Durchschnittsfachmann zunächst keinen Anlaß, sich Ge-\n\ndanken darüber zu machen, ob er die Lehre der deutschen Offenlegungsschrift\n\n23 34 265 (\"Thull\") in der Weise verändern konnte, daß er die dort abgewin-\n\nkelte Ausbildung in eine gestreckte veränderte. Der Fachmann erkannte aus\n\nder Offenbarung dieser Entgegenhaltung, daß die Abwinklung unter verschie-\n\ndenen Gesichtspunkten (Verriegelung in Streckstellung; vermeintliche Anglei-\n\nchung an den \"natürlichen Gelenkdrehpunkt\") sinnvoll war. Er mußte, sofern er\n\nsich darüber Gedanken machte, die Abwinklung aufzugeben, ohne weiteres\n\nerkennen, daß er diese Vorteile dadurch aufgab oder zumindest gefährdete.\n\nZudem stand ihm mit der Lösung der US-Patentschrift 3 813 700 (\"Tavernetti\")\n\nbereits jedenfalls im Grundsatz ein Weg zur Verfügung, eine Rotationsbeweg-\n\nlichkeit auch bei Streckstellung der Endoprothese zu erreichen. Von daher\n\nhatte er keinen Anlaß, sich Gedanken darüber zu machen, die Lösung von\n\nThull weiterzubilden, wenn er diese Rotationsmöglichkeit erreichen wollte,\n\nsondern allenfalls die Lösung von Tavernetti. Eine Weiterbildung von Taver-\n\nnetti mußte den Fachmann zwar auch zu einer gestreckten und womöglich mit\n\nder Lösung des Streitpatents funktionsgleichen, in der gegenständlichen Aus-\n\nbildung aber schon deshalb abweichenden Lösung führen, weil Tavernetti ein\n\nGelenkzwischenstück nicht vorsah. Der Senat sieht es deshalb als erwiesen\n\nan, daß eine Kombination der Lehren von Thull und Tavernetti auch unter Be-\n\nrücksichtigung des einschlägigen Fachwissens und Fachkönnens den Durch-\n\nschnittsfachmann nicht zur Lösung des Streitpatents führen konnte.\n\nDer Senat ist aber auch nicht überzeugt davon, daß der Durchschnitts-\n\nfachmann ausgehend von der Veröffentlichung von Walker ohne erfinderisches\n\nZutun die Lehre des Streitpatents auffinden konnte. Die dort in der Abb. 3 ge-\n\nzeigte und beschriebene, bei Schafen und Hunden eingesetzte Endoprothese\n\nkommt allerdings dem Gegenstand des Streitpatents recht nahe. Auch ist das\n\nStreitpatent nicht auf Endoprothesen für den Einsatz beim Menschen be-\n\nschränkt, wenngleich ein solcher Einsatz in der Praxis jedenfalls ganz im Vor-\n\ndergrund stehen wird. Um zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, be-\n\ndurfte es jedoch noch eines nicht unerheblichen konstruktiven Aufwands, was\n\ndie Ausbildung, Anordnung und Dimensionierung der Lagerflächen betraf. Dies\n\nhat auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt, der sich allerdings zu der\n\nFrage, ob dies das Fachkönnen des Durchschnittsfachmanns überstieg, nicht\n\neindeutig geäußert hat. Von daher ist zunächst offen geblieben, ob die Weiter-\n\nbildung der von Walker beschriebenen Prothese das Fachkönnen des Durch-\n\nschnittsfachmanns überstieg. Dies geht bereits zu Lasten der Klägerin. Ergän-\n\nzend spricht hier weiter gegen ein Naheliegen der Lehre des Streitpatents\n\naber, daß sich aus der Veröffentlichung von Walker keine Anregungen dahin\n\nergeben konnten, die in Abb. 3 seiner Veröffentlichung gezeigte Prothese in\n\nRichtung auf das Streitpatent weiterzuentwickeln, insbesondere in einer Weise,\n\ndie diese auch beim Menschen einsetzbar und damit erst sinnvoll wirtschaftlich\n\nverwertbar gemacht hätte. Zudem stellten die in bestimmten Bereichen negati-\n\nven Erfahrungen in der klinischen Erprobung, über die Walker berichtet hat, ein\n\nzusätzliches Hemmnis dar, auf diese Prothese zurückzugreifen. Weiter stand\n\nmit der von Tavernetti vorgeschlagenen Prothese eine Lösung zur Verfügung,\n\nvon der sich der Durchschnittsfachmann erhoffen konnte, das zu erreichen,\n\nwas sich auch das Streitpatent zum Ziel gesetzt hat. Schließlich kann zugun-\n\nsten der Patentinhaberin auch nicht ganz unberücksichtigt bleiben, daß Walker\n\nselbst seine Entwicklung nicht weiterverfolgt, sondern zunächst, wie sich aus\n\nseiner Veröffentlichung ergibt, einen anderen Weg eingeschlagen und später\n\nnach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Beklagten eine Lizenz am\n\nStreitpatent genommen hat (vgl. zur Berücksichtigung der tatsächlichen techni-\n\nschen Entwicklung z.B. Sen.Urt. v. 20.4.1971 - X ZR 27/68, Mitt. 1972, 18\n\n= Liedl 1971/73, 48 - Trockenrasierer).\n\nV. Die angegriffenen nachgeordneten Patentansprüche werden durch ih-\n\nre Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 mitgetragen.\n\nVI. Die Kostenentscheidung beruht nach dem übergangsrechtlich\n\n(Art. 29 2. PatGÄndG) weiterhin anzuwendenden § 110 Abs. 3 PatG i.d.F. der\n\nBekanntmachung vom 16. Dezember 1980 i.V.m. § 91 ZPO.\n\nRogge\n\nJestaedt\n\nMelullis\n\nScharen\n\nKeukenschrijver","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-12-12/x-zr-121-97","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 110","ref_norm":"110","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-12-12/x-zr-121-97","retrieved":"2026-07-10 11:44:50.127658+00:00"},"card":{"id":"bgh/2000-12-12/x-zr-121-97","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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