{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2000-06-20","aktenzeichen":"X ZB 5/99","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nX ZB 5/99\n\nBESCHLUSS\n\nvom\n\n20. Juni 2000\n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren\n\nbetreffend das deutsche Patent 37 19 728\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsitzenden\n\nRichter Rogge, die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen, und die Richte-\n\nrin Mühlens\n\nam 20. Juni 2000\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin gegen den am\n\n3. Dezember 1998 verkündeten Beschluß des 11. Senats (Techni-\n\nscher Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts wird zurück-\n\ngewiesen.\n\nDie Patentinhaberin hat die Kosten der Rechtsbeschwerde mit\n\nAusnahme der Kosten zu tragen, die der Einsprechenden III im\n\nRechtsbeschwerdeverfahren entstanden sind.\n\nDer Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf\n\n200.000,-- DM festgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist eingetragene Inhaberin des deut-\n\nschen Patents 37 19 728 (Streitpatents), das auf einer unter Inanspruchnahme\n\neiner Unionspriorität vom 22. Mai 1987 getätigten Anmeldung vom 12. Juni\n\n1987 beruht und dessen Erteilung am 4. April 1996 veröffentlicht worden ist.\n\nDas Streitpatent umfaßt 15 Ansprüche. Patentanspruch 1 in der erteilten Fas-\n\nsung lautet:\n\n\"Verglasungsdichtung aus insbesondere gummielastischem Mate-\n\nrial, wie Elastomeren, und Kunststoffen, mit einem Basisteil, einer\n\nan dem Basisteil angeformten, der Wetterseite zugewandten,\n\nwulstartigen Dichtungslippe, einem an der gleichen Seite des Basi-\n\nsteils abstehenden und elastisch verformbaren Schenkel sowie ei-\n\nnem Ankerfuß an der der Dichtlippe und dem Schenkel abge-\n\nwandten Seite des Basisteils, bei der die Dichtlippe eine wesentlich\n\ngrößere Querschnittsdicke als der Basisteil und als der Schenkel\n\naufweist und der Schenkel (3) vom Basisteil (1) oder von der Dicht-\n\nlippe (2) in Richtung zur Rauminnenseite, d.h. der Dichtlippe (2)\n\nabgewandt, absteht.\"\n\nDie Einsprechenden haben Einspruch eingelegt. Die Patentinhaberin hat\n\ndas Streitpatent mit geänderten Ansprüchen verteidigt. Durch Beschluß vom\n\n28. Mai 1998 hat das Deutsche Patentamt das Streitpatent widerrufen, weil der\n\ngeltend gemachte Anspruch 1 gegenüber den ursprünglich eingereichten Un-\n\nterlagen unzulässig erweitert sei; weder das im erteilten Anspruch 1 enthaltene\n\nMerkmal einer wulstartigen Dichtungslippe noch die im Einspruchsverfahren\n\naufgenommene ergänzende Anweisung, hierfür nichtzelliges Material zu ver-\n\nwenden, seien aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmbar.\n\nGegen diesen Beschluß hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt\n\nund das Streitpatent mit einem erneut geänderten Anspruch 1 und hierauf\n\nrückbezogenen Ansprüchen 2 bis 13 sowie mit einem Hilfsantrag verteidigt.\n\nPatentanspruch 1 nach dem Hauptantrag der Patentinhaberin soll danach lau-\n\nten:\n\n\"Verglasungsdichtung aus gummielastischem nichtzelligen Material\n\neiner Härte zwischen 30 und 70 IRHD, mit einem Basisteil, einer an\n\nden Basisteil angeformten, der Wetterseite zugewandten, im we-\n\nsentlichen dreieckförmigen Dichtungslippe mit abgerundeten\n\nEcken, einem an der gleichen Seite des Basisteils abstehenden\n\nund elastisch verformbaren Schenkel sowie einem Ankerfuß an der\n\nder Dichtlippe und dem Schenkel abgewandten Seite des Basi-\n\nsteils, bei der die Dichtlippe eine wesentlich größere Querschnitts-\n\ndicke als der Basisteil und als der Schenkel sowie einen Hohlraum\n\netwa in ihrem Zentrum aufweist und die Querschnittsdicke bzw.\n\n-höhe der Dichtlippe (2) etwa doppelt bis dreifach so groß ist wie\n\nbeim Basisteil (1), und bei der der Schenkel (3) vom Basisteil (1)\n\noder von der Dichtlippe (2) in Richtung zur Rauminnenseite, d.h.\n\nder Dichtlippe (2) abgewandt, absteht.\"\n\nNach dem Hilfsantrag der Patentinhaberin soll die vorgeschlagene\n\nDichtungslippe \"wulstartig, im Querschnitt im wesentlichen dreieckförmig\" sein.\n\nWegen der geänderten Fassung der übrigen Patentansprüche wird auf\n\nden Akteninhalt verwiesen.\n\nDurch Beschluß vom 3. Dezember 1998 hat das Bundespatentgericht\n\ndas Rechtsmittel der Patentinhaberin zurückgewiesen (abgedruckt in Mitt.\n\n1999, 269 ff.).\n\nHiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer - zugelassenen -\n\nRechtsbeschwerde und beantragt,\n\nden angefochtenen Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuhe-\n\nben und die Sache dorthin zu anderweiter Verhandlung und Ent-\n\nscheidung zurückzuverweisen.\n\nDie Einsprechenden I und IV sind dem durch Einreichung eines Schrift-\n\nsatzes entgegengetreten. Die Einsprechende III hat ihren Einspruch zurückge-\n\nnommen.\n\nII. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist kraft Zu-\n\nlassung statthaft; das Rechtsmittel bleibt jedoch ohne Erfolg.\n\n1. a) Das Bundespatentgericht hat sowohl den mit dem Hauptantrag als\n\nauch den mit dem Hilfsantrag verteidigten Patentanspruch 1 für unzulässig er-\n\nweitert angesehen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Zur Begründung hat es im wesent-\n\nlichen ausgeführt: Die Dichtungs- bzw. Dichtlippe der vorgeschlagenen Vergla-\n\nsungsdichtung sei in den zur Anmeldung des Streitpatents ursprünglich einge-\n\nreichten Unterlagen durchgängig als parallelogrammförmig bezeichnet. Diese\n\nKennzeichnung sei im ursprünglichen Patentanspruch 1 und in weiteren Pa-\n\ntentansprüchen wie in der ursprünglichen Beschreibung enthalten, und zwar\n\ndort auch in bezug auf die der Beschreibung beigefügten Figuren. Für den\n\nFachmann sei im Hinblick auf die vorgeschlagene Dichtlippe in den ursprüngli-\n\nchen Unterlagen mithin eine dreieckige Form nicht in einer Weise offenbart,\n\ndaß die nunmehr mit dem Hauptantrag beanspruchte Lehre von vornherein von\n\ndem Schutzbegehren umfaßt sein solle. Auch von einer wulstartigen Ausbil-\n\ndung der Dichtlippe sei weder in der ursprünglichen Beschreibung noch in den\n\nursprünglichen Patentansprüchen die Rede. Außerdem werde in der Technik\n\nunter Wulst keine bestimmte geometrische Form verstanden. Die Kennzeich-\n\nnung \"wulstartig\" könne mithin den ohnehin eindeutigen Begriff \"parallelo-\n\ngrammförmig\" nicht klarstellend ersetzen. Auch der hilfsweise begehrte Patent-\n\nanspruch 1 sei deshalb nicht beständig. Dieses Schicksal teilten ferner die je-\n\nweils geltend gemachten Unteransprüche 2 bis 13, weil ein selbständiger\n\nSchutz für sie nicht beansprucht sei.\n\nDies hält rechtlicher Überprüfung stand.\n\nb) Im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren steht es dem\n\nPatentinhaber grundsätzlich frei, ob er auf vollständige Aufrechterhaltung des\n\nerteilten Streitpatents anträgt oder sein Patent mit eingeschränkten Patentan-\n\nsprüchen verteidigt. Sollen an Stelle von Merkmalen, die nach einem erteilten\n\nPatentanspruch seinen Gegenstand bestimmen, andere oder zusätzliche\n\nMerkmale aufgenommen werden, darf die Einfügung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4\n\nund § 38 PatG jedoch nicht dazu führen, daß mit dem nunmehrigen Patentan-\n\nspruch ein Gegenstand beansprucht wird, von dem der Durchschnittsfachmann\n\naufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen kann, daß er von\n\nvornherein von dem Schutzbegehren umfaßt sein soll (Sen.Urt. v. 21.09.1993\n\n- X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204 - unzulässige Erweiterung).\n\nc) Die Rechtsbeschwerde vertritt die Ansicht, daß eine unzulässige Er-\n\nweiterung nicht gegeben sei, weil in der ursprünglichen Beschreibung alle\n\nzeichnerischen Darstellungen der Dichtlippe als Beispiele einer Gestaltung\n\nnach der angemeldeten Erfindung bezeichnet waren und weil die Rechtsbe-\n\nschwerde glaubt, der Fig. 4 der ursprünglichen Unterlagen eine dreieckförmige\n\nDichtlippe entnehmen zu können. Die Kennzeichnung der Dichtlippe als im\n\nQuerschnitt im wesentlichen parallelogrammförmig sowohl im ursprünglichen\n\nAnspruchssatz als auch in der ursprünglichen Beschreibung sei deshalb un-\n\nvollkommen; mit der Kennzeichnung der Dichtlippe als im wesentlichen drei-\n\neckförmig habe die Patentinhaberin nur einen von mehreren durch unter-\n\nschiedliche Ausführungsbeispiele ursprünglich offenbarten Gegenständen\n\ntreffend kennzeichnen und beanspruchen wollen.\n\nd) Dem kann nicht beigetreten werden. Die Rechtsbeschwerde verkennt,\n\ndaß zum Bereich der dem Tatrichter vorbehaltenen Feststellungen auch die\n\nFrage gehört, wie der Durchschnittsfachmann die Darstellung des Gegenstan-\n\ndes der Erfindung in Beschreibung und Zeichnungen versteht. Diese vom Se-\n\nnat seiner Rechtsprechung bei Revisionen in Patentverletzungsprozessen zu-\n\ngrunde gelegte Erkenntnis (BGHZ 142, 7 - Räumschild, m.w.N.), gilt gleicher-\n\nmaßen für das Rechtsbeschwerdeverfahren. Da auch in diesem Verfahren nur\n\neine Überprüfung der von der Vorinstanz getroffenen Entscheidung auf\n\nRechtsfehler hin erfolgt (§ 101 Abs. 2 PatG), ist der Senat im vorliegenden Fall\n\nan die Feststellungen des Bundespatentgerichts gebunden, der die Figuren der\n\nursprünglichen Anmeldungsunterlagen betrachtende Fachmann stelle hinsicht-\n\nlich der Form der Dichtlippe keinerlei weitere Überlegungen an, weil im ur-\n\nsprünglichen Patentanspruch 1, weiteren Patentansprüchen und in der ur-\n\nsprünglichen Beschreibung die Dichtlippe durchgängig als parallelogrammför-\n\nmig bezeichnet sei; eine parallelogrammförmige Dichtlippe gehe außerdem aus\n\nden ursprünglichen Fig. 1 bis 3 ohne weiteres sowie in Anlehnung daran auch\n\naus den ursprünglichen Fig. 4 bis 6 hervor; der Fachmann erkenne deshalb\n\nnicht, daß der mit dem Hauptantrag beanspruchte Gegenstand von dem ur-\n\nsprünglichen Schutzbegehren umfaßt sein solle. Denn die Rechtsbeschwerde\n\nzeigt nicht auf, daß das Bundespatentgericht zu dieser Feststellung unter Ver-\n\nletzung des Gebots, sich mit dem Prozeßstoff umfassend und widerspruchsfrei\n\nauseinanderzusetzen oder unter Verletzung von Denk-, Natur- oder Erfah-\n\nrungssätzen gelangt ist. Das Bundespatentgericht hat die von der Rechtsbe-\n\nschwerde in den Vordergrund ihrer Rechtsmittelbegründung gestellte ur-\n\nsprüngliche Fig. 4 nicht übersehen. Es ist auch durchaus nachvollziehbar, die\n\nin Fig. 4 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gezeigte Dichtlippe als\n\nebenfalls parallelogrammförmig anzusehen. Denn sie ist in den sich mit dieser\n\nFigur befassenden Teilen der ursprünglichen Beschreibung nicht nur aus-\n\ndrücklich als parallelogrammförmig bezeichnet; es heißt dort außerdem, daß\n\nder Schenkel 3 als Fortsetzung der Dichtlippe an einer Ecke derselben ausge-\n\nformt sei. Dies spricht eher gegen die von der Rechtsbeschwerde für richtig\n\ngehaltene Deutung und für die vom Bundespatentgericht getroffene Feststel-\n\nlung. Denn nach dieser Textstelle der ursprünglichen Beschreibung kann ent-\n\ngegen der durch die farblich angelegte Skizze gemäß Anl. Jo 1 verdeutlichten\n\nMeinung der Rechtsbeschwerde das untere basisnahe Material der in Fig. 4\n\ngezeigten Verglasungsdichtung durchaus der Dichtlippe selbst zugerechnet\n\nwerden. Die Dichtlippe hat dann - wie auch in den übrigen Fig. 1 bis 3 und 5\n\nder ursprünglichen Anmeldungsunterlagen – eine einem Parallelogramm ähnli-\n\nche Form. Die Feststellung des Bundespatentgerichts ist damit rechtlich mög-\n\nlich und der rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen.\n\nDaran ändert auch der Hinweis des Bundespatentgerichts auf die sich\n\nmit der Dichtleiste nach dem deutschen Gebrauchsmuster 19 12 214 befas-\n\nsende Textstelle der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nichts, wo einer-\n\nseits angegeben ist, daß an dieser Leiste eine im Querschnitt etwa dreieckför-\n\nmige Dichtungslippe angebracht sei, andererseits als nachteilig geschildert ist,\n\ndiese Verglasungsdichtung könne schlecht ohne Faltenbildung um Ecken ver-\n\nlegt werden. Da in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen dabei nicht zu-\n\ngleich darauf verwiesen ist, daß - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht -\n\nbei dem Gegenstand nach dem deutschen Gebrauchsmuster nicht die Form\n\nder Dichtlippe für den geschilderten Nachteil verantwortlich sei, ist nicht aus-\n\ngeschlossen, sondern eher naheliegend, daß auch diese Darstellung einen\n\nFachmann nicht daran denken läßt, die zum Patent angemeldete Neuerung\n\nschließe gerade auch die Verwendung einer dreieckförmigen Dichtlippe ein. Es\n\nbestehen deshalb keine rechtlichen Bedenken, daß das Bundespatentgericht\n\ndiese Textstelle als Bestätigung seiner aus dem übrigen Inhalt der Ursprungs-\n\nunterlagen ohnehin getroffenen Würdigung gewertet hat, eine Verglasungs-\n\ndichtung mit einer im wesentlichen dreieckförmigen Dichtungslippe sei nicht als\n\nzu der Erfindung gehörend ursprungsoffenbart.\n\ne) Sind mit der ursprünglichen Anmeldung beansprucht, durchgängig\n\nbeschrieben und auch in den Figuren gezeigt ausschließlich solche Vergla-\n\nsungsdichtungen, die eine im wesentlichen parallelogrammförmige Dichtlippe\n\nhaben, kann das erteilte Patent mit dem hauptsächlich verteidigten Patentan-\n\nspruch 1 nicht aufrechterhalten werden. Ihm liegt ein anderer Gegenstand als\n\nder ursprünglichen Anmeldung zugrunde. Auch die Rechtsbeschwerde zieht\n\nnicht in Zweifel, daß eine Verglasungsdichtung mit einer im Querschnitt im we-\n\nsentlichen parallelogrammförmig ausgebildeten Dichtlippe nicht als Vergla-\n\nsungsdichtung bezeichnet werden kann, die eine im wesentlichen dreieckför-\n\nmige Dichtungslippe hat.\n\nf) Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für das mit dem\n\nHilfsantrag verfolgte Begehren des Patentinhabers, weil auch in dem hilfsweise\n\nformulierten Patentanspruch 1 zur Kennzeichnung der Dichtlippe die nicht als\n\nzur ursprünglich angemeldeten Erfindung gehörend erkennbare, im wesentli-\n\nchen dreieckige Form dienen soll. Auch dieser Patentanspruch 1 schützte mit-\n\nhin einen Gegenstand, der aus der Sicht des Fachmanns nicht von der ur-\n\nsprünglichen Anmeldung umfaßt ist. Auf die weiteren Erwägungen des Bun-\n\ndespatentgerichts zu der zusätzlichen Kennzeichnung der Dichtlippe als\n\nwulstartig kommt es deshalb nicht an.\n\ng) Zu Recht hat das Bundespatentgericht seine im Ergebnis nicht zu be-\n\nanstandenden Feststellungen zum Anlaß genommen, wegen der erörterten\n\nunzulässigen Erweiterung das Rechtsmittel in vollem Umfang zurückzuweisen.\n\nBesteht das Begehren des beschwerdeführenden Patentinhabers nur darin,\n\ndas erteilte Patent mit geänderten Ansprüchen aufrechtzuerhalten, beschränkt\n\nsich unabhängig vom Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens als solchem\n\ndie gerichtliche Entscheidungskompetenz auf dieses Begehren (§ 99 PatG\n\ni.V.m. §§ 308, 536, 559 Abs. 1 ZPO; Sen.Beschl. v. 10.01.1995 - X ZB 11/92,\n\nGRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid; Beschl. v. 26.09.1996\n\n- X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät). Dies\n\nmuß zur Zurückweisung des Rechtsmittels führen, wenn nicht wenigstens ein\n\nseitens des Patentinhabers vor dem Bundespatentgericht gestellter Antrag zu-\n\nlässig und begründet ist. Da die Formulierung der Patentansprüche Sache des\n\num das Patent Nachsuchenden ist, darf das erteilte Patent insbesondere nicht\n\nmit einem anderen Wortlaut als beantragt aufrechterhalten werden. Der vorlie-\n\ngende Fall bietet deshalb auch keinen Anlaß zu Ausführungen, ob und gege-\n\nbenenfalls mit welchem Antrag die unzulässige Erweiterung hätte beseitigt\n\nwerden können, die das Bundespatentgericht darin gesehen hat, daß in den\n\nerteilten Anspruch zur Beschreibung der Dichtlippe die Kennzeichnung\n\n\"wulstartig\" aufgenommen ist.\n\nIII. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2, Satz 1 PatG.\n\nRogge\n\nJestaedt\n\nMelullis\n\nScharen\n\nMühlens","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-06-20/x-zb-5-99","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 21","ref_norm":"21","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 38","ref_norm":"38","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 101","ref_norm":"101","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 308","ref_norm":"308","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 536","ref_norm":"536","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 559","ref_norm":"559","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 99","ref_norm":"99","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-06-20/x-zb-5-99","retrieved":"2026-07-10 11:14:30.146942+00:00"},"card":{"id":"bgh/2000-06-20/x-zb-5-99","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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