{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2000-06-06","aktenzeichen":"X ZR 48/98","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nX ZR 48/98\n\nURTEIL\n\nin dem Rechtsstreit\n\nVerkündet am:\n6. Juni 2000\nWermes\nJustizhauptsekretär\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 6. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter\n\nDr. Jestaedt, Dr. Melullis, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des\n\nOberlandesgerichts München vom 18. Dezember 1997 wie folgt\n\nabgeändert:\n\nEs wird weiter festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem\n\nKläger sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihm sowie Herrn J. H.\n\nseit dem 17. Februar 1994 dadurch entstanden ist und noch ent-\n\nstehen wird, daß die Beklagte an den Kläger die Ansprüche auf\n\nErteilung des deutschen Patents im Hinblick auf die Patentanmel-\n\ndung \"...\" (Aktenzeichen beim Deutschen Patent- und Markenamt:\n\nP ...) nicht abgetreten und nicht in die Umschreibung dieser Pa-\n\ntentanmeldung in der Patentrolle auf den Kläger als Anmelder ein-\n\ngewilligt hat.\n\nDie Kosten des Rechtsstreits erster Instanz trägt der Kläger zu 5/6\n\nund die Beklagte zu 1/6.\n\nDie Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kläger zu 21/26 und\n\ndie Beklagte zu 5/26.\n\nDie Kosten des Revisionsverfahrens trägt der Kläger zu 2/3 und die\n\nBeklagte zu 1/3.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDer Kläger war in den Jahren 1990 bis 1994 bei der Beklagten als Ver-\n\nsuchstechniker \n\nbeschäftigt. Die Beklagte \n\nbetreibt \n\nein \n\ntechnisch-\n\nwissenschaftliches Dienstleistungsunternehmen, das unter anderem auf den\n\nGebieten der Automobil-, Umwelt-, Luft- und Raumfahrt und Informationstech-\n\nnik testend und beratend tätig ist.\n\nVor Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bei der Beklagten hatte der\n\nKläger in Zusammenarbeit mit einem Partner, dem Zeugen H., insgesamt fünf\n\nErfindungen auf dem Gebiet der Motorradtechnik gemacht. Im September 1991\n\nentschloß sich die Geschäftsleitung der Beklagten auf Vorschlag des Klägers\n\ndazu, mit diesen Erfindungen einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen und\n\nmit dem Partner des Klägers, dem Zeugen H., einen Beratervertrag zu schlie-\n\nßen. In der Folgezeit kam es auf der Grundlage dieser Zusammenarbeit zu fünf\n\nPatentanmeldungen.\n\nIm Januar 1992 unterzeichneten der Kläger und der Zeuge H. ein Form-\n\nblatt mit der Überschrift \"Erfindungsanmeldung\", in dem auf § 5 ArbEG Bezug\n\ngenommen wurde und in dem unter anderem vier der fünf zum Patent ange-\n\nmeldeten Erfindungen aufgeführt waren. Die Beklagte nahm die Erfindungen\n\nuneingeschränkt in Anspruch. Sie schlug dem Zeugen H. vor, die Patentan-\n\nmeldungen in analoger Anwendung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes zu\n\nbehandeln, womit dieser sich einverstanden erklärte. Die im vorliegenden Re-\n\nvisionsverfahren allein noch weiter interessierende fünfte Erfindung gemäß der\n\nAnmeldung P ... war nicht Gegenstand der \"Erfindungsanmeldung\".\n\nNach Beendigung der Zusammenarbeit verlangte der Kläger, dem der\n\nZeuge H. seine Ansprüche abgetreten hatte, von der Beklagten die Übertra-\n\ngung der erteilten Patente und, soweit Patente angemeldet, aber noch nicht\n\nerteilt waren, die Abtretung der Ansprüche auf Erteilung der Patente sowie\n\nNutzungsherausgabe und Schadensersatz.\n\nDas Landgericht hat der hierauf gerichteten Klage im wesentlichen statt-\n\ngegeben.\n\nDas Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen, soweit sie sich auf die\n\nvier in der \"Erfindungsanmeldung\" genannten Patente bezog, weil die Beklagte\n\ndiese Erfindungen rechtsgeschäftlich erworben habe.\n\nDie Revision des Klägers hat der Senat insoweit nicht angenommen.\n\nDas Berufungsgericht hat hinsichtlich der weiteren (fünften) Patentan-\n\nmeldung der Klage stattgegeben, jedoch den Feststellungsantrag des Klägers\n\nzurückgewiesen, mit dem dieser einen Verzugsschaden geltend macht, der die\n\nfünfte zum Patent angemeldete Erfindung betrifft und dadurch entstanden ist\n\noder entstehen wird, daß die Beklagte sich geweigert hat, Ansprüche auf Er-\n\nteilung des Patents an den Kläger abzutreten.\n\nMit seiner zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seinen Feststel-\n\nlungsantrag auf Ersatz des Verzugsschadens weiter. Die Beklagte ist dem ent-\n\ngegengetreten.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nIn dem Umfang, in dem die Revision angenommen worden ist, hat sie\n\nauch Erfolg. Die Beklagte ist dem Kläger insoweit gemäß §§ 284 Abs. 1, 286\n\nBGB zum Ersatz des Verzugsschadens verpflichtet.\n\nDas Berufungsgericht hat angenommen, auch bezüglich der Erfindung\n\n\"...\" (Aktenzeichen P ... beim Deutschen Patent- und Markenamt) könne der\n\nKläger keinen Ersatz eines Verzugsschadens verlangen, weil ihm zwar ein\n\nHerausgabeanspruch zustehe, dem jedoch ein aus dem Eigentümer-Besitzer-\n\nVerhältnis herzuleitender Verwendungsersatzanspruch der Beklagten gegen-\n\nüberstehe, der jedenfalls wegen der Patentanmeldegebühren auch begründet\n\nsei. Dieser Verwendungsersatzanspruch gebe der Beklagten nach § 1000 BGB\n\ndas Recht, die Erfüllung des Herausgabeanspruchs des Klägers zu verweigern.\n\nDa der Kläger zum Ersatz der Verwendungen nicht bereit gewesen sei, stehe\n\nder Beklagten ein Zurückbehaltungsrecht zu, das den Verzugseintritt aus-\n\nschließe. Hierauf habe sich die Beklagte auch längst berufen, ohne daß der\n\nKläger gemäß § 273 Abs. 3 BGB Sicherheitsleistung angeboten habe.\n\nDiese Erwägungen halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand.\n\nDas Berufungsgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, daß\n\nder Beklagten ein Zurückbehaltungsrecht zusteht wegen der Kosten, die durch\n\ndie Patentanmeldung entstanden sind.\n\nDie Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist auch nicht von vornherein\n\ndadurch ausgeschlossen, daß es sich um geringfügige Verwendungen handelt.\n\nSie wäre nur dann ausgeschlossen, wenn sie treuwidrig wäre und deshalb ge-\n\ngen § 242 BGB verstieße. Daß das Berufungsgericht dies nicht angenommen\n\nhat, ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.\n\nDas Berufungsgericht hat den Anspruch der Beklagten aus § 994 BGB\n\nhergeleitet. Es kann hier unentschieden bleiben, ob sich der Anspruch aus die-\n\nser Vorschrift oder aus den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne\n\nAuftrag (vgl. Tilmann, GRUR 1982, 97 ff.; Ohl, Die Patentvindikation im deut-\n\nschen und europäischen Recht, 1987, S. 78 f.) oder unmittelbar aus § 812 BGB\n\nergibt (vgl. Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 220).\n\nDenn für die Entscheidung macht es keinen Unterschied, ob das Zurückbehal-\n\ntungsrecht aus § 1000 BGB oder aus § 273 Abs. 2 BGB herzuleiten ist.\n\nDas Zurückbehaltungsrecht schließt jedoch den Verzug des Schuldners\n\nnur aus, wenn es vor oder bei Eintritt der Verzugsvoraussetzungen ausgeübt\n\nwird, damit der Gläubiger Gelegenheit hat, von seiner Abwendungsbefugnis\n\nnach § 273 Abs. 3 BGB Gebrauch zu machen. Durch das Unterlassen der Lei-\n\nstung allein wird die Einrede nicht geltend gemacht; eine ausdrückliche Erklä-\n\nrung ist vielmehr notwendig (BGH, Urt. v. 05.05.1971 - VIII ZR 59/70, WM\n\n1971, 1020, 1021; MünchKomm/Thode, BGB, 3. Aufl., § 284 Rdn. 16; Soergel/\n\nWiedemann, BGB, 12. Aufl., § 284 Rdn. 17; Staudinger/Löwisch, BGB,\n\n13. Bearb. 1995, § 284 Rdn. 14).\n\nDie Beklagte ist mit Zugang des Schreibens des Bevollmächtigten des\n\nKlägers vom 16. Februar 1994 in Verzug geraten. Die in diesem Schreiben\n\nenthaltene Aufforderung zur Herausgabe der bereits erteilten Patente und zur\n\nAbtretung der Anmelderechte ist hinreichend bestimmt und eindeutig. Das\n\nSchreiben bringt auch deutlich zum Ausdruck, daß die geschuldete Leistung\n\nverlangt wird. Es genügt deshalb den Anforderungen an eine Mahnung im Sin-\n\nne von § 284 Abs. 1 BGB.\n\nDie Beklagte hat dem entgegen erstmals mit ihrem Schreiben vom\n\n3. April 1995 zu erkennen gegeben, daß sie die Freigabe der Erfindungen von\n\neinem angemessenen Ersatz ihrer Aufwendungen für die Patente abhängig\n\nmachen wolle. Selbst wenn man dies ohne Angabe der Höhe der Aufwendun-\n\ngen zur Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts ausreichen lassen\n\nwollte, so ist diese Erklärung jedenfalls erst nach dem Eintritt des Verzuges\n\nabgegeben worden.\n\nBeruft sich der Schuldner erst nach Eintritt des Verzuges auf das ihm\n\nzustehende Zurückbehaltungsrecht, wird der bereits eingetretene Verzug nicht\n\nbeseitigt. Der Schuldner muß vielmehr durch geeignete Handlungen den Ver-\n\nzug beenden, z.B. seine eigene Leistung Zug um Zug gegen Bewirkung der\n\nGegenleistung anbieten (BGH, Urt. v. 25.11.1970 - VIII ZR 101/69, NJW 1971,\n\n421). Die Beklagte hat sich zwar mit Schriftsatz vom 9. August 1995 bereit er-\n\nklärt, die im Schreiben des Klägers vom 3. April 1995 genannten Erfindungen,\n\ndarunter auch die jetzt noch in Streit stehende Patentanmeldung freizugeben.\n\nSie hat dies aber von der Übernahme von Kosten abhängig gemacht, die ihr\n\nnicht zustanden. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, daß die Be-\n\nklagte lediglich einen Anspruch auf Ersatz der Patentanmeldegebühren zu\n\nRecht erhoben hat. Insbesondere ist dem Berufungsgericht darin zuzustimmen,\n\ndaß nicht ersichtlich ist, inwiefern von der Beklagten verlangte Entwicklungsko-\n\nsten nützliche Verwendungen für die Erfindung \"...\" sind. Um Verwendungen\n\nauf die herauszugebende Schutzrechtsanmeldung handelt es sich insoweit er-\n\nsichtlich nicht.\n\nSoweit die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 15. Dezember 1995 nur\n\nnoch Patentanmeldekosten von 3.300,-- DM im Gegenzug für ihre Bereitschaft\n\nzur Rückgabe der Patente verlangt hat, hat sie aber die Rückgabe weiterhin\n\nabhängig gemacht von der Übernahme der wegen der nach ihrer Ansicht zu-\n\nrückzugebenden Patente entstandenen Prozeßkosten. Damit hat sie eine Ge-\n\ngenleistung verlangt, die ihr von Rechts wegen nicht zustand.\n\nDer Verzugseintritt ist demnach nicht durch Anbieten der Leistung sei-\n\ntens der Beklagten beendet worden. Die Beklagte hat daher dem Kläger ent-\n\nstandenen oder noch entstehenden Verzugsschaden zu ersetzen.\n\nDie Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92, 97 ZPO.\n\nRogge\n\nJestaedt\n\nMelullis\n\nKeukenschrijver\n\nMühlens","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-06-06/x-zr-48-98","cited_norms":[{"jurabk":"BGB","ref":"§ 273","ref_norm":"273","n":3},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 284","ref_norm":"284","n":2},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 1000","ref_norm":"1000","n":2},{"jurabk":"ArbnErfG","ref":"§ 5","ref_norm":"5","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 286","ref_norm":"286","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 812","ref_norm":"812","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 994","ref_norm":"994","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-06-06/x-zr-48-98","retrieved":"2026-07-10 11:16:51.670867+00:00"},"card":{"id":"bgh/2000-06-06/x-zr-48-98","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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