{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2000-03-28","aktenzeichen":"X ZB 36/98","doktyp":"Beschluß","leitsatz":"PatG 1981 § 39 - Graustufenbild - Dem Patentanmelder bleibt im Erteilungsverfahren die Möglichkeit einer Tei- lung der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davon erhalten, ob Beschwerde eingelegt wird.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nX ZB 36/98\n\nBESCHLUSS\n\nvom\n\n28. März 2000\n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren\n\nbetreffend das Patent 44 36 678\n\nNachschlagewerk:\n\nja\n\nBGHZ: nein\n\nPatG 1981 § 39\n\n- Graustufenbild -\n\nDem Patentanmelder bleibt im Erteilungsverfahren die Möglichkeit einer Tei-\n\nlung der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davon\n\nerhalten, ob Beschwerde eingelegt wird.\n\nBGH, Beschluß vom 28. März 2000 - X ZB 36/98 - Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 28. März 2000 durch\n\nden Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Scharen,\n\nKeukenschrijver und die Richterin Mühlens\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin werden der Beschluß\n\ndes 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatent-\n\ngerichts vom 16. November 1998 aufgehoben und die Sache zur\n\nanderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten\n\ndes Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zu-\n\nrückverwiesen.\n\nDer Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf\n\n50.000,-- DM\n\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Auf die Anmeldung vom 13. Oktober 1994 ist der Rechtsbeschwerde-\n\nführerin mit Beschluß des Deutschen Patentamts vom 5. November 1997 an-\n\ntragsgemäß ein Patent für ein \"Multi-Tonabstufungs-Bildbearbeitungssystem\"\n\nerteilt worden. Nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses am 12. November\n\n1997 hat sie am 12. Dezember 1997 die Teilung der Anmeldung erklärt und für\n\nden abgetrennten Teil ein Patent für ein \"System und Verfahren zur Umwand-\n\nlung eines Graustufenbildes, Druckersystem, Druckeransteuerung und in com-\n\nputerlesbarem Medium ausgestaltetes Programm\" beantragt. Mit Beschluß vom\n\n20. Januar 1998 hat die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts den \"Antrag\n\nauf Teilung der Anmeldung\" zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Be-\n\nschwerde der Anmelderin blieb ohne Erfolg (BPatG GRUR 1999, 488). Gegen\n\ndiese Entscheidung richtet sich die vom Beschwerdegericht zugelassene\n\nRechtsbeschwerde, mit der die Anmelderin beantragt, den angefochtenen Be-\n\nschluß aufzuheben.\n\nII. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und auch im übri-\n\ngen zulässig; sie hat auch in der Sache Erfolg.\n\n1. Bei seiner die Beschwerde zurückweisenden Entscheidung ist das\n\nBundespatentgericht davon ausgegangen, daß der Anmelder nach § 39 Abs. 1\n\nPatG 1981 die Anmeldung jederzeit teilen kann. Es hat weiter angenommen,\n\ndaß dieses Recht auf den Zeitraum beschränkt sei, in dem das Verfahren noch\n\nanhängig sei. Daran fehle es, wenn auf die Anmeldung ein Patent erteilt wor-\n\nden sei. Mit dieser Erteilung werde das Verfahren beendet, sobald der Ertei-\n\nlungsbeschluß von der Geschäftsstelle des Patentamts an die Postabferti-\n\ngungsstelle herausgegeben werde. Zugleich werde dem Patentamt damit eine\n\nEinwirkungsmöglichkeit auf seine Entscheidung endgültig entzogen. Von die-\n\nsem Zeitpunkt sei es an seinen Beschluß selbst dann gebunden, wenn nach-\n\nträglich Patenthindernisse bekannt würden oder der Patentinhaber mit der sei-\n\nnem ursprünglichen Antrag entsprechenden Fassung des Patentes nicht mehr\n\neinverstanden sei. Demgemäß könnten diesem Zeitpunkt nachfolgende Anträ-\n\nge und Erklärungen des Anmelders, die auf eine Änderung des Erteilungsbe-\n\nschlusses abzielten, nicht mehr berücksichtigt werden, weil sie an der Ent-\n\nscheidung nichts mehr ändern könnten. Das gelte auch für eine nach diesem\n\nZeitpunkt eingehende Erklärung des nunmehrigen Patentinhabers, die Anmel-\n\ndung zu teilen.\n\nEine in sein Belieben gestellte Wiederaufnahme des Verfahrens nach\n\nder Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle sehe das\n\nGesetz nicht vor. Der Wiedereintritt in das Erteilungsverfahren sei dem Fall\n\nvorbehalten, daß der Erteilungsbeschluß aufgrund einer zulässigen Beschwer-\n\nde aufgehoben werde. Daß der Patentanmelder diesen mit der Beschwerde\n\nangreifen könne, genüge in diesem Zusammenhang nicht, wie sich auch dar-\n\naus ergebe, daß bei einer seinem Antrag entsprechenden Erteilung des Pa-\n\ntents ein solches Rechtsmittel des Antragstellers von vornherein mangels\n\nRechtsschutzbedürfnisses unzulässig sei.\n\nAuch daß die Anmeldung wie eine Klage bis zum Eintritt der Unanfecht-\n\nbarkeit der bisher getroffenen Entscheidung zurückgenommen werden könne,\n\nbedeute nicht, daß das Verfahren bis zu diesem Zeitpunkt als noch anhängig\n\nanzusehen sei. Aus dieser Wirkung lasse sich ein Recht des Anmelders nicht\n\nherleiten, nach antragsgemäß erlassenem Erteilungsbeschluß wieder in das\n\nErteilungsverfahren einzutreten.\n\n2. Diese Würdigung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht in\n\nvollem Umfang stand.\n\na) Wie das Bundespatentgericht in seinem rechtlichen Ansatz zutreffend\n\nausgeführt hat, setzt die Teilung der Anmeldung nach § 39 Abs. 1 PatG die\n\nrechtliche Existenz der zu teilenden Anmeldung voraus. Auf diese Vorschrift\n\nkann eine Teilung daher nicht mehr gestützt werden, wenn über die Anmeldung\n\nunanfechtbar abschließend entschieden ist (Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl.,\n\n§ 39 PatG Rdn. 3; Busse, PatG, 5. Aufl., § 39 PatG Rdn. 6; Bernhardt/Kraßer,\n\nLehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 400; s. auch Sen.Beschl. v. 27.3.1980\n\n- X ZB 5/79, GRUR 1980, 716, 718 - Schlackenbad). Eine weitergehende Dis-\n\npositionsbefugnis des Anmelders läßt sich insoweit auch nicht aus § 57 Abs. 2\n\nPatG herleiten. Zwar kann danach der Anmelder unter Umständen noch nach\n\ndem Eintritt der Unanfechtbarkeit des Erteilungsbeschlusses durch Nichtzah-\n\nlung der Erteilungsgebühr erreichen, daß die Anmeldung als zurückgenommen\n\ngilt. Nach dieser Vorschrift gilt für den Fall der Nichtzahlung das Patent als\n\nnicht erteilt und die Anmeldung als zurückgenommen. Die Nichtzahlung besei-\n\ntigt daher nicht lediglich die Unanfechtbarkeit des Erteilungsbeschlusses, son-\n\ndern zugleich auch die zugrundeliegende Anmeldung, so daß ein der Disposi-\n\ntion des Anmelders unterliegender Gegenstand nicht mehr vorhanden ist, so-\n\nweit die Rücknahmefiktion reicht.\n\nb) Dem Bundespatentgericht ist auch bei seiner weiteren Überlegung\n\nbeizutreten, die dem Patenterteilungsbeschluß zugrundeliegende Anmeldung\n\nkönne wie die Entscheidung des Patentamts grundsätzlich nicht mehr verän-\n\ndert werden, wenn der Erteilungsbeschluß die Prüfungsstelle verlassen hat\n\n(vgl. Sen.Beschl. v. 2.2.1982 - X ZB 5/81, GRUR 1982, 406 - Treibladung; s.\n\nauch Beschluß v. 9.3.1967 \n\n- Ia ZB 28/65, GRUR 1967, 435, 436\n\n- Isoharnstoffäther; Erg. BGH, Beschl. v. 12.12.1996 - I ZB 8/96, GRUR 1997,\n\n223 - Ceco). Hiermit hat sich zugleich das bisher im Rahmen der ursprüngli-\n\nchen Offenbarung der Gestaltungsfreiheit des Anmelders unterliegende und in\n\ndiesem Umfang noch formbare Patentgesuch auf die erteilte Fassung konkreti-\n\nsiert und verfestigt mit der Folge, daß die bisherige Formbarkeit entfallen ist.\n\nDaß der Anmelder den Zeitpunkt, zu dem seine Gestaltungsfreiheit endet, nicht\n\nexakt kennt, ist notwendige Folge des Umstandes, daß das Verfahren vor dem\n\nPatentamt schriftlich abgewickelt wird, wobei an die Stelle eines Schlusses der\n\nmündlichen Verhandlung der Zeitpunkt der Übergabe des Erteilungsbeschlus-\n\nses \n\nan \n\ndie Postabfertigungsstelle \n\ntritt \n\n(vgl. Sen.Beschl., \n\naaO\n\n- Isoharnstoffäther; s. auch Sen.Beschl. v. 16.10.1973 - X ZB 15/72, GRUR\n\n1974, 294 - Richterwechsel II). Eine Veränderung der dem Erteilungsbeschluß\n\nzugrundeliegenden Tatsachenlage kann daher nach diesem Zeitpunkt nur da-\n\ndurch bewirkt werden, daß gegen den Erteilungsbeschluß Beschwerde einge-\n\nlegt wird, die nach § 75 Abs. 1 PatG 1981 aufschiebende Wirkung hat, also die\n\ndas Patentgesuch konkretisierende Wirkung des Erteilungsbeschlusses zu-\n\nnächst und vorläufig hinausschiebt. Eine solche Beschwerde ist hier von der\n\nAnmelderin indessen nicht eingelegt worden, so daß es vorliegend auch nicht\n\ndarauf ankommt, welche Handlungsmöglichkeiten ihr durch eine solche Be-\n\nschwerde hätten eröffnet werden können.\n\nc) Aus dem Verlust der Gestaltungsmöglichkeiten des Anmelders und\n\nder Verfestigung seines Gesuchs auf den im Patenterteilungsbeschluß be-\n\nzeichneten Gegenstand kann indessen nicht - wie das Bundespatentgericht im\n\nAnschluß an Schulte (PatG, 5. Aufl., § 39 Rdn. 3) meint - gefolgert werden, daß\n\neine Teilung im Zeitpunkt zwischen der Übergabe des Erteilungsbeschlusses\n\nan die Postabfertigungsstelle und dem Ablauf der Beschwerdefrist generell\n\nausgeschlossen sei. Auch wenn die Wirkung des Ablaufs der Beschwerdefrist\n\nnicht durch ein zulässiges Rechtsmittel des Anmelders hinausgeschoben wird,\n\nbleibt diesem vielmehr bis zum Ablauf der Frist die Möglichkeit einer Teilung\n\nder Anmeldung erhalten (so auch im Ergebnis Busse, aaO, § 39 PatG Rdn. 6).\n\nNach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jeder-\n\nzeit teilen. Eine zeitliche Begrenzung enthält diese Regelung nicht. Nach Sinn\n\nund Zweck und der systematischen Einordnung der Vorschrift soll dem Anmel-\n\nder mit ihr vielmehr für den gesamten Zeitpunkt bis zur Erstarkung der Anmel-\n\ndung zum Vollrecht die Möglichkeit der Teilung eröffnet und erhalten werden.\n\nInsoweit korrespondiert sie mit § 60 PatG. Nach der gesetzlichen Systematik\n\nsollen beide Vorschriften jedenfalls den gesamten Zeitraum abdecken, in dem\n\ndie Entscheidung des Patentamts auch unter Veränderung der tatsächlichen\n\nGrundlagen der Entscheidung noch angefochten werden kann. (Zur Teilung\n\nder Anmeldung \n\nin der Rechtsbeschwerdeinstanz vgl. demgegenüber\n\nSen.Beschl. v. 6.9.1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104 - Kupplungsgewinde;\n\ns.a. Benkard, aaO, § 39 PatG Rdn. 3). In diesem System betrifft die Regelung\n\ndes § 60 PatG allein das zum Vollrecht erstarkte, wenn auch noch im Ein-\n\nspruchs- oder Beschwerdeverfahren angreifbare Patent, während § 39 PatG\n\ndie Anmeldung bis zu diesem Erstarken zum Gegenstand hat. Dabei schließt\n\ndie Regelung jeweils die anschließenden Rechtsmittelverfahren ein. Die Vor-\n\nschrift des § 39 PatG bildet die Grundlage auch für eine Teilung der Anmel-\n\ndung in der Beschwerdeinstanz nach vollständiger oder teilweiser Zurückwei-\n\nsung der Anmeldung durch das Patentamt (BPatG GRUR 1984, 196 ff.; Ben-\n\nkard, aaO, § 39 PatG Rdn. 3; Busse, aaO, § 39 PatG Rdn. 6). Darauf, ob das\n\nRechtsmittel zulässig oder begründet ist, kommt es in diesem Zusammenhang\n\nfür die Frage der Zulässigkeit der Teilung grundsätzlich nicht an. Auf sie stellt\n\ndas Gesetz insoweit nicht ab. Eine Teilung ist danach grundsätzlich auch dann\n\nwirksam, wenn das gegen die Entscheidung des Patentamts gerichtete\n\nRechtsmittel unzulässig oder unbegründet ist.\n\nVor diesem Hintergrund hätte die Verneinung einer Teilungsmöglichkeit\n\nnach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses zur Folge, daß das dem An-\n\nmelder vom Gesetz eingeräumte umfassende Teilungsrecht zunächst untergin-\n\nge und erst mit der Einleitung eines Beschwerdeverfahrens wieder entstehen\n\nwürde. Zugleich würde der Anmelder gezwungen, ein unnötiges Rechtsmittel\n\neinzulegen, um sich - bis zum Ablauf der Frist - die Teilungsmöglichkeit zu er-\n\nhalten. Beides ist mit der umfassenden Zuweisung des Teilungsrechts und sei-\n\nner Ausgestaltung in § 39 PatG nicht in Einklang zu bringen. Eine solche Be-\n\nschränkung des Teilungsrechts stünde zudem im Widerspruch dazu, daß dem\n\nAnmelder im übrigen auch nach der Entscheidung des Patentamts über seinen\n\nAntrag die Herrschaft über dessen Schicksal erhalten bleibt. Zutreffend hat be-\n\nreits das Bundespatentgericht insoweit darauf hingewiesen, daß er auch nach\n\nder Übergabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle seinen\n\nAntrag zurücknehmen und auf diese Weise das Verfahren zurück in die Hände\n\ndes Patentamts legen kann, dessen Erteilungsbeschluß infolge dieser Erklä-\n\nrung des Anmelders hinfällig geworden ist (vgl. Schulte, aaO, § 35 PatG\n\nRdn. 221; Busse, aaO, § 34 PatG Rdn. 138).\n\nDer Wirksamkeit einer nach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses\n\nan die Postabfertigungsstelle erklärten Teilung kann auch nicht entgegenge-\n\nhalten werden, daß sie bei einer - von dem Inhaber nicht angegriffenen - an-\n\ntragsgemäßen Erteilung des Patents zu einer Teilanmeldung mit einem im Ver-\n\nhältnis zu diesem identischen oder über ihn hinausgehenden Gegenstand füh-\n\nren kann. Wie der Senat bereits entschieden hat, ist auch der Inhaber eines\n\nerteilten Patents nicht gehindert, nach dessen Teilung auf den gesamten Of-\n\nfenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung zurückzugreifen und dabei\n\nein Schutzrecht mit einem über das erteilte Patent hinausgehenden Gegen-\n\nstand zu beanspruchen. Eine Präklusion durch das erteilte Patent findet inso-\n\nweit nicht statt (BGHZ 115, 234, 238 - Straßenkehrmaschine). Für die Pa-\n\ntentanmeldung, die dem Anmelder nach ihrer gesetzlichen Ausgestaltung eine\n\ngrößere Gestaltungsfreiheit gewährt, kann insoweit nichts anderes gelten. Im\n\nVerfahren der Trennanmeldung kann lediglich kein Gegenstand beansprucht\n\nwerden, über den in der Stammanmeldung bereits abschließend sachlich ent-\n\nschieden ist. Darüber hinaus ist nach Sinn und Zweck der Regelung die Ent-\n\nstehung identischer Schutzrechte ausgeschlossen, für die ein schutzwürdiges\n\nInteresse nicht zu erkennen ist. Ob das der Fall ist, kann jedoch erst am Ende\n\ndes Prüfungsverfahrens der Teilanmeldung beurteilt werden; ihr Vorliegen oder\n\nFehlen kann schon von daher keine Voraussetzung für die Wirksamkeit der\n\nTeilungserklärung sein. Insoweit handelt es sich um eine erst im Prüfungsver-\n\nfahren der Teilanmeldung zu klärende Frage, die weder das Vorliegen einer\n\nTeilung noch deren Wirksamkeit betrifft (vgl. dazu auch BGH, Beschl. v.\n\n23.9.1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458, 459 - Textdatenwiedergabe).\n\nFür die Zulassung der Teilung auch nach der Herausgabe des Ertei-\n\nlungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle bis zum Ablauf der gegen die-\n\nse Entscheidung gerichteten Rechtsmittelfristen spricht schließlich auch die\n\nInteressenlage. Da die Wirksamkeit der Teilung schon aus praktischen Grün-\n\nden nicht von der Zulässigkeit oder Begründetheit eines gegen den Erteilungs-\n\nbeschluß gerichteten Rechtsmittels abhängig gemacht werden kann, über des-\n\nsen Erfolg vielfach erst nach längerer Zeit Klarheit zu gewinnen ist, kann deren\n\nFehlen auch bei einem durch den Anmelder eingelegten Rechtsmittel ihre\n\nWirksamkeit nicht hindern. Er wäre daher gezwungen, allein zum Zwecke der\n\nErhaltung der Teilungsmöglichkeit gegen den Erteilungsbeschluß mit einem in\n\nder Sache überflüssigen Rechtsbehelf vorzugehen mit der Folge, entweder\n\ndessen Zurückweisung in Kauf zu nehmen oder ihn nach vollzogener Teilung\n\nzurückzunehmen. Das Erfordernis ein solches Rechtsmittel einzulegen, erwie-\n\nse sich damit letztlich als unnötige Förmelei.\n\nIII. Der angefochtene Beschluß war danach aufzuheben. Eine mündliche\n\nVerhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG).\n\nRogge\n\nMelullis\n\nScharen\n\nKeukenschrijver\n\nMühlens","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-03-28/x-zb-36-98","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 39","ref_norm":"39","n":12},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 60","ref_norm":"60","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 57","ref_norm":"57","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 75","ref_norm":"75","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 107","ref_norm":"107","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 34","ref_norm":"34","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 35","ref_norm":"35","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-03-28/x-zb-36-98","retrieved":"2026-07-10 11:01:23.733104+00:00"},"card":{"id":"bgh/2000-03-28/x-zb-36-98","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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