{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZR__18-08","ecli":null,"court":"BGH","senate":"Xa. Zivilsenat","decided":"2009-09-10","aktenzeichen":"Xa ZR 18/08","doktyp":"Urteil","leitsatz":"PatG § 12 Verkündet am: 10. September 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Füllstoff Ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG ist in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt wurde.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nXa ZR 18/08 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: \n\nBGHZ: \n\nBGHR: \n\nja \n\nja \n\nja\n\nPatG § 12 \n\nVerkündet am: \n10. September 2009 \nAnderer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nFüllstoff \n\nEin Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG ist in aller Regel ausgeschlossen, \nwenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der \nErfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt \nwurde. \n\nBGH, Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 18/08 - OLG Jena \nLG Erfurt \n\nDer Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 10. September 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, \n\nKeukenschrijver, Asendorf, Dr. Berger und Dr. Bacher \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Klägerin wird das am 24. Oktober 2007 ver-\n\nkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Thüringer Oberlandesgerichts \n\naufgehoben. \n\nDie Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über \n\ndie Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\n2 \n\nDie Klägerin nimmt die Beklagte wegen Gebrauchsmusterverletzung im \n\nWege der Stufenklage auf Rechnungslegung, Herausgabe einer ungerecht-\n\nfertigten Bereicherung und Schadensersatz in Anspruch. \n\nDie Klägerin ist Inhaberin der am 18. Dezember 2001 eingereichten und \n\nam 3. Juli 2003 offengelegten deutschen Patentanmeldung 101 61 687 sowie \n\ndes am 21. Februar 2002 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der \n\nPatentanmeldung angemeldeten und am 27. Juni 2002 eingetragenen \n\nGebrauchsmusters 202 05 896 (Klagegebrauchsmusters). Die Eintragung des \n\nKlagegebrauchsmusters ist am 1. August 2002 im Patentblatt bekanntgemacht \n\nworden. \n\n3 \n\nDie Ansprüche 1, 2, 4, 7 und 8 des Klagegebrauchsmusters lauten: \n\n\"1. Füllstoff für kunststoffgebundene Beschichtungen, dadurch gekennzeichnet, \n\ndass es sich bei diesem Füllstoff um ein Eisenoxid mit einem FE-Anteil von \n\n> 50% handelt. \n\n2. Füllstoff für kunststoffgebundene Beschichtungen, dadurch gekennzeichnet, \n\ndass es sich bei diesem Füllstoff um das Material FELITH handelt. \n\n4. Beschichtungsmaterial für flexible Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, dass \n\neine Mischung aus Ethylen-Vinyl-Acetat und einem Eisenoxid mit einem FE-\n\nAnteil von > 50% verwendet wird. \n\n7. Beschichtungsmaterial für flexible Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, dass \n\ndas verwendete Ethylen-Vinyl-Acetat einen Schmelzpunkt zwischen 75 und \n\n130° C aufweist. \n\n8. Beschichtungsmaterial für flexible Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, dass \n\ndas verwendete Ethylen-Vinyl-Acetat eine Korngröße zwischen 50 und 800 \n\nmμ [sic] aufweist.\" \n\n4 \n\n5 \n\nDie Beklagte ist die Verwalterin im Insolvenzverfahren über das Vermögen \n\nder P. GmbH \n\nin K. \n\n(Insolvenzschuldnerin), \n\ndie \n\nRückenbeschichtungen für Teppichböden hergestellt hat. Die Beklagte führt \n\nden Geschäftsbetrieb der Insolvenzschuldnerin weiter. \n\nDie Insolvenzschuldnerin hat unter anderem ein Produkt vertrieben, \n\ndessen Rückenbeschichtung aus Ethylen-Vinyl-Acetat und Eisenoxid besteht. \n\nDieses Produkt ist von H. P. , dem Ehemann der Klägerin und Vater des \n\nGeschäftsführers der Insolvenzschuldnerin, entwickelt worden, der auch als \n\nErfinder des Klagegebrauchsmusters benannt ist. H. P. war auf der \n\nGrundlage eines Beratervertrages vom 21. Juni 1997 gegen ein monatliches \n\nHonorar von 15.000,- DM für die Insolvenzschuldnerin als Berater für alle \n\nProduktions-, Vertriebs- und Vermarktungsangelegenheiten tätig. Nach dem \n\nBeratervertrag war H. P. verpflichtet, sein Know-how über die von ihm \n\nentwickelten magnetisch haftenden Bodenbeläge der Insolvenzschuldnerin zur \n\nVerfügung zu stellen und alles in seinen Möglichkeiten Stehende zu tun, um die \n\ntechnische Weiterentwicklung und die Vermarktung dieser Bodenbeläge best-\n\nmöglich voranzutreiben. \n\n6 \n\nDie Klägerin, die ihre Klage in erster Instanz hilfsweise auch auf einen am \n\n20. Dezember 2001 mit der Insolvenzschuldnerin geschlossenen und am \n\n31. Januar 2002 gekündigten Lizenz- und Know-how-Vertrag gestützt hat, hat in \n\nder ersten Klagestufe zuletzt Auskunft darüber begehrt, in welchem Umfang die \n\nBeklagte seit dem 27. Juni 2002 Gegenstände gewerbsmäßig hergestellt, \n\nverarbeitet, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat, die die (im \n\nKlageantrag näher bezeichneten) Merkmale der Gebrauchsmusteransprüche 1, \n\n4, 7 und 8 aufweisen. \n\n7 \n\nDas Landgericht hat die Klage insgesamt abgewiesen. Die Berufung der \n\nKlägerin ist erfolglos geblieben (das Berufungsurteil ist veröffentlicht in \n\nGRUR-RR 2008, 115). Hiergegen richtet sich die - vom Senat zugelassene - \n\nRevision der Klägerin, mit der sie ihre in der Berufungsinstanz zuletzt geltend \n\ngemachten Ansprüche weiterverfolgt. Die Beklagte tritt der Revision entgegen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n8 \n\n9 \n\nDie zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und \n\nzur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur neuen Verhand-\n\nlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision. \n\nI. \n\nDas Berufungsgericht hat die Klageansprüche mit der Begründung \n\nverneint, zu Gunsten der Insolvenzschuldnerin bestehe ein Vorbenutzungs-\n\nrecht, das die Beklagte den Ansprüchen aus dem Klagegebrauchsmuster \n\nentgegenhalten könne. Die Insolvenzschuldnerin sei spätestens seit November \n\n2001 im Erfindungsbesitz gewesen. Im November 2001 seien die von H. \n\nP. durchgeführten Testreihen abgeschlossen gewesen. Von diesem \n\nZeitpunkt an sei der Maschinenführer der Insolvenzschuldnerin in der Lage \n\ngewesen, selbständig zu produzieren. Das Vorbenutzungsrecht sei auch in der \n\nPerson der Insolvenzschuldnerin entstanden. Die erforderliche Kenntnis von der \n\nobjektiv fertigen Erfindung habe die Insolvenzschuldnerin vermittelt durch die \n\nPerson ihres Entwicklers H. P. besessen. Dieser sei zwar unstreitig kein \n\nArbeitnehmer gewesen. Er habe aber die Funktion eines leitenden Mitarbeiters \n\ninnegehabt. Jedenfalls sei er eine in die Betriebsorganisation eingebundene \n\nPerson gewesen, die im Interesse des Unternehmens tätig gewesen sei. Selbst \n\nwenn man davon ausgehen wolle, dass H. P. außerhalb der betrieb- \n\nlichen Organisation der Insolvenzschuldnerin gestanden habe, stehe der \n\nBeklagten ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 Abs. 1 Satz 4 PatG zu. H. \n\nP. habe die Erfindung vor der Anmeldung der Insolvenzschuldnerin mit- \n\ngeteilt. Dies folge daraus, dass die Maschinenführer der Insolvenzschuldnerin in \n\nder Lage gewesen seien, die Beschichtungen ohne Überwachung selbständig \n\nzu produzieren. Rechte für den Fall einer Patent- oder Gebrauchsmuster-\n\nerteilung habe sich H. P. bei der Mitteilung nicht vorbehalten. Die Insol- \n\nvenzschuldnerin habe danach die Erfindung mit Benutzungswillen in Benutzung \n\ngenommen und dabei gegenüber der Klägerin auch nicht unredlich gehandelt. \n\n10 \n\nII. Dies hält der revisionsrechtlichen Überprüfung \n\nin einem ent-\n\nscheidenden Punkt nicht stand. \n\n11 \n\n1. \n\nZutreffend ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass \n\nein von der Insolvenzschuldnerin erlangtes Vorbenutzungsrecht zur Insolvenz-\n\nmasse gehört und deshalb von der Beklagten als Insolvenzverwalterin ausgeübt \n\nwerden darf, solange diese den Betrieb der Insolvenzschuldnerin weiterführt. \n\n12 \n\nGemäß § 35 InsO gehört zur Insolvenzmasse unter anderem das gesamte \n\nVermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört. \n\nEin Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 InsO ist ein solcher Vermögensgegen-\n\nstand. Es gibt dem Berechtigten das Recht, von der Lehre eines Patents oder \n\nGebrauchsmusters Gebrauch zu machen. Diesem Recht kommt ein \n\nwirtschaftlicher Wert zu. \n\n13 \n\n§ 36 Abs. 1 InsO, wonach Gegenstände, die nicht der Zwangsvoll-\n\nstreckung unterliegen, nicht zur Insolvenzmasse gehören, führt zu keiner \n\nanderen Beurteilung. Zwar kann das Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 Abs. 1 \n\nSatz 3 PatG nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Es \n\nist deshalb gemäß § 857 Abs. 3 ZPO nicht separat pfändbar. Nach der Recht-\n\nsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urt. v. 7.10.1965 - Ia ZR 129/63, \n\nGRUR 1966, 370, 374 - Dauerwellen II) stand dies jedoch der Zugehörigkeit zur \n\nKonkursmasse nach den Regeln der Konkursordnung nicht entgegen, wenn zu-\n\nsammen mit dem Vorbenutzungsrecht auch der Betrieb zur Masse gelangt. Für \n\ndie Zugehörigkeit zur Insolvenzmasse nach den Regeln der Insolvenzordnung \n\ngilt nichts anderes. § 12 Abs. 1 Satz 3 PatG soll verhindern, dass der Umfang \n\ndes Vorbenutzungsrechts verändert wird, indem es von dem Betrieb, in dem es \n\n14 \n\n15 \n\nentstanden ist, abgelöst wird. Diese Gefahr droht nicht, wenn das Recht \n\nzusammen mit dem Betrieb der Verwaltungsbefugnis eines Insolvenzverwalters \n\nunterstellt wird - unabhängig davon, ob der Insolvenzverwalter den Betrieb \n\nsofort veräußert oder zunächst selbst weiterführt. Wäre ein Übergang in dieser \n\nSituation ausgeschlossen, hätte dies das Erlöschen des Vorbenutzungsrechts \n\nzur Folge. Dies würde die Zugriffsmöglichkeiten der Insolvenzgläubiger, deren \n\nSchutz § 35 InsO dient, beeinträchtigen, ohne dass der Insolvenzschuldner \n\neinen Vorteil hätte. Dies kann nicht Sinn des § 36 Abs. 1 InsO sein. \n\n2. Der Beklagten steht kein Vorbenutzungsrecht zu. \n\na) Ein Vorbenutzungsrecht, das gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG auch \n\nAnsprüchen aus einem Gebrauchsmuster entgegengehalten werden kann, setzt \n\ngemäß § 12 PatG voraus, dass die Erfindung vor dem Prioritätstag bereits in \n\nBenutzung genommen wurde oder die dafür erforderlichen Veranstaltungen \n\ngetroffen worden sind. Werden solche Handlungen ausschließlich im Interesse \n\neines Dritten vorgenommen, erwirbt der Handelnde selbst kein Vorbenutzungs-\n\nrecht (BGHZ 121, 194, 200 f. - Wandabstreifer m.w.N.). Möglich ist auch die \n\nAusübung sowohl im eigenen Interesse als auch im Interesse eines Dritten. \n\nDann erwerben grundsätzlich beide Beteiligten ein Vorbenutzungsrecht (BGHZ \n\n121, 194, 203 f. - Wandabstreifer). Arbeiter und Angestellte handeln grund-\n\nsätzlich nicht im eigenen, sondern im Interesse des Betriebsinhabers (BGH, Urt. \n\nv. 21.6.1960 - I ZR 114/58, GRUR 1960, 546, 548 - Bierhahn). Handlungen \n\nleitender Betriebsangehöriger, die dazu berufen sind, Anordnungen zu treffen, \n\nsowie Handlungen von Gesellschaftsorganen im ihnen gesetzlich zugewiese-\n\nnem Vertretungsbereich erfolgen grundsätzlich im Interesse der Gesellschaft \n\n(BGHZ 121, 194, 200 f. - Wandabstreifer). Die Zurechnung solcher Benutzungs-\n\nhandlungen erfolgt weder auf der Grundlage von § 166 BGB noch nach den \n\nRegeln des Deliktsrechts. Maßgeblich ist vielmehr, ob tatsächliche Vorgänge \n\neiner bestimmten Person oder einem bestimmten Unternehmensträger \n\nzugeordnet werden können (BGHZ 121, 194, 203 - Wandabstreifer). \n\n16 \n\nb) Wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, sind für den \n\nErwerb eines Vorbenutzungsrechts zusätzlich zu den in § 12 Abs. 1 PatG ge-\n\nnannten objektiven Handlungen weitere Voraussetzungen erforderlich. § 12 \n\nPatG hat den Zweck, aus Billigkeitsgründen einen vorhandenen oder bereits \n\nangelegten gewerblichen Besitzstand des Vorbenutzers zu schützen und damit \n\ndie unbillige Zerstörung in zulässiger, insbesondere rechtlich unbedenklicher \n\nWeise geschaffener Werte zu verhindern \n\n(BGH, Urt. v. 13.11.2001 \n\n- X ZR 32/99, GRUR 2002, 231, 233 - Biegevorrichtung m.w.N.). Dessen Kraft, \n\nZeit und Kapitaleinsatz auf bestehende Anlagen, die entweder die Erfindung \n\nbereits verwerten oder bei denen der Wille, sie zu verwerten, durch Veranstal-\n\ntungen zur Benutzung bestätigt worden ist, sollen nicht umsonst aufgewandt \n\nsein und ein solcher Besitzstand nicht durch die Patentanmeldung eines \n\nanderen entwertet werden (BGHZ 39, 389, 397 - Taxilan; BGH, Urt. v. \n\n28.5.1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise; Urt. v. 13.3.2003 \n\n- X ZR 100/00, GRUR 2003, 507, 509 - Enalapril). Hieraus folgt nicht, dass ein \n\nVorbenutzungsrecht unabhängig vom Vorliegen der in § 12 PatG normierten \n\nVoraussetzungen aufgrund von Billigkeitserwägungen oder im Hinblick auf \n\neinen \"Besitzstand\" bejaht oder verneint werden könnte (BGH, Urt. v. 30.6.1964 \n\n- Ia ZR 206/63, GRUR 1964, 673, 675 f. - Kasten für Fußabtrittsroste; BGH, \n\naaO, GRUR 2003, 507, 509 - Enalapril). Der Zweck des § 12 PatG ist jedoch \n\nbei der Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale zu berücksichtigen. \n\n17 \n\nAusgehend davon hat der Bundesgerichtshof - überwiegend in Weiter-\n\nentwicklung der Rechtsprechung des Reichsgerichts - entschieden, dass eine \n\nausreichende Benutzungshandlung oder Veranstaltung nur dann vorliegt, wenn \n\nder Handelnde selbständigen Erfindungsbesitz erlangt und diesen redlich \n\nerworben und ausgeübt hat (BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten für \n\nFußabtrittsroste; Eichmann, GRUR 1993, 73, 80). Erfindungsbesitz in diesem \n\nSinne ist gegeben, wenn die aus Aufgabe und Lösung sich ergebende \n\ntechnische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die \n\ntatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (BGH, aaO, GRUR 1964, \n\n673, 674 - Kasten für Fußabtrittsroste). Redlich erworben ist der Erfindungs-\n\nbesitz, wenn der Benutzer sich für befugt halten durfte, die erfindungsgemäße \n\nLehre für eigene Zwecke anzuwenden. Redlichkeit wird nicht schon dadurch \n\nausgeschlossen, dass der Erfindungsbesitz vom Inhaber des Patents oder \n\ndessen Rechtsvorgängern abgeleitet ist. Unredlich handelt der Benutzer aber \n\njedenfalls dann, wenn er die geschützte Lehre widerrechtlich entnommen hat \n\n(BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten für Fußabtrittsroste). \n\n18 \n\nc) \n\nIn Anwendung und Weiterentwicklung dieser Grundsätze ist ein \n\nVorbenutzungsrecht in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der \n\nErfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im \n\nZusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt wurde. In diesem Fall \n\nkann und muss jede Vertragspartei aus den vertraglichen Vereinbarungen \n\nentnehmen, ob und welche Rechte ihr in Bezug auf Erfindungen der anderen \n\nSeite zustehen. Werden die Rechte an solchen Erfindungen im Vertrag \n\nabgetreten oder zumindest ein schuldrechtlicher Anspruch auf Abtretung \n\nbegründet oder steht dem anderen Teil ein Recht zur Inanspruchnahme der \n\nErfindung gemäß § 6 ArbNErfG zu, hat der begünstigte Teil hinreichende \n\nMöglichkeiten, die geschützte Lehre für seine eigenen Zwecke zu nutzen. \n\nMacht er von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch oder stehen ihm derartige \n\nRechte weder nach dem Vertrag noch nach dem Gesetz zu, kann er \n\nredlicherweise nicht erwarten, dennoch zur weiteren Nutzung der Erfindung \n\nbefugt zu sein. Zur Entstehung eines Vorbenutzungsrechts gegenüber dem \n\nErfinder oder dessen Rechtsnachfolgern kann es weder im einen noch im \n\nanderen Fall kommen. Für die Anwendung von § 12 PatG ist in solchen \n\nKonstellationen kein Raum. \n\n19 \n\nDer bereits erwähnte Grundsatz, wonach ein Vorbenutzungsrecht auch \n\ndann entstehen kann, wenn der Erfindungsbesitz vom Erfinder selbst abgeleitet \n\nist, steht dem nicht entgegen. Dieser Grundsatz kann wie ebenfalls bereits \n\ndargelegt nur dann greifen, wenn der Erfindungsbesitz redlich erworben und \n\nausgeübt wurde. Dies ist bei einer auf den Erfinder zurückgehenden Offen-\n\nbarung in der Regel nur dann möglich, wenn der Benutzer sich aufgrund der \n\nUmstände für befugt halten durfte, von der von ihm erkannten Lehre Gebrauch \n\nzu machen (BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten für Fußabtrittsroste). \n\nHierzu genügt nicht, dass der Erfindungsbesitz rechtmäßig erworben worden \n\nist. Erforderlich ist auch, dass sich der Benutzer redlicherweise für befugt halten \n\ndarf, den Erfindungsbesitz unabhängig von einem der Überlassung zu Grunde \n\nliegenden Rechtsverhältnis auf Dauer ausüben zu dürfen. Sind die \n\nRechtsbeziehungen zwischen dem Erfinder und dem Benutzer vertraglich \n\ngeregelt, fehlt es von vornherein an einer berechtigten Grundlage für eine \n\nsolche Annahme, wenn sich aus dem Vertrag derartiges nicht ergibt. Die \n\nBefugnisse des anderen Teils richten sich dann allein nach den vertraglichen \n\nVereinbarungen, nicht nach § 12 PatG. \n\n20 \n\nFür Diensterfindungen eines Arbeitnehmers entspricht dieses Ergebnis \n\nder nahezu einhelligen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur. Diese \n\ngesteht einem Arbeitgeber, der von der Möglichkeit, die Erfindung in Anspruch \n\nzu nehmen, keinen Gebrauch macht, ein Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG \n\nnicht zu (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Aufl., § 8 Rdn. 59; \n\nReimer, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl., § 8 Rdn. 25; Busse/\n\nKeukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 12 Rdn. 20 und § 8 ArbNErfG Rdn. 5; Meier-\n\nBeck, Festschrift für Reimann, S. 309, 317; OLG München InstGE 10, 87 \n\nTz. 35; vgl. auch RGZ 56, 223, 228 - Kugelmühle; abweichend für den Fall, \n\ndass der Arbeitgeber schon vor der Meldung der Erfindung Erfindungsbesitz \n\nerlangt, Klauer/Möhring/Nirk, Patentrechtskommentar, 3. Aufl., Anhang zu § 3 \n\nRdn. 37; abweichend für das österreichische Recht der Oberste Patent- und \n\nMarkensenat, Beschl. v. 14.10.1981 - Op 2/81, GRUR Int. 1982, 560, 561). Für \n\nErfindungen, die einem anderen aufgrund anderer vertraglicher Beziehungen \n\noffenbart worden sind, beispielsweise aufgrund eines Dienstverhältnisses als \n\ngesetzlicher Vertreter oder freier Mitarbeiter, kann im Ergebnis nichts anderes \n\ngelten. Solche Erfindungen stehen nicht dem Unternehmensinhaber, sondern \n\ndem Erfinder zu, sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen, die der \n\nZusammenarbeit zu Grunde liegen, nicht ausdrücklich oder konkludent etwas \n\nAbweichendes ergibt (BGH, Urt. v. 22.10.1964 - Ia ZR 8/64, GRUR 1965, 302, \n\n304 - Schellenreibungskupplung; BGH, Urt. v. 24.10.1989 - X ZR 58/88, GRUR \n\n1990, 193 f. - Auto-Kindersitz). Im einen wie im anderen Fall können und \n\nmüssen sich alle am Vertrag Beteiligten von vornherein Klarheit darüber \n\nverschaffen, welche Rechte ihnen in Bezug auf Erfindungen zustehen, die im \n\nRahmen der vertraglichen Tätigkeit entstehen oder dem Vertragspartner \n\nzugänglich gemacht werden. Ein redlicher Erwerb von nicht im Vertrag \n\nvorgesehenen Rechten ist allenfalls auf der Grundlage einer stillschweigenden \n\nVertragsänderung denkbar, nicht aber nach § 12 PatG. \n\n21 \n\nIn dieser Konstellation kann ein Vorbenutzungsrecht für den Unter-\n\nnehmensinhaber gegenüber dem Erfinder und dessen Rechtsnachfolgern auch \n\ndann nicht entstehen, wenn aufgrund der vertraglichen Zusammenarbeit nicht \n\nnur der Erfinder, sondern auch andere Beschäftigte Erfindungsbesitz erlangt \n\nhaben. Unerheblich ist auch, ob die Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 Satz 4 \n\nPatG vorliegen. Mangels redlichen Erwerbs des Erfindungsbesitzes kann es \n\nnicht zu Benutzungshandlungen oder sonstigen Veranstaltungen im Sinne von \n\n§ 12 Abs. 1 Satz 1 PatG kommen. \n\n22 \n\nEntgegen der Auffassung der Revisionserwiderung führt die Anwendung \n\ndieser Grundsätze nicht zu einem unbilligen Ergebnis. Ein Unternehmens-\n\ninhaber, der durch eine vertragliche Abrede Zugang zu einer Erfindung erhält, \n\nhat es, soweit ihm nicht ohnehin ein Recht zu Inanspruchnahme gemäß § 6 \n\nArbNErfG zusteht, in der Hand, sich ausreichende Rechte an der Erfindung zu \n\nverschaffen. Macht er von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, ist es nicht \n\nunbillig, sondern konsequent, wenn ihm auch kein Vorbenutzungsrecht zusteht. \n\n23 \n\nd) \n\nIm Streitfall kommt ein Vorbenutzungsrecht mithin schon deshalb \n\nnicht in Betracht, weil die Insolvenzschuldnerin den Erfindungsbesitz von \n\nH. P. im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit aufgrund des \n\nBeratervertrages erworben hat. Aus diesem Grund ist unerheblich, ob die \n\nInsolvenzschuldnerin nur durch H. P. oder auch \n\nin Person \n\nihres \n\nGeschäftsführers A. P. oder durch Arbeitnehmer Erfindungsbesitz \n\nerlangt hat. Ebenfalls unerheblich ist die zwischen den Parteien streitige Frage, \n\nob H. P. faktischer Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin war. Auch \n\nin diesem Fall stünden der Insolvenzschuldnerin Rechte an der Erfindung \n\nallenfalls nach Maßgabe des faktischen Vertragsverhältnisses zu. Wenn H. \n\nP. , wie die Beklagte in der Revisionsinstanz erstmals geltend macht, \n\naufgrund des Beratervertrages oder als faktischer Geschäftsführer verpflichtet \n\ngewesen sein sollte, der Insolvenzschuldnerin die Nutzung der Erfindung \n\nunentgeltlich zu überlassen, \n\nführte dies nicht zur Entstehung eines \n\nVorbenutzungsrechts gemäß § 12 PatG, sondern zu einer auf Vertrag \n\ngestützten Einrede gegen die Geltendmachung von Rechten aus dem Klage-\n\ngebrauchsmuster. Unerheblich ist schließlich auch die Frage, ob und in welchen \n\nGrenzen ein Vorbenutzungsrecht auch für Bodenbeläge in Anspruch genom-\n\nmen werden könnte, deren Beschichtung nicht aus FELITH, sondern aus einem \n\nMaterial mit ähnlicher Zusammensetzung besteht. \n\n24 \n\nIII. Der Senat kann nicht gemäß § 563 Abs. 3 ZPO in der Sache ent-\n\nscheiden. Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - \n\nzu den weiteren Einwendungen der Beklagten bislang keine Feststellungen \n\ngetroffen. \n\n25 \n\n1. Die Beklagte hat unter Beweisantritt vorgetragen, die Insolvenz-\n\nschuldnerin habe Bodenbeläge mit einer Beschichtung aus FELITH schon seit \n\nAnfang 2001 in Verkehr gebracht und damit der Öffentlichkeit zugänglich \n\ngemacht (LGU 6). Das Landgericht hat Zeugenaussagen, die diesen Vortrag \n\nbestätigen, als glaubhaft angesehen (LGU 10 f.). Das Berufungsgericht hat sich \n\ndamit nicht befasst. Dem Senat ist angesichts dessen eine abschließende \n\nEntscheidung verwehrt. \n\n26 \n\n2. Die Beklagte hat ferner unter Beweisantritt vorgetragen, H. P. \n\nhabe der Insolvenzschuldnerin die Nutzung der Erfindung zu einem Zeitpunkt \n\nüberlassen, zu dem ordentliche Kaufleute der Gesellschaft Eigenkapital \n\nzugeführt hätten. H. P. sei aufgrund seiner finanziellen Beteiligung und \n\nder Leitungsbefugnisse, die er aufgrund seiner faktischen Stellung im Betrieb \n\nder Insolvenzschuldnerin gehabt habe, wie ein Gesellschafter zu behandeln. \n\nSofern dieser Vortrag zutrifft, kann der Beklagten ein befristetes Recht zur \n\nunentgeltlichen Nutzung der Erfindung zustehen. \n\n27 \n\nNach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterliegt der Gesell-\n\nschafter einer GmbH, der der Gesellschaft in einer Krisensituation Vermögens-\n\ngegenstände zur Nutzung überlässt, den auf eine analoge Anwendung der \n\n§§ 30, 31 GmbHG gestützten Regeln über eigenkapitalersetzende Leistungen \n\n(BGHZ 109, 55, 57 f.). Er ist verpflichtet, der Gesellschaft den Vermögens-\n\ngegenstand zur unentgeltlichen Nutzung für den vertraglich vereinbarten \n\nZeitraum, bei einer missbräuchlichen Zeitbestimmung für einen angemessenen \n\nZeitraum, zu belassen (BGHZ 127, 1, 10; BGH, Urt. v. 31.1.2005 - II ZR 240/02, \n\nNZG 2005, 346). Diese Regeln sind trotz der zum 1. November 2008 in Kraft \n\ngetretenen Änderungen des GmbH-Rechts auf Altfälle weiterhin anwendbar \n\n(BGHZ 179, 249 Tz. 15 ff. - Gut Buschow). Zum Kreis der Verpflichteten \n\ngehören auch Personen, die nur über einen Treuhänder oder Strohmann an der \n\nGesellschaft beteiligt sind (vgl. nur BGHZ 31, 258, 263 f.; BGHZ 95, 188, 193). \n\nAus dem Beklagtenvortrag ergibt sich deshalb eine Pflicht von H. P. , der \n\nInsolvenzschulderin die Nutzung der Erfindung für einen angemessenen Zeit-\n\nraum unentgeltlich zu ermöglichen. Hieran wäre nach dem Rechtsgedanken \n\ndes § 15 Abs. 3 PatG auch die Klägerin gebunden, die ihre Rechte von H. \n\nP. ableitet. Ein in entsprechender Anwendung der §§ 30 und 31 GmbHG \n\nbegründetes Nutzungsrecht an der nicht angemeldeten Erfindung setzt sich mit \n\nder Eintragung des Gebrauchsmusters in einer Lizenz an diesem Recht fort \n\n(vgl. BGH, Urt. v. 8.7.1975 - X ZR 74/72, GRUR 1976, 140, 142 - Polyurethan). \n\n28 \n\n3. \n\nIn der erneut eröffneten Berufungsinstanz wird darüber hinaus zu \n\nprüfen sein, ob die Insolvenzschuldnerin schon aufgrund des Beratervertrages \n\nRechte an der Erfindung erworben hat. Zwar hat die Beklagte in den \n\nTatsacheninstanzen eine solche Berechtigung nicht geltend gemacht. Von \n\nihrem Rechtsstandpunkt aus, den sowohl das Landgericht als auch das \n\nBerufungsgericht geteilt haben, hatte sie indes auch keinen Anlass, hierzu \n\nvorzutragen. Das Berufungsgericht wird \n\nihr deshalb Gelegenheit geben \n\nmüssen, zu diesem Gesichtspunkt gegebenenfalls näher vorzutragen. \n\n29 \n\nBei der Auslegung des Beratervertrages wird das Berufungsgericht auch \n\nzu prüfen haben, welche Bedeutung dem Lizenz- und Know-how-Vertrag \n\nzwischen der Insolvenzschuldnerin und der von H. P. als Geschäfts- \n\nführer und Mitgesellschafter vertretenen Pi. GmbH vom 15. Februar 1997 \n\n(Anlage K8) zukommt, in dem der Insolvenzschuldnerin eine entgeltliche Lizenz \n\nan einem älteren Schutzrecht eingeräumt worden ist. Das Berufungsgericht hat \n\nsich bislang - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nur mit der Frage \n\nbefasst, ob diesem Vertrag entnommen werden kann, dass sich der Erfinder \n\nH. P. im Jahr 2001 die Rechte an einer neuen Erfindung ebenfalls \n\nvorbehalten wollte. Es wird nunmehr ergänzend zu prüfen haben, ob dem nur \n\nwenige Monate nach dem Lizenz- und Know-how-Vertrag geschlossenen \n\nBeratervertrag eine Rechtseinräumung an die Insolvenzschuldnerin entnommen \n\nwerden kann, obwohl H. P. neben dem vereinbarten Beraterhonorar die \n\nLizenzeinnahmen für das bestehende Schutzrecht weiter zukommen sollten. \n\nSollte die Vertragsauslegung zu dem Ergebnis \n\nführen, dass die \n\nInsolvenzschuldnerin Rechte in Bezug auf die Erfindung erworben hat, wird \n\nferner zu prüfen sein, welcher Art diese Rechte waren. Sofern es sich nur um \n\nschuldrechtliche Ansprüche auf Übertragung der Rechte an der Erfindung oder \n\nauf Einräumung einer Lizenz handelt, könnten diese der am Vertrag nicht \n\nbeteiligten Klägerin grundsätzlich nicht entgegengehalten werden. \n\n30 \n\n4. Auf § 91 InsO kann die Beklagte keine weitergehenden Einwendun-\n\ngen gegen die Klageansprüche stützen. Sofern die Insolvenzschuldnerin vor \n\nEröffnung des Insolvenzverfahrens Rechte an der Erfindung erworben hat, ist \n\nsie schon nach § 15 Abs. 3 PatG geschützt. Sofern sie nur schuldrechtliche \n\noder keine Ansprüche auf Übertragung oder auf Einräumung eines \n\nNutzungsrechts erworben hat, sind der Insolvenzmasse durch die von der \n\nKlägerin getätigte Anmeldung keine Rechte entgangen. \n\nMeier-Beck \n\nKeukenschrijver \n\n Asendorf \n\nBerger \n\nBacher \n\nVorinstanzen: \n\nLG Erfurt, Entscheidung vom 14.12.2006 - 3 O 1482/04 - \n\nOLG Jena, Entscheidung vom 24.10.2007 - 2 U 62/07 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZR__18-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-09-10/xa-zr-18-08","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 12","ref_norm":"12","n":16},{"jurabk":"ArbnErfG","ref":"§ 6","ref_norm":"6","n":2},{"jurabk":"GmbHG","ref":"§ 30","ref_norm":"30","n":2},{"jurabk":"GmbHG","ref":"§ 31","ref_norm":"31","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 15","ref_norm":"15","n":2},{"jurabk":"InsO","ref":"§ 35","ref_norm":"35","n":2},{"jurabk":"InsO","ref":"§ 36","ref_norm":"36","n":2},{"jurabk":"InsO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1},{"jurabk":"ArbnErfG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 166","ref_norm":"166","n":1},{"jurabk":"GebrMG","ref":"§ 13","ref_norm":"13","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 857","ref_norm":"857","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 563","ref_norm":"563","n":1},{"jurabk":"InsO","ref":"§ 12","ref_norm":"12","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZR__18-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZR__18-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-09-10/xa-zr-18-08","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZR__18-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:54:08.590676+00:00"}}