{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__36-08","ecli":null,"court":"BGH","senate":"Xa. Zivilsenat","decided":"2009-09-22","aktenzeichen":"Xa ZB 36/08","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Schwingungsdämpfer GG Art. 103 Abs. 1; PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 Verteidigt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nur einen von zwei ne- bengeordneten, im Wesentlichen inhaltsgleichen Patentansprüchen in einer beschränkten Fassung, verletzt es den Anspruch des Patentinhabers auf recht- liches Gehör, wenn die Patentabteilung oder das Patentgericht ohne weitere Anhaltspunkte annimmt, der Patentinhaber wolle den Gegenstand des be- schränkten Patentanspruchs nur für den Fall verteidigen, dass sich auch der Gegenstand des nicht beschränkten Patentanspruchs als rechtsbeständig er- weist, und das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit des Gegenstands des nicht beschränkten Patentanspruchs insgesamt widerruft.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nXa ZB 36/08 \n\nBESCHLUSS \n\nvom \n\n22. September 2009 \n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren \n\nNachschlagewerk: \n\nja \n\nBGHZ: \n\nBGHR: \n\nnein \n\nja\n\nSchwingungsdämpfer \n\nGG Art. 103 Abs. 1; PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 \n\nVerteidigt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nur einen von zwei ne-\n\nbengeordneten, im Wesentlichen inhaltsgleichen Patentansprüchen in einer \n\nbeschränkten Fassung, verletzt es den Anspruch des Patentinhabers auf recht-\n\nliches Gehör, wenn die Patentabteilung oder das Patentgericht ohne weitere \n\nAnhaltspunkte annimmt, der Patentinhaber wolle den Gegenstand des be-\n\nschränkten Patentanspruchs nur für den Fall verteidigen, dass sich auch der \n\nGegenstand des nicht beschränkten Patentanspruchs als rechtsbeständig er-\n\nweist, und das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit des Gegenstands des \n\nnicht beschränkten Patentanspruchs insgesamt widerruft. \n\nBGH, Beschluss vom 22. September 2009 - Xa ZB 36/08 - Bundespatentgericht \n\nDer Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. September 2009 \n\ndurch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens \n\nund die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Rechtsbeschwerdeführerin wird der \n\nBeschluss des 6. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des \n\nBundespatentgerichts vom 29. Juli 2008 aufgehoben. \n\nDie Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über \n\ndie Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht \n\nzurückverwiesen. \n\nBeschwerdewert: 50.000 € \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des deutschen Patents \n\n199 14 504 (Streitpatents), das einen \"hydraulischen Schwingungsdämpfer mit \n\neinstellbarer Dämpfungskraft\" betrifft. Das Streitpatent umfasst neun Patentan-\n\nsprüche. Patentanspruch 1 lautet: \n\n\"Hydraulischer Schwingungsdämpfer mit einstellbarer Dämpfungs-\n\nkraft, der einen Zylinder (2) aufweist, in welchen ein öliges Fluid \n\neingefüllt ist, einen gleitbeweglich in dem Zylinder (2) angeordneten \n\nKolben (5), eine Kolbenstange (6), deren eines Ende mit dem Kol-\n\nben (5) verbunden ist, und deren anderes Ende nach außerhalb des \n\nZylinders (2) verläuft, einen Hauptfluidkanal (16, 17, 18) und einen \n\nHilfsfluidkanal (34a, 35a, 37a, 40), die beide mit dem Zylinder (2) \n\nverbunden sind, und in denen ein öliges Fluid infolge der Gleitbe-\n\nwegung des Kolbens fließt, ein Dämpfungsventil (34) des Vorsteu-\n\nertyps, welches in dem Hauptfluidkanal angeordnet ist, eine feste \n\nÖffnung (34a), die in dem Hilfsfluidkanal angeordnet ist, und ein \n\nDrucksteuerventil (A), wobei der Druck zwischen der festen Öffnung \n\n(34a) des Hilfsfluidkanals und dem Drucksteuerventil (A) als Vor-\n\nsteuerdruck für das Dämpfungsventil (34) des Vorsteuertyps dient, \n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Drucksteuerventil \n\n(A) ein Magnetsteuerventil (26) mit einem Plungerkolben (46) auf-\n\nweist, der gemäß eines Schubes einer Magnetspule (55) bewegbar \n\nist und direkt den Druck zum Öffnen eines Plattenventils (48) in \n\nÜbereinstimmung mit der Bewegung des Plungerkolbens (46) steu-\n\nert.\" \n\n2 \n\nPatentanspruch 5 lautet: \n\n\"Hydraulischer Schwingungsdämpfer mit einstellbarer Dämpfungs-\n\nkraft, der so aufgebaut ist, dass die Dämpfungskraft eingestellt wer-\n\nden kann, und aufweist: \n\neinen Zylinder (2), in welchen ein öliges Fluid eingefüllt ist; \n\neinen Kolben (5), der gleitbeweglich so in dem Zylinder (2) ange-\n\nordnet ist, dass darin eine Zylinderkammer ausgebildet wird; \n\neine Kolbenstange (6), deren eines Ende von dem Kolben (5) aus \n\nnach außerhalb des Zylinders (2) verläuft; \n\neinen zwischen dem Zylinder (2) und einem äußeren Zylinder (3) \n\nvorgesehenen Vorratsbehälter \n\n(4), der zur Aufnahme eines \n\nBetriebsfluids vorgesehen ist; \n\neinen ersten Fluidkanal (17, 16, 18), der in dem Zylinder (2) ange-\n\nordnet ist, um eine Fluidverbindung mit dem Vorratsbehälter (4) zur \n\nVerfügung zu stellen; \n\nein Dämpfungsventil (34) des Vorsteuertyps, welches in dem ersten \n\nFluidkanal (17, 16, 18) zur Erzeugung einer Dämpfungskraft ange-\n\nordnet ist; \n\neinen zweiten Fluidpfad (34a, 35a, 37a, 40), welcher das Dämp-\n\nfungsventil (34) des Vorsteuertyps umgeht und einen Vorsteuer-\n\ndruck für das Dämpfungsventil des Vorsteuertyps zur Verfügung \n\nstellt; \n\nund ein Drucksteuerventil (A), welches in dem zweiten Fluidpfad \n\nangeordnet ist, \n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Drucksteuerventil \n\n(A) einen gemäß dem Schub einer Magnetspule (55) bewegbaren \n\nPlungerkolben (46) aufweist, wobei das Drucksteuerventil (A) den \n\nVorsteuerdruck des Dämpfungsventils (34) des Vorsteuertyps steu-\n\nert, durch direktes Verändern des Drucks zum Öffnen eines Plat-\n\ntenventils (48) entsprechend der Bewegung des Plungerkolbens \n\n(46).\" \n\n3 \n\nDie Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentan-\n\nspruchs 1 sei nicht neu. Alle Merkmale seien durch die europäische Patent-\n\nschrift 0 490 262 (E1) sowie durch die deutsche Offenlegungsschrift 40 24 920 \n\n(E2) vorweggenommen. Dies gelte auch für Patentanspruch 5, der gegenüber \n\nPatentanspruch 1 nur unwesentliche Unterschiede aufweise. \n\n4 \n\nDie Patentinhaberin hat zunächst die Teilung des Patents nach § 60 \n\nPatG erklärt. Später hat sie geänderte Patentansprüche 1 gemäß Haupt- und \n\nHilfsantrag vorgelegt. Sie hat beantragt, das Patent in geändertem Umfang auf-\n\nrechtzuerhalten, und zwar auf der Grundlage des als Hauptantrag beigefügten \n\ngeänderten Patentanspruchs 1, hilfsweise auf der Grundlage des als Hilfsantrag \n\nbeigefügten geänderten Anspruchs 1. Sodann hat sie die gestellten Anträge \n\n\"der guten Ordnung halber\" klargestellt. Sie hat beantragt, das Patent in geän-\n\ndertem Umfang aufrechtzuerhalten, und zwar auf der Grundlage der zunächst \n\neingereichten Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag zusam-\n\nmen mit den Patentansprüchen 2 bis 9 sowie den übrigen Unterlagen des Pa-\n\ntents in der erteilten Fassung. \n\nDas Patentgericht hat das Streitpatent widerrufen. \n\nMit der - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhabe-\n\nrin, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung ihres Anspruchs \n\nauf rechtliches Gehör; außerdem sei die Entscheidung nicht mit Gründen ver-\n\nsehen. \n\nII. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil die Patentinhaberin Rechts-\n\nbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend macht. Sie \n\nhat auch in der Sache Erfolg. \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\n8 \n\n1. Das Patentgericht hat ausgeführt, es könne dahinstehen, ob die Pa-\n\ntentansprüche 1 bis 4 nach Haupt- und Hilfsantrag patentfähig seien, weil je-\n\ndenfalls dem hydraulischen Schwingungsdämpfer nach dem erteilten und auch \n\nim Hilfsantrag identisch enthaltenen, nebengeordneten Patentanspruch 5 die \n\nPatentfähigkeit mangels Neuheit fehle. Alle Merkmale dieses Anspruchs seien \n\naus der europäischen Patentschrift 0 490 262 bereits bekannt. Die übrigen Pa-\n\ntentansprüche fielen notwendigerweise zusammen mit dem nicht bestandsfähi-\n\ngen Patentanspruch 5. \n\n9 \n\n2. Die Rechtsbeschwerde sieht eine Verletzung des Anspruchs auf recht-\n\nliches Gehör darin, dass das Patentgericht seiner Hinweispflicht nicht nachge-\n\nkommen sei. Die Patentansprüche 1 und 5 seien im Verfahrensverlauf stets \n\nparallel behandelt worden, da ihr Gegenstand weitgehend identisch sei. Es sei \n\noffensichtlich gewesen, dass das von der Patentinhaberin zur Abgrenzung zu \n\nden Entgegenhaltungen E1 und E2 gemäß Haupt- und Hilfsantrag jeweils auf-\n\ngenommene zusätzliche Merkmal in gleicher Weise wie in Patentanspruch 1 in \n\ndem nebengeordneten Patentanspruch 5 habe ergänzt werden sollen. Selbst \n\nohne ausdrückliche Bezugnahme sei dies als stillschweigend gewollt anzuse-\n\nhen gewesen. Vor diesem Hintergrund hätte es dem Patentgericht jedenfalls \n\noblegen, für eine entsprechende Klarstellung Sorge zu tragen. Die Verletzung \n\ndes Anspruchs auf rechtliches Gehör sei entscheidungserheblich, da nicht aus-\n\nzuschließen sei, dass die angefochtene Entscheidung zugunsten der Patentin-\n\nhaberin ausgefallen wäre, wenn das Patentgericht die in Patentanspruch 1 vor-\n\ngenommene Ergänzung auch im Rahmen der Prüfung des Patentanspruchs 5 \n\nmitberücksichtigt hätte. \n\n10 \n\nEinen nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG zu berücksichtigenden Begrün-\n\ndungsmangel sieht die Rechtsbeschwerde darin, dass das Patentgericht es ha-\n\nbe dahinstehen lassen, ob die selbständigen Patentansprüche 1 bis 4 nach \n\nHaupt- und Hilfsantrag patentfähig seien. Damit sei das Rechtsschutzbegehren \n\nder Patentinhaberin nicht vollständig beschieden worden. Ein Begründungs-\n\nmangel liege im Übrigen auch insoweit vor, als das Bundespatentgericht auf \n\neine rein formale Betrachtung abgestellt habe, indem es lediglich den Wortlaut \n\ndes nebengeordneten Patentanspruchs 5 wiederholt und mit denjenigen Be-\n\nzugszeichen versehen habe, die der Entgegenhaltung E1 zu entnehmen seien. \n\nDies stelle keine nachvollziehbare Begründung dar. \n\n11 \n\n3. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluss verlet-\n\nze den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör, weil das Patentge-\n\nricht seinen Hinweispflichten nicht nachgekommen sei, ist begründet. \n\n12 \n\nDer Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Be-\n\ndeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches \n\nGehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in \n\ndem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies \n\nsetzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der \n\nBeteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfah-\n\nrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse \n\nverwertet, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht äußern konnten (BGHZ \n\n173, 47 Tz. 30 \n\n- Informationsübermittlungsverfahren \n\nII; Sen.Beschl. v. \n\n11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur, m.w.N.). \n\n13 \n\nDer Anspruch eines Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör ist ver-\n\nletzt, wenn entscheidungserhebliches Vorbringen nicht berücksichtigt wird, ohne \n\ndass dies in den Vorschriften des Verfahrensrechts eine Stütze findet. So ver-\n\nhält es sich mit den Ergänzungen des Patentanspruchs 1, die die Patentinhabe-\n\nrin vorgenommen hat, um Bedenken gegen die Patentfähigkeit des Gegen-\n\nstands dieses Patentanspruchs in der Fassung des erteilten Patents Rechnung \n\nzu tragen. \n\n14 \n\nDas Patentgericht durfte nicht annehmen, die Patentinhaberin wolle den \n\nGegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung ihres Haupt- und Hilfsan-\n\ntrags nur für den Fall verteidigen, dass sich auch der Gegenstand des Patent-\n\nanspruchs 5 in der Fassung des erteilten Patents als rechtsbeständig erweise. \n\nEs hätte daher vor seiner Entscheidung klären müssen, in welchem Umfang die \n\nPatentinhaberin das Streitpatent verteidigen wollte. \n\n15 \n\nNach § 21 PatG darf ein Patent nur insoweit widerrufen werden, als die \n\nWiderrufsgründe reichen (BGHZ 173, 47 Tz. 19 - Informationsübermittlungsver-\n\nfahren II). Zwar ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschl. \n\nv. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheiz-\n\ngerät; BGHZ 173, 47 Tz. 22 - Informationsübermittlungsverfahren II) bei der \n\nBeurteilung der Patentfähigkeit auch im Einspruchsverfahren der Antrag des \n\nPatentinhabers maßgeblich; beantragt er, das Patent in beschränktem Umfang \n\nmit einem bestimmten Anspruchssatz aufrechtzuerhalten, so rechtfertigt es den \n\nWiderruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentan-\n\nspruchs aus dem Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist. Dabei darf je-\n\ndoch nicht am Wortlaut der gestellten Anträge gehaftet werden. Vielmehr ist zur \n\nAuslegung des Antrags das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu be-\n\nrücksichtigen (BGHZ 173, 47 Tz. 23 - Informationsübermittlungsverfahren II). \n\nSofern sich aus der Fassung des Antrags oder dem zu seiner Begründung Vor-\n\ngebrachten Zweifel an dem prozessualen Begehren ergeben, hat das Patentge-\n\nricht auf eine Klarstellung hinzuwirken, in welchem Umfang der Patentinhaber \n\ndas Patent (hilfsweise) verteidigen will. \n\n16 \n\nSolche Zweifel mussten sich hier dem Patentgericht aufdrängen. Aus \n\ndem zunächst gestellten Antrag ergab sich, dass es der Patentinhaberin darum \n\nging, die zur Aufrechterhaltung des Streitpatents möglicherweise notwendigen \n\nErgänzungen der Patentansprüche vorzunehmen. Dass diese Ergänzungen nur \n\nPatentanspruch 1 und nicht auch den nahezu wortgleichen Patentanspruch 5 \n\nbetreffen sollten, lag mangels irgendwelcher Ausführungen oder sonstiger An-\n\nhaltspunkte hierfür so fern, dass das Patentgericht bereits aus diesem Grunde \n\nVeranlassung gehabt hätte, eine Klärung herbeizuführen. Hinzu kommt, dass \n\ndie Patentinhaberin mit einem Antrag, bei dem Patentanspruch 5 unverändert \n\nblieb, die Gefahr begründete, den Widerruf des Streitpatents insgesamt auszu-\n\nlösen, was sie mit der geänderten Fassung von Patentanspruch 1 ersichtlich \n\ngerade verhindern wollte. Hierfür gab es keinen plausiblen Grund. Bei dieser \n\nSachlage war das Patentgericht, erst recht vor dem Hintergrund, dass seine \n\nEntscheidung über den Einspruch grundsätzlich nicht mehr anfechtbar ist, \n\ngehalten, für eine Klarstellung des Gewollten zu sorgen. \n\n17 \n\nHieran ändert sich nichts dadurch, dass die weitgehende Übereinstim-\n\nmung von Patentanspruch 1 und 5 im Verfahren bereits erörtert worden war, \n\nindem die Einsprechende in der Einspruchsbegründung dargelegt hatte, dass \n\nim Hinblick auf die sehr geringen Unterschiede zwischen Patentanspruch 1 und \n\n5, die sie in einer Tabelle gegenübergestellt hatte, auch Patentanspruch 5 aus \n\ndenselben Gründen wie Patentanspruch 1 nicht patentfähig sei. Auch wenn ein \n\nGesichtspunkt von einer Partei eingeführt worden ist, besteht eine Hinweis-\n\npflicht des Gerichts, wenn die andere Partei aufgrund eines erkennbaren Miss-\n\nverständnisses oder Rechtsirrtums hierauf nicht eingeht (BGH, Urt. v. 7.12.2000 \n\n- I ZR 179/98, NJW 2001, 2548). Dies war hier der Fall. Das prozessuale Ver-\n\nhalten der Patentinhaberin ließ nur den Schluss zu, dass sie Patentanspruch 5 \n\nund seine weitgehende sachliche Übereinstimmung mit Patentanspruch 1 aus \n\nden Augen verloren hatte. Eine andere sinnvolle Erklärung für das Verhalten \n\nder Patentinhaberin ist nicht erkennbar. \n\nIII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 PatG. \n\nIV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich \n\ngehalten. \n\n18 \n\n19 \n\nMeier-Beck \n\nKeukenschrijver \n\n Mühlens \n\nBerger \n\nBacher \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 29.07.2008 - 6 W (pat) 327/06 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__36-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-09-22/xa-zb-36-08","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 100","ref_norm":"100","n":2},{"jurabk":"GG","ref":"Art 103","ref_norm":"103","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 21","ref_norm":"21","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 60","ref_norm":"60","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 109","ref_norm":"109","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__36-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__36-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-09-22/xa-zb-36-08","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__36-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:53:48.150355+00:00"}}