{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__28-08","ecli":null,"court":"BGH","senate":"Xa. Zivilsenat","decided":"2009-07-30","aktenzeichen":"Xa ZB 28/08","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Leistungshalbleiterbauelement PatG § 59 Abs. 1, § 61 Abs. 2, § 100 Abs. 1 a) Der Umstand, dass der auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfä- higkeit gestützte Einspruch mit einer älteren Anmeldung begründet wird, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist, steht der Zulässigkeit des Einspruchs unabhängig davon nicht entgegen, ob der Einsprechende sich auf mangelnde Neuheit oder auf fehlende erfinderi- sche Tätigkeit beruft. b) Die Rechtsbeschwerde ist auch dann statthaft, wenn das anstelle des Pa- tentamts zur Entscheidung über den Einspruch berufene Patentgericht die- sen verworfen hat.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nXa ZB 28/08 \n\nBESCHLUSS \n\nvom \n\n30. Juli 2009 \n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren \n\nNachschlagewerk: \n\nja \n\nBGHZ: \n\nBGHR: \n\nnein \n\nja\n\nLeistungshalbleiterbauelement \n\nPatG § 59 Abs. 1, § 61 Abs. 2, § 100 Abs. 1 \n\na) Der Umstand, dass der auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfä-\nhigkeit gestützte Einspruch mit einer älteren Anmeldung begründet wird, die \nbei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist, \nsteht der Zulässigkeit des Einspruchs unabhängig davon nicht entgegen, ob \nder Einsprechende sich auf mangelnde Neuheit oder auf fehlende erfinderi-\nsche Tätigkeit beruft. \n\nb) Die Rechtsbeschwerde ist auch dann statthaft, wenn das anstelle des Pa-\ntentamts zur Entscheidung über den Einspruch berufene Patentgericht die-\nsen verworfen hat. \n\nBGH, Beschluss vom 30. Juli 2009 - Xa ZB 28/08 - Bundespatentgericht \n\nDer Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. Juli 2009 durch die \n\nRichter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die \n\nRichter Dr. Berger und Dr. Bacher \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss \n\ndes 23. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespa-\n\ntentgerichts vom 24. April 2008 aufgehoben. \n\nDie Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über \n\ndie Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespa-\n\ntentgericht zurückverwiesen. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat gegen das am 18. Dezember \n\n2001 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 19. Juni 2001 an-\n\ngemeldete deutsche Patent 101 62 242 (Streitpatent), das ein \"Leistungshalblei-\n\nterbauelement für beispielsweise Halbbrückenschaltungen\" betrifft, am 18. Mai \n\n2005 Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent zu widerrufen, weil \n\nsein Gegenstand nicht patentfähig sei. Die Einsprechende hat den Einspruch \n\nauf zwei im Prüfungsverfahren genannte Patentveröffentlichungen, darunter die \n\nam 22. November 2001 \n\nveröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift \n\n100 23 950 (D 1) sowie auf vier weitere druckschriftliche Entgegenhaltungen \n\ngestützt. Sie hat die geltend gemachte mangelnde Patentfähigkeit damit be-\n\ngründet, dass das Leistungshalbleiterbauelement nach Patentanspruch 1 des \n\nStreitpatents sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus den Druck-\n\nschriften D 1 und D 3 ergeben habe. \n\nDas Patentgericht hat den Einspruch als unzulässig verworfen. \n\nHiergegen richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbe-\n\nschwerde der Einsprechenden, der die Patentinhaberin entgegentritt. \n\nII. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. \n\nZu Unrecht möchte die Patentinhaberin die Rechtsbeschwerde verworfen \n\nwissen, weil diese nach § 100 Abs. 1 PatG nur gegen Beschlüsse der Be-\n\nschwerdesenate des Patentgerichts stattfinde, durch die über eine Beschwerde \n\nnach § 73 PatG oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Pa-\n\ntents nach § 61 Abs. 2 PatG entschieden wird. \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\nZutreffend ist zwar, dass die Rechtsbeschwerde ungeachtet ihrer Zulas-\n\nsung durch das Patentgericht zu verwerfen wäre, wenn sie nach dem Gesetz \n\nunstatthaft wäre, da ein unstatthaftes Rechtsmittel auch durch seine Zulassung \n\ndurch den iudex a quo nicht statthaft wird (BGHZ 97, 9, 10 - Transportbehälter; \n\nBGHZ 154, 102). Im Streitfall ist die Rechtsbeschwerde jedoch schon deshalb \n\nzulässig, weil das Patentgericht nicht nach § 61 Abs. 2 PatG, sondern nach \n\n§ 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG a.F. zur Entscheidung über den Einspruch berufen war \n\nund ungeachtet der Aufhebung dieser Vorschrift berufen geblieben ist (BGHZ \n\n173, 47 Tz. 10 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, Beschl. v. \n\n16.9.2008 - X ZB 28/07, GRUR 2009, 90 Tz. 5 - Beschichten eines Substrats; \n\nBeschl. v. 9.12.2008 - X ZB 6/08, GRUR 2009, 184 Tz. 4 ff. - Ventilsteuerung). \n\nDementsprechend findet nach § 147 Abs. 3 Satz 5 PatG a.F., der im gleichen \n\nUmfang anwendbar bleibt, die Rechtsbeschwerde gegen den angefochtenen \n\nBeschluss statt. \n\n7 \n\nDiese Rechtslage gilt im Übrigen auch für Einspruchsentscheidungen \n\nunverändert fort, die nicht mehr unter die Übergangsregelung des § 147 Abs. 3 \n\nPatG fallen. Eine Entscheidung \"über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf \n\neines Patents nach § 61 Abs. 2 PatG\" im Sinne des § 100 Abs. 1 PatG ist ent-\n\ngegen der Meinung der Rechtsbeschwerdeerwiderung \n\n(ebenso Schul-\n\nte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 100 Rdn. 13) jede das Einspruchsverfahren ab-\n\nschließende Entscheidung, die das Patentgericht anstelle des Patentamts trifft, \n\nund damit auch die Verwerfung des Einspruchs. Denn nach der Begründung \n\ndes Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen \n\nEinspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes (BT-Drucks. 16/735 S. 13 \n\n= BlPMZ 2006, 228, 231) soll auch mit der Neufassung des § 100 Abs. 1 PatG \n\ndas Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde in dem Umfang eröffnet werden, in \n\ndem es bereits nach § 147 Abs. 3 Satz 5 PatG a.F. statthaft ist, der allgemein \n\nauf \"die Beschlüsse der Beschwerdesenate\" abstellt. Es sei deshalb, so heißt \n\nes in der Begründung des Gesetzentwurfs (aaO), in § 100 Abs. 1 PatG \"aus-\n\ndrücklich auch die Entscheidung des Bundespatentgerichts nach § 61 Abs. 2 \n\nPatG - neu - aufzunehmen\". Danach ist aber die Formulierung \"Beschlüsse der \n\nBeschwerdesenate …, durch die über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf \n\neines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden wird\" nur deshalb gewählt worden, \n\nweil § 61 Abs. 1 PatG von eben solchen Beschlüssen der Patentabteilungen \n\nspricht. Hieraus kann mithin nicht abgeleitet werden, dass der Gesetzgeber \n\n8 \n\n9 \n\nkünftig die Verwerfung des Einspruchs dem bei einer Sachentscheidung eröff-\n\nneten Rechtsmittel entziehen wollte, wenn sie nicht durch das Patentamt, son-\n\ndern durch das Patentgericht erfolgt. \n\nIII. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Das Patentgericht hat \n\nden Einspruch zu Unrecht als unzulässig verworfen. \n\n1. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Patentgericht ausge-\n\nführt: Eine Einspruchsbegründung genüge nur dann den gesetzlichen Anforde-\n\nrungen, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maß-\n\ngeblichen Umstände im Einzelnen so dargelegt würden, dass Patentinhaber \n\nund Patentamt oder Patentgericht daraus abschließende Folgerungen für das \n\nVorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrunds ziehen könnten. Dieser \n\nSubstantiierungspflicht würden die innerhalb der Einspruchsfrist vorgetragenen \n\nDarlegungen der Einsprechenden nicht gerecht. Sie habe geltend gemacht, \n\ndass der Gegenstand der Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. \n\nDabei habe sie jedoch nicht berücksichtigt, dass die Entgegenhaltung D 1, auf \n\ndie sie sich hierbei gestützt habe, zwar auf eine Patentanmeldung vom 16. Mai \n\n2000 zurückgehe, jedoch nachveröffentlicht sei. Die Veröffentlichung sei mithin \n\nzur Substantiierung des geltend gemachten Widerrufsgrunds nicht geeignet. Es \n\nkönne auch nicht angenommen werden, die Einsprechende habe den Ein-\n\nspruch auch auf den \"Widerrufsgrund der mangelnden Neuheit\" stützen wollen, \n\ndenn sie habe die Neuheit des Gegenstands der Erfindung gegenüber der D 1 \n\nin der Einspruchsbegründung dargelegt. Ebenso wenig lasse die Begründung \n\nerkennen, dass dem Streitpatent nur der Zeitrang seiner Anmeldung zukomme. \n\nSchließlich seien auch die Darlegungen zu den übrigen angeführten Entgegen-\n\nhaltungen nicht geeignet, den geltend gemachten Widerrufsgrund zu substanti-\n\nieren. \n\n10 \n\n11 \n\n2. Diese Beurteilung hält der Nachprüfung im Rechtsbeschwerdever-\n\nfahren nicht stand. \n\nNach § 59 Abs. 1 PatG ist der Einspruch schriftlich zu erklären und zu \n\nbegründen. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, dass einer der in \n\n§ 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege. Die Tatsachen, die den Ein-\n\nspruch rechtfertigen, sind im Einzelnen anzugeben. Die Angaben müssen, so-\n\nweit sie nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten sind, bis zum Ablauf der \n\nEinspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden. Diese Voraussetzungen erfüllt \n\ndie Einspruchsschrift im Streitfall. \n\n12 \n\na) Eine Einspruchsbegründung genügt der formellen gesetzlichen An-\n\nforderung, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe \n\nmaßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und \n\ninsbesondere das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorlie-\n\ngen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen können (BGH, Beschl. v. \n\n30.3.1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651, 653 - Tetraploide Kamille). Der Vor-\n\ntrag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet werden \n\nsoll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann (Beschl. v. 29.4.1997 \n\n- X ZB 13/96, GRUR 1997, 740 - Tabakdose). Da der Einspruch nur auf die Be-\n\nhauptung gestützt werden kann, einer der in § 21 PatG genannten Widerrufs-\n\ngründe liege vor, muss die überprüfbare Tatsachenangabe sich außerdem auf \n\nden geltend gemachten Widerrufsgrund beziehen (BGHZ 100, 243, 246 \n\n- Streichgarn). Ob die Tatsachen den Widerruf auch tatsächlich rechtfertigen, ist \n\nalsdann keine Frage der an die Einspruchsschrift zu stellenden förmlichen An-\n\nforderungen mehr, sondern eine solche der Begründetheit. \n\n13 \n\nb) Danach hat die Einsprechende den Anforderungen an die Zulässig-\n\nkeit des Einspruchs genüge getan, indem sie innerhalb der Einspruchsfrist die-\n\njenigen druckschriftlichen Entgegenhaltungen genannt hat, die den geltend ge-\n\nmachten Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit ausfüllen sollen. Ob \n\nsie die mangelnde Patentfähigkeit tatsächlich zu begründen vermögen oder ob \n\ndies etwa daran scheitert, dass eine von zwei Entgegenhaltungen, auf die sich \n\ndie Einsprechende stützt, nicht zu dem bei der Prüfung der erfinderischen Tä-\n\ntigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik zählt, ist keine Frage der Zu-\n\nlässigkeit, sondern der Begründetheit des Einspruchs. \n\n14 \n\nc) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Beschluss des Bun-\n\ndesgerichtshofs vom 29. April 1997 (X ZB 13/96, aaO - Tabakdose). In dieser \n\nEntscheidung hat der Bundesgerichtshof für die Zulässigkeit eines auf fehlende \n\nPatentfähigkeit des patentierten Gegenstandes infolge einer offenkundigen \n\nVorbenutzung gestützten Einspruchs bestimmte Angaben in dreierlei Hinsicht \n\nfür erforderlich gehalten: Die Einspruchsbegründung müsse einen bestimmten \n\nGegenstand der Benutzung bezeichnen, damit überprüft und festgestellt wer-\n\nden könne, ob und gegebenenfalls inwieweit er den patentgemäßen Gegens-\n\ntand vorwegnehme oder nahelege. Ferner sei die Angabe bestimmter Umstän-\n\nde der Benutzung dieses Gegenstandes im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG erforder-\n\nlich, damit überprüft und festgestellt werden könne, ob er der Öffentlichkeit zu-\n\ngänglich gemacht worden sei. Schließlich bedürfe es einer nachprüfbaren An-\n\ngabe dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden sei, damit \n\nermittelt und gegebenenfalls festgestellt werden könne, ob der Gegenstand \n\nzum Stand der Technik gehöre, von dem aus Neuheit und erfinderische Tätig-\n\nkeit zu beurteilen seien. Auch wenn man diese Anforderungen auf einen auf \n\ndruckschriftliche Entgegenhaltungen gestützten Einspruch übertragen wollte, \n\nwären sie im vorliegenden Fall erfüllt. Denn aufgrund der Vorlage oder be-\n\nstimmten Bezeichnung der Druckschrift steht der als vorbekannt angeführte \n\nGegenstand ebenso fest wie der sich aus der Veröffentlichung ergebende Zeit-\n\npunkt, zu dem dieser Gegenstand der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Ob \n\ndieser Zeitpunkt vor oder nach dem für den Zeitrang des Streitpatents maßgeb-\n\nlichen Datum liegt, ist auch in diesem Zusammenhang keine Frage der Zuläs-\n\nsigkeit des Einspruchs, sondern der sachlichen Prüfung der Patentfähigkeit. \n\n15 \n\nIV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich \n\ngehalten (§ 107 Abs. 1 PatG). \n\nMeier-Beck \n\nKeukenschrijver \n\n Mühlens \n\nBerger \n\nBacher \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 24.04.2008 - 23 W (pat) 334/05 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__28-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-30/xa-zb-28-08","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 61","ref_norm":"61","n":5},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 147","ref_norm":"147","n":4},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 100","ref_norm":"100","n":4},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 21","ref_norm":"21","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 73","ref_norm":"73","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 107","ref_norm":"107","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 59","ref_norm":"59","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__28-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__28-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-30/xa-zb-28-08","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2008/Xa_ZB__28-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:41:24.142452+00:00"}}