{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/Xa_ZS/2006/Xa_ZR__22-06","ecli":null,"court":"BGH","senate":"Xa. Zivilsenat","decided":"2009-07-30","aktenzeichen":"Xa ZR 22/06","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 30. Juli 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Dreinahtschlauchfolienbeutel EPÜ Art. 52 ff., Art. 56; PatG § 4 a) Bei der Bestimmung des technischen Problems (der \"Aufgabe\") der Erfin- dung sind Vorgaben, die der Fachmann von seinen Auftraggebern erhält, mit einzubeziehen, sie sind nicht der Problemlösung, sondern dem Problem selbst zuzurechnen (Fortführung von BGH, Urt. v. 22.5.1990 - X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 813 f. - Falzmaschine). b) Hilfskriterien (früher: \"Beweisanzeichen\") können lediglich im Einzelfall An- lass geben, bekannte Lösungen besonders kritisch darauf zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende An- haltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex- post-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nXa ZR 22/06\n\nURTEIL \n\nin der Patentnichtigkeitssache \n\nNachschlagewerk: \n\nja \n\nBGHZ: \n\nBGHR: \n\nnein \n\nja\n\nVerkündet am: \n30. Juli 2009 \nAnderer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nDreinahtschlauchfolienbeutel \n\nEPÜ Art. 52 ff., Art. 56; PatG § 4 \n\na) Bei der Bestimmung des technischen Problems (der \"Aufgabe\") der Erfin-\ndung sind Vorgaben, die der Fachmann von seinen Auftraggebern erhält, mit \neinzubeziehen, sie sind nicht der Problemlösung, sondern dem Problem \nselbst zuzurechnen (Fortführung von BGH, Urt. v. 22.5.1990 - X ZR 124/88, \nGRUR 1991, 811, 813 f. - Falzmaschine). \n\nb) Hilfskriterien (früher: \"Beweisanzeichen\") können lediglich im Einzelfall An-\nlass geben, bekannte Lösungen besonders kritisch darauf zu überprüfen, ob \nsie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende An-\nhaltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex-\npost-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen. \n\nBGH, Urteil vom 30. Juli 2009 - Xa ZR 22/06 - Bundespatentgericht \n\nDer Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 30. Juli 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, \n\nKeukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Berger und \n\nDr. Bacher \n\nfür Recht erkannt: \n\nDie Berufung gegen das am 27. Oktober 2005 verkündete Urteil \n\ndes 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird \n\nauf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie durch formwechselnde Umwandlung aus der A. AG hervorge- \n\ngangene Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer \n\nVoranmeldung in Deutschland vom 7. Juli 1993 am 2. Juli 1994 angemeldeten, \n\nmit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents \n\n705 204 (Streitpatents), das eine \"Beutelverpackung für flüssige Arzneimittel\" \n\nbetrifft und acht Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der Ver-\n\nfahrenssprache Deutsch wie folgt: \n\n\"Darreichungsform zur direkten oralen Einnahme eines flüssigen \nArzneimittels, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arznei-\nmittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgeführte \nLängsnaht (5) aufweisenden Dreinahtschlauchfolienbeutel (1) aus \nAluminiumverbundfolie.\" \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\nWegen der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis \n\n8 des Streitpatents wird auf die Patentschrift verwiesen. \n\nDie Klägerin hat insbesondere geltend gemacht, der Gegenstand des \n\nStreitpatents gehe über die ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und \n\nsei gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn neben den bereits im Ertei-\n\nlungsverfahren gewürdigten oder genannten Unterlagen (US-Patentschrift \n\n2 430 995, Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 494 582) ins-\n\nbesondere die schwedische Zeitschrift PackMarknaden, Mai 1991 (K9a) und die \n\nVeröffentlichung von Dietz und Lippmann, Verpackungstechnik, Heidelberg \n\n1985, S. 240 - 243 (K14), sowie verschiedene Vorbenutzungen bildeten, nicht \n\npatentfähig. Sie hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu \n\nerklären. Die Beklagte hat Patentanspruch 6 des Streitpatents nicht verteidigt. \n\nSie hat im Übrigen Klageabweisung begehrt und Patentanspruch 1 hilfsweise \n\nmit mehreren geänderten Fassungen verteidigt. \n\nDas Patentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig er-\n\nklärt. \n\nHiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie beantragt, \n\nunter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen, soweit sie \n\ndas Streitpatent verteidigt. Hilfsweise soll Patentanspruch 1 folgende Fassung \n\nerhalten (Einfügungen kursiv): \n\nHilfsantrag I: \n\n\"Darreichungsform zur direkten oralen Einnahme eines flüssigen \nArzneimittels, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arznei-\nmittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgeführte \nLängsnaht (5) aufweisenden Dreinahtschlauchfolienbeutel (1) aus \nAluminiumverbundfolie, wobei die Längsnaht nicht innen gegen \ninnen gesiegelt ist.\" \n\nHilfsantrag II: \n\n\"Darreichungsform zur direkten oralen Einnahme eines flüssigen \nArzneimittels, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arznei-\nmittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgeführte \nLängsnaht (5) aufweisenden Dreinahtschlauchfolienbeutel (1) aus \nAluminiumverbundfolie, wobei das Arzneimittel ein Antacidum ist.\" \n\nHilfsantrag III: \n\n\"Darreichungsform zur direkten oralen Einnahme eines flüssigen \nArzneimittels, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arznei-\nmittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgeführte \nLängsnaht (5) aufweisenden Dreinahtschlauchfolienbeutel (1) aus \nAluminiumverbundfolie, wobei das Arzneimittel ein Antacidum ist \nund die Längsnaht nicht innen gegen innen gesiegelt ist.\" \n\nHilfsantrag IV: \n\n\"Verwendung einer Darreichungsform, bestehend aus einem eine \nEinzeldosis des Arzneimittels enthaltenden, eine als gesiegelte \nFlachnaht ausgeführte Längsnaht (5) aufweisenden Dreinaht-\nschlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, zur direkten \noralen Einnahme eines flüssigen Arzneimittels.\" \n\nHilfsantrag V: \n\n\"Verwendung einer Darreichungsform, bestehend aus einem eine \nEinzeldosis des Arzneimittels enthaltenden, eine als gesiegelte \nFlachnaht ausgeführte Längsnaht (5) aufweisenden Dreinaht-\nschlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, zur direkten \noralen Einnahme eines flüssigen Arzneimittels, wobei die Längs-\nnaht nicht innen gegen innen gesiegelt ist.\" \n\nHilfsantrag VI: \n\n\"Verwendung einer Darreichungsform, bestehend aus einem eine \nEinzeldosis des Arzneimittels enthaltenden, eine als gesiegelte \nFlachnaht ausgeführte Längsnaht (5) aufweisenden Dreinaht-\nschlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, zur direkten \noralen Einnahme eines flüssigen Arzneimittels, wobei das Arznei-\nmittel ein Antacidum ist.\" \n\nHilfsantrag VII: \n\n\"Verwendung einer Darreichungsform, bestehend aus einem eine \nEinzeldosis des Arzneimittels enthaltenden, eine als gesiegelte \nFlachnaht ausgeführte Längsnaht (5) aufweisenden Dreinaht-\nschlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, zur direkten \noralen Einnahme eines flüssigen Arzneimittels, wobei das Arznei-\nmittel ein Antacidum ist und die Längsnaht nicht innen gegen in-\nnen gesiegelt ist.\" \n\n6 \n\nDabei sollen sich die Rückbeziehungen in den nachgeordneten Patent-\n\nansprüchen 2 bis 5, 7 und 8, soweit letztere nicht auf Patentanspruch 6 rückbe-\n\nzogen sind, jeweils auf den verteidigten Patentanspruch 1 beziehen, beim vier-\n\nten, fünften, sechsten und siebten Hilfsantrag jeweils in Form von Verwen-\n\ndungsansprüchen. \n\n7 \n\n8 \n\nDie Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. \n\nIm Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. R. J. , Leiter des In- \n\nstituts für Distributions- und Handelslogistik des VVL e.V., D. , ein schrift- \n\nliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und \n\nergänzt hat. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n9 \n\nI. \n\nDas Streitpatent betrifft eine Beutelverpackung für Einzeldosen \n\nvon flüssigen, oral einzunehmenden Arzneimitteln. \n\n10 \n\n1. \n\nDie Beschreibung des Streitpatents gibt an, dass flüssige Medi-\n\nkamente in Folienbeuteln zur Verfügung gestellt würden. Üblicherweise ge-\n\nschehe dies in Vierrandsiegelbeuteln, die durch Rundumversiegelung aus zwei \n\nVerbundfolien gebildet seien. Zur Entnahme der Einzeldosis werde der Beutel \n\naufgeschnitten oder aufgerissen. Der Inhalt könne dann ausgeleert und an-\n\nschließend eingenommen werden. Viele Patienten zögen es vor, den Inhalt des \n\nBeutels direkt in die Mundhöhle auszudrücken oder den Beutel auszusaugen. \n\nDa die Siegelnähte relativ scharfkantig seien, werde die direkte Entnahme aus \n\ndem Beutel in den Mund nicht als besonders angenehm empfunden; da sie \n\nauch relativ steif seien, sei es schwierig, die gesamte Dosis ohne Verlust zu \n\nentnehmen (Beschr. Sp. 1 Z. 9-39). \n\n11 \n\n2. \n\nDurch das Streitpatent soll nach den Angaben der Patentschrift \n\neine Einzeldosis eines flüssigen Arzneimittels in einer Verpackungsform zur \n\nVerfügung gestellt werden, die es dem Patienten ermöglicht, den Inhalt ohne \n\nSchwierigkeiten oral einzunehmen (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 39-43). \n\n12 \n\nDamit ist das dem Streitpatent zugrunde liegende technische Problem \n\nzusammenfassend zutreffend beschrieben. Ohne Erfolg macht die Berufung \n\ndemgegenüber geltend, die Gepflogenheit, Arzneimittel aus den gängigen Vier-\n\nrandsiegelbeutelverpackungen direkt oral einzunehmen, indem der Beutel in \n\nden Mund genommen werde, sei dem Fachmann nicht geläufig gewesen; die \n\nErkenntnis, dass bei der Gestaltung der Verpackung eine direkte orale Einnah-\n\nme zu berücksichtigen sei, sei vielmehr erst der Erfindung zu verdanken. Die \n\nBerufung stellt nicht in Abrede, dass bereits vor dem Prioritätstag des Streitpa-\n\ntents, wie es die Patentschrift auch beschreibt, der Inhalt von Einzeldosisverpa-\n\nckungen eines oral einzunehmenden Arzneimittels von manchen Patienten di-\n\nrekt in die Mundhöhle ausgedrückt oder durch Aussaugen des Beutels einge-\n\nnommen worden ist. Der Senat hat auch keine Zweifel, dass dies zutrifft, da es \n\ndie Einzeldosisverpackung gerade erübrigt, zunächst mit einem Löffel oder der-\n\ngleichen die einzunehmende Menge des Arzneimittels abzumessen, und es \n\ndamit ermöglicht, die verordnete Dosis direkt aus der Verpackung einzuneh-\n\nmen. Auf Grund dieses objektiv feststellbaren Sachverhalts ergab sich jedoch \n\nschon aus pharmakologischer Sicht die Anforderung an die Einzeldosisverpa-\n\nckung eines oral einzunehmenden Arzneimittels, durch deren Gestaltung die \n\nmöglichst verlustfreie Einnahme der gesamten Dosis zu ermöglichen; auch dar-\n\nauf weist die Patentschrift zutreffend hin. Nichts anderes gilt für den in der Be-\n\nschreibung gleichfalls erwähnten Aspekt der scharfkantigen Siegelnähte. Unab-\n\nhängig davon, wie groß tatsächlich die von den Kanten der Siegelnähte ausge-\n\nhende Verletzungsgefahr ist, war aus pharmakologischer Sicht schon der Um-\n\nstand von erheblicher Bedeutung, dass ein Lippen- oder Zungenkontakt mit den \n\nSiegelnähten vom Patienten als unangenehm empfunden werden konnte. Denn \n\ner war jedenfalls potentiell geeignet, die Bereitschaft des Patienten zu verrin-\n\ngern, der ärztlichen Verordnung zu folgen (Compliance). \n\n13 \n\nDas Patentgericht hat als Fachmann einen Fachhochschulingenieur des \n\nMaschinenbaus, Fachrichtung Verpackungstechnik, mit mehrjähriger Erfahrung \n\nin der Entwicklung und Herstellung von Folienverpackungen mit Siegelfolien \n\nangesehen. Die Befragung des gerichtlichen Sachverständigen hat diese auch \n\nvon den Parteien nicht angegriffene Feststellung bestätigt. Der gerichtliche \n\nSachverständige hat zutreffend darauf hingewiesen, dass dieser Verpackungs-\n\nfachmann, wie auch das Patentgericht bereits ausgeführt hat, die Vorgaben \n\neines Pharmazeuten hinsichtlich der physikalischen und chemischen Beschaf-\n\nfenheit sowie der Produktions- und Abfüllbedingungen des Arzneimittels zu be-\n\nrücksichtigen hat, aber auch diejenigen Eigenschaften, die aus pharmakologi-\n\nscher Sicht oder auch unter Vermarktungsgesichtspunkten bei dem verpackten \n\nEndprodukt von Bedeutung sind. \n\n14 \n\nDas objektive technische Problem, das vom Fachmann zu lösen war, \n\nkann somit genauer dahin umschrieben werden, eine Verpackung für flüssige, \n\npulver- oder granulatförmige Arzneimittel in Einzeldosen zu schaffen, die eine \n\ndirekte orale Einnahme des Arzneimittels unter Minimierung von Verletzungsge-\n\nfahren und bei möglichst hoher Bequemlichkeit für den Patienten ermöglicht. \n\nDie letzteren Gesichtspunkte sind mithin nicht der Problemlösung, sondern dem \n\ntechnischen Problem selbst zuzurechnen. Insoweit handelt es sich nicht um die \n\nEinbeziehung von Lösungsansätzen, Lösungsprinzipien oder Lösungsgedanken \n\nin die Formulierung des technischen Problems (vgl. hierzu BGH, Urt. v. \n\n22.11.1984 - X ZR 40/84, GRUR 1985, 369 - Körperstativ), sondern um die Be-\n\nstimmung des Ausgangspunkts des Fachmanns, der für die Erfassung und Be-\n\nwertung der technischen Lehre heranzuziehen ist, die zur Lösung des objekti-\n\nven technischen Problems gegeben wird (vgl. BGH, Urt. v. 22.5.1990 \n\n- X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 813 f. - Falzmaschine). Eine verbesserte \n\nCompliance kann dabei ebenso wenig zur Lösung des technischen Problems \n\ngerechnet werden, wie bei einer mit technischen Mitteln umgesetzten Ge-\n\nschäftsmethode die Geschäftsidee selbst. Sodann auf Patentfähigkeit zu über-\n\nprüfen sind vielmehr in beiden Fällen die technischen Mittel, deren sich die Er-\n\nfindung bedient, um das außerhalb der Technik liegende Ziel wie ein bestimm-\n\ntes Patientenverhalten oder einen bestimmten Markterfolg zu erreichen (vgl. \n\nBGHZ 159, 197, 206 - elektronischer Zahlungsverkehr; BGH, Beschl. v. \n\n20.1.2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Tz. 11 - Steuerungseinrichtung für \n\nUntersuchungsmodalitäten). \n\n15 \n\n3. \n\nZur Lösung des Problems soll durch Patentanspruch 1 des Streit-\n\npatents eine Darreichungsform eines Arzneimittels zur Verfügung gestellt wer-\n\nden, die \n\n(1) \n\naus einem Schlauchbeutel besteht, \n\n(1.1) \n\naus Aluminiumverbundfolie \n\n(1.2) in Form eines Dreinahtschlauchbeutels, \n\n(1.3) der (nur) eine Längsnaht aufweist, die \n\n(1.3.1) als gesiegelte Flachnaht ausgeführt ist, \n\n(2) \n\neine Einzeldosis eines Arzneimittels enthält, \n\n(2.1) \n\ndas flüssig ist und \n\n(2.2) \n\ndas oral einzunehmen ist, und \n\n(3) \n\nzur direkten oralen Aufnahme des Arzneimittels geeignet \n\nist. \n\n16 \n\nHilfsantrag I charakterisiert die Längsflachnaht näher als nicht innen ge-\n\ngen innen gesiegelt (Merkmal 1.3.2); Hilfsantrag II konkretisiert das Arzneimittel \n\nals Antacidum (Merkmal 2.3). Hilfsantrag III kombiniert die zusätzlichen Merk-\n\nmale der Hilfsanträge I und II. Hilfsantrag IV formuliert Patentanspruch 1 in der \n\nFassung des erteilten Patents als Verwendungsanspruch zur direkten oralen \n\nEinnahme. Hilfsantrag V fügt dem Verwendungsanspruch nach Hilfsantrag IV \n\ndas Merkmal (1.3.2) hinzu, Hilfsantrag VI statt des Merkmals (1.3.2) das Merk-\n\nmal (2.3); Hilfsantrag VII kombiniert wiederum die zusätzlichen Merkmale der \n\nHilfsanträge V und VI. \n\n17 \n\nDer Begriff Darreichungsform bezeichnet die Einheit aus Verpackung \n\n(Behältnis) und Inhalt und betrifft beim Streitpatent nicht die Galenik des Arz-\n\nneimittels. \n\n18 \n\nDie Angabe \"zur direkten oralen Einnahme\" (Merkmal 3) in Patentan-\n\nspruch 1 in seiner erteilten Fassung sowie nach den Hilfsanträgen I bis III ent-\n\nhält eine Zweckangabe, die nach den vorstehenden Ausführungen zum techni-\n\nschen Problem bedeutet, dass der Schlauchfolienbeutel so beschaffen sein \n\nmuss, dass der Patient ihn in den Mund nehmen kann. Dagegen lassen sich ihr \n\nentgegen der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vertretenen \n\nAuffassung bestimmte Anforderungen etwa an die Ausgestaltung der zur Ent-\n\nnahme des Arzneimittels zu öffnenden Quersiegelnaht nicht entnehmen. \n\n19 \n\nDas Patentgericht hat angenommen, dass eine \"flossenartige Rücken-\n\nnaht\" (Flossennaht) keine Flachnaht im Sinn des Merkmals 1.3.1 darstelle. Es \n\nhat dies damit begründet, dass die Patentschrift verschiedene Arten von Sie-\n\ngelnähten des Schlauchfolienbeutels nenne. Von den Quernähten sage sie, \n\ndass die endständigen Siegelnähte als Doppelnähte (innen gegen innen) aus-\n\ngeführt seien (Sp. 2 Z. 9 ff.). Demgegenüber heiße es von der Längsnaht, dass \n\nsie als Flachnaht mit Überlappung einer alufreien Zone oder als Taping-Naht \n\nausgebildet werden könne (Sp. 2 Z. 12-17). Es kann offen bleiben, ob dem für \n\nPatentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung beizutreten ist. Auf die Frage, ob \n\nder in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Gegenstand patentfähig ist, hat \n\ndies, wie nachfolgend ausgeführt, keinen entscheidenden Einfluss. Der Aus-\n\nschluss der Flossennaht ergibt sich jedenfalls aus Patentanspruch 1 in der nach \n\nden Hilfsanträgen I, III, V und VII verteidigten Fassung. \n\n20 \n\nII. \n\nEs kann dahinstehen, ob - was das Patentgericht verneint hat - \n\nder Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in der beim \n\nInternationalen Büro eingereichten Fassung hinausgeht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 \n\nIntPatÜbkG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ), denn er ist jedenfalls gegenüber \n\ndem Stand der Technik nicht patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG \n\ni.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ), weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit \n\nberuht (Art. 56 EPÜ). Dies gilt auch für das Streitpatent in seinen zulässigerwei-\n\nse hilfsweise eingeschränkt verteidigten Fassungen. Die Berufung der Beklag-\n\nten muss daher ohne Erfolg bleiben. \n\n21 \n\n1. \n\nDas Patentgericht hat ausgeführt, der Gegenstand des Patentan-\n\nspruchs 1 des Streitpatents möge zwar neu sein, beruhe jedoch nicht auf erfin-\n\nderischer Tätigkeit. Dem Fachmann sei ein kleiner Verpackungsbeutel (\"Stic-\n\nPac\") aus der schwedischen Zeitschrift \"PackMarknaden\", Mai 1991, S. 38 \n\n(K9a), bekannt gewesen. Dieser sei mit flüssigem Arzneimittel gefüllt und bilde \n\neine Darreichungsform zur Einnahme des flüssigen Arzneimittels, die ohne Wei-\n\nteres auch zur oralen Einnahme geeignet sei. Der Beutel sei ein Schlauchbeutel \n\n(\"slangpåse\") mit drei Nähten, darunter einer gesiegelten Längsnaht, und ent-\n\nhalte eine Einzeldosis des Arzneimittels. Nicht beschrieben sei lediglich, dass \n\nder Beutel aus Aluminiumverbundfolie hergestellt sei und wie die Längsnaht \n\nausgebildet sei. Für die Ausbildung aus Aluminiumverbundfolie habe der Fach-\n\nmann aber daraus eine Anregung erhalten, dass in dem Artikel auf dieses Ma-\n\nterial (S. 39 mittlere Spalte) hingewiesen werde. Dort heißt es über eine andere \n\nMedikamentenverpackung: \n\n\"Den materialkombination som används är \n\nPET/aluminium/PET/polyeten, med polyeten på insidan\" (die verwendete Mate-\n\nrialkombination ist PET/Aluminium/PET/Polyethen [Polyethylen], mit Polyethen \n\n[Polyethylen] auf der Innenseite). Dass Dreinahtschlauchbeutel aus Aluminium-\n\nverbundfolie dem Fachmann geläufig gewesen seien, ergebe sich aus der Be-\n\nschreibung des Streitpatents; dies gelte auch für den Einsatz einer als gängig \n\ndargestellten Flachnaht. Flachnähte zeigten auch die Veröffentlichung der eu-\n\nropäischen Patentanmeldung 494 582 (D2, Fig. 13/14) und das Lehrbuch von \n\nDietz und Lippmann, Verpackungstechnik, Heidelberg 1985, S. 242 (K14). Der \n\nFachmann habe zumindest auf Grund eines Hinweises des Pharmazeuten da-\n\nvon Kenntnis haben müssen, dass in Vierrandsiegelbeuteln dargebotene flüssi-\n\nge Arzneimittel häufig direkt oral eingenommen würden und dass dies infolge \n\nihrer scharfkantigen Doppelnähte zu Schwierigkeiten führe. Um diesen Nachteil \n\nzu vermeiden, sei es naheliegend gewesen, bei dem Dreinahtschlauchbeutel \n\nnach der Veröffentlichung K9a die Doppelnaht zu vermeiden und die bekannte \n\nFlachnaht auszuwählen, die bekanntermaßen keine abstehenden oder vorste-\n\nhenden Bereiche aufweise. \n\n22 \n\n2. \n\nEntgegen der Auffassung der Beklagten hat das Patentgericht zu-\n\ntreffend entschieden. \n\n23 \n\na) \n\nDer Artikel in \"PackMarknaden\" (K9a) beschreibt mit dem \"Stic-\n\nPac\" eine Verpackungseinheit mit einem kleinen, schmalen Schlauchbeutel (\"en \n\nliten smal slangpåse\"), die sich für Arzneimittel, Pulver, Granulat und in flüssiger \n\nForm (\"läkemedel, pulver eller flytande\"; \"i Pulver-, granulat- och flytande form\") \n\neignet. Der Veröffentlichung ist auch zu entnehmen, dass es sich um einen \n\nDreinahtbeutel handelt, denn der Beutel wird als gewöhnlicher Schlauchbeutel \n\nbezeichnet, der auf der Rückseite und an den Enden verschweißt ist (\"vanlig \n\nslangpåse med rygg- och ändförsegling\"); wie der gerichtliche Sachverständige \n\nbestätigt hat, war damit aus fachmännischer Sicht ein Dreinahtschlauchbeutel \n\nbeschrieben, wie ihn auch die Veröffentlichung von Dietz und Lippmann (K14) \n\nzeigt (Tafel 5.6 auf S. 242). Der kleine schmale Schlauchbeutel eignete sich \n\nauch ohne Weiteres zur direkten oralen Aufnahme des Arzneimittels. \n\n24 \n\nb) \n\nNicht vorbeschrieben sind lediglich das Folienmaterial (Merk-\n\nmal 1.1), die Ausführung der Längsnaht (Merkmal 1.3.1) und ein oral einzu-\n\nnehmendes Arzneimittel (Merkmal 2.2). \n\n25 \n\nFür den Fachmann, der vor der Aufgabe stand, für ein solches oral ein-\n\nzunehmendes Arzneimittel eine Einzeldosisverpackung bereitzustellen, lag es \n\nindessen nahe, dafür auf den beschriebenen Stic-Pac zurückzugreifen (vgl. zur \n\nWahl des Ausgangspunkts BGHZ 179, 168 Tz. 51 - Olanzapin; Sen.Urt. v. \n\n18.6.2009 - Xa ZR 138/05 - Fischbissanzeiger, zur Veröffentlichung vorgese-\n\nhen). In der Veröffentlichung nach Anl. K9a fand er die Überlegung, dass es mit \n\ndem \"Stic-Pac\" gelungen sei, den Einzeldosisverpackungen aus Schlauchbeu-\n\ntelfolie ein \"neues Image\" zu geben. Der dabei möglicherweise im Vordergrund \n\nstehende Marketingaspekt, im Sinn eines \"Convenience\"-Produkts eine moder-\n\nne, bequem auch unterwegs zu benutzende Verpackungsform bereitzustellen, \n\nwar erkennbar gerade auch für den Verpackungsfachmann von Bedeutung, der \n\neine Verpackungsform schaffen wollte, die geeignet erschien, die Patienten-\n\nCompliance zu erhöhen. \n\n26 \n\nDas Folienmaterial Aluminiumverbundfolie war gängig und stand dem \n\nFachmann zur Verfügung; das Patentgericht verweist zu Recht darauf, dass die \n\nVeröffentlichung \"PackMarknaden\" (K9a) an anderer Stelle des Artikels in Be-\n\nzug auf den Viernahtschlauchbeutel \"3-Dee\" eine Aluminiumverbundfolie er-\n\nwähnt; auch die deutsche Offenlegungsschrift 39 15 636 (K7) und das deutsche \n\nGebrauchsmuster 90 04 904 (K8) erwähnen dieses Material, das zudem in dem \n\nkurz nach der Anmeldung des Streitpatents angemeldeten und damit nicht dem \n\nStand der Technik zuzurechnenden, aber gleichwohl für die Beurteilung des \n\nNaheliegens \n\nindiziell mit heranzuziehenden deutschen Gebrauchsmuster \n\n93 13 664 auch speziell für Medikamente als \"hinlänglich bekannt und in Benut-\n\nzung\" bezeichnet wird (S. 1 zweiter Abs.). Der gerichtliche Sachverständige hat \n\ndie Üblichkeit der Verwendung von Aluminiumverbundfolien für Schlauchbeutel-\n\nverpackungen in gleicher Weise gesehen. \n\n27 \n\nFür die Ausführung der Längsnaht standen dem Fachmann, wie sich aus \n\nder Darstellung bei Dietz und Lippmann (K14) ergibt und der gerichtliche Sach-\n\nverständige ebenfalls bestätigt hat, jedenfalls zwei Möglichkeiten zur Verfü-\n\ngung. Er konnte sie entweder als Flachnaht im Sinne des Merkmals 3 mit über-\n\nlappter Rückennaht oder als flossenartige Rückennaht ausführen. Zwar bildete \n\ndie Flossennaht nach den Ausführungen des Sachverständigen die einfachere \n\nund grundsätzlich kostengünstigere Alternative. Im Hinblick auf die gewünschte \n\nVermeidung einer Verletzungsgefahr und das angenehmere Gefühl bei Lippen- \n\noder Zungenkontakt mit der Naht bot es sich jedoch an, auf die bei Dietz und \n\nLippmann beschriebene zweite Möglichkeit zurückzugreifen und die in \"Pack-\n\nMarknaden\" nicht näher beschriebene Naht als \"überlappte Rückennaht\" aus-\n\nzubilden. \n\n28 \n\n29 \n\nc) \n\nAuch mit ihrer Berufung auf verschiedene \"Beweisanzeichen\" \n\n(besser: Hilfskriterien) kann die Beklagte keinen Erfolg haben. \n\nDiese Hilfskriterien können eine erfinderische Tätigkeit für sich genom-\n\nmen weder begründen noch ersetzen (vgl. nur BGH, Urt. v. 18.9.1990 \n\n- X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 - elastische Bandage; Beschl. v. 11.9.2007 \n\n- X ZB 15/06, GRUR 2007, 997 - Wellnessgerät). Sie können lediglich im Ein-\n\nzelfall Anlass geben, die im Stand der Technik bekannten Lösungen besonders \n\nkritisch daraufhin zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen \n\nFachwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen des Gegenstands \n\nder Erfindung bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung füh-\n\nrende Anregung zu enthalten scheinen. Im Streitfall erklärt sich indessen der \n\nErfolg erfindungsgemäßer Erzeugnisse, auf die sich die Beklagte beruft, ohne \n\nweiteres dadurch, dass sie, wie sie selbst vorträgt, erstmals die Vorteile der di-\n\nrekten oralen Einnahme des Arzneimittels werblich herausgestellt hat. Dies \n\nvermag jedoch nichts daran zu ändern, dass die technische Gestaltung der \n\nVerpackung, die dies ermöglicht, nach dem Vorstehenden dem Fachmann na-\n\nhegelegt war. \n\n30 \n\nd) \n\nDies ist auch nicht deshalb zweifelhaft, weil die Technische Be-\n\nschwerdekammer des Europäischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom \n\n6. September 2001 (T 759/99) zu einer anderen Wertung gelangt ist. Denn der \n\nTechnischen Beschwerdekammer stand nicht das Material aus dem Stand der \n\nTechnik zur Verfügung, das im Nichtigkeitsverfahren vorgelegt worden ist; die \n\nBeschwerdekammer hat - in ausdrücklicher Abweichung von der Prüfungsabtei-\n\nlung - nicht einmal die Verpackung flüssiger Lebensmittel in Schlauchfolienbeu-\n\nteln als bekannt angesehen. \n\n3. \n\nDie hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 füh-\n\n31 \n\nren zu keiner abweichenden Beurteilung. \n\n32 \n\na) \n\nDie zusätzlichen Merkmale nach den Hilfsanträgen I bis III sind \n\nnicht geeignet, die Frage der erfinderischen Tätigkeit positiv zu beurteilen. Dies \n\nist zum Ausschluss der Siegelung innen gegen innen, also der Flossennahtlö-\n\nsung, bereits dargelegt. \n\n33 \n\nDie Befüllung mit Antacida (Hilfsantrag II) weist gegenüber der Befüllung \n\nmit anderen Arzneimitteln ersichtlich keine Besonderheiten auf, die dem Fach-\n\nmann hätten Veranlassung geben können, die für flüssige Arzneimittel geeigne-\n\nte Verpackung für Antacida nicht in Erwägung zu ziehen. Auch die Kombination \n\nder beiden Merkmale führt nicht zu einem zusätzlichen kombinatorischen Effekt. \n\n34 \n\nb) \n\nDie Formulierung als Verwendungsanspruch im Sinn einer direk-\n\nten oralen Applikation führt zu keiner anderen als der bestimmungsgemäßen \n\nVerwendung der nahegelegten Verpackungseinheiten; die Schutzfähigkeit \n\nscheitert somit aus den unter II 2 genannten Gründen. \n\n35 \n\n4. \n\nDass und warum die Gegenstände der verbleibenden angegriffe-\n\nnen Unteransprüche gleichfalls nahegelegt waren, hat das Patentgericht zutref-\n\nfend ausgeführt. Die Berufung wendet sich hiergegen auch nicht. \n\n36 \n\nIII. \n\nDie Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG \n\ni.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO. \n\nMeier-Beck \n\nKeukenschrijver \n\n Mühlens \n\nBerger \n\nBacher \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 27.10.2005 - 1 Ni 15/04 (EU) -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2006/Xa_ZR__22-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-30/xa-zr-22-06","cited_norms":[{"jurabk":"IntPatÜbkG","ref":"Art II § 6","ref_norm":"ii-6","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2006/Xa_ZR__22-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2006/Xa_ZR__22-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-30/xa-zr-22-06","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/Xa_ZS/2006/Xa_ZR__22-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:42:01.798173+00:00"}}