{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR__38-06","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2007-02-27","aktenzeichen":"X ZR 38/06","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Pipettensystem PatG § 10 Abs. 1, § 9 Satz 2 Nr. 1 a) Ein Merkmal des Patentanspruchs kann im Sinne des § 10 PatG als nicht- wesentliches Element der Erfindung anzusehen sein, wenn es zu dem Leis- tungsergebnis der Erfindung, d.h. zu der erfindungsgemäßen Lösung des dem Patent zugrunde liegenden technischen Problems, nichts beiträgt. b) Für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch und Neu- herstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses ist maßgeblich, ob die getroffenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der spezifischen Ei- genschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnis- ses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeug- nisses gleichkommen. c) Der bei Vorrichtungen der betreffenden Art an sich übliche Austausch eines Teils kann die Neuherstellung der Vorrichtung bedeuten, wenn die techni- schen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Er- scheinung treten, weil die Erfindung dessen Funktionsweise oder Lebens- dauer beeinflusst. d) Hingegen rechtfertigt es die Annahme einer Neuherstellung regelmäßig nicht, wenn das ausgewechselte Teil lediglich Objekt der erfindungsgemäß verbesserten Funktionsweise der Gesamtvorrichtung ist (Fortführung von BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler - und Sen.Urt. v. 3.5.2006 - X ZR 45/05, GRUR 2006, 837 - Laufkranz).","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 38/06\n\nURTEIL \n\nVerkündet am: \n27. Februar 2007 \nPotsch \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: ja \nja \nBGHZ: \nja \nBGHR: \n\nPipettensystem \n\nPatG § 10 Abs. 1, § 9 Satz 2 Nr. 1 \n\na) Ein Merkmal des Patentanspruchs kann im Sinne des § 10 PatG als nicht- \nwesentliches Element der Erfindung anzusehen sein, wenn es zu dem Leis-\ntungsergebnis der Erfindung, d.h. zu der erfindungsgemäßen Lösung des \ndem Patent zugrunde liegenden technischen Problems, nichts beiträgt. \n\nb) Für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch und Neu-\nherstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses ist maßgeblich, ob die \ngetroffenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der spezifischen Ei-\ngenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung noch die Identität des \nbereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnis-\nses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeug-\nnisses gleichkommen. \n\nc) Der bei Vorrichtungen der betreffenden Art an sich übliche Austausch eines \nTeils kann die Neuherstellung der Vorrichtung bedeuten, wenn die techni-\nschen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Er-\nscheinung treten, weil die Erfindung dessen Funktionsweise oder Lebens-\ndauer beeinflusst. \n\nd) Hingegen rechtfertigt es die Annahme einer Neuherstellung regelmäßig \nnicht, wenn das ausgewechselte Teil lediglich Objekt der erfindungsgemäß \nverbesserten Funktionsweise der Gesamtvorrichtung ist (Fortführung von \nBGHZ 159, 76 - Flügelradzähler - und Sen.Urt. v. 3.5.2006 - X ZR 45/05, \nGRUR 2006, 837 - Laufkranz). \n\nBGH, Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06 - OLG Düsseldorf \n LG Düsseldorf \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 27. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, \n\nden Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. \n\nDr. Meier-Beck und Asendorf \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats \n\ndes Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. März 2006 aufgeho-\n\nben. \n\nDie Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 4b-Zivilkammer \n\ndes Landgerichts Düsseldorf vom 9. September 2004 wird zurück-\n\ngewiesen. \n\nDie Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittelverfahren. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\n2 \n\nDie Klägerin nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung auf Unterlas-\n\nsung, Rechnungslegung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadenser-\n\nsatz in Anspruch. \n\nDie Klägerin ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer \n\ndeutschen Erstanmeldung am 22. Oktober 1994 angemeldeten und mit Wirkung \n\nfür die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents \n\n656 229 (Klagepatents), für das der Hinweis auf die Patenterteilung am 16. Juli \n\n1997 bekanntgemacht worden ist. Die - in der Berufungsinstanz in Kombination \n\ngeltend gemachten - Patentansprüche 1 bis 4 lauten: \n\nin \n\n\"1. Manuelles Pipettensystem mit einer einen Befestigungsab-\nschnitt (6) und einen Spritzenkolben (17) aufweisenden Sprit-\nze (7) und einer Handpipette (1), die in einem Pipettengehäu-\nse (2) eine Aufnahme (5) für den Befestigungsabschnitt (6) \nund in einem Aufnahmekörper (19) eine Kolbenaufnahme (18) \nfür den Spritzenkolben (17), Befestigungseinrichtungen (26, \n36) zum reversiblen Fixieren von Befestigungsabschnitt und \nihren Aufnahmen und Kolbenstellein-\nSpritzenkolben \nrichtungen (56, 23) zum Verschieben des Aufnahmekörpers \n(19) im Pipettengehäuse (2) aufweist, wobei Befestigungsab-\nschnitt (6) und Spritzenkolben (17) durch Axialöffnungen (9, \n20) ihrer Aufnahmen (5, 18) axial in ihre Befestigungspositio-\nnen schiebbar sind, die Befestigungseinrichtungen (26, 36) \nmanuell betätigbare radial zustellbare Greifeinrichtungen (28, \n36) zum Fixieren des Befestigungsabschnitts (6) und des \nSpritzenkolbens (17) in den Befestigungspositionen haben, die \nGreifeinrichtungen (28, 36) schwenkbar im Pipettengehäuse \n(2) gelagerte Spritzengreifhebel (28) und im Aufnahmekörper \n(19) schwenkbar gelagerte Kolbengreifhebel (36) haben, die \nSpritzengreifhebel (26) und die Kolbengreifhebel (36) zweiar-\nmig mit einem Greifarm (29, 38) und einem Betätigungsarm \n\nfür die manuelle Betätigung (30, 39) ausgeführt sind, und wo-\nbei die Spritzengreifhebel (26) an den Innenseiten ihrer Betä-\ntigungsarme (30) Kontaktstellen (33) aufweisen, die durch Be-\ntätigen ihrer Betätigungsarme (30) außen gegen die Betäti-\ngungsarme (39) der Kolbengreifhebel (36) schwenkbar sind \nund die Kolbengreifhebel (36) betätigen. \n\n2. Pipettensystem nach Anspruch 1, wobei Befestigungsab-\nschnitt (6) und/oder Spritzenkolben (17) in ihren Befestigungs-\npositionen in den Aufnahmen (5, 18) an Anschlägen (10, 21) \nanliegen und die Greifeinrichtungen (28, 38) den Befesti-\ngungsabschnitt und/oder den Spritzenkolben durch Hintergrei-\nfen an den Anschlägen fixieren. \n\n3. Pipettensystem nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Befesti-\n\ngungsabschnitt ein Spritzenflansch (6) ist. \n\n4. Pipettensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der \nSpritzenkolben (17) einen Kolbenbund (37) zum Hintergreifen \ndurch die Greifeinrichtungen (38) aufweist.\" \n\n3 \n\nDie nachstehend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 der Klagepatent-\n\nschrift zeigen ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Pipettensys-\n\ntems. In Figur 1 ist das Unterteil einer Repetierpipette mit dem Oberteil einer \n\neingesetzten Spritze im Querschnitt (rechts vollständig, links teilweise einge-\n\nsetzte Spritze) und in Figur 2 das in Figur 1 gezeigte Pipettensystem in einem \n\num 90° gedrehten Schnitt dargestellt, wobei die Befestigungseinrichtungen in \n\nder linken Hälfte betätigt und in der rechten Hälfte unbetätigt sind. \n\n4 \n\nDie Klägerin bringt unter der Bezeichnung \"M. \" eine Handre- \n\npetierpipette (mit Spritze) in den Verkehr und vertreibt dazu passende Spritzen. \n\nDie Beklagte zu 1 (im Folgenden: Beklagte), deren Geschäftsführer die Beklag-\n\nten zu 2 und 3 sind, vertreibt unter der Bezeichnung \"r. \" ihrer- \n\nseits Spritzen für Pipettensysteme. Diese Spritzen sind, worauf die Beklagte \n\nhinweist, u.a. für die Handpipette der Klägerin geeignet. Die Klägerin sieht in \n\ndem Vertrieb der Spritzen eine mittelbare Verletzung des Klagepatents. \n\n5 \n\nDas Landgericht hat die Klage abgewiesen; das Berufungsgericht hat ihr \n\nstattgegeben. Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene \n\nRevision der Beklagten, mit der sie den Antrag auf Abweisung der Klage wei-\n\nterverfolgen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n6 \n\n7 \n\nDie zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur \n\nWiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. \n\nI. Das Klagepatent betrifft ein \"Pipettensystem\", das aus einer zumeist \n\nals Repetierpipette ausgeführten Handpipette und einer Spritze besteht. Die \n\nSpritze weist einen Befestigungsabschnitt und einen Spritzenkolben auf, die \n\njeweils mittels radial zustellbarer Greifeinrichtungen in der Pipette fixiert wer-\n\nden, wenn die Spritze in die Befestigungsposition eingeschoben worden ist. \n\n8 \n\nDie Patentschrift erörtert einleitend ein aus der deutschen Offenlegungs-\n\nschrift 29 26 691 bekanntes Repetierpipettensystem, bei dem die Spritze mit \n\nihrem als Befestigungsabschnitt dienenden Flansch seitlich in eine seitlich offe-\n\nne im Wesentlichen U-förmige Nut eingesetzt und in dieser von einer axialen \n\nAndruckfeder fixiert wird. Zur Verbindung des Spritzenkolbens mit der Kolben-\n\neinrichtung ist ein Einsatzelement vorgesehen, das einen Endabschnitt des \n\nSpritzenkolbens zwischen zwei Backen aufnimmt, welche mittels eines klap-\n\npenförmigen Klemmgliedes, dessen Betätigungshebel durch eine Öffnung aus \n\ndem Gehäuse herausragt, gegen den Spritzenkolben pressbar ist. Daran be-\n\nmängelt die Beschreibung des Klagepatents, dass die Spritze sowohl zum Ein-\n\nsetzen und Koppeln der Kolbeneinstelleinrichtung als auch zum Herausnehmen \n\nangefasst werden müsse, was wegen der an die Spritze gestellten hohen Sau-\n\nberkeitsanforderungen und wegen der Gefahr, bei der Entnahme mit Reagenz-\n\nflüssigkeit in Berührung zu kommen, nachteilig sei. \n\n9 \n\nAndere bekannte Kupplungsmechanismen für Pipettensysteme seien \n\nnicht bedienungsfreundlich und kompliziert. \n\n10 \n\nHieraus ergibt sich das dem Klagepatent zugrunde liegende Problem, ein \n\nmanuelles Pipettensystem zu schaffen, das eine erleichterte und sichere Kopp-\n\nlung der Spritze mit der Pipette und eine erleichterte Trennung der Spritze von \n\nder Pipette ohne deren Anfassen durch den Anwender ermöglicht. \n\n11 \n\nHiervon ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen, mit dem die \n\nerfindungsgemäße Lösung nach den Patentansprüchen 1 bis 4 wie folgt geglie-\n\ndert werden kann: \n\n1. Manuelles Pipettensystem mit einer Spritze (7) und einer \n\nHandpipette (1). \n\n2. Die Spritze weist einen Befestigungsabschnitt (6) und einen \n\nSpritzenkolben (17) auf. \n\n3. Die Pipette weist auf \n\n3.1 \n\n3.2 \n\nin einem Pipettengehäuse (2) eine Aufnahme (5) für den \nBefestigungsabschnitt, \n\nin einem Aufnahmekörper (19) eine Kolbenaufnahme \n(18) für den Spritzenkolben. \n\n3.3 Befestigungseinrichtungen (26, 36) zum reversiblen Fi-\nxieren von Befestigungsabschnitt und Spritzenkolben in \nihren Aufnahmen (5, 18) und \n\n3.4 Kolbenstelleinrichtungen (56, 23) zum Verschieben des \n\nAufnahmekörpers im Pipettengehäuse. \n\n4. Der Befestigungsabschnitt und der Spritzenkolben sind durch \nAxialöffnungen (9, 20) der Aufnahmen axial in ihre Befesti-\ngungspositionen schiebbar. \n\n5. Die Befestigungseinrichtungen (26, 36) haben manuell betä-\ntigbare radial zustellbare Greifeinrichtungen (28, 36) zum Fi-\nxieren des Befestigungsabschnitts und des Spritzenkolbens in \nden Befestigungspositionen: \n\n5.1 die Greifeinrichtungen (28, 36) haben schwenkbar im Pi-\npettengehäuse gelagerte Spritzengreifhebel (26) und im \nAufnahmekörper schwenkbar gelagerte Kolbengreifhebel \n(36); \n\n5.2 die Spritzengreifhebel und die Kolbengreifhebel sind \nzweiarmig mit einem Greifarm (29, 38) und einem Betäti-\ngungsarm (30, 39) ausgeführt; \n\n5.3 die Spritzengreifhebel weisen an den Innenseiten ihrer \n\nBetätigungsarme (30) Kontaktstellen (33) auf; \n\n5.4 die Kontaktstellen (33) sind durch Betätigen ihrer Betäti-\ngungsarme außen gegen Betätigungsarme (39) der Kol-\nbengreifhebel schwenkbar und betätigen die Kolben-\ngreifhebel. \n\n6. Befestigungsabschnitt und/oder Spritzenkolben liegen in ihren \nBefestigungspositionen in den Aufnahmen (5, 18) an Anschlä-\ngen (10, 21) an. \n\n7. Die Greifeinrichtungen (28, 38) fixieren den Befestigungsab-\nschnitt und/oder den Spritzenkolben durch Hintergreifen an \nden Anschlägen (Patentanspruch 2). \n\n8. Der Befestigungsabschnitt ist ein Spritzenflansch (Patentan-\n\nspruch 3). \n\n9. Der Spritzenkolben weist einen Kolbenbund (37) zum Hinter-\ngreifen durch die Greifeinrichtungen auf (Patentanspruch 4). \n\n12 \n\nII. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe das Kla-\n\ngepatent mittelbar verletzt, indem sie Spritzen der angegriffenen Ausführungs-\n\nform Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland zur Verwendung in dem \n\nPipettensystem \"M. \" angeboten und geliefert hat. Dies hält revisi- \n\nonsrechtlicher Nachprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand. \n\n13 \n\n1. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts ist \n\nallerdings das Pipettensystem der Klägerin, für das die Beklagte Spritzen liefert, \n\nerfindungsgemäß ausgebildet. \n\n14 \n\n2. Das Berufungsgericht hat ferner zutreffend angenommen, dass die \n\nangebotenen Spritzen im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG Mittel darstellen, die sich \n\nauf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. \n\n15 \n\na) Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt: Die von der Beklagten \n\ngelieferte Spritze sei zwar innerhalb des geschützten Systems lediglich passi-\n\nves Objekt von Ankoppelungs-, Festhalte- und Lösemanipulationen, die mit Hil-\n\nfe der Greifvorrichtungen des Pipettengehäuses erfolgten, aber sie weise auch \n\ndie besondere auf die Greifhebel abgestimmte Ausgestaltung auf, die es erlau-\n\nbe, diese Manipulationen in der erfindungsgemäß angestrebten Weise auszu-\n\nführen. Die Spritze sei mit einem Befestigungsabschnitt und einem Spritzenkol-\n\nben versehen (Merkmal 2), die so ausgebildet seien, dass sie mit den in den \n\nMerkmalsgruppen 3 und 5 näher beschriebenen Greif- und Fixierelementen des \n\nPipettengehäuses in der erfindungsgemäß vorgesehenen Weise zusammenwir-\n\nken könnten, so dass die Spritze durch eine einzige axiale Bewegung in die Be-\n\nfestigungseinrichtungen des Pipettengehäuses einführbar sei, ihr Befestigungs-\n\nabschnitt und Kolben gleichzeitig von den Kolben- und Spritzengreifhebeln fi-\n\nxiert würden und durch einen Druck auf die Betätigungsarme der Spritzengreif-\n\nhebel ebenso gleichzeitig von beiden Greifhebeln auch wieder losgelassen \n\nwürden. Darin lägen der Nutzen und das Wesen des unter Schutz gestellten \n\nPipettensystems, das ohne die Spritze unvollständig und damit nicht funktions-\n\nfähig sei. Um mit den Greifelementen des Pipettengehäuses in der erfindungs-\n\ngemäßen Weise zusammenwirken zu können, sei die Spritze zusätzlich ent-\n\nsprechend den Patentansprüchen 2 bis 4 (Merkmalen 6 bis 9) weiterhin so aus-\n\ngebildet, dass ihr Befestigungsabschnitt ein Flansch sei und dass dieser \n\nFlansch und/oder der Spritzenkolben in ihren Befestigungspositionen in den \n\ndafür vorgesehenen Aufnahmen und an den Anschlägen des Pipettengehäuses \n\nanlägen und von den Greifeinrichtungen hintergriffen und an den Anschlägen \n\nfestgehalten werden könnten. \n\n16 \n\nb) Die Revision rügt, das Berufungsgericht missachte, dass die sich aus \n\nden geltend gemachten Patentansprüchen ergebenden Eigenschaften der \n\nSpritze lediglich diejenigen einer handelsüblichen und auch für andere Handpi-\n\npetten verwendbaren Spritze seien. Wenn das Berufungsgericht von einer be-\n\nsonderen, auf die Greifhebel abgestimmte Ausgestaltung der Spritze spreche, \n\nverkenne es, dass nicht die Spritze auf die Greifhebel der Pipette abgestimmt \n\nsei, sondern umgekehrt die Greifhebel auf die Maße handelsüblicher Spritzen \n\neingerichtet seien. Die Erfindung beziehe sich allein auf die Systemkomponente \n\nPipette; Kern der Erfindung sei deren Greifhebelmechanismus. Werde der Er-\n\nfindungsgedanke allein in einer Komponente eines aus mehreren Teilen beste-\n\nhenden Systems verwirklicht, während das andere Teil hierzu keinen Beitrag \n\nleiste, stelle dieses Teil kein Mittel dar, das sich auf ein wesentliches Element \n\nder Erfindung beziehe. Richtigerweise hätte Patentanspruch 1, wie mit der von \n\nden Beklagten erhobenen Nichtigkeitsklage geltend gemacht werde, auf eine \n\nHandpipette für eine einen Befestigungsabschnitt und einen Spritzenkolben \n\naufweisende Spritze gerichtet werden müssen. \n\nc) Diese Rügen der Revision haben keinen Erfolg. \n\nNach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein we-\n\nsentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehre-\n\nren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten \n\nErfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGHZ 159, 76, 85 - Flü-\n\ngelradzähler). Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet wer-\n\nden können, zur Verwirklichung der Lehre der Erfindung jedoch nichts beitra-\n\ngen, werden von diesem Kriterium nicht erfasst. Leistet ein Mittel dagegen ei-\n\nnen solchen Beitrag, kommt es grundsätzlich nicht darauf an, mit welchem \n\nMerkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs das Mittel zusammen-\n\nwirkt. Denn was Bestandteil des Patentanspruchs ist, ist regelmäßig bereits \n\ndeshalb auch wesentliches Element der Erfindung (BGHZ 159, 76, 86). Davon \n\nist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen. \n\n17 \n\n18 \n\n19 \n\nDie angegriffenen Spritzen beziehen sich auf ein wesentliches Element \n\nder Erfindung. Die Spritze ist Bestandteil des erfindungsgemäßen Gegen-\n\nstands, der aus der Kombination von Handpipette und Spritze besteht, welche \n\ndas geschützte \"System\" bildet (Merkmal 1). Mit Befestigungsabschnitt und \n\nSpritzenkolben ist die Spritze selbst entsprechend Merkmal 2 ausgebildet und \n\ndadurch geeignet, mit der Pipette bei der Verwirklichung des Erfin-\n\ndungsgedankens funktional zusammenzuwirken, indem die Greifeinrichtungen \n\nnach Merkmal 5 in den Aufnahmen des Pipettengehäuses Befestigungsab-\n\nschnitt und Kolbenbund der Spritze entsprechend den Merkmalen 7 und 9 er-\n\ngreifen und fixieren und durch Betätigen der Betätigungsarme wieder lösen, \n\nohne dass die Spritze selbst angefasst werden muss. \n\n20 \n\nDas genügt ohne weiteres für ein funktionales Zusammenwirken. In die-\n\nsem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, worin der Kern der Erfindung \n\nliegt. Allerdings kann ein Merkmal, das für die technische Lehre der Erfindung \n\nvon völlig untergeordneter Bedeutung ist, als nicht-wesentliches Element der \n\nErfindung anzusehen sein; eine solche Irrelevanz für den Erfindungsgedanken \n\nkann aber nicht mit der Bekanntheit dieser Merkmale im Stand der Technik be-\n\ngründet werden (BGHZ 159, 76, 86). Der von der Revision in den Mittelpunkt \n\nihrer Argumentation gerückte Gesichtspunkt, dass die im Patentanspruch ent-\n\nhaltenen Merkmale der Spritze auf handelsübliche Spritzen zutreffen, ist des-\n\nhalb unerheblich. Fehlende \"Wesentlichkeit\" kann sich nur daraus ergeben, \n\ndass ein Merkmal zu dem Leistungsergebnis der Erfindung, d.h. zu der erfin-\n\ndungsgemäßen Lösung des dem Patent zugrunde liegenden technischen Prob-\n\nlems, nichts beiträgt, wobei auch ein Beitrag, der praktisch ohne Bedeutung ist, \n\naußer Betracht bleiben kann. Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn bei einer \n\nErfindung, die sich mit der Fortbildung einer bestimmten Funktion einer als sol-\n\nchen bekannten Vorrichtung befasst, in den Patentanspruch Merkmale aufge-\n\nnommen worden sind, die sich mit einer anderen, von der Erfindung nicht be-\n\ntroffenen Funktion der Vorrichtung befassen. Von einer solchen Konstellation \n\nkann indessen im Streitfall keine Rede sein, in dem sich die Beziehung der \n\nSpritze auf ein wesentliches Element der Erfindung schon daraus ergibt, dass \n\nes gerade die Spritze ist, deren Fixierung an Befestigungsabschnitt und Sprit-\n\nzenkolben in einer bestimmten Position die erfindungsgemäße Ausgestaltung \n\nder Pipette dient. \n\n21 \n\nDie Revision kann daher auch nicht mit der Rüge durchdringen, der Pa-\n\ntentanspruch hätte \"richtigerweise\" auf eine Handpipette anstatt auf ein System \n\naus Pipette und Spritze gerichtet werden müssen. Dem Patentanmelder kann in \n\ndieser Hinsicht nicht vorgeschrieben werden, wie er den Patentanspruch zu \n\nformulieren hat. Er kann vielmehr die Erteilung des Patents grundsätzlich in je-\n\nder Ausgestaltung verlangen, die der gegebenen technischen Lehre entspricht \n\nund patentfähig ist (BGHZ 166, 347, 349 f. - Mikroprozessor). Nachdem sich die \n\nErfindung mit dem Problem befasst, die Mechanik des Ankuppelns der Spritze \n\nan die Pipette und des Abkuppelns der Spritze von der Pipette zu verbessern, \n\nist es ohne weiteres möglich und nicht rechtsmißbräuchlich, die Spritze in die \n\nDefinition des patentierten Gegenstandes einzubeziehen. \n\n22 \n\n3. Ohne Rechtsfehler und unbeanstandet von der Revision hat das Be-\n\nrufungsgericht schließlich festgestellt, dass die Beklagte wusste, dass die von \n\nihr angebotenen und gelieferten Spritzen zur Benutzung der Erfindung im Inland \n\ngeeignet und bestimmt waren; auf die Eignung für das Pipettensystem der Klä-\n\ngerin hat sie ausdrücklich hingewiesen. \n\n23 \n\n4. Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Auffassung des \n\nBerufungsgerichts, die Abnehmer der Klägerin überschritten mit Verwendung \n\nder angegriffenen Spritzen die Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs \n\ndes von ihnen erworbenen Pipettensystems und stellten mit der Einsetzung ei-\n\nner neuen Spritze jeweils das erfindungsgemäße Pipettensystem erneut her. \n\n24 \n\na) Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt: Die angegrif-\n\nfenen Spritzen seien Gegenstände, die in ihrer Ausgestaltung besonderen Vor-\n\ngaben der Patentansprüche 1 bis 4 entsprächen, die sie haben müssten, um \n\nmit dem Pipettengehäuse in der erfindungsgemäßen Weise zusammenwirken \n\nzu können. Beide - Pipettengehäuse und Spritze - bildeten die in Anspruch 1 \n\nunter Schutz gestellte Baueinheit. Diese Einheit werde funktionsunfähig, wenn \n\ndie Spritze ersetzt werden müsse. Übrig bleibe mit dem Pipettengehäuse nur \n\nein Teil der unter Schutz gestellten Vorrichtung. Mit diesem stelle der Benutzer \n\nbeim Einsetzen einer neuen Spritze eine neue von Anspruch 1 erfasste Vorrich-\n\ntung her, die mit der ursprünglich in den Verkehr gebrachten und durch Ent-\n\nnehmen der Altspritze untergegangenen Einheit nicht identisch sei. Unter die-\n\nsen Umständen könne nicht angenommen werden, die Klägerin habe bereits \n\ndurch das erstmalige Inverkehrbringen beider zum geschützten Pipettensystem \n\ngehörenden Komponenten den ihr zustehenden Nutzen aus der Erfindung ge-\n\nzogen. Die im Klagepatent unter Schutz gestellte Erfindung sei wirtschaftlich \n\ngerade auf den Austausch der Spritzen angelegt, von denen jeweils eine einzi-\n\nge Teil der erfindungsgemäßen Funktionseinheit sei. Gerade beim Austausch \n\nder Spritze verwirkliche sich auch der technische Vorteil der geschützten Erfin-\n\ndung, indem das Abwerfen der Altspritze und das Ankoppeln der neuen Spritze \n\ngegenüber dem Stand der Technik wesentlich vereinfacht würden. Der wirt-\n\nschaftliche Schwerpunkt der Erfindung bestehe nicht nur darin, ein Gerät zur \n\nVerfügung zu stellen, mit dessen Hilfe sich die Pipettierspritzen einfach koppeln \n\nund abtrennen ließen, sondern sei auch und gerade auf die Abdeckung des Er-\n\nsatzbedarfs an passenden Spritzen gerichtet, deren Verwendung im Rahmen \n\ndes geschützten Systems wesentlich erleichtert werde. Wirtschaftlich gesehen \n\nliege der Schwerpunkt der geschützten Erfindung nicht bei der Handpipette, \n\nsondern bei dem beim Benutzer nach Erwerb des Systems zu erwartenden Er-\n\nsatzbedarf an Spritzen, der während der Lebensdauer der Handpipette einen \n\nden Kaufpreis des Systems bei weitem übersteigenden Kostenaufwand erforde-\n\nre. Dass die Spritze mit ihrem Befestigungsabschnitt bzw. Befestigungsflansch \n\nund ihrem Kolben bzw. Kolbenbund im Stand der Technik bereits bekannt sei, \n\nsei dagegen nicht von Bedeutung, zumal der sichere, eine Kontamination von \n\nSpritze und Benutzer vermeidende Gebrauch durch die geschützte Erfindung \n\neine erhebliche Verbesserung erfahren habe. \n\n25 \n\nb) Die Revision hält es demgegenüber für fernliegend, in dem bestim-\n\nmungsgemäß vieltausendfach stattfindenden Spritzenaustausch jeweils eine \n\nNeuherstellung des Pipettensystems zu sehen. Durch diesen Austausch der \n\nSpritzen werde, so meint sie, die Identität des patentgeschützten Erzeugnisses \n\nnicht beeinträchtigt. Der Erfindungsgedanke verwirkliche sich allein in dem aus \n\nGreifeinrichtungen und Betätigungsarmen bestehenden Halte- und Löseme-\n\nchanismus der Handpipette. Das Interesse der Klägerin daran, dass ihre Kun-\n\nden ihren Spritzenbedarf ausschließlich bei ihr deckten, sei nicht schützens-\n\nwert. \n\n26 \n\nc) Diesem Angriff ist im Ergebnis der Erfolg nicht zu versagen. Mit dem \n\nInverkehrbringen des geschützten Pipettensystems ist das Ausschließlichkeits-\n\nrecht der Klägerin hinsichtlich der in den Verkehr gesetzten Einheit aus Handpi-\n\npette und Spritze auch dann erschöpft, wenn die Spritze - bestimmungsgemäß - \n\nfortgesetzt ausgetauscht wird. Der Austausch gehört zum bestimmungsgemä-\n\nßen Gebrauch des Pipettensystems. Die Nutzer der Handpipette \"M. \n\n \" der Klägerin dürfen daher die Spritzen selbst herstellen oder von \n\nDritten wie der Beklagten beziehen und sind daher im Sinne des § 10 PatG zur \n\nBenutzung der Erfindung berechtigt. Eine mittelbare Patentverletzung durch die \n\nBeklagte scheidet damit aus. \n\n27 \n\naa) Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten Er-\n\nzeugnisses gehört auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchs-\n\ntauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Er-\n\nzeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus an-\n\nderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von der Wiederherstellung \n\neiner aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zu-\n\nstimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann in-\n\ndessen dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnah-\n\nmen darauf hinauslaufen, das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen. \n\nFür die Abgrenzung zwischen (zulässigem) bestimmungsgemäßen Gebrauch \n\nund (unzulässiger) Neuherstellung ist dabei maßgeblich, ob die getroffenen \n\nMaßnahmen noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten \n\npatentgeschützten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfin-\n\ndungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen. Zur Beurteilung dieser Frage be-\n\ndarf es einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichti-\n\ngenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der \n\nwirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am \n\nungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungs-\n\ngemäßen Erzeugnisses andererseits, die grundsätzlich Aufgabe des Tatrichters \n\nist (BGHZ 159, 76, 90 f. - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 3.5.2006 - X ZR 45/05, \n\nGRUR 2006, 837, Tz. 16 - Laufkranz). Dies hat das Berufungsgericht im Aus-\n\ngangspunkt zutreffend gesehen. Seine Abwägung hält jedoch der Nachprüfung \n\nnicht stand, weil sie einseitig das wirtschaftliche Interesse der Patentinhaberin \n\nin den Vordergrund stellt und dabei die Eigenart des geschützten Erzeugnisses \n\nnicht hinreichend berücksichtigt. \n\n28 \n\nbb) Wie der Senat bereits für die Abgrenzung zwischen identitätswah-\n\nrender Reparatur und Neuherstellung ausgesprochen hat, kann die Grenze des \n\nbestimmungsgemäßen Gebrauchs sachgerecht nicht ohne Berücksichtigung \n\nder spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung festge-\n\nlegt werden, die aus patentrechtlicher Sicht einerseits die Identität des Erzeug-\n\nnisses prägen und andererseits Anhaltspunkte dafür liefern, inwieweit bei die-\n\nsem Erzeugnis die einander widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu ei-\n\nnem angemessenen Ausgleich des Schutzes bedürfen (Sen.Urt. Laufkranz aaO \n\nTz. 16). Der Streitfall bildet dafür ein anschauliches Beispiel. Weder reicht es, \n\nwie es die Begründung des Berufungsgerichts nahelegen könnte, für die An-\n\nnahme einer Neuherstellung aus, dass das \"System\" durch die Entnahme der \n\nSpritze unvollständig und damit funktionsunfähig wird, noch steht es umgekehrt, \n\nwie die Revision meint, einer solchen Annahme bereits entgegen, dass nach \n\nder Verkehrsanschauung kein neuer Gegenstand hergestellt wird, wenn in ein \n\nHandpipettiergerät, das zum langdauernden Gebrauch bestimmt ist, eine neue \n\n(Einmal-)Spritze eingesetzt wird. Vielmehr kann die Identitätsfrage nicht beant-\n\nwortet werden, ohne in den Blick zu nehmen, worin die technischen Wirkungen \n\nder Erfindung bestehen und wo sie in Erscheinung treten. \n\n29 \n\ncc) Der Streitfall ist kein \"Reparaturfall\" im eigentlichen Sinne, und es \n\ngeht auch nicht um den Austausch eines Verschleißteils. Den Fällen des Aus-\n\ntauschs eines \"Verschleißteils\", wie sie die Entscheidungen \"Flügelradzähler\" \n\nund \"Laufkranz\" betrafen, ist der vorliegende Fall jedoch insofern verwandt, als \n\nder Wechsel von einer Spritze zu einer anderen zum Gebrauch einer Repetier-\n\npipette gehört, der sich üblicherweise täglich und während der Lebensdauer der \n\nPipette vielfach vollzieht. Wie in dem Austausch eines Verschleißteils, das wäh-\n\nrend der zu erwartenden Lebensdauer einer Maschine - gegebenenfalls mehr-\n\nfach - ersetzt zu werden pflegt, liegt in einem solchen Wechsel regelmäßig kei-\n\nne Neuherstellung, denn der Erwerber eines Pipettiersystems aus Repetierpi-\n\npette und Spritze darf erwarten, die für einen dauerhaften Gebrauch ausgelegte \n\nRepetierpipette nicht lediglich mit der mitgelieferten Spritze und damit als \n\n\"Wegwerfartikel\" benutzen zu dürfen. \n\n30 \n\nGleichwohl wird in einem solchen Fall die Abwägung jedenfalls in der \n\nRegel zugunsten des Patentinhabers ausfallen, wenn die technischen Wirkun-\n\ngen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Erscheinung treten, \n\netwa weil die Erfindung die Funktionsweise oder Lebensdauer dieses Teils be-\n\neinflusst (BGHZ 159, 76, 92 - Flügelradzähler; Sen.Urt. Laufkranz aaO Tz. 17). \n\nVerkörperten gerade die Spritzen wesentliche Teile des Erfindungsgedankens, \n\nso dürfte der Erwerber des Pipettiersystems zwar erwarten, die Handpipette \n\nnicht nur zum Einmalgebrauch zu erhalten. Er dürfte aber nicht notwendiger-\n\nweise erwarten, die dafür benötigten Spritzen selbst herstellen oder aus belie-\n\nbiger Quelle beziehen zu können. So verhält es sich hier jedoch nicht. \n\n31 \n\nDenn die technischen Wirkungen der Erfindung treten nicht - auch nicht \n\nteilweise - in den Spritzen in Erscheinung. Dass sie mehrere Merkmale der ge-\n\nschützten Gesamtvorrichtung aus Pipette und Spritze verwirklichen und demzu-\n\nfolge jede in die Pipette eingesetzte Spritze Teil der erfindungsgemäßen Funk-\n\ntionseinheit ist, bestätigt nur das funktionale Zusammenwirken zwischen Be-\n\nfestigungsabschnitt und Spritzenkolbenbund einer Spritze mit den erfindungs-\n\ngemäßen Greifvorrichtungen im Pipettengehäuse, das notwendige Vorausset-\n\nzung für eine mittelbare Patentverletzung, aber nicht hinreichende Bedingung \n\nfür die Qualifizierung des Austauschs der Spritzen als Neuherstellung des Pi-\n\npettensystems ist (vgl. Sen.Urt. Laufkranz aaO Tz. 20 ff.). Mehr Gewicht hat die \n\nErwägung des Berufungsgerichts, der technische Vorteil der geschützten Erfin-\n\ndung bestehe gerade darin, das Abwerfen der Altspritze und das Ankoppeln der \n\nneuen Spritze gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern. Diese Wir-\n\nkung der Erfindung genügt indessen nicht, weil die Spritze selbst hierdurch \n\nnicht in ihren physikalischen Eigenschaften oder ihrer Funktionsweise beein-\n\nflusst wird und sich in ihr folglich nicht wesentliche Elemente des Erfindungs-\n\ngedankens (mit)verkörpern. Die Spritze ist vielmehr bloßes Objekt des verbes-\n\nserten An- und Abkupplungsprozesses, der seine gegenständliche Verkörpe-\n\nrung allein in den hierfür geschaffenen Greifeinrichtungen der Pipette findet. \n\nIhre für das Zusammenwirken mit diesen Greifeinrichtungen notwendigen \n\nSacheigenschaften (Vorhandensein eines Spritzenkolbens und eines Befesti-\n\ngungsabschnitts [Merkmal 2], bei Ausbildung nach Patentanspruch 3 Ausge-\n\nstaltung des Befestigungsabschnitt als Flansch [Merkmal 8] und bei Ausbildung \n\nnach Patentanspruch 4 Vorhandensein eines Kolbenbunds [Merkmal 9]) sind \n\nkonventionelle Eigenschaften einer Spritze, und der Spritze selbst wird durch \n\ndie Erfindung auch nicht - wie im Fall \"Flügelradzähler\" dem Messbecher und \n\ndem darin gelagerten Flügelrad - eine verbesserte Funktionalität verliehen. \n\n32 \n\nDass die Patentinhaberin angesichts des Umstands, dass die Deckung \n\ndes Spritzenbedarfs während der Lebensdauer der Handpipette üblicherweise \n\neinen den Kaufpreis des Systems bei weitem übersteigenden Kostenaufwand \n\nerfordert, an einer Erstreckung ihres Ausschließlichkeitsrechts auf diesen Er-\n\nsatzbedarf ein wirtschaftliches Interesse hat, liegt auf der Hand. Dieses Inter-\n\nesse ist jedoch nicht schützenswert, da es über das Interesse an der wirtschaft-\n\nlichen Verwertung der Erfindung hinausgeht. Der Patentinhaberin die Lieferung \n\nvon Spritzen vorzubehalten, würde vielmehr dazu führen, ihr den wirtschaftli-\n\nchen Vorteil aus dem Vertrieb eines Massenprodukts zuzuweisen, ohne dass \n\nsich die Erfindung auf dieses Massenprodukt selbst in irgendeiner Weise aus-\n\nwirkte. Es hat daher dabei zu verbleiben, dass der bestimmungsgemäße Sprit-\n\nzenwechsel die Identität eines von der Patentinhaberin in den Verkehr gebrach-\n\nten Pipettensystems unberührt lässt. \n\n33 \n\nIII. Das Berufungsurteil ist hiernach aufzuheben. Da es weiterer Fest-\n\nstellungen nicht bedarf, hat der Senat in der Sache selbst zu entscheiden und \n\ndas klageabweisende landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. \n\nMelullis \n\nKeukenschrijver \n\n Mühlens \n\nMeier-Beck \n\n Asendorf \n\nVorinstanzen: \n\nLG Düsseldorf, Entscheidung vom 09.09.2004 - 4b O 417/03 - \n\nOLG Düsseldorf, Entscheidung vom 23.03.2006 - I-2 U 94/04 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR__38-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-02-27/x-zr-38-06","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 10","ref_norm":"10","n":3}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR__38-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR__38-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-02-27/x-zr-38-06","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR__38-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 21:23:56.416384+00:00"}}