{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR_102-06","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2007-12-04","aktenzeichen":"X ZR 102/06","doktyp":"Urteil","leitsatz":"ArbEG §§ 9, 12; BGB § 315 Verkündet am: 4. Dezember 2007 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Ramipril a) Bei Abschluss eines Lizenzvertrages über die unbeschränkt in Anspruch ge- nommene Diensterfindung ist der Vergütungsanspruch des Erfinders - gege- benenfalls vorläufig - festzustellen oder festzusetzen. b) Kommt eine Feststellung nicht zustande und unterlässt der Arbeitgeber eine Festsetzung, kann der Erfinder auf gerichtliche Bestimmung der angemesse- nen Vergütung klagen. c) Der festzusetzende Vergütungsanspruch kann ausnahmsweise auf Null re- duziert sein, wenn die vorbehaltlose Aufgabe des Nutzungsrechts durch den Lizenznehmer ohne Reduzierung der von ihm zu zahlenden Lizenzgebühren den Schluss zulässt, dass der Lizenznehmer der lizenzierten Erfindung kei- nen wirtschaftlichen Wert beigemessen hat. d) Muss sich der Arbeitgeber für die Aufgabe des Nutzungsrechts des Lizenz- nehmers Beschränkungen bei der zukünftigen Verwertung der Diensterfin- dung unterwerfen, kann dies gegen die Annahme sprechen, der Erfindung sei kein wirtschaftlicher Wert beigemessen worden.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 102/06 \n\nURTEIL \n\nIn dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nArbEG §§ 9, 12; BGB § 315 \n\nVerkündet am: \n4. Dezember 2007 \nWermes \nJustizhauptsekretär \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nRamipril \n\na) Bei Abschluss eines Lizenzvertrages über die unbeschränkt in Anspruch ge-\nnommene Diensterfindung ist der Vergütungsanspruch des Erfinders - gege-\nbenenfalls vorläufig - festzustellen oder festzusetzen. \n\nb) Kommt eine Feststellung nicht zustande und unterlässt der Arbeitgeber eine \nFestsetzung, kann der Erfinder auf gerichtliche Bestimmung der angemesse-\nnen Vergütung klagen. \n\nc) Der festzusetzende Vergütungsanspruch kann ausnahmsweise auf Null re-\nduziert sein, wenn die vorbehaltlose Aufgabe des Nutzungsrechts durch den \nLizenznehmer ohne Reduzierung der von ihm zu zahlenden Lizenzgebühren \nden Schluss zulässt, dass der Lizenznehmer der lizenzierten Erfindung kei-\nnen wirtschaftlichen Wert beigemessen hat. \n\nd) Muss sich der Arbeitgeber für die Aufgabe des Nutzungsrechts des Lizenz-\nnehmers Beschränkungen bei der zukünftigen Verwertung der Diensterfin-\ndung unterwerfen, kann dies gegen die Annahme sprechen, der Erfindung \nsei kein wirtschaftlicher Wert beigemessen worden. \n\nBGH, Urt. v. 4. Dezember 2007 - X ZR 102/06 - OLG Frankfurt am Main \nLG Frankfurt am Main \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 4. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, \n\nden Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-\n\nBeck und Gröning \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision des Klägers wird das am 8. Juni 2006 verkündete \n\nUrteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main \n\naufgehoben. \n\nDer Rechtsstreit wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung an \n\ndas Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entschei-\n\ndung über die Kosten der Revision übertragen wird. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDer Kläger, der bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003 \n\nbei der Beklagten und deren Rechtsvorgängerinnen H. M. R. \n\nDeutschland GmbH (HMR) und H. AG (im Folgenden nur: die Beklagte) \n\nbeschäftigt war, verlangt von der Beklagten als Miterfinder die Zahlung einer \n\nanteiligen Vergütung für zwei Diensterfindungen. \n\n2 \n\nDie erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des Nagel-\n\nwachstums sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung zur \n\n3 \n\n4 \n\nBehandlung von Wachstumsstörungen des Nagels. Der Nagellack enthält u. a. \n\neine vasodilatatorisch wirksame Verbindung. Dabei handelt es sich um Minoxi-\n\ndil, welches mit weiteren Gruppen substituiert werden kann. Drei dieser Grup-\n\npen können aus einer Reihe von über 30 verschiedenen Substanzen bestehen, \n\ndarunter Ramipril als möglichem Substituenten. \n\nDer Wirkstoff Ramipril hat als solcher durchblutungsfördernde Wirkung. \n\nSeine direkte (orale) Verabreichung dient der Behandlung von Bluthochdruck. \n\nAußerdem wird Ramipril als zusätzlicher Wirkstoff zur Behandlung von Herzin-\n\nsuffizienz und von akuten Herzinfarkten verwendet. \n\nDie zweite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applikation von \n\nantiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Zubereitung ent-\n\nhält mindestens einen physiologisch verträglichen Filmbildner, mindestens ein \n\nphysiologisch verträgliches Lösemittel, mindestens einen Weichmacher und \n\neine spezielle Verbindung (Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördern-\n\nden Verbindung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen \n\nRamipril eingesetzt werden. \n\n5 \n\nDie Beklagte nahm die Erfindungen mit Schreiben vom 30. Januar 1997 \n\nbzw. vom 25. Januar 1999 unbeschränkt in Anspruch; auf ihrer die erste Erfin-\n\ndung betreffenden deutschen Patentanmeldung 196 04 190 basierte das später \n\nerteilte US-Patent 6 007 798; auf die zweite Diensterfindung geht die deutsche \n\nPatentanmeldung 198 48 856 zurück, auf der wiederum die US-Patentanmel-\n\ndung 09/425742 beruht. \n\n6 \n\nIm Dezember 1998 schlossen HMR und das US-Unternehmen K. \n\nInc. (im Folgenden: K. ) einen Lizenzvertrag über mehrere \n\nPatente der Beklagten zum Gesamtpreis von … Mio. US $. In der dem Ver- \n\ntragswerk beigefügten Liste der Patente/Patentanmeldungen waren auch die \n\nbeiden vorgenannten Erfindungen aufgeführt. Nachdem der Kläger davon An-\n\nfang Februar 2000 erfahren hatte, trat er an die Beklagte wegen der Zahlung \n\neiner Erfindervergütung heran. \n\n7 \n\nDurch Vereinbarung vom 16./23. Mai 2000 gab K. beide Erfindungen \n\nzugunsten der Beklagten wieder frei, hinsichtlich der zweiten Erfindung jedoch \n\nnur unter der Voraussetzung, dass die Beklagte sich verpflichtete, \n\n1. bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Patentan-\n\nmeldung das Recht zum Verkauf von Produkten auszuschlie-\n\nßen, die dieselbe Zusammensetzung von Ramipril enthalten wie \n\ndie von K. verkauften Produkte, \n\n2. niemandem in den USA Pflaster zu verkaufen, die Ramipril ent-\n\nhalten, oder sonstige topische Zubereitungen, deren Hauptbe-\n\nstandteil aus Ramipril besteht. \n\n8 \n\nNachdem die Beklagte bislang keine Vergütung für die Erfindungen ge-\n\nzahlt hat und ein vom Kläger eingeleitetes Schiedsverfahren ergebnislos verlau-\n\nfen ist, hat dieser Klage auf Zahlung der auf seinen Anteil entfallenden ange-\n\nmessenen Arbeitnehmererfindervergütung, die er für die beiden Erfindungen \n\ninsgesamt auf mindestens 150.000 € beziffert, erhoben. Das Landgericht hat \n\ndie Ansicht vertreten, zumindest zur Zeit stünden dem Kläger noch keine Ar-\n\nbeitnehmervergütungsansprüche zu und die Klage abgewiesen. Die Berufung \n\ndes Klägers ist erfolglos geblieben. Mit der vom Oberlandesgericht zugelasse-\n\nnen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt er sein \n\nKlagebegehren weiter. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n9 \n\n10 \n\nDie zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils \n\nund zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. \n\nI. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie \n\nfolgt begründet: Dem Kläger stehe ein Anspruch auf Zahlung einer Erfinderver-\n\ngütung auch dann nicht zu, wenn zu seinen Gunsten davon ausgegangen wer-\n\nde, dass ein Vergütungsanspruch gemäß § 12 Abs. 1 ArbEG mit Abschluss des \n\nLizenzvertrages fällig geworden sei. Denn jedenfalls liege die Höhe des Vergü-\n\ntungsanspruchs bei Null. \n\n11 \n\nNach dem Lizenzvertrag habe das US-Unternehmen beabsichtigt, der \n\nBeklagten ihre mit Ramipril verbundenen Rechte abzukaufen. Als Lizenzprodukt \n\nsei eine pharmazeutische Formulierung oder ein diagnostisches Produkt be-\n\nzeichnet, die oder das zumindest als einen seiner Wirkstoffe Ramipril enthalte. \n\nKeine der beiden Diensterfindungen enthalte jedoch Ramipril als Wirkstoff. Das \n\nspreche dafür, dass die beiden Diensterfindungen vertraglich nur deshalb er-\n\nfasst worden seien, weil in der Beschreibung an einer Stelle der Begriff \"Ra-\n\nmipril\" enthalten sei, ohne dass die Parteien die Sinnhaftigkeit der Einbeziehung \n\nder beiden Erfindungen zur Erreichung des Vertragszwecks geprüft hätten. Alle \n\nUmstände sprächen dafür, dass - wenn die beiden Erfindungen nicht überhaupt \n\nnur rein versehentlich in den Vertrag einbezogen worden seien - die Parteien \n\nihnen jedenfalls keine wirtschaftliche Bedeutung für den Vertragsabschluss bei-\n\ngemessen hätten. Dementsprechend habe K. die eine Diensterfindung ohne \n\nWeiteres zurückgegeben. Soweit die andere nur unter Bedingungen freigege-\n\nben worden sei, lasse dies nicht den Schluss zu, dass die Vertragsparteien ihr \n\neinen Wert für den abzuschließenden Lizenzvertrag beigemessen hätten. K. \n\nhabe lediglich die Gelegenheit genutzt, die eigene Monopolstellung in Bezug \n\nauf Ramipril zu komplettieren; eine für sinnvoll gehaltene Benutzung des Pa-\n\ntents lasse sich aus den im Zuge der Rückübertragung ausgehandelten Bedin-\n\ngungen nicht herleiten. \n\n12 \n\nUngeachtet der von K. gestellten Bedingungen sei dem Kläger ein \n\nVergütungsanspruch auch nicht etwa deshalb zuzuerkennen, weil hierdurch die \n\nVerwendung der Diensterfindung eingeschränkt wäre. Diese könne, da sie Ra-\n\nmipril lediglich als einen optionalen Zusatzstoff nenne, vielmehr uneinge-\n\nschränkt verwertet werden. \n\n13 \n\nII. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Die Be-\n\ngründung, mit der das Berufungsgericht die Voraussetzungen für einen \n\n- gegebenenfalls vorläufigen (vgl. BGHZ 37, 281 - Cromegal) - Vergütungsan-\n\nspruch des Klägers bezüglich beider Erfindungen verneint hat, hält der rechtli-\n\nchen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. \n\n14 \n\n1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, \n\ndass ein Vergütungsanspruch des Klägers nicht nur gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG \n\ndem Grunde nach entstanden ist, sondern dass darüber hinaus, infolge des \n\nAbschlusses des mit K. geschlossenen Lizenzvertrages, die Voraussetzun- \n\ngen für die Inanspruchnahme der Vergütung grundsätzlich gegeben sind. \n\n15 \n\na) Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Vergütung wegen einer Dienst-\n\nerfindung entsteht dem Grunde nach, wenn der Arbeitgeber diese - wie hier - \n\ngemäß § 7 Abs. 1 ArbEG unbeschränkt in Anspruch nimmt (vgl. Busse/ \n\nKeukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 9 ArbEG Rdn. 13). Jedenfalls nach Abschluss \n\ndes Lizenzvertragswerks, von dem die beiden Diensterfindungen nach den \n\nFeststellungen des Berufungsgerichts nicht unter dem Gesichtspunkt der falsa \n\ndemonstratio auszunehmen sind und den die Beklagte auch nicht angefochten \n\nhat, war die Vergütung der Miterfinder gemäß § 12 Abs. 1, 2 ArbEG (vorläufig) \n\nfestzustellen oder nach Maßgabe der Regelungen in § 12 Abs. 3 bis 5 ArbEG \n\nfestzusetzen (vgl. BGHZ 126, 109, 119 f. - Copolyester I; Keukenschrijver, aaO, \n\n§ 12 ArbEG Rdn. 19). Geschieht weder das eine noch das andere, kann der \n\nErfinder, da das Recht des Arbeitgebers zur Festsetzung der Vergütung ein \n\ngesetzliches Leistungsbestimmungsrecht im Sinne des § 315 Abs. 1 BGB ist \n\n(BGHZ 126, 109, 120 f. - Copolyester I), - vorbehaltlich des Verfahrens vor der \n\nSchiedsstelle (§ 37 ArbEG) - gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2, 2. HS BGB auf ge-\n\nrichtliche Bestimmung der angemessenen Vergütung antragen. Dabei ist er \n\nauch nicht gehindert, sofort auf Zahlung zu klagen (vgl. Keukenschrijver, aaO, \n\n§ 12 Rdn. 14). \n\n16 \n\nb) Für die Bemessung der Höhe der Vergütung ist, abgesehen von Auf-\n\ngaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und dem Anteil des Betriebs \n\nam Zustandekommen der Diensterfindung, insbesondere die wirtschaftliche \n\nVerwertbarkeit maßgebend (§ 9 Abs. 2 ArbEG). Dafür wird regelmäßig im Aus-\n\ngangspunkt die Annahme gerechtfertigt sein, dass von dem Arbeitgeber tat-\n\nsächlich erzielte wirtschaftliche Vorteile den Erfindungswert am besten wider-\n\nspiegeln, da der Arbeitgeber in seinem eigenen Interesse bestrebt sein wird, die \n\nErfindung so auszunutzen, wie dies im Interesse eines möglichst großen Erfol-\n\nges seiner unternehmerischen Tätigkeit sachlich möglich und wirtschaftlich ver-\n\nnünftig ist (Sen.Urt. v. 16.2.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801 - abgestuftes \n\nGetriebe). Zu den möglichen Verwertungsformen zählt die Lizenzvergabe \n\nebenso, wie der Abschluss von Austauschverträgen oder die Abtretung der \n\nRechte an der Erfindung (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, \n\n4. Aufl., § 9 Rdn. 92; Keukenschrijver, aaO, § 11 ArbEG Rdn. 9). Sind, wie hier, \n\nmehrere Erfindungen Gegenstand des Lizenzvertrages, ist, wie das Berufungs-\n\ngericht zutreffend ausgeführt hat, der auf die zu vergütende Diensterfindung \n\nentfallende Anteil entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für den Ver-\n\ntragsschluss zu gewichten (Bartenbach/Volz, aaO, § 9 Rdn. 226). Die Auftei-\n\nlung der Gesamtbruttolizenzeinnahme auf die einzelnen Erfindungen bemisst \n\nsich danach, wie die Vertragsparteien bei Abschluss des Lizenzvertrages das \n\nVerhältnis ihrer Wertigkeit zueinander beurteilt haben. \n\n17 \n\nc) Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist, dass das Berufungsge-\n\nricht einen den Nagellack betreffenden Vergütungsanspruch des Klägers im \n\nErgebnis verneint hat. Es konnte die durch die Einbeziehung in den mit K. \n\ngeschlossenen Vertrag zunächst indizierte Verwertbarkeit dieser Diensterfin-\n\ndung durch die vorbehaltlose Rückgabe als entkräftet ansehen. \n\n18 \n\nd) Mit Erfolg wendet die Revision sich aber dagegen, dass das Beru-\n\nfungsgericht die wirtschaftliche Verwertbarkeit der zweiten Diensterfindung un-\n\ngeachtet des Umstands verneint hat, dass K. ihre Rückgabe von Zusagen \n\nder Beklagten abhängig gemacht hat. Nach dem der revisionsrechtlichen Wür-\n\ndigung zugrunde zu legenden Sachverhalt ist bereits nicht auszuschließen, \n\ndass ein Teil der von K. geleisteten Gesamtvergütung auf die zweite Dienst- \n\nerfindung entfällt. \n\n19 \n\naa) Wie die Parteien des Lizenzvertrages die danach zu zahlende Ge-\n\nsamtvergütung bemessen haben, ist den Feststellungen des Berufungsgerichts \n\nnicht ausdrücklich zu entnehmen. Die Gründe der Entscheidung legen jedoch \n\ndie Annahme nahe, dass eine gemeinsame Einzelbewertung aller Erfindungen \n\nund Schutzrechte durch die Vertragsparteien nicht stattgefunden hat. Bei einer \n\nsolchen Vorgehensweise hätten die beiden streitgegenständlichen Diensterfin-\n\ndungen nicht, wie das Berufungsgericht es wahlweise angenommen hat, verse-\n\nhentlich oder ohne Zumessung einer wirtschaftlichen Bedeutung in den Lizenz-\n\nvertrag einbezogen werden können, sondern die Vertragspartner hätten sich \n\ndann zwangsläufig bewusst für oder gegen ihre Einbeziehung entschieden und \n\ngegebenenfalls auch über den jeweils anzusetzenden Wert Vereinbarungen \n\ngetroffen. \n\n20 \n\nbb) Wenn die Parteien des Lizenzvertrages nach den Feststellungen des \n\nBerufungsgerichts die Höhe der von K. zu leistenden Gesamtvergütung nicht \n\ngemeinschaftlich als Summe einzeln taxierter Preise für alle übertragenen \n\nSchutzrechte ausgehandelt haben sollten, kommt in Betracht, dass jedenfalls \n\nK. die - vom Vertragsangebot der Beklagten mitumfasste - Lizenzierung der \n\nzweiten Diensterfindung als für die eigene wirtschaftliche Betätigung bedeutsam \n\nangesehen hat und deren Überlassung mit der vereinbarten Vergütung eben-\n\nfalls abgegolten werden sollte. Wäre das der Fall, enthielte diese auch ein Ent-\n\ngelt für die Lizenzierung dieses Schutzrechts, was zur Folge hätte, dass dem \n\nKläger - nach den o. g. (II.1.b)) Grundsätzen - ein hieran anknüpfender Vergü-\n\ntungsanspruch zustünde. \n\n21 \n\ncc) Das Berufungsgericht hat die Möglichkeit, dass K. das Angebot der \n\nBeklagten so verstanden haben und dass der Vertrag mit diesem Inhalt zustan-\n\nde gekommen sein könnte, zwar in Erwägung gezogen und geprüft, ob sich aus \n\ndem - nach Lage des Sachverhalts als Indiz maßgeblichen - Schreiben von \n\nK. vom 16. Mai 2000 entsprechende Rückschlüsse ziehen lassen. Nach dem \n\nInhalt der Entscheidungsgründe hat es dabei jedoch, was der revisionsrechtli-\n\nchen Kontrolle unterliegt, wesentliche Gesichtspunkte außer Acht gelassen. \n\n22 \n\nK. hat in diesem Schreiben im Zusammenhang mit der Freigabe der \n\nzweiten Diensterfindung darauf hingewiesen, dass die sie betreffende US-\n\nPatentanmeldung in ihrer gegenwärtigen Form 29 Patentansprüche umfasse, \n\nvon denen sich die Ansprüche 1 bis 21 auf eine Zubereitung ohne jede Ein-\n\nschränkung hinsichtlich der Verwendungen einer solchen Zubereitung bezögen \n\n(\"…related to a composition without any limitation as to the uses for such a \n\ncomposition…\"). Insbesondere Ansprüche 11 und 14 seien speziell auf die Bei-\n\ngabe von ACE-Hemmern (Anspruch 11) und Ramipril (Anspruch 14) zu der Zu-\n\nbereitung ausgerichtet. \n\n23 \n\nDiese Ausführungen deuten darauf hin, dass K. den Schutz der \n\nDiensterfindung schon im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zumindest als für \n\ndie eigenen wirtschaftlichen Interessen möglicherweise abträglich angesehen \n\nhat und dass die Gesamtvergütung, die zu zahlen das Unternehmen bereit war, \n\ndeshalb auch unter Einbeziehung dieses Schutzrechts bemessen worden ist. \n\nDeshalb konnte das Berufungsgericht nicht ohne weiteres (wahlweise) feststel-\n\nlen, beide Parteien des Lizenzvertrages hätten dieser Diensterfindung keine \n\nwirtschaftliche Bedeutung für den Vertragsabschluss beigemessen. Vielmehr \n\nwären dazu nähere Feststellungen zu den Gegenständen der die zweite \n\nDiensterfindung betreffenden Anmeldung und des Lizenzvertrages erforderlich \n\ngewesen. Hinsichtlich des Letzteren hat das Berufungsgericht im Wesentlichen \n\nnur auf § 1.22 des Vertrages über das \"US-Produkt\" hingewiesen, der als Li-\n\nzenzprodukt eine pharmazeutische Formulierung oder ein diagnostisches Pro-\n\ndukt bezeichne, die oder das zumindest als einen seiner Wirkstoffe Ramipril \n\nenthalte. Dass die zweite Diensterfindung nicht vom Lizenzvertrag erfasst sei, \n\nhat das Berufungsgericht daraus hergeleitet, dass Ramipril in der Anmeldung \n\nnicht als Wirkstoff (im Sinne des Lizenzvertrages) fakultativ vorgesehen, son-\n\ndern als Zusatzstoff bezeichnet sei (Patentanspruch 8 in der deutschen Über-\n\nsetzung). Diese Erwägung ist nicht tragfähig, weil allein die Begriffswahl nicht \n\ndie Schlussfolgerung gestattet, dass ein in einem Patentanspruch als Zusatz-\n\nstoff genannter Stoff nicht Wirkstoff i. S. des Zwecks des Lizenzvertrages sein \n\nkann. Hinzu kommt, dass - was nach den getroffenen Feststellungen nicht aus-\n\ngeschlossen werden kann - diese Kombination wirtschaftlich interessant, weil \n\netwa besonders erfolgversprechend sein oder jedenfalls eine geeignete Ausfüh-\n\nrungsform darstellen könnte. \n\n24 \n\nIII. Im wiedereröffneten Berufungsrechtszug wird das Berufungsgericht \n\ndanach in erster Linie zu prüfen haben, ob sich aus der Vereinbarung vom \n\n16./23. Mai 2000 ergibt, dass K. die zweite Diensterfindung zumindest des- \n\nhalb mitvergütet hat, um die Nutzung des durch sie eröffneten Schutzbereichs \n\ngegen die eigenen Interessen zu verhindern. \n\n25 \n\nEin Vergütungsanspruch des Klägers ist zudem auch dann nicht ausge-\n\nschlossen, wenn diese Prüfung ergeben sollte, dass auch K. dem Gegen- \n\nstand der Anmeldung der zweiten Diensterfindung im Zeitpunkt des Vertrags-\n\nschlusses noch keine Bedeutung beigemessen, sondern erst im Zuge der Bitte \n\num Rückgabe der Erfindung die Möglichkeit der Nutzung ihrer Lehre für die ei-\n\ngenen wirtschaftlichen Interessen erkannt hat. Da der Vergütungsanspruch aus \n\n§ 9 Abs. 2 ArbEG an die bloße Verwertbarkeit anknüpft, kann es ausreichen, \n\nwenn die zweite Diensterfindung im Rahmen ihres Schutzbereichs auch unab-\n\nhängig vom Zweck des Lizenzvertrages verwertbar war, und sei es auch nur in \n\neiner einem Sperrpatent vergleichbaren Weise. Das Berufungsgericht hat selbst \n\nangenommen, K. habe die Gelegenheit genutzt, die eigene Monopolstellung \n\nbezüglich Ramipril zu komplettieren. In diesem Zusammenhang wird das Beru-\n\nfungsgericht gegebenenfalls Feststellungen zu Sinngehalt und Reichweite der \n\nin dem Schreiben vom 16. Mai 2000 seitens K. ausbedungenen Vorbehalte \n\nzu treffen haben, namentlich dazu, wie weit der Kreis der Produkte zu ziehen \n\nist, die dieselbe Zusammensetzung von Ramipril enthalten, wie die von K. \n\nverkauften Produkte (Ziffer 1 der Bedingungen) und ob eine der Diensterfindung \n\ngemäße Zubereitung deshalb unter die Ziffer 2 der Bedingungen fallen könnte, \n\nweil sie Ramipril als Hauptbestandteil im Sinne dieser Klausel enthält. Von wirt-\n\nschaftlicher Verwertbarkeit i. S. von § 9 Abs. 2 ArbEG kann erst dann keine Re-\n\nde mehr sein, wenn die von K. mit den Vorbehalten im Schreiben vom \n\n16. Mai 2000 verfolgten Zwecke außerhalb des Schutzbereichs der Anmeldung \n\nlagen. \n\n26 \n\nSoweit danach ein Vergütungsanspruch in Betracht kommt, wird bei sei-\n\nner Bemessung zu berücksichtigen sein, inwieweit die anderweitige Verwertung \n\nder zweiten Diensterfindung durch die zugunsten von K. zugesagten Be- \n\nschränkungen beeinträchtigt ist. Dafür wird von Bedeutung sein, ob potenzielle \n\nLizenznehmer trotz der Beschränkung, auf die Verwendung von Ramipril als \n\nZusatzstoff verzichten zu müssen, keine günstigeren Lizenzierungskonditionen \n\naushandeln könnten als ohne sie. Das Berufungsgericht hat zwar die Auffas-\n\nsung vertreten, die Diensterfindung könne uneingeschränkt verwertet werden. \n\nDie Beantwortung dieser Frage erfordert jedoch ersichtlich eine spezielle Sach-\n\nkunde, die das Oberlandesgericht deshalb nach ständiger Rechtsprechung in \n\nden Gründen seines Urteils hätte darlegen müssen (vgl. BGH, Urt. v. 21.3.2000 \n\n- VI ZR 158/99, NJW 2000, 1946). Daran fehlt es. \n\nMelullis \n\nScharen \n\n Mühlens \n\nMeier-Beck \n\nGröning \n\nVorinstanzen: \n\nLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 16.03.2005 - 2/6 O 99/04 - \n\nOLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 08.06.2006 - 6 U 58/05 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR_102-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-12-04/x-zr-102-06","cited_norms":[{"jurabk":"BGB","ref":"§ 315","ref_norm":"315","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR_102-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR_102-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-12-04/x-zr-102-06","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2006/X_ZR_102-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 20:05:30.341500+00:00"}}