{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_165-04","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2005-12-21","aktenzeichen":"X ZR 165/04","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 21. Dezember 2005 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Zylinderrohr BGB § 743 Abs. 1, Abs. 2; PatG § 6; GebrMG § 13 Abs. 3 Auch wenn das gemeinschaftliche Recht auf ein technisches Schutzrecht, das Miterfindern zusteht, nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht geführt hat, kommt ein finanzieller Ausgleich zu Gunsten des nicht eingetrage- nen Miterfinders für die von diesem nicht wahrgenommene Möglichkeit in Be- tracht, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen (Fortführung von BGHZ 162, 342 - Gummielastische Masse II). BGB § 214 Abs. 1 (§ 222 Abs. 1 a.F.); ZPO § 531 Abs. 2 Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung berufen, muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der mündlichen Verhand- lung erster Instanz Verjährung eingetreten ist, grundsätzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden. Mit der erstmals im Berufungsverfahren erhobenen Verjährungseinrede ist der Beklagte ausge- schlossen, wenn nicht die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO vorliegen (Abgrenzung zu BGHZ 161, 138).","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 165/04 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nVerkündet am: \n21. Dezember 2005 \nWermes \nJustizhauptsekretär \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nZylinderrohr \n\nBGB § 743 Abs. 1, Abs. 2; PatG § 6; GebrMG § 13 Abs. 3 \n\nAuch wenn das gemeinschaftliche Recht auf ein technisches Schutzrecht, das \nMiterfindern zusteht, nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht \ngeführt hat, kommt ein finanzieller Ausgleich zu Gunsten des nicht eingetrage-\nnen Miterfinders für die von diesem nicht wahrgenommene Möglichkeit in Be-\ntracht, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen (Fortführung von BGHZ \n162, 342 - Gummielastische Masse II). \n\nBGB § 214 Abs. 1 (§ 222 Abs. 1 a.F.); ZPO § 531 Abs. 2 \n\nHat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung berufen, \nmuss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der mündlichen Verhand-\nlung erster Instanz Verjährung eingetreten ist, grundsätzlich durch Erhebung \nder Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden. Mit der erstmals im \nBerufungsverfahren erhobenen Verjährungseinrede ist der Beklagte ausge-\nschlossen, wenn nicht die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO vorliegen \n(Abgrenzung zu BGHZ 161, 138). \n\nBGH, Urt. v. 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04 - OLG Nürnberg \n\nLG Nürnberg-Fürth \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 21. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und \n\ndie Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision des Klä-\n\ngers wird das laut Sitzungsprotokoll am 25. Oktober 2004 verkünde-\n\nte Endurteil des Oberlandesgerichts Nürnberg mit Ausnahme des \n\nAusspruchs aufgehoben, dass in dem Tenor des am 21. April 2004 \n\nverkündeten Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth unter I c (1) \n\ndie Worte \"sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer\" ent-\n\nfallen. \n\nIm Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung \n\nund Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Beru-\n\nfungsgericht zurückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDer Kläger war Geschäftsführer einer Gesellschaft beschränkter Haftung, \n\ndie auf die Herstellung von Schweißmaschinen spezialisiert ist. Die Beklagte ist \n\nein Zulieferer der Automobilindustrie. 1991 zog sie den Kläger bei der Entwick-\n\nlung eines insbesondere für Stoßdämpfer geeigneten Zylinder-/Behälterrohrs \n\nhinzu. Der Kläger und fünf Arbeitnehmer der Beklagten entwickelten eine Neue-\n\nrung, die der Beklagten als Erfindung gemeldet wurde. Die Beklagte nahm ge-\n\ngenüber ihren Arbeitnehmern diese Erfindung als Diensterfindung unbeschränkt \n\nin Anspruch. Sie beantragte hierfür am 17. März 1992 ein Gebrauchsmuster, \n\ndas am 27. Mai 1992 vom Deutschen Patentamt eingetragen wurde. Hiervon \n\nunterrichtete die Beklagte den Kläger mit Schreiben vom 29. Januar 1993 und \n\nteilte ihre Absicht mit, für die Erfindung in Spanien, Frankreich und Italien Pa-\n\ntente anzumelden. Der Bitte anzugeben, ob er mit dem Anmeldeumfang einver-\n\nstanden sei, entsprechend sandte der Kläger das Schreiben mit handschriftli-\n\nchem Vermerk \"bin mit dem Anmeldeumfang einverstanden\" an die Beklagte \n\nzurück. \n\n2 \n\nDie Beklagte kaufte in der Folgezeit bei der vom Kläger gesetzlich vertre-\n\ntenen Gesellschaft beschränkter Haftung jedenfalls einmal eine Schweißanlage \n\nfür die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung. Im Übrigen ist strei-\n\ntig, ob sich die Erwartung des Klägers erfüllte, an die Beklagte Schweißanlagen \n\nfür die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung liefern zu können. \n\n3 \n\nMit Schreiben vom 29. April 2002 wandte sich der Kläger mit dem Ver-\n\nlangen nach einer Entschädigung für seinen Miterfinderanteil an die Beklagte. \n\nDieses Verlangen wies die Beklagte mit dem Hinweis zurück, dem Kläger stehe \n\nkeine Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu. \n\n4 \n\nDer Kläger hat daraufhin am 23. Dezember 2002 Stufenklage einge-\n\nreicht, um eine angemessene Entschädigung in einer noch zu bestimmenden \n\nHöhe auf Grundlage eines Miterfinderanteils von 1/2 zu erhalten. Das Landge-\n\nricht hat dem in erster Stufe gestellten Antrag entsprochen und die Beklagte \n\nverurteilt, dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in \n\nwelcher Art und in welchem Umfang sie und/oder ihr organisatorisch verbunde-\n\nne Unternehmen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum vom \n\n17. März 1992 bis zum 31. März 2002 und in den Gebieten Frankreich, Italien \n\nund Spanien im Zeitraum seit dem 17. März 1992 Zylinder-/Behälterrohre näher \n\nbezeichneter erfinderischer Beschaffenheit benutzt, d.h. gewerbsmäßig herge-\n\nstellt, angeboten, in Verkehr gebracht hat und/oder hat herstellen oder vertrei-\n\nben lassen und/oder Lizenzen an Dritte vergeben hat und hieraus entgeltliche \n\nVorteile gezogen hat und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen \n\noder sonstige durch die bezeichnete Erfindung erzielte Vermögensvorteile er-\n\nzielt hat, und zwar unter Angabe \n\n(1) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und \n\n-preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, \n\n(2) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskos-\n\nten und des erzielten Gewinns, \n\n(3) von Lizenzeinnahmen bzw. fällig gewordenen Lizenzansprüchen, sowie den \n\nNamen und Anschriften der Lizenznehmer. \n\n5 \n\nAuf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht dieses Teilur-\n\nteil unter Abweisung der Berufung im Übrigen dahingehend abgeändert, dass \n\ndie Verurteilung zu (2) in Wegfall kommt und bei der Verurteilung zu (1) die \n\nWorte \"sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer\" entfallen und die Kla-\n\nge insoweit abgewiesen wird. \n\n6 \n\nMit ihrer - zugelassenen - Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag \n\nnach vollständiger Klageabweisung weiter. Der Kläger erstrebt mit seiner An-\n\nschlussrevision Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils im Umfang der \n\nVerurteilung zu (2). \n\nEntscheidungsgründe: \n\n7 \n\n8 \n\nDie zulässigen Rechtsmittel haben in der Sache Erfolg. Sie führen zur \n\nZurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. \n\nI. Der von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunftsanspruch soll dem \n\nKläger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer \n\nangemessenen Entschädigung näher präzisieren zu können. Er setzt deshalb \n\nzunächst voraus, dass dem Kläger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach \n\nzusteht. Das hat das Berufungsgericht mit alternativen Begründungen bejaht. \n\nKeine von ihnen hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand. \n\n9 \n\nII. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der Kläger zusammen mit \n\nArbeitnehmern der Beklagten die Erfindung gemacht hat, die von der Beklagten \n\nals Gebrauchsmuster und dann in Spanien, Frankreich und Italien auch als Pa-\n\ntent angemeldet worden \n\nist. Dem Kläger stand daher das Recht auf \n\ngebrauchsmusterrechtlichen bzw. patentrechtlichen Schutz gemeinschaftlich \n\nmit der Beklagten zu (§ 6 Satz 1 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG), nachdem die Be-\n\nklagte die Diensterfindung der Arbeitnehmer unbeschränkt in Anspruch ge-\n\nnommen hatte (§ 7 Abs. 1 ArbEG). Hinsichtlich dieses Rechts bildeten die Par-\n\nteien eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, weil nichts dafür ersichtlich ist, dass \n\nsie für ihr Innenverhältnis insoweit etwas anderes geregelt haben (vgl. Sen.Urt. \n\nv. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Sen.Urt. \n\nv. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Gehäusekonstruktion). \n\nDas Berufungsgericht ist daher - insoweit zu Recht - davon ausgegangen, dass \n\nhinsichtlich Früchteanteil und Gebrauchsbefugnis am Gegenstand des gemein-\n\nschaftlichen Rechts der Parteien die Regeln des Rechts der Gemeinschaft \n\n(§§ 741 ff. BGB) heranzuziehen sind. \n\n10 \n\n1. Wie von der Revision zutreffend geltend gemacht wird, kann der Auf-\n\nfassung des Berufungsgerichts jedoch nicht beigetreten werden, schon aus \n\n§ 743 Abs. 1 BGB folge, dass dem Kläger ein Zahlungsanspruch gegen die Be-\n\nklagte zustehe, weil diese, nicht aber der Kläger, die gemachte Erfindung nutze. \n\nDenn diese rechtliche Bewertung ist unvereinbar mit der höchstrichterlichen \n\nRechtsprechung, die dem - allerdings zeitlich erst nach dem angefochtenen \n\nUrteil erlassenen - Urteil des Senats vom 22. März 2005 (X ZR 152/03, GRUR \n\n2005, 663 - Gummielastische Masse II, für BGHZ 162, 342 vorgesehen) \n\nzugrunde liegt. Denn danach findet sich die das gesetzliche Verhältnis bestim-\n\nmende Zuweisungsnorm nicht in § 743 Abs. 1 BGB, sondern in § 743 Abs. 2 \n\nBGB, wenn es um den Gebrauch des Gegenstands eines gemeinschaftlichen \n\nRechts geht. Ein solcher Gebrauch ist auch hier betroffen. Zwar hat im Streitfall \n\n- anders als in dem am 22. März 2005 vom Senat entschiedenen Fall - das ge-\n\nmeinschaftliche Recht auf das Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen \n\nRecht am Schutzrecht geführt. Wie der damalige Kläger will jedoch auch hier \n\nder Kläger einen Ausgleich für die von ihm nicht wahrnehmbare, jedenfalls aber \n\nnicht wahrgenommene Möglichkeit, den Gegenstand der Erfindung selbst zu \n\nnutzen, die bereits durch das Recht auf das diese Erfindung betreffende \n\nSchutzrecht eröffnet ist. \n\n11 \n\n2. Das Berufungsgericht hat dem Kläger einen Zahlungsanspruch wegen \n\nder Möglichkeit der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte, die ihm zu-\n\nnächst zustand, ferner deshalb dem Grunde nach zuerkannt, weil die Parteien \n\nüber die Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung eine gemeinschaftliche \n\nRegelung getroffen hätten, wonach die Beklagte die Schutzrechte anmelden, \n\nalleine innehaben und ihren Gegenstand alleine nutzen, der Kläger aber einen \n\nangemessenen Ausgleich in Geld erhalten solle. \n\n12 \n\na) Das einvernehmliche Zustandekommen einer Benutzungsregelung, \n\ndie den Kläger von der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte aus-\n\nschließt, hat das Berufungsgericht aus dem unstreitigen Einverständnis des \n\nKlägers mit der Eintragung der Beklagten als alleiniger \n\nInhaberin des \n\nGebrauchsmusters und mit dem Inhalt des handschriftlichen Vermerks des Klä-\n\ngers auf dem Schreiben vom 29. Januar 1993 gefolgert, ausweislich der sich \n\nder Kläger auch hinsichtlich der von der Beklagten beabsichtigten Auslandsan-\n\nmeldungen mit dem Anmeldeumfang einverstanden erklärt hatte. \n\n13 \n\nDieser Schluss ist möglich. Er liegt im Rahmen nach § 286 ZPO dem \n\nTatrichter vorbehaltener Würdigung der festgestellten Tatumstände. Mit der \n\nRüge, es habe näher gelegen, die Einverständniserklärung des Klägers als \n\nklarstellenden Hinweis dahin aufzufassen, dass er in dem alleinigen Gebrauch \n\nder Erfindung durch die Beklagte keine Beeinträchtigung seiner Rechte an der \n\nErfindung sehe, zeigt die Revision nur eine andere Deutungsmöglichkeit für das \n\nVerhalten der Parteien auf. Für die weitere revisionsrechtliche Überprüfung ist \n\ndeshalb davon auszugehen, dass die Parteien sich hinsichtlich der Nutzung des \n\nGegenstands der Erfindung im Zusammenhang mit deren Schutzrechtsanmel-\n\ndung und -eintragung dahin geeinigt haben, dass sie unter Ausschluss des Klä-\n\ngers allein durch die Beklagte erfolgen soll. Da diese Regelung im allseitigen \n\nEinverständnis getroffen wurde, handelt es sich insoweit um einen Vertrag, wie \n\ner von Teilhabern ohne weiteres abgeschlossen werden kann (§ 745 Abs. 2 \n\nBGB). \n\n14 \n\nb) Zu seiner weiteren Feststellung, die Vereinbarung der Parteien bein-\n\nhalte auch eine Verpflichtung der Beklagten zu einem angemessenen Ausgleich \n\nin Geld, ist das Berufungsgericht gelangt, obwohl es gemeint hat, dass die Par-\n\nteien selbst über eine dem Kläger zustehende Entschädigungsregelung nichts \n\nabgesprochen hätten. Da zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung gehöre, dass \n\nder zurückstehende Teilhaber eine Abfindung erhalte, widerspreche die ohne \n\neine solche Regelung getroffene Benutzungsvereinbarung den von Gesetzes \n\nwegen einzuhaltenden Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung. Des-\n\nhalb bestehe eine Regelungslücke, die unter Berücksichtigung der beiderseiti-\n\ngen Interessen der Parteien geschlossen werden müsse. \n\n15 \n\n(1) Das kann aus Rechtsgründen keinen Bestand haben. Der Sache \n\nnach hat das Berufungsgericht eine ergänzende Vertragsauslegung vorge-\n\nnommen, die in Betracht kommt, wenn das Vereinbarte eine Vertragslücke auf-\n\nweist. Eine solche Lücke kann beispielsweise darauf beruhen, dass sich die bei \n\nVertragsschluss bestehenden wirtschaftlichen oder rechtlichen Verhältnisse \n\nnachträglich ändern (vgl. z.B. BGH, Urt. v. 22.12.2003 - VIII ZR 90/02, NJW-RR \n\n2004, 262 m.w.N.), sich aber auch daraus ergeben, dass eine von den Ver-\n\ntragsparteien getroffene Regelung gesetzlicher Vorgabe widerspricht (vgl. \n\nBGHZ 151, 229). Einen solchen Fall hat das Berufungsgericht hier als gegeben \n\nerachtet, weil nach seiner Ansicht § 745 Abs. 1 BGB nur eine der Beschaffen-\n\nheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsgemäße \n\nVerwaltung und Benutzung erlaubt. \n\n16 \n\n(2) Wie die Revision zu Recht geltend macht, hat das Berufungsgericht \n\ndabei übersehen, dass das Gesetz diese Einschränkung nur für eine durch mit \n\nMehrheit der Stimmen der Teilhaber beschlossene Verwaltungs- und Benut-\n\nzungsregelung vorsieht und ein Teilhaber einer Verwaltungs- und Benutzungs-\n\nregelung nur zuzustimmen verpflichtet sein kann, wenn sie ordnungsgemäßer \n\nVerwaltung entspricht (vgl. BGHZ 140, 63). Hat der betreffende Teilhaber einer \n\nBenutzungsregelung bereits zugestimmt oder ist diese - wie hier - gar Gegen-\n\nstand einer vertraglichen Vereinbarung aller Teilhaber, ist für eine derartige Ein-\n\nschränkung aber kein Raum. Die grundgesetzlich garantierte Handlungs- und \n\nVertragsfreiheit gebietet in diesen Fällen, dass mit Zustimmung der Betroffenen \n\ngrundsätzlich jede Regelung über die Verwaltung und Benutzung des den \n\nTeilhabern gemeinschaftlich Zustehenden möglich ist und fortan deren Verhält-\n\nnis bestimmt. Das findet Bestätigung in § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB. Denn danach \n\ndarf das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechen-\n\nden Bruchteil der Nutzungen, das das Berufungsgericht im Streitfall durch die \n\nfestgestellte Abrede der Parteien nicht hinreichend berücksichtigt sieht, durch-\n\naus beeinträchtigt werden, nämlich dann, wenn dies mit Zustimmung des Be-\n\ntroffenen erfolgt. \n\n17 \n\n18 \n\nMit der vom Berufungsgericht angenommenen Vertragslücke ist mithin \n\ndie durchgeführte ergänzende Vertragsauslegung nicht zu rechtfertigen. \n\n(3) Das vom Berufungsgericht auf diese Weise ermittelte Ergebnis, die \n\nBeklagte schulde dem Kläger eine angemessene Entschädigung, erweist sich \n\nauch nicht etwa deshalb als revisionsrechtlich tragfähig, weil der Kläger mit \n\nBlick auf mögliche Aufträge für Schweißanlagen zu der Zusammenarbeit mit der \n\nBeklagten bereit war, sich hierin aber enttäuscht sieht. Denn das Berufungsge-\n\nricht hat insoweit keine Umstände festgestellt, aus denen sich möglicherweise \n\neine Vertragslücke oder - was subsidiär zu prüfen gewesen wäre - eine Ände-\n\nrung oder ein Wegfall der Geschäftsgrundlage hätte entnehmen lassen können. \n\n19 \n\n3. Der Rechtsfehler, an dem das angefochtene Urteil mithin im Hinblick \n\nauf die Nutzung der Erfindung leidet, bedeutet nicht, dass die Klage in der Sa-\n\nche abweisungsreif ist. Denn die Annahme des Berufungsgerichts, die Parteien \n\nselbst hätten über einen finanziellen Ausgleich nichts verabredet, ist nicht pro-\n\nzessordungsgemäß getroffen worden. Insoweit hat der Kläger - wie die Revisi-\n\nonserwiderung mittels Gegenrüge auch geltend macht - unter Hinweis auf das \n\nVerhältnis der Beklagten zu ihren Arbeitnehmererfindern sein Begehren auch \n\nmit der Behauptung gerechtfertigt, der Beklagten eine Lizenz erteilt zu haben, \n\nohne zugleich deren kostenlose Nutzung vereinbart zu haben. Der Sache nach \n\nhat der Kläger damit geltend gemacht, die von den Parteien getroffene Verein-\n\nbarung habe - stillschweigend - auch eine Pflicht beinhaltet, einen angemesse-\n\nnen Nutzungsausgleich in Geld zu leisten. Dieser Behauptung ist das Beru-\n\nfungsgericht entgegen § 286 ZPO nicht nachgegangen; es hat lediglich die \n\nHandlungen der Parteien, mit denen sie nach außen hervorgetreten sind, ge-\n\nwürdigt und hieraus eine Vertragslücke abgeleitet, nicht aber die Möglichkeit \n\nberücksichtigt, dass tatsächlich existierender Wille von Vertragsschließenden \n\nauch konkludenten Ausdruck finden kann. So kann auch ein dem Geschäft er-\n\nkennbar zugrunde liegender Zweck einen auf übereinstimmendem Parteiwillen \n\nberuhenden objektiven Erklärungswert erkennen lassen, der in den nach außen \n\nin Erscheinung getretenen Handlungen der Parteien nicht mit aller gewünschten \n\nKlarheit zum Ausdruck kommt (vgl. Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, \n\nGRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung). \n\n20 \n\n(1) Die insoweit gebotene Prüfung weicht von der bei ergänzender Ver-\n\ntragsauslegung ab, weil bei dieser lediglich der hypothetische Wille von Ver-\n\ntragsparteien zu berücksichtigen (BGH, Urt. v. 10.07.2003 - VII ZR 411/01, \n\nMDR 2003, 1221), bei der Ermittlung des Inhalts eines abgeschlossenen Ge-\n\nschäfts aber der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist. \n\n21 \n\nDas Berufungsgericht wird deshalb die erforderliche Prüfung nachzuho-\n\nlen haben, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt die Parteien stillschwei-\n\ngend auch Einigkeit über die Frage einer Ausgleichspflicht der Beklagten erzielt \n\nhaben. Dabei können freilich die vom Berufungsgericht im Rahmen seiner er-\n\ngänzenden Vertragsauslegung bereits herangezogenen Umstände ebenfalls \n\nentscheidende Bedeutung erlangen, so insbesondere, dass es angesichts des \n\ngesetzlichen Vergütungsanspruchs der Arbeitnehmererfinder jedenfalls für den \n\nKläger eine Selbstverständlichkeit darstellte, dass er ebenfalls eine angemes-\n\nsene Entschädigung erhalte. Außerdem wird zu berücksichtigen sein, dass der \n\nKläger auf das ihm nach § 6 Satz 2 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG zustehende \n\nRecht der gemeinschaftlichen Anmeldung der Erfindung und auf sein Benut-\n\nzungsrecht verzichtet hat, das sich auch für ihn ergeben hätte, wenn er als Mit-\n\nberechtigter eingetragen worden wäre. Im Streitfall stellt sich deshalb die Frage, \n\nwarum der Kläger das ohne Gegenleistung getan haben und die Beklagte von \n\neinem solchen Entgegenkommen ausgegangen sein sollte. Dabei wird auch der \n\nErfahrungssatz zu bedenken sein, dass ein Erfinder in der Regel von seinem \n\nRecht so wenig wie möglich aufgeben will \n\n(Sen.Urt. v. 11.04.2000 \n\n- X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung, m.w.N.). Das \n\nkönnte es naheliegend erscheinen lassen, dass die Parteien jedenfalls von der \n\nNotwendigkeit einer angemessenen Gegenleistung in Geld ausgegangen sind. \n\n22 \n\nIm Streitfall kommt deshalb durchaus eine Auslegung des von den Par-\n\nteien Vereinbarten in Betracht, dass der Kläger erkennbar nur gegen eine an-\n\ngemessene \"Lizenz\" bereit war, der Beklagten allein das Gebrauchsmuster zu \n\nüberlassen, und dass die Beklagte stillschweigend hierauf eingegangen ist. Auf \n\nder anderen Seite werden aber auch die Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen \n\nsein, die sich dem vom Kläger gesetzlich vertretenen Unternehmen als Herstel-\n\nler der Anlagen boten, die für die Fertigung nach der Erfindung benötigt wurden. \n\nDas Berufungsgericht hat diese Möglichkeiten einerseits als klägerisches Motiv \n\nfür die Benutzungsvereinbarung mit der Beklagten bezeichnet, was dafür spre-\n\nchen könnte, dass der Kläger einer ansonsten gegenleistungslosen Überlas-\n\nsung zugestimmt hat und dass er, was den erwarteten Umfang von Aufträgen \n\nanbelangt, lediglich einem rechtlich unbeachtlichen Irrtum unterlegen ist. Ande-\n\nrerseits hat das Berufungsgericht erwogen, Aufträge für Schweißanlagen könn-\n\nten auch lediglich erhoffte Kompensationsgeschäfte für dem Kläger eigentlich \n\nzustehende Entschädigungsansprüche gewesen sein. Jedenfalls insoweit be-\n\nsteht deshalb Aufklärungsbedarf und es können sich noch weitere für die Aus-\n\nlegung relevante Umstände ergeben. Das verbietet, dass der Senat selbst ab-\n\nschließend die an sich dem Tatrichter vorbehaltene Feststellung trifft, was die \n\nParteien in Ansehung des ihnen gemeinschaftlich zustehenden Rechts im Hin-\n\nblick auf den der Klage zugrunde liegenden Zahlungsanspruch vereinbart ha-\n\nben. \n\n23 \n\n4. Die damit gebotene Zurückverweisung der Sache entfällt nicht etwa \n\ndeshalb, weil entgegen der Meinung des Berufungsgerichts angenommen wer-\n\nden muss, dass der Ausgleichsanspruch des Klägers verwirkt ist. \n\n24 \n\na) Ein Recht kann verwirkt sein, wenn der Gläubiger es über einen länge-\n\nren Zeitraum nicht geltend gemacht hat, der Schuldner sich bei objektiver Beur-\n\nteilung darauf einrichten durfte und auch darauf eingerichtet hat, das Recht \n\nwerde nicht mehr geltend gemacht, und deswegen die verspätete Geltendma-\n\nchung gegen Treu und Glauben verstößt; die zeitlichen wie die sonstigen Um-\n\nstände des Falles in ihrer Gesamtheit müssen also die Beurteilung tragen, dass \n\nTreu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit \n\ndessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen musste (vgl. BGHZ \n\n146, 217 - Temperaturwächter). Zu dem sogenannten Umstandsmoment, das \n\nhiernach neben dem Zeitmoment über die Frage der Verwirkung entscheidet, \n\nhat die Beklagte erstmals in der zweiten Instanz behauptet, weder Rückstellun-\n\ngen für eine Inanspruchnahme getroffen, noch die Schutzrechte freigegeben \n\nund eine ohne weiteres mögliche Alternativlösung gewählt zu haben, weil der \n\nKläger von 1991 bis 2002 zugewartet habe, bis er eine Nutzungsvergütung ver-\n\nlangt habe. Diesen bestrittenen Tatsachenvortrag hat das Berufungsgericht zu \n\nRecht nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zugelassen. Entgegen der Meinung der \n\nRevision liegt der hier allein in Betracht zu ziehende Ausnahmetatbestand nach \n\nNr. 3 dieser Vorschrift nicht vor. Der neue Vortrag betrifft Gesichtspunkte, die \n\nkeinen speziellen Bezug zu einem bestimmten Klagegrund haben, sondern un-\n\nabhängig davon darauf zielen, ein treuwidriges Verhalten des Klägers darzutun. \n\nDa diese Umstände in erster Instanz bekannt waren, hätten sie bei Anwendung \n\nder von einer Partei zu erwartenden Sorgfalt schon dem Landgericht gegenüber \n\nvorgetragen werden können. Der Beklagten ist deshalb insoweit Nachlässigkeit \n\nvorzuwerfen. Dass die Beklagte, wie die Revision beanstandend geltend macht, \n\nerst in der Berufungsinstanz Anlass gehabt habe, zu den Voraussetzungen ei-\n\nner Verwirkung vorzutragen, ist unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar, \n\nzumal die Revision selbst darauf hinweist, dass der Kläger seinen Zahlungsan-\n\nspruch auch schon in erster Instanz nicht nur auf § 743 Abs. 1 BGB, sondern \n\nauch auf eine Regelung der Parteien gestützt hatte. \n\n25 \n\nb) Im Übrigen hat sich das Berufungsgericht mit der Frage der Verwir-\n\nkung befasst. Seine Darlegung, es sei ein ihm aus zahlreichen Streitigkeiten \n\ndes gewerblichen Rechtsschutzes bekanntes Verhalten, dass - solange die \n\nHoffnung des eigentlich Berechtigten auf weitere Aufträge erfüllt werde - letzte-\n\nre als Kompensationsgeschäft für eigentlich zustehende Entschädigungsan-\n\nsprüche verstanden würden, betrifft (auch) diese Frage. Das Berufungsgericht \n\nhat hiernach das Bestehen einer bestimmten Geschäftsbeziehung der Parteien \n\nals der Verwirkung entgegenstehend erachtet. Das ist eine mögliche Würdi-\n\ngung, die - da das weitere Vorbringen der Beklagten nicht zuzulassen ist - der \n\nrevisionsrechtlichen Korrektur nicht zugänglich ist. \n\n26 \n\n5. Ein Zahlungsanspruch des Klägers ist schließlich auch nicht wegen \n\nVerjährung (teilweise) unbegründet. Trotz Vollendung der Verjährungsfrist kann \n\nder Eintritt der Verjährung nur berücksichtigt werden, wenn der Schuldner sich \n\nhierauf einredeweise beruft (§ 222 Abs. 1 BGB a.F., jetzt § 214 Abs. 1 BGB). \n\nDiese Einrede der Beklagten hat das Berufungsgericht entgegen der Meinung \n\nder Revision zu Recht nicht zugelassen, weil sie erst in zweiter Instanz erhoben \n\nworden ist und dies auf Nachlässigkeit der Beklagten beruhte (§ 531 Abs. 2 \n\nNr. 3 ZPO). \n\n27 \n\na) Die Verjährungseinrede gehört zu den Verteidigungsmitteln, deren \n\nrechtzeitige Geltendmachung durch § 531 Abs. 2 ZPO sichergestellt werden \n\nsoll. Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung beru-\n\nfen, wofür im Streitfall nichts ersichtlich ist, muss dem Umstand, dass bereits \n\nvor dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz Verjährung einge-\n\ntreten ist, deshalb grundsätzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz \n\nRechnung getragen werden (so auch OLG Düsseldorf NJOZ 2004, 2216; OLG \n\nFrankfurt/Main OLG-Report 2004, 249; OLG Oldenburg JurBüro 2004, 41; OLG \n\nMünchen BauR 2004, 1982; OLG Brandenburg BauR 2003, 1256; KG GRUR-\n\nRR 2003, 310; a.A. OLG Karlsruhe OLG-Report 2005, 42; OLG Naumburg \n\nNJOZ 2005, 3651). Die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach neuer, un-\n\nstreitiger Tatsachenvortrag nicht der Regelung des § 531 Abs. 2 ZPO unterfällt \n\nund daher in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen ist (BGHZ 161, 138), \n\nsteht dem nicht entgegen. Diese Rechtsprechung betrifft Sachverhalte, die oh-\n\nne besondere Geltendmachung entscheidungserheblich sind, und soll verhin-\n\ndern, dass (insoweit) auf einer falschen, von keiner Partei (mehr) vorgetragenen \n\ntatsächlichen Grundlage entschieden werden muss (BGHZ, aaO S. 143); da die \n\nParteien den Prozessstoff bestimmen, soll in jeder Tatsacheninstanz das ent-\n\nscheidungserhebliche tatsächliche Geschehen Berücksichtigung finden, das die \n\nParteien übereinstimmend vorgetragen haben oder das als zugestanden gilt. \n\nDas erfasst nicht die Fälle, in denen sich - wie bei der Einrede der Verjährung \n\nim Prozess - die Frage, ob das insoweit Geschehene überhaupt von Bedeutung \n\nist, erst stellt, wenn das Leistungsverweigerungsrecht vom Schuldner wahrge-\n\nnommen wird. Mit den die Verjährung betreffenden Umständen und der Frage, \n\nob sich insoweit unstreitiger Tatsachenvortrag ergibt, muss sich das Gericht \n\ndeshalb erst befassen, wenn die diese Prüfung eröffnende Einrede rechtzeitig \n\nerhoben ist. Ergänzend kann auf § 533 ZPO verwiesen werden. Auch danach \n\nsind den Prozessstoff erweiternde Handlungen in der Berufungsinstanz nicht \n\nbereits deshalb zulässig, weil ihre Beurteilung auf Grund unstreitigen Tatsa-\n\nchenvortrags erfolgen kann. Wenn der Gesetzgeber die erstmals in der Beru-\n\nfungsinstanz erhobene Verjährungseinrede von der Regelung des § 531 Abs. 2 \n\nZPO hätte ausnehmen wollen, hätte es unter diesen Umständen nahe gelegen, \n\ndas durch eine entsprechende Regelung zum Ausdruck zu bringen. \n\n28 \n\nb) Der von der Revision geltend gemachte Ausnahmetatbestand (§ 531 \n\nAbs. 2 Nr. 3 ZPO) liegt nicht vor. Nach der Antragsfassung schloss die streitige \n\nKlage die Möglichkeit ein, den geltend gemachten Zahlungsanspruch nach Art \n\neiner Lizenz zu berechnen. Der Kläger hatte - worauf die Revisionserwiderung \n\nzu Recht hinweist - bereits erstinstanzlich auch ausgeführt, dass er eine anteili-\n\nge Lizenzgebühr zu beanspruchen berechtigt sei. Eine solche Gebühr wird übli-\n\ncherweise in regelmäßig wiederkehrenden zeitlichen Abständen berechnet und \n\ngeschuldet. Unabhängig davon, dass der Kläger glaubte, seine Klage in erster \n\nLinie auf § 743 Abs. 1 BGB stützen zu können, bestand damit von Anfang an \n\ndie Möglichkeit, dass (auch) die vierjährige Verjährungsfrist nach § 197 BGB \n\na.F. einschlägig sein könnte. Eine sorgfältige Partei, die sich die Einrede der \n\nVerjährung zunutze machen wollte, hätte dem bereits durch Erhebung der Ein-\n\nrede in erster Instanz Rechnung getragen. \n\n29 \n\n6. Sollte das Berufungsgericht (wiederum) zu der Überzeugung gelan-\n\ngen, das von den Parteien Vereinbarte schließe eine von der Beklagten zu zah-\n\nlende angemessene Entschädigung für die Nutzung der Erfindung ein, wird es \n\nbei der gebotenen Schätzung (§ 287 ZPO), was im Streitfall angemessen ist, \n\nden dem Kläger zustehenden Betrag auf der Grundlage einer prozentualen Li-\n\nzenz an den Erlösen der Beklagten berechnen können. \n\n30 \n\na) Zu Unrecht zieht die Revision das deshalb in Zweifel, weil den Partei-\n\nen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zu Gebote gestanden hätten und \n\neine andere Art der Entschädigung mindestens gleichermaßen wahrscheinlich \n\nhätte gewählt werden können. Hinsichtlich des Anspruchs eines Arbeitnehmer-\n\nerfinders auf angemessene Vergütung (§ 9 Abs. 1 ArbEG) entspricht es ständi-\n\nger Rechtsprechung des Senats, dass in der Regel eine angemessene Lizenz \n\nin besonderer Weise geeignet ist, für einen sachgerechten Ausgleich zu sorgen, \n\ndeshalb sie als nächstliegend erscheinen muss und eine Vergütung auf dieser \n\nGrundlage regelmäßig so lange nicht zu beanstanden ist, wie nicht Tatumstän-\n\nde vorliegen, die die Berechnung auf dieser Basis gerade im konkreten Fall un-\n\ngeeignet erscheinen lassen (BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, m.w.N.). \n\nDiese Bewertung beruht nicht auf Gesichtspunkten, die ausschließlich durch \n\ndas Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer gekennzeichnet sind, sondern ist auch \n\nbei anderen vertraglich begründeten Verhältnissen sachgerecht, in denen - wie \n\nim Streitfall - die eine Seite der anderen ermöglicht, ein Schutzrecht zu erlangen \n\nund dessen Gegenstand allein zu nutzen. Auch im Streitfall reicht mithin das \n\nbloße Vorhandensein einer gleichermaßen geeigneten anderen Berechnungs-\n\nmethode nicht aus, die Zuerkennung einer angemessenen Lizenz als rechtsfeh-\n\nlerhaft anzusehen. \n\n31 \n\nb) Bei deren Festlegung kann allerdings nicht darauf abgestellt werden, \n\nwas vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung \n\nund namentlich den Umfang der späteren Benutzung durch die Beklagte vo-\n\nrausgesehen hätten (vgl. zu diesem Maßstab bei rechtswidriger Benutzung ei-\n\nnes Schutzrechts eines anderen Sen.Urt. v. 30.05.1995 - X ZR 54/93, GRUR \n\n1995, 578 - Steuereinrichtung II, m.w.N.). Wenn die Verpflichtung, angemesse-\n\nnen Ausgleich zu leisten, auf vertraglicher Grundlage beruht, kann es nämlich \n\n- wie auch das Berufungsgericht im Ansatz richtig gesehen hat - nur auf die \n\nUmstände ankommen, die beim Abschluss der Vereinbarung den Willen der \n\nParteien tatsächlich bestimmen konnten, weil sie bereits damals bekannt waren \n\noder erwartet wurden. Weicht das spätere tatsächliche Geschehen von dem ab, \n\ndas die Parteien bei Vertragsschluss angenommen haben, kann dem allerdings \n\nauch in Fällen wie dem vorliegenden in angemessener Form Rechnung zu tra-\n\ngen sein. Die Rechtsordnung enthält hierzu verschiedene Möglichkeiten. So \n\n \n\n32 \n\n33 \n\nkann, wenn die insoweit jeweils zu beachtenden Voraussetzungen vorliegen, \n\nentweder eine Anpassung im Wege ergänzender Vertragsauslegung oder we-\n\ngen Änderung bzw. Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Betracht kommen, \n\nnach einer Kündigung der vertraglichen Benutzungsregelung, die bei Vorliegen \n\neines wichtigen Grunds jederzeit möglich ist (vgl. BGH, Urt. v. 06.07.1981 \n\n- II ZR 205/80, MDR 1982, 207 m.w.N.), weil es sich insoweit um ein Dauer-\n\nschuldverhältnis handelt, aber auch gestützt auf § 745 Abs. 2 BGB eine dem \n\nInteresse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden Regelung \n\nverlangt werden. \n\nIII. Die zulässige Anschlussrevision des Klägers hat ebenfalls Erfolg. \n\nDer vom Kläger im Hinblick auf die Benutzung der Erfindung geltend ge-\n\nmachte Auskunftsanspruch leitet sich aus dem Grundsatz von Treu und Glau-\n\nben (§ 242 BGB) ab. Steht dem Grunde nach fest, dass ein Zahlungsanspruch \n\nin Betracht kommt, kann deshalb ein Beklagter verpflichtet sein, zumutbare An-\n\ngaben zu machen, deren der Kläger bedarf, um zu ermitteln, ob er und gegebe-\n\nnenfalls in welchem Umfang er tatsächlich Zahlung verlangen kann (vgl. BGHZ \n\n155, 8 - Abwasserbehandlung, für Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG). Nach \n\nden zur Revision gemachten Ausführungen kann der Aufklärungsbedarf im \n\nStreitfall davon abhängen, welche Umstände die Parteien bei Abschluss ihrer \n\nBenutzungsvereinbarung als wesentlich für die Angemessenheit einer Entschä-\n\ndigung angesehen und deshalb dieser Vereinbarung zugrunde gelegt haben. \n\nDie Vertragsfreiheit erlaubt, insoweit Gestehungskosten und Gewinn auch dann \n\nheranzuziehen, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hierüber konkrete \n\nZahlen noch nicht zur Verfügung standen. Die auf das Fehlen solcher Zahlen in \n\nden Jahren 1991/1992 abhebende Begründung des Berufungsgerichts trägt \n\nmithin die Abweisung des Klagebegehrens nicht, dass die Beklagte auch die im \n\nZusammenhang mit der Benutzung der Erfindung stehenden Gestehungskos-\n\nten und den hierbei erzielten Gewinn angibt. \n\n34 \n\nIV. Die Zurückverweisung bietet schließlich Gelegenheit, den Bedenken \n\nnachzugehen, die von der Revision dagegen erhoben worden sind, dass in Kla-\n\ngeantrag und Verurteilung Unternehmen einbezogen worden sind, die „mit der \n\nBeklagten organisatorisch verbunden“ sind. \n\nMelullis \n\nScharen \n\n Keukenschrijver \n\n Asendorf \n\n Kirchhoff \n\nVorinstanzen: \n\nLG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 21.04.2004 - 3 O 11074/02 - \n\nOLG Nürnberg, Entscheidung vom 26.10.2004 - 3 U 1818/04 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_165-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-12-21/x-zr-165-04","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 531","ref_norm":"531","n":7},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 743","ref_norm":"743","n":5},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 745","ref_norm":"745","n":4},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 6","ref_norm":"6","n":2},{"jurabk":"ArbnErfG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":2},{"jurabk":"GebrMG","ref":"§ 13","ref_norm":"13","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 286","ref_norm":"286","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 533","ref_norm":"533","n":1},{"jurabk":"ArbnErfG","ref":"§ 7","ref_norm":"7","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 287","ref_norm":"287","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 214","ref_norm":"214","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 741","ref_norm":"741","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_165-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_165-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-12-21/x-zr-165-04","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_165-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 17:17:32.043801+00:00"}}