{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_153-04A","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2009-07-28","aktenzeichen":"X ZR 153/04","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Druckmaschinen-Temperierungssystem III GKG § 51 Abs. 1 Bei der Bestimmung des Werts des Patentnichtigkeitsverfahrens ist die Klage- summe einer bezifferten Patentverletzungsschadensersatzklage regelmäßig in voller Höhe zu berücksichtigen.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nX ZR 153/04 \n\nBESCHLUSS \n\nvom \n\n28. Juli 2009 \n\nin der Patentnichtigkeitssache \n\nNachschlagewerk: \n\nja \n\nBGHZ: \n\nBGHR: \n\nnein \n\nnein\n\nDruckmaschinen-Temperierungssystem III \n\nGKG § 51 Abs. 1 \n\nBei der Bestimmung des Werts des Patentnichtigkeitsverfahrens ist die Klage-\n\nsumme einer bezifferten Patentverletzungsschadensersatzklage regelmäßig in \n\nvoller Höhe zu berücksichtigen. \n\nBGH, Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04 - Bundespatentgericht \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Juli 2009 durch den \n\nVorsitzenden Richter Scharen sowie die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger \n\nund Dr. Grabinski \n\nbeschlossen: \n\nDer Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsberufungsverfahrens \n\nwird auf 30.000.000 € festgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Die Beklagte hat wegen Verletzung des Streitpatents Klage erhoben, \n\ndie u.a. eine auf 32.672.592 € bezifferte Schadensersatzforderung zum Gegen-\n\nstand hat. Der Verletzungsprozess ist mit Blick auf das inzwischen abgeschlos-\n\nsene Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt worden. Der Senat hat den Parteien Ge-\n\nlegenheit zur Stellungnahme zur Wertfestsetzung gegeben. \n\n2 \n\nDie Klägerin hält lediglich den Wert von 2.500.000 € für angemessen, \n\nden auch das Bundespatentgericht erstinstanzlich festgesetzt hat. Sie macht \n\ngeltend, von der Schadensersatzforderung der Beklagten seien schon deshalb \n\nerhebliche Abstriche zu machen, weil das Oberlandesgericht im Verletzungs-\n\nverfahren zu Unrecht eine unmittelbare Patentverletzung anstatt der allenfalls \n\nvorliegenden mittelbaren angenommen habe, wobei zudem 80 % der Lieferun-\n\ngen in das Ausland erfolgt seien und insoweit keine schadensbegründende \n\nHandlung vorliege. Des Weiteren habe die Beklagte ihrer Schadensberechnung \n\nauch nicht berücksichtigungsfähige Umsätze zugrunde gelegt und dort in gro-\n\nßem Umfang nicht erstattungsfähige Positionen eingestellt, insbesondere Kos-\n\nten für Entwicklung/Konstruktion sowie Herstellung und Vertrieb. Der Gewinn \n\nder Klägerin reduziere sich schon deshalb auf unter 12.500.000 €. Dieser Ge-\n\nwinn stehe aber nicht in vollem Umfang in ursächlichem Zusammenhang mit \n\nder ihr vorgeworfenen Patentverletzung, sondern schätzungsweise nur in Höhe \n\nvon 10 %, so dass der Verletzergewinn sogar deutlich unter dem erstinstanzlich \n\nfestgesetzten Streitwert liege. \n\n3 \n\nDie Beklagte regt an, den Streitwert auf 2.500.000 € festzusetzen. Zwar \n\nsei nach den Grundsätzen der bisherigen Rechtsprechung auch ein Streitwert \n\nin der Größenordnung des Betrags der Schadensersatzklage gut vertretbar, \n\njedoch müsse auch mit Blick auf den Popularklagencharakter des Patentnich-\n\ntigkeitsverfahrens vermieden werden, dass von der Wertfestsetzung eine prohi-\n\nbitive Wirkung ausgehe. \n\n4 \n\n5 \n\nII. Das Prozessgericht hat den Wert für die zu erhebenden Gebühren \n\nfestzusetzen, sobald eine Entscheidung über den gesamten Streitgegenstand \n\nergeht (§ 63 Abs. 2 Satz 1 GKG). Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt, \n\nnachdem das Nichtigkeitsberufungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. \n\nDer Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsverfahrens ist nach § 51 \n\nGKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtspre-\n\nchung des Senats sind dafür im Allgemeinen der Betrag der bis dahin entstan-\n\ndenen Schadensersatzforderungen und der gemeine Wert des Patents bei Er-\n\nhebung der Klage bzw. bei Einlegung der Berufung maßgeblich (Sen.Beschl. v. \n\n11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79; vgl. auch Beschl. v. 17.12.1963 \n\n- I ZR 146/59, Mitt. 1963, 60 und Beschl. v. 7.11.2006 - X ZR 138/04, GRUR \n\n2007, 175 - Sachverständigenentschädigung IV). \n\n6 \n\nIst zu diesem Zeitpunkt über die streitige Höhe des wegen Verletzung \n\ndes Streitpatents bereits entstandenen Schadens noch keine abschließende \n\ngerichtliche Entscheidung ergangen, entspricht es regelmäßig billigem Ermes-\n\nsen, den bezifferten Betrag der Schadensersatzforderung in voller Höhe in die \n\nWertbestimmung einzustellen. Gegenstand des Verfahrens zur Wertfestsetzung \n\nim Rahmen eines im Allgemeininteresse liegenden Verfahrens auf Nichtigerklä-\n\nrung eines Patents ist nicht die gegebenenfalls im Wege gesetzlich zulässiger \n\nSchätzung vorzunehmende Ermittlung der durch die unerlaubte Benutzung der \n\npatentierten Lehre entstandenen Schadensersatzansprüche. Das ist den Ver-\n\nletzungsgerichten im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses vorbehalten. \n\nDementsprechend gehen auch beide Parteien in ihren Stellungnahmen zu der \n\nFrage des Streitwerts für das Nichtigkeitsberufungsverfahren übereinstimmend \n\ndavon aus, dass es nicht Aufgabe des Senats ist, zum Zwecke der Wertfestset-\n\nzung eine konkrete Schadensermittlung vorzunehmen. Dann aber ist Klage-\n\nsumme der bezifferten Schadensersatzforderung regelmäßig der insoweit ein-\n\nzige substanzielle Anhaltspunkt für die Wertbestimmung. Der Wert der Klage-\n\nforderung erlaubt - abgesehen davon, dass der Zahlbetrag das betragsmäßige \n\nInteresse des Beklagten an der Schadensersatzklage darstellt - objektiv, von \n\neinem mindestens entsprechenden Interesse des Klägers auszugehen, weil mit \n\nder erstrebten Vernichtung des Streitpatents der Patentverletzungsklage die \n\nGrundlage entzogen werden soll. Angesichts dessen wäre jede von dem mittels \n\nKlage bezifferten Schadensersatzbetrag abweichende Festlegung einer bereits \n\nentstandenen Schadensersatzforderung im Rahmen der Streitwertbestimmung \n\nregelmäßig ohne sachlichen Bezug. \n\n7 \n\nEs ist nicht ersichtlich und auch nicht dargetan, dass hier ausnahmswei-\n\nse eine andere Wertung geboten sein könnte. Das Argument der Klägerin, an-\n\ngesichts der geltend gemachten Mängel der Berechnung der eingeklagten \n\nSchadensersatzforderung durch die Beklagte könne und werde der Schadener-\n\nsatzprozess bei weitem nicht zu dem beantragten Verurteilungsbetrag führen, \n\nbetrifft lediglich die Frage der Berechtigung der Schadensersatzforderung, die \n\nnach dem Vorgesagten ausschließlich im Patentverletzungsprozess zu klären \n\nist. Auch der erhobene Vorwurf, die Beklagte habe einen völlig unrealistischen \n\n\"Phantasiewert\" eingeklagt, kann daher nicht als berechtigt erkannt werden. \n\nAngesichts der Vorschusspflichten, die der eingeklagte außerordentlich hohe \n\nBetrag für die Beklagte mit sich gebracht hat, kann abgesehen davon jedenfalls \n\nhier nicht angenommen werden, dass die Beklagte sich von Beweggründen hat \n\nleiten lassen, die auch im Streitwertfestsetzungsverfahren keine Beachtung ver-\n\ndienen. \n\n8 \n\nIn Anbetracht der Regelung in § 144 PatG, § 51 Abs. 2 GKG erfordert \n\nschließlich eine andere Entscheidung auch nicht der in der Stellungnahme der \n\nBeklagten anklingende Gesichtspunkt, wenn der Streitwert für das Nichtigkeits-\n\nverfahren unter Berücksichtigung des vollen Betrags einer hohen Schadenser-\n\nsatzklage festgesetzt werde, könne womöglich das verfassungsmäßige Recht \n\nauf Zugang zu den Gerichten betroffen sein. Durch die gesetzlich vorgesehene \n\nMöglichkeit, auf gesonderten Antrag gegebenenfalls nach einem herabgesetz-\n\nten Streitwert (Teilstreitwert) eine gerichtliche Entscheidung über den Bestand \n\neines Patents zu erlangen, ist gewährleistet, nicht wegen eines auf Grund einer \n\nbezifferten Schadensersatzklage festzusetzenden Streitwerts und der deshalb \n\ndrohenden Kosten von der Nichtigkeitsklage Abstand nehmen zu müssen, die \n\nals Reaktion auf die Patentverletzungsklage für geboten erachtet wird. \n\n9 \n\nDa die Klagesumme \n\nim Verletzungsprozess vorliegend über \n\n32.000.000 € beträgt, ist allerdings die - bereits zur maßgeblichen Zeit der Ein-\n\nlegung des Rechtsmittels (§ 40 GKG) geltende - Kappungsgrenze von \n\n30.000.000 € (§ 39 Abs. 2 GKG a.F.) zu berücksichtigen. Deshalb ist der Wert \n\ndes Nichtigkeitsberufungsverfahrens in dieser Höhe festzusetzen. Auf den an \n\nsich additiv zu berücksichtigenden gemeinen Wert des Streitpatents in der Zeit \n\nvon der Berufungseinlegung bis zum Ablauf der Schutzdauer kommt es danach \n\nnicht mehr an. \n\nScharen \n\n Asendorf \n\n Gröning \n\nBerger \n\n Grabinski \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 21.07.2004 - 4 Ni 17/03 (EU) -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_153-04A.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-28/x-zr-153-04","cited_norms":[{"jurabk":"GKG 2004","ref":"§ 51","ref_norm":"51","n":2},{"jurabk":"GKG 2004","ref":"§ 39","ref_norm":"39","n":1},{"jurabk":"GKG 2004","ref":"§ 40","ref_norm":"40","n":1},{"jurabk":"GKG 2004","ref":"§ 63","ref_norm":"63","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 144","ref_norm":"144","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_153-04A.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_153-04A.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-28/x-zr-153-04","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2004/X_ZR_153-04A.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:43:40.514424+00:00"}}