{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__56-03","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2007-05-22","aktenzeichen":"X ZR 56/03","doktyp":"Urteil","leitsatz":"injizierbarer Mikroschaum PatG §§ 81 ff., §§ 110 ff.; EPÜ Art. 56, Art. 138 a) Zur Möglichkeit des beklagten Patentinhabers, sich auf eine abweichende Fassung der im Patentnichtigkeitsverfahren verteidigten Patentansprüche zurückzuziehen, wenn die zunächst verteidigte Fassung zu einer Erweite- rung führen würde. b) Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei einer beliebigen Auswahl aus verschiedenen dem Fachmann zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (Fortführung von BGHZ 156, 179 - blasenfreie Gummibahn I).","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 56/03 \n\nURTEIL \n\nVerkündet am: \n22. Mai 2007 \nWermes \nJustizhauptsekretär \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nin der Patentnichtigkeitssache \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ: \nBGHR: \n\nja \nnein \nja \n\ninjizierbarer Mikroschaum \n\nPatG §§ 81 ff., §§ 110 ff.; EPÜ Art. 56, Art. 138 \n\na) Zur Möglichkeit des beklagten Patentinhabers, sich auf eine abweichende \nFassung der im Patentnichtigkeitsverfahren verteidigten Patentansprüche \nzurückzuziehen, wenn die zunächst verteidigte Fassung zu einer Erweite-\nrung führen würde. \n\nb) Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei einer beliebigen Auswahl \naus verschiedenen dem Fachmann zur Verfügung stehenden Möglichkeiten \n(Fortführung von BGHZ 156, 179 - blasenfreie Gummibahn I). \n\nBGH, Urt. v. 22. Mai 2007 - X ZR 56/03 - Bundespatentgericht \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 22. Mai 2007 durch die Richter Scharen, Keukenschrijver, die \n\nRichterinnen Ambrosius und Mühlens und den Richter Asendorf \n\nfür Recht erkannt: \n\nDie Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) \n\ndes Bundespatentgerichts vom 4. Februar 2003 wird auf Kosten \n\nder Beklagten zurückgewiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer \n\ninternationalen Anmeldung vom 23. Juni 1993 am 21. Juni 1994 angemeldeten, \n\nauch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteil-\n\nten europäischen Patents 0 656 203 (Streitpatents), das \"injectable microfoam \n\ncontaining a sclerosing agent\" (\"injizierbaren Mikroschaum, der ein Ver-\n\nödungsmittel enthält\") betrifft und 15 Patentansprüche umfasst, die in der Ver-\n\nfahrenssprache Englisch wie folgt lauten: \n\n\"1. An injectable micro-foam for therapeutic uses, prepared or for \npreparation as required, characterized in that the micro-foam \nis prepared with any sclerosing substance. \n\n 2. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \nclaim 1, characterized in that the sclerosing substance is poli-\ndocanol. \n\n 3. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \nclaim 1, characterized in that the sclerosing substance is so-\ndium tetradecyl sulphate. \n\n 4. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \nclaim 1, characterized in that the sclerosing substance is a hy-\npertonic glucose or glucosaline solution. \n\n 5. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \nclaim 1, characterized in that the substance used is chromic \nglycerol. \n\n 6. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \nclaim 1, characterized in that the substance used is ethanola-\nmine oleate. \n\n 7. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \nclaim 1, characterized in that the substance used is sodium \nmorrhuate. \n\n 8. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \nclaim 1, characterized in that the substance used is any iodic \nsolution. \n\n 9. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to the \n\npreceding claims for use in phlebology. \n\n10. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \nclaims 1 to 8, for use in the tretament of oesophageal varices. \n\n11. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \n\nclaims 1 to 8, for the use in proctology. \n\n12. An injectable micro-foam for therapeutic uses according to \n\nclaims 1 to 8, for use in angiology. \n\n13. A method for the preparation of an injectable micro-foam for \nuse in therapy characterized in that it comprises producing a \nmicro-foam with a sclerosing substance. \n\n14. A method as claimed in claim 13 characterized in that the scle-\nrosing substance is a polidocanol, sodium tetradecyl sulphate, \nhypertonic glucose or glucosaline solution, chromic glycerol, \nethanolamine oleate, sodium morrhuate or iodic solution. \n\n15. A micro-foam for use in therapy characterized in that is ob-\ntainable by beating a sclerosing solution with a micromotor ro-\ntated brush at 8.000 to 15.000 r.p.m. for 60 to 120 seconds.\" \n\n2 \n\nIn der deutschen Übersetzung der Patentschrift lauten diese Patentan-\n\nsprüche wie folgt: \n\n\"1. \n\n 2. \n\n 3. \n\n 4. \n\n 5. \n\n 6. \n\nInjizierbarer Mikroschaum für therapeutische Zwecke, herge-\nstellt oder zur Herstellung nach Bedarf, dadurch gekennzeich-\nnet, daß der Mikroschaum mit irgendeiner sklerosierenden \nSubstanz gebildet ist. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die sklerosie-\nrende Substanz Polidocanol ist. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die sklerosie-\nrende Substanz Natriumtetradecylsulfat ist. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die sklerosie-\nrende Substanz eine hypertonische Glucose oder Gluco-\nse/Salz-Lösung ist. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die verwen-\ndete Substanz Chromglycerin ist. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die verwen-\ndete Substanz Ethanolaminoleat ist. \n\n 7. \n\n 8. \n\n 9. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die verwen-\ndete Substanz Natriummorrhuat ist. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die verwen-\ndete Substanz irgendeine Iodverbindung ist. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach einem der vorangehenden Ansprüche zur Verwendung \nin der Phlebologie. \n\n10. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach den Ansprüchen 1 bis 8 zur Verwendung bei der Be-\nhandlung von Ösophagusvarizen. \n\n11. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach den Ansprüchen 1 bis 8 zur Verwendung in der Prokto-\nlogie. \n\n12. \n\nInjizierbarer Mikroschaum zur therapeutischen Verwendung \nnach den Ansprüchen 1 bis 8 zur Verwendung in der Angiolo-\ngie. \n\n13. Verfahren zur Herstellung eines injizierbaren Mikroschaums \nzur Verwendung bei der Therapie, dadurch gekennzeichnet, \ndaß es die Herstellung eines Mikroschaums mit einer sklero-\nsierenden Substanz umfaßt. \n\n14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß \ndie sklerosierende Substanz ein Polidocanol, Natriumtetrade-\ncylsulfat, hypertonische Glycose oder Glucose/Salz-Lösung, \nChromglycerin, Ethanolaminoleat, Natriummorrhuat oder eine \nIodlösung ist. \n\n15. Mikroschaum zur Verwendung bei der Therapie, dadurch ge-\nkennzeichnet, daß er erhältlich ist durch Aufschlagen einer \nsklerosierenden Lösung mit einer durch einen Mikromotor an-\ngetriebenen rotierenden Bürste mit 8.000 bis 15.000 UpM \nwährend 60 bis 120 s.\" \n\n3 \n\nDie Klägerin hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpa-\n\n4 \n\n5 \n\ntents gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig sei. Sie hat sich dazu \n\nauf zahlreiche Veröffentlichungen der Jahre 1895 bis 1993, die deutsche Pa-\n\ntentschrift 34 17 182 und nachveröffentlichte Schriften bezogen; wegen der \n\nEinzelheiten wird auf das angefochtene Urteil verwiesen. Sie hat beantragt, das \n\nStreitpatent für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem \n\nUmfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten; \n\nsie hat das Streitpatent mit geänderten Patentansprüchen verteidigt, und zwar \n\nmit einem Hauptantrag und vier Hilfsanträgen, wegen derer auf das angefoch-\n\ntene Urteil verwiesen wird. \n\nDas Bundespatentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang für nich-\n\ntig erklärt. \n\nHiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent \n\nnunmehr in erster Linie mit folgenden Patentansprüchen verteidigt, wobei sie \n\nsich damit einverstanden erklärt hat, dass in Patentanspruch 1 die entfallenen \n\nWorte \"hergestellt oder zur Herstellung nach Bedarf\" wieder eingefügt werden: \n\n\"1. \n\nInjizierbarer Mikroschaum für therapeutische Zwecke, erhält-\nlich durch Aufschäumen einer sklerosierenden Lösung in einer \nAtmosphäre aus Sauerstoff oder einem Gemisch aus Sauer-\nstoff und Kohlendioxid in einem sterilen luftdichten Behälter. \n\n 2. Mikroschaum nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, \ndass man das Aufschäumen durch mechanisches Schlagen \ndurchführt. \n\n 3. Mikroschaum nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, \ndass das mechanische Schlagen das Rotieren einer Bürste \numfasst. \n\n 4. Mikroschaum nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, \ndass man die Bürste mit 8.000 bis 15.000 UpM für einen Zeit-\nraum von 60 bis 120 Sekunden rotiert. \n\n 5. Mikroschaum nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge-\nkennzeichnet, dass die sklerosierende Lösung eine sklerosie-\nrende Substanz, ausgewählt aus Polidocanol, Natriumtetrade-\ncylsulfat, hypertonischer Glucose oder Glucose/Salz-Lösung, \nChromglycerin, Ethanolaminoleat, Natriummorrhuat oder einer \nIodlösung, umfasst. \n\n 6. Mikroschaum nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-\nkennzeichnet, dass die sklerosierende Lösung weiterhin eine \nSubstanz mit Schaumbildungsfähigkeit enthält. \n\n 7. Mikroschaum nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur Verwen-\n\ndung in der Phlebologie, Proktologie oder Angiologie. \n\n 8. Verfahren zur Herstellung eines injizierbaren Mikroschaums, \ndadurch gekennzeichnet, dass man eine sklerosierende Lö-\nsung in einer Atmosphäre aus Sauerstoff oder einem Gemisch \naus Sauerstoff und Kohlendioxid in einem sterilen luftdichten \nBehälter aufschäumt. \n\n 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass \nman das Aufschäumen durch mechanisches Schlagen durch-\nführt. \n\n10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass \ndas mechanische Schlagen das Rotieren einer Bürste um-\nfasst. \n\n11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass \nman die Bürste mit 8.000 bis 15.000 UpM für einen Zeitraum \nvon 60 bis 120 Sekunden rotiert. \n\n12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch ge-\nkennzeichnet, dass die sklerosierende Lösung eine sklerosie-\nrende Substanz, ausgewählt aus Polidocanol, Natriumtetrade-\ncylsulfat, hypertonischer Glucose oder Glucose/Salz-Lösung, \nChromglycerin, Ethanolaminoleat, Natriummorrhuat oder einer \nIodlösung, umfasst. \n\n13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch ge-\nkennzeichnet, dass die sklerosierende Lösung weiterhin eine \nSubstanz mit Schaumbildungsfähigkeit umfasst. \n\n14. Verwendung eines injizierbaren Mikroschaums umfassend ei-\nne sklerosierende Substanz und Gas zur Behandlung von \nKrampfadern mit einem Durchmesser von gleich oder größer \n7 mm durch Injektion ohne Operation, wobei das in der Vene \nenthaltene Blut verdrängt wird und der ganze von dem Mikro-\nschaum eingenommene Venenabschnitt sklerosiert wird. \n\n15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, \ndass die sklerosierende Substanz aus Polidocanol, Natrium-\ntetradecylsulfat, hypertonischer Glucose oder Glucose/Salz-\nLösung, Chromglycerin, Ethanolaminoleat, Natriummorrhuat \noder einer Iodlösung ausgewählt wird. \n\n16. Verwendung nach einem der Ansprüche 14 oder 15, dadurch \ngekennzeichnet, dass das Gas Sauerstoff oder ein Gemisch \naus Sauerstoff und Kohlendioxid ist. \n\n17. Verwendung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, \ndass der Mikroschaum nach einem Verfahren nach einem der \nAnsprüche 8 bis 13 erhältlich ist.\" \n\n6 \n\n7 \n\n8 \n\nHilfsweise verteidigt die Beklagte, wie sie in der mündlichen Verhand-\n\nlung klargestellt hat, das Streitpatent in seiner erteilten Fassung. \n\nDie Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. \n\nIm Auftrag des Senats hat Professor Dr. med. W. L. \n\n ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Ver- \n\nhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Berufungsklägerin hat ein Parteigutach-\n\nten von Prof. Dr. med. Dr. med. habil. M. M. \n\n ein- \n\ngereicht. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n9 \n\n10 \n\nDie zulässige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg. \n\nI. 1. Infolge der Verteidigung durch die Beklagte steht das Streitpatent in \n\nder verteidigten eingeschränkten Fassung, daneben in der Fassung des Ertei-\n\nlungsbeschlusses zur Überprüfung. Dabei hat der Senat in der verteidigten \n\nFassung die Worte \"hergestellt oder zur Herstellung nach Bedarf\" wieder einge-\n\nfügt, womit sich die Beklagte einverstanden erklärt hat. Dies war schon deshalb \n\ngeboten, weil durch das Weglassen dieser Worte im vorliegenden Fall die Ge-\n\nfahr begründet würde, dass in den Schutz des Patents nicht nur hergestellte \n\n(im Sinn eines konfektionierten Produkts) und nach Bedarf herzustellende \n\nMikroschäume einbezogen würden, sondern auch Mikroschäume, die der einen \n\nwie der anderen Voraussetzung nicht entsprächen; dies könnte zu einer Erwei-\n\nterung des Schutzbereich des Streitpatents führen, die auch im Patentnichtig-\n\nkeitsverfahren ausgeschlossen ist (st. Rspr. des Senats, zuletzt Sen.Urt. v. \n\n14.9.2004 - X ZR 149/01, GRUR 2005, 145 - elektronisches Modul). Dem kann \n\njedoch durch Wiedereinfügung der gestrichenen Worte Rechnung getragen \n\nwerden (vgl. - zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - BPatGE 19, 161, \n\n163; vgl. auch BPatGE 29, 223, 226 = GRUR 1988, 530). Der weiteren Prüfung \n\nwird somit der verteidigte Patentanspruch 1 unter Wiedereinfügung der Worte \n\n\"hergestellt oder zur Herstellung nach Bedarf\" zugrunde gelegt. \n\n11 \n\n2. Die im verteidigten Patentanspruch 1 eingefügten Merkmale, dass das \n\nAufschäumen in einer Atmosphäre aus Sauerstoff oder einem Gemisch aus \n\nSauerstoff und Kohlendioxid erfolgen solle, sind in den ursprünglichen Unterla-\n\ngen (PCT-Anmeldung ES94/00064) und im erteilten Patent ausreichend als zur \n\nErfindung gehörend offenbart. \n\n12 \n\nDie Beklagte kann sich auch im Nichtigkeitsverfahren auf einen Gegens-\n\ntand beschränken, der in den Anmeldeunterlagen als zur Erfindung gehörend \n\noffenbart worden ist (vgl. zum Einspruchsverfahren Sen.Beschl. v. 30.10.1990 \n\n- X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze). In diesem Sinn offenbart \n\nist alles das, was in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen schriftlich \n\nniedergelegt ist und sich dem fachkundigen Leser ohne weiteres aus dem Ge-\n\nsamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließt. Die Ermittlung des Ge-\n\nsamtinhalts der Erstunterlagen hat dabei mit den Augen eines Fachmanns zu \n\nerfolgen; es kommt darauf an, welche Erkenntnisse ihm objektiv und ohne wei-\n\nteres vermittelt worden sind. Der Fachmann orientiert sich dabei nicht an dem \n\nWortlaut der Unterlagen, sondern an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die \n\nNachteile des Stands der Technik verfolgten Zweck und an dem Lösungsvor-\n\nschlag mit seinen Elementen (Sen. BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator I; \n\nSen.Beschl. v. 6.10.1994 - X ZB 4/92, GRUR 1995, 113 - Datenträger). Die \n\nentsprechende Offenbarung ist im Beispiel 1 (example 1) des Streitpatents \n\n(Beschr. Abs. 0019) wie schon in der ursprünglichen Anmeldung (PCT-\n\nAnmeldung ES94/00064 Seite 3 Z. 17 - 23) enthalten. \n\n13 \n\nII. 1. Das Streitpatent betrifft einen injizierbaren Mikroschaum, insbeson-\n\ndere zur Verödung von Krampfadern. Als Krampfadern werden erweiterte und \n\ngeschlängelte Venen des oberflächlichen Venensystems bezeichnet. Je nach \n\nder Lokalisation der Krampfaderbildung unterscheidet man zwischen Stammva-\n\nrikosis, Seitenastvarikosis, retikulärer Varikosis, Perforansvarikosis und Besen-\n\nreiservarikosis als pathologische Zustände. Die Stammvarikosis betrifft die Ve-\n\nna saphena magna oder parva (große und kleine verborgene Vene) im Bein. \n\nDie Beschreibung des Streitpatents schildert einleitend, dass die Sklerose der \n\nVarikose auf der Injektion von flüssigen Substanzen in die Venen beruht, die \n\neine lokalisierte Entzündungsreaktion hervorruft und dadurch die Ausschaltung \n\ndieser anormalen Venen begünstigt (Beschr. Abs. 0001). Die sklerosierende \n\nFlüssigkeit werde, so die Beschreibung, mit dem in der Vene enthaltenen Blut \n\nvermischt und in unbekanntem Maß und mit ungewissem Ergebnis verdünnt \n\n(Abs. 0002). Krampfadern mit Durchmessern ab 7 mm würden chirurgisch be-\n\nhandelt (Beschr. Abs. 0003), die Verödungsbehandlung sei auf große Krampf-\n\nadern nicht anwendbar (Beschr. Abs. 0004). Die Konzentration der sklerosie-\n\nrenden Substanz in der Vene, ihre homogene Verteilung im Blut und die Zeit, in \n\nder sie mit den Innenwänden des behandelten Gefäßes in Kontakt stehe, seien \n\nnicht bekannt (Beschr. Abs. 0005). \n\n14 \n\n1946 habe Orbach einige (a few) Kubikzentimeter Luft in kleine Krampf-\n\nadern injiziert und eine Verdrängung des Bluts durch die injizierte Luft innerhalb \n\ndes Gefäßes festgestellt. Die unmittelbar danach erfolgte Injektion der sklero-\n\nsierenden Lösung sei wirksamer als die Injektion in das Blut gewesen (Beschr. \n\nAbs. 0006). Bei dicken Krampfadern bilde die injizierte Luft eine Blase im Inne-\n\nren der Vene, wodurch das Verfahren in diesen Gefäßen unwirksam sei \n\n(Beschr. Abs. 0007). Orbach habe einige Jahre später auch Schaum injiziert, \n\nder durch Schütteln (agitation) eines Natriumtetradecylsulfat enthaltenden Be-\n\nhälters hergestellt worden sei (Beschr. Abs. 0008). Das Verfahren sei nur we-\n\nnig nützlich gewesen, weil die gebildeten Bläschen groß gewesen seien; es sei \n\nzudem wegen der Nebenwirkungen des atmosphärischen Stickstoffs gefährlich \n\ngewesen, der in Blut nur in geringem Maß löslich sei (Beschr. Abs. 0009). \n\n15 \n\n2. Nach den Angaben in der Beschreibung, die freilich insoweit in Pa-\n\ntentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung keinen Niederschlag gefunden \n\nhat, kann ein Mikroschaum eines pharmakologisch inerten, sterilen, physiologi-\n\nschen Serums bei Injektion in horizontaler Lage auch in großen Krampfadern \n\ndas in ihnen enthaltene Blut auf Grund dessen geringen Drucks in horizontaler \n\nLage verdrängen (Beschr. Abs. 0012). Dabei verringere das Anheben des \n\nGlieds, in das die Injektion erfolge, den Venendruck noch mehr und erleichtere \n\nso die Füllung der Vene ausschließlich mit Mikroschaum, der in der Vene \n\nverbleibe, solange der Patient nicht vom Operationstisch aufstehe (Beschr. \n\nAbs. 0013). Wenn der mit physiologischem Serum gebildete Mirkoschaum \n\ndurch mit einer sklerosierenden Substanz gebildeten Mikroschaum ersetzt wer-\n\nde, verdränge er das in der Vene enthaltene Blut und stelle - anders als der \n\nEinsatz von flüssigen Sklerosierungsmitteln - sicher, dass das unverdünnte \n\nsklerosierende Mittel in homogener Verteilung mit dem Endothel (d.h. den zum \n\nLumen hin gerichteten Zellen der innersten Wandschicht) des Gefäßes in einer \n\nbekannten Konzentration und für eine kontrollierbare Zeit in Kontakt komme, \n\nwodurch eine Sklerosierung des gesamten eingenommenen Segments eintrete \n\n(Beschr. Abs. 0014/0015). \n\n16 \n\nDas Streitpatent beschreibt sodann zwei Herstellungsverfahren für den \n\nMikroschaum je in einem sterilen, hermetisch verschlossenen Behälter, wobei \n\nnach dem einen Verfahren der Behälter mit einer Druckflasche mit Sauerstoff \n\noder einem Gemisch aus Sauerstoff und Kohlendioxid oder anderen physiolo-\n\ngischen Gasen verbunden sein kann und das Aufschlagen mit einer in die skle-\n\nrosierende Lösung eingetauchten Bürste mittels eines Mikromotors bei 8.000 \n\nbis 15.000 UpM über eine Zeit zwischen 60 und 120 Sekunden erfolgt (Beschr. \n\nAbs. 0019 bis 0022). Nach dem zweiten Verfahren wird die sklerosierende \n\nSubstanz in einen Druckbehälter eingeführt und der Schaum wird durch Rühren \n\nder Lösung erzeugt. \n\n17 \n\n3. a) Der verteidigte Patentanspruch 1 soll einen Schaum unter Schutz \n\nstellen, \n\n1 bei dem es sich um einen injizierbaren Mikroschaum handelt, \n\n2 der entweder hergestellt (d.h. ein Fertigprodukt) \n\n2’ oder nach Bedarf herstellbar ist, \n\n3 erhältlich ist \n\n3.1 durch Aufschäumen \n\n3.2 einer sklerosierenden Lösung \n\n3.3 \n\nin einer Atmosphäre \n\n3.3.1 aus Sauerstoff \n\n3.3.1’ oder einem Gemisch aus Sauerstoff und Kohlendi-\n\noxid \n\n3.4 \n\nin einem Behälter, der \n\n3.4.1 steril \n\n3.4.2 und luftdicht ist. \n\n18 \n\n19 \n\nb) Dies bedarf hinsichtlich einiger Merkmale näherer Erläuterung: \n\naa) Der Begriff des Mikroschaums ist nicht als feststehender Terminus \n\ndefiniert. Im Sinn des Streitpatents ist unter Mikroschaum ein Schaum zu ver-\n\nstehen, der mit einem Sklerosierungsmittel insbesondere nach den Beispie-\n\nlen 1 und 2 des Streitpatents erzeugt wird, wobei das Beispiel 2 das Herstel-\n\nlungsverfahren schon deshalb nicht abschließend beschreibt, weil durch bloßes \n\nRühren nicht ohne Weiteres Schaum entsteht. Unter injizierbarem Mikro-\n\nschaum ist aber ein Schaum zu verstehen, dessen Bläschen klein sind und \n\ndessen Oberfläche im Verhältnis zur Menge des sklerosierenden Mittels des-\n\nhalb groß ist und der von einer Konsistenz ist, die dazu führt, dass sich aus \n\ndem Blut und dem Schaum nicht eine Emulsion oder Suspension bildet, son-\n\ndern dass das in der Vene enthaltene Blut durch den Schaum verdrängt wird. \n\n20 \n\nbb) Die Atmosphäre aus Sauerstoff oder aus einem Gemisch aus Sau-\n\nerstoff und Kohlenstoffdioxid (Kohlendioxid), in der das Aufschlagen erfolgen \n\nsoll, bleibt hinter der Offenbarung in der Beschreibung des Streitpatents zurück. \n\nErfasst ist jedenfalls nicht eine Atmosphäre aus reinem Kohlenstoffdioxid (Koh-\n\nlendioxid); erfasst sind weiter nicht Atmosphären, die nur aus (Umgebungs)luft \n\noder etwa aus reinem Stickstoff bestehen. Die Erörterung in der mündlichen \n\nVerhandlung, insbesondere die Befragung des gerichtlichen Sachverständigen, \n\nhat jedoch zur Überzeugung des Senats ergeben, dass auch Atmosphären er-\n\nfasst sind, die Luft oder auch Stickstoff als Bestandteile aufweisen können. \n\nDies ergibt sich zum einen schon daraus, dass der Sauerstoff, das Kohlendi-\n\noxid oder andere physiologische Gase in ein Behältnis eingeführt werden sol-\n\nlen, das im Regelfall zuvor Luft (mit einem Anteil von rund 80% molekularen \n\nStickstoffs (N2)) enthalten wird, über deren (völlige) Verdrängung keine Aussa-\n\nge gemacht wird und die somit auch nicht notwendig zum beschriebenen Her-\n\nstellungsverfahren gehört. Zum anderen hat die fakultative Zuführung anderer \n\nphysiologischer Gase auch die Möglichkeit zum Inhalt, dass diese physiologi-\n\nschen Gase Luft- oder Stickstoffanteile aufweisen, wie dies auch der gerichtli-\n\nche Sachverständige bestätigt hat, ohne dass eine der Parteien dem wider-\n\nsprochen hätte. \n\n21 \n\n4. Der nebengeordnete verteidigte Patentanspruch 14 soll die Verwen-\n\ndung eines injizierbaren Mikroschaums schützen, der \n\n1. eine sklerosierende Substanz und Gas umfasst \n\n2. zur Behandlung von Krampfadern mit einem Durchmesser von \n\ngleich oder größer 7 mm \n\n3. durch Injektion ohne Operation, \n\n4. wobei das in der Vene enthaltene Blut verdrängt und \n\n5. der ganze vom Mikroschaum eingenommene Venenabschnitt \n\nsklerosiert wird. \n\n22 \n\nIII. Die Lehre des verteidigten Patentanspruchs 1 ergab sich für den \n\nFachmann, einen Pharmakologen oder Pharmazeuten, der sich die erforderli-\n\nchen Kenntnisse auf den Gebieten der Phlebologie und der Angiologie in Zu-\n\nsammenarbeit mit den entsprechenden Fachmedizinern erschließt, in nahelie-\n\ngender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 56 EPÜ). \n\n23 \n\n1. Die Verödung von Varizen war an sich seit den 40er Jahren des \n\n20. Jahrhunderts bekannt. Davon geht auch das Streitpatent aus (Beschr. \n\nAbs. 0006 - Orbach). Seinerzeit erfolgte allerdings keine Injektion von Mikro-\n\nschaum, sondern zunächst von Luft und dann einer sklerosierenden Lösung. \n\nDie Verwendung eines kleinblasigen Schaums ist jedoch bereits in den Aufsät-\n\nzen von Flückiger, Nicht-operative retrograde Varicenverödung mit Varsyl-\n\nschaum, Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1956, S. 1368 - 1370 \n\n(Anl. K1), und Beitrag zur Technik der ambulanten Varizenbehandlung, Med. \n\nWelt 1963, S. 617 - 621 (Anl. K4) beschrieben. Während das von Flückiger \n\n(K1) verwendete und beschriebene Varsyl nicht sicher identifiziert werden \n\nkonnte, hat Flückiger (K4) später 5%iges Sotradecol (Natriumtetradecylsulfat \n\nentsprechend Patentanspruch 3 des Streitpatents) verwendet. Auch die 1988 \n\nveröffentlichte deutsche Patentschrift 34 17 182 (Anl. K 11 - Hess) verwendet \n\neinen homogenen und dichten Schaum, der einem Mikroschaum im Sinn des \n\nStreitpatents zumindest nahe kommt. Somit waren die Merkmalsgruppen 1 und \n\n2 des verteidigten Patentanspruchs vorbeschrieben. Dass der Schaum als Fer-\n\ntigschaum vorliegen wie für die einzelne Anwendung hergestellt werden kann, \n\nist dabei eine Selbstverständlichkeit, auch wenn das Fertigpräparat möglicher-\n\nweise nur über eine begrenzte Standzeit verfügt. Fertigpräparate oder die Her-\n\nstellung nach Bedarf sind die nächstliegenden Möglichkeiten in der pharmazeu-\n\ntischen Technologie. All dies zieht auch die beklagte Patentinhaberin nicht \n\nmehr ernsthaft in Zweifel. \n\n24 \n\n2. Dass das Aufschäumen in einer (oben unter III. 3. a näher bestimm-\n\nten) Atmosphäre aus Sauerstoff oder aus Sauerstoff und Kohlendioxid erfolgen \n\nsoll (Merkmalsgruppe 2.3), war ebenfalls naheliegend. \n\n25 \n\nDem Fachmann standen verschiedene Atmosphären zur Verfügung, in \n\ndenen er das Aufschäumen vornehmen konnte. Zunächst bot sich dafür die \n\natmosphärische Luft an, die etwa von Flückiger (K1 und K4) verwendet worden \n\nist und, wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats \n\nausgeführt hat, trotz des an sich nicht ganz unproblematischen Stickstoffanteils \n\nbei den den Schaum bildenden Luftmengen unkritisch war; dies entspricht auch \n\nden Ausführungen von Flückiger (K1) sowie von Sigg, der allerdings die Air-\n\nBlock-Technik angewandt und nicht mit Mikroschaum verödet hat (Therapeuti-\n\nsche Umschau 1949, 127, 130 - Anl. K12). Daneben kamen andere Gase für \n\ndie Atmosphäre in Betracht, vor allem das bekannte, gut verfügbare und auf \n\nGrund seiner Eigenschaften völlig unproblematische Kohlenstoffdioxid (Koh-\n\nlendioxid). Aber auch eine Sauerstoffatmosphäre musste dem Fachmann auf \n\nGrund der Eigenschaften des Sauerstoffs als geeignet erscheinen, wenngleich \n\nsich nicht ohne weiteres aufdrängen. Gleiches galt für Atmosphären aus Gas-\n\ngemischen, z. B. aus Sauerstoff und Kohlendioxid, aber auch aus Sauerstoff \n\nund anderen physiologischen Gasen. Wie sich aus den Bekundungen des ge-\n\nrichtlichen Sachverständigen ergibt, ist die Auswahl der Gasatmosphäre nach \n\ndem Beispiel 1 des Streitpatents, aus dem der verteidigte Patentanspruch 1 für \n\neinen Ausschnitt Schutz beansprucht, damit letztlich nahezu völlig willkürlich \n\nund beliebig möglich. Wie der Senat bereits für die Bereichsauswahl entschie-\n\nden hat, kann die willkürliche Auswahl aus einem größeren Bereich - anders als \n\ndie gezielte Auswahl zum Erreichen eines bestimmten Ergebnisses - das Krite-\n\nrium des Naheliegens erfüllen (BGHZ 156, 179 - blasenfreie Gummibahn I; \n\nSen.Urt. v. 30.3.2004 - X ZR 199/00, im Druck nicht veröffentlicht), denn einen \n\nRechtssatz, dass nur die Lösungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich \n\nzunächst ausprobieren würde, naheliegend ist, gibt es nicht (s. nur Sen. BGHZ \n\n133, 57, 65 - Rauchgasklappe; Sen.Urt. v. 18.2.1997 - X ZR 25/95, bei Bausch, \n\nNichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Bd. 1, S. 445, 452 f. - Zerstäuber-\n\nvorrichtung m.w.N.; v. 26.7.2001 - X ZR 93/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrecht-\n\nsprechung in Patentsachen, Bd. 3, S. 119, 127, insoweit in Mitt. 2002, 16 - Fil-\n\ntereinheit nicht abgedruckt). Kommen für den Fachmann Alternativen in Be-\n\ntracht, können daher mehrere von ihnen nahliegend sein (vgl. Sen.Urt. v. \n\n6.5.2003 - X ZR 113/00, im Druck nicht veröffentlicht). So verhält es sich auch \n\nhier. In welcher Atmosphäre das Aufschäumen vorgenommen wird, ist, solange \n\nein physiologisch ausreichend verträgliches Gas zum Einsatz kommt, völlig \n\ngleichgültig. Die Auswahl des Gases ist in diesem Rahmen beliebig. Dass ge-\n\ngen eines der von Patentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung erfassten \n\nAtmosphären von der Anwendbarkeit her Bedenken bestehen konnten, er-\n\nscheint ausgeschlossen und trifft nicht einmal für Luft zu, wie der gerichtliche \n\nSachverständige zur Überzeugung des Senats bekundet hat. Auf dieser Grund-\n\nlage begründet die Vorgabe der Atmosphäre im verteidigten Patentanspruch 1 \n\neine erfinderische Leistung nicht. \n\n26 \n\nDen übrigen hierzu ins Spiel gebrachten Argumenten kommt demge-\n\ngenüber allenfalls bestätigender Charakter zu. So könnte verschiedenen Ent-\n\ngegenhaltungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken (insbeson-\n\ndere den Aufsätzen von Steffey et al., Nitrous Oxide Intensifies the Pulmonary \n\nArterial Pressure Response to Venous Injection of Carbon Dioxide in the Dog, \n\nAnesthesiology 1980, 52 - 55 [Anl. E 17], Moore/Braselton, Injections of Air and \n\nof Carbon Dioxide into a Pulmonary Vein, Ann. Surg. 1940, 212 [Anl. E18] und \n\nGraff et al., Gas Embolism: A Comparative Study of Air and Carbon Dioxide as \n\nEmbolic Agents in the Systemic Venous System, An. J. Obst. & Gynec. 1959, \n\n259 [Anl. E 19] sowie dem von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung \n\nvorgelegten Aufsatz von Hess, Digitale Subtraktionsarteriographie mit Kohlen-\n\ndioxid …, in Fortschr. Röntgenstr. 1990, 233 [Anl. D 4]) allenfalls - wenn man \n\ndem gerichtlichen Sachverständigen nicht folgen wollte - entnommen werden, \n\ndass gegen stickstoffhaltige Atmosphären wegen deren geringerer Bioverträg-\n\nlichkeit (die etwa auch aus Phänomenen wie der \"Taucherkrankheit\" bekannt \n\nist), in Fachkreisen Bedenken bestehen konnten. Die Beklagte hat zudem \n\nselbst darauf hingewiesen, dass der Einsatz einer stickstoffhaltigen Atmosphä-\n\nre in Patientenkreisen wegen möglicher Assoziationen etwa mit Erscheinungen \n\nnach Art einer Luftembolie auf Vorbehalte stoßen konnte. Unterstellt man das \n\neine oder das andere hiervon als zutreffend, musste dies für den Fachmann ein \n\nAnlass dafür sein, die Verwendung von Stickstoff einzuschränken, wenn nicht \n\nzu vermeiden, und böte damit einen zusätzlichen Anreiz dahin, mit Gasen zu \n\narbeiten, die keinen Stickstoff enthalten. \n\n27 \n\n3. Bei der Herstellung des Schaums in einem Behälter, der steril und luft-\n\ndicht ist, handelt es sich um eine geläufige Anordnung zur Herstellung pharma-\n\nzeutischer Produkte, für die Sterilität und Luftabschluss immer wünschenswert \n\nsind und etwa nach der deutschen Patentschrift 34 17 182 (Anl. K11) schon \n\npraktiziert wurde; bei der dort beschriebenen Zwillingsspritze zur Schaumberei-\n\ntung handelt es sich ersichtlich um einen sterilen und luftdichten Behälter, wie \n\ndies auch der gerichtliche Sachverständige - von den Parteien nicht angegrif-\n\nfen - bestätigt hat. \n\n28 \n\n29 \n\n4. Auch eine Zusammenschau der verschiedenen Merkmale zeigt nichts, \n\nwas eine erfinderische Tätigkeit zu stützen geeignet wäre. \n\nIV. 1. Der verteidigte Patentanspruch 4 enthält nicht mehr als einen \n\n- noch dazu relativ weiten - Wertebereich, in dem ein Mikroschaum der ge-\n\nwünschten Konsistenz erhalten werden kann. Diese Werte zu bestimmen, be-\n\ndurfte es, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, nur weniger \n\nund einfacher Versuche. \n\n2. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der verteidigten Unteran-\n\nsprüche ist weder geltend gemacht noch sonst für den Senat ersichtlich. \n\nV. 1. Die Lehre des verteidigten Patentanspruchs 14 unterscheidet sich \n\ngrundsätzlich nicht von dem von Flückiger (Anl. K1) beschriebenen Verfahren. \n\nFlückiger diskutiert auch schon seine Anwendung bei sehr großen Venen, sagt \n\ndazu allerdings aus, dass er dem Patienten eine kombinierte Behandlung vor-\n\nschlage. Schon daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass die Verwendung \n\ndes Mikroschaums ohne Operation bereits angedacht und damit naheliegend \n\nwar. Auch Sigg (Neue Gesichtspunkte zur Technik der Varizenbehandlung, \n\nTherapeutische Umschau 1949, 127 ff., Anl. K12) hat bereits großkalibrige Va-\n\nrizen nur mit Flüssigkeitsverödung behandelt (so Parteigutachten Prof. M. \n\n , S. 19). Dies bei der Schaumverödung ebenso zu machen, bedurfte keiner \n\nerfinderischen Tätigkeit. Auch wenn die therapeutischen Anweisungen, die Pa-\n\ntentanspruch 14 enthält, als Eigenschaften des Schaums bei der Prüfung der \n\nSchutzfähigkeit mit herangezogen werden, wie dies die Beklagte in Anspruch \n\nnimmt, enthalten sie doch nichts, was gegenüber den Entgegenhaltungen eine \n\nerfinderische Tätigkeit zu begründen geeignet wäre. \n\n2. Der verteidigte Patentanspruch 15 reichert Patentanspruch 14 ledig-\n\nlich mit bekannten Verödungsmitteln an. \n\n3. Der verteidigte Patentanspruch 16 ergänzt den verteidigten Patentan-\n\nspruch 14 dadurch, dass er das von dem injizierbaren Mikroschaum umfasste \n\nGas näher als Sauerstoff oder ein Sauerstoff-Kohlendioxid-Gemisch definiert. \n\n30 \n\n31 \n\n32 \n\n33 \n\nHierzu gelten die zum verteidigten Patentanspruch 1 genannten Gesichtspunk-\n\nte gleichermaßen. \n\n34 \n\nVI. Die hilfsweise verteidigten Patentansprüche des Patents in seiner er-\n\nteilten Fassung enthalten nichts über die verteidigten Patentansprüche Hinaus-\n\ngehendes; sie können daher nicht zu einer für die Patentinhaberin günstigeren, \n\nabweichenden Beurteilung der Patentfähigkeit führen. \n\n35 \n\nVII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 ZPO. \n\nScharen \n\nKeukenschrijver \n\n Ambrosius \n\n Mühlens \n\n Asendorf \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 04.02.2003 - 3 Ni 35/01 (EU) -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__56-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-05-22/x-zr-56-03","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__56-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__56-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-05-22/x-zr-56-03","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__56-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 21:41:02.211414+00:00"}}