{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__14-03","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2005-07-05","aktenzeichen":"X ZR 14/03","doktyp":"Urteil","leitsatz":"PatG § 9 Satz 2 Nr. 2 Verkündet am: 5. Juli 2005 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Abgasreinigungsvorrichtung In der sinnfälligen Herrichtung einer Vorrichtung zur Ausübung eines patentge- schützten Verfahrens liegt noch keine Anwendung des Verfahrens. GWB § 17 Abs. 1 a) Die Verpflichtung des Patentlizenznehmers, für die Veräußerung einer selbst nicht geschützten Vorrichtung, die für die Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgelegt ist, auch dann eine Lizenzgebühr zu zahlen, wenn die Vorrichtung im patentfreien Ausland eingesetzt werden soll, stellt eine über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Beschränkung des Lizenzneh- mers dar. b) Eine solche Verpflichtung kann grundsätzlich auch in einem Vergleich nicht wirksam übernommen werden.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 14/03 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nBGHR: \nBGHZ: \nNachschlagewerk: ja \n\nja \nnein \n\nPatG § 9 Satz 2 Nr. 2 \n\nVerkündet am: \n5. Juli 2005 \nWermes \nJustizhauptsekretär \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nAbgasreinigungsvorrichtung \n\nIn der sinnfälligen Herrichtung einer Vorrichtung zur Ausübung eines patentge-\nschützten Verfahrens liegt noch keine Anwendung des Verfahrens. \n\nGWB § 17 Abs. 1 \n\na) Die Verpflichtung des Patentlizenznehmers, für die Veräußerung einer selbst \nnicht geschützten Vorrichtung, die für die Ausübung des erfindungsgemäßen \nVerfahrens ausgelegt ist, auch dann eine Lizenzgebühr zu zahlen, wenn die \nVorrichtung im patentfreien Ausland eingesetzt werden soll, stellt eine über \nden Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Beschränkung des Lizenzneh-\nmers dar. \n\nb) Eine solche Verpflichtung kann grundsätzlich auch in einem Vergleich nicht \n\nwirksam übernommen werden. \n\nBGH, Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 14/03 - OLG Karlsruhe \n LG Mannheim \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 19. Mai 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter \n\nScharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und \n\nDr. Kirchhoff \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des \n\nOberlandesgerichts Karlsruhe vom 18. Dezember 2002 aufgeho-\n\nben. \n\nAuf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 7. Zivilkammer des \n\nLandgerichts Mannheim vom 15. Februar 2002 abgeändert. Es wird \n\nfestgestellt, daß die Beklagte gegenüber der Klägerin keinen An-\n\nspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren aufgrund des vergleichs-\n\nweise abgeschlossenen Lizenzvertrages vom 16. März 2000 hat, \n\nsoweit die Klägerin die im Vergleich bezeichneten Vorrichtungen in \n\nLänder liefert, in denen das europäische Patent 347 753 keinen \n\nSchutz genießt. \n\nDie Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\nDie Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für Deutschland, Frankreich, \n\nGroßbritannien, Österreich, die Niederlande, die Schweiz und Liechtenstein \n\nerteilten europäischen Patents 347 753, das auf einer Anmeldung vom 15. Juni \n\n1989 beruht, drei Verfahrensansprüche umfaßt und dessen Anspruch 1, dem \n\ndie beiden weiteren Ansprüche untergeordnet sind, wie folgt lautet: \n\n\"Verfahren zur Reinigung von mit Schadstoffen angereicherten Ab-\ngasen aus CVD-Prozessen in Anlagen zur chemischen Bearbeitung \nvon Halbleitersubstraten für die Herstellung mikroelektronischer \nBauelemente mittels Niederdruckprozessen, wobei die zu reinigen-\nden Abgase nach Verlassen einer Vakuumpumpeneinheit in einem \nseparaten, mit einer lufttechnischen Anlage verbundenen aus \nBrenn- und Waschkammer bestehenden Reaktionsraum einer \nNachbehandlung unterzogen werden, gekennzeichnet dadurch, \ndaß die Abgase unter Sauerstoffüberschuß in der Brennkammer \nverbrannt, nachfolgend aus einem durch einen über der Brenn-\nkammer und davon beabstandet angeordneten Spritzschutzkegel \ngebildeten Ringspalt aus der Brennkammer herausgeführt und im \nseparaten Reaktionsraum mit einem Sorptionsmittel intensiv in Kon-\ntakt gebracht werden, welches aus einer zentrisch über dem Spritz-\nschutzkegel und davon beabstandet angeordneten Düsenanord-\nnung kegelförmig gegen die Gasströmungsrichtung gesprüht wird, \nund gereinigt über die lufttechnische Anlage abgeleitet werden.\" \n\nDie Klägerin stellte Vorrichtungen zur Reinigung von Abgasen her. Mit \n\nder Begründung, diese Vorrichtungen seien zur Anwendung des erfindungsge-\n\nmäßen Verfahrens geeignet und bestimmt, wurde sie von der Beklagten vor \n\ndem Landgericht München I wegen mittelbarer Verletzung des Patents auf Un-\n\nterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in \n\nAnspruch genommen. Mit Urteil vom 2. September 1999 verurteilte das Land-\n\ngericht München I die Klägerin u.a., \n\n\"es zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Teils des \neuropäischen Patents 347 753 Vorrichtungen herzustellen, an zur \nBenutzung der Erfindung nicht Berechtigte anzubieten und/oder in \nden Verkehr zu bringen, die dazu bestimmt und geeignet sind, ein \nVerfahren ... auszuüben, wobei ... [folgt Wiedergabe des Patentan-\nspruchs 1]\". \n\nIm Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht München schlossen \n\ndie Parteien in der mündlichen Verhandlung vom 16. März 2000 einen Ver-\n\ngleich, der u.a. folgendes bestimmte: \n\nI. \n\nII. \n\nDie [Beklagte] erteilt der [Klägerin] am europäischen Patent \n347 753 eine einfache Lizenz in allen benannten Vertrags-\nstaaten. Diese Lizenz kann nur aus wichtigem Grund gekün-\ndigt werden. \n\nDie [Klägerin] zahlt an die [Beklagte] für Vorrichtungen ge-\nmäß Ziffer \nI.1. des Urteils des LG München 1 vom \n02.09.1999 (Az. 7 0 18501/96) eine Lizenz von 2,5 % (zzgl. \neiner etwa anfallenden MwSt) vom Nettoverkaufspreis. \n\n... \n\nDie lizenzpflichtigen Vorrichtungen sind mit einer fortlaufen-\nden Seriennummer zu versehen. \n\nDie Klägerin begehrt die Feststellung, \n\ndaß die Beklagte keinen Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren \naufgrund des vergleichsweise abgeschlossenen Lizenzvertrages \nvom 16.03.2000 in Verbindung mit dem europäischen Patent 347 \n753 habe, wenn und soweit sie - die Klägerin - die entsprechenden \nVorrichtungen in Länder liefere, für die das Patent keinen Schutz \ngenießt. \n\nDas Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist \n\nohne Erfolg geblieben. \n\nMit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin den Kla-\n\ngeantrag weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\nDie zulässige Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Beru-\n\nfungsurteils und auf die Berufung der Klägerin zur Abänderung des erstinstanz-\n\nlichen Urteils und zur antragsgemäßen Feststellung. \n\nA. \n\nDie Feststellungsklage ist zulässig. \n\nDas Berufungsgericht hat offengelassen, ob der Klägerin im Sinne des \n\n§ 256 Abs. 1 ZPO ein rechtliches Interesse an der begehrten Feststellung zur \n\nSeite steht, daß die Beklagte für bestimmte Auslandslieferungen keine Lizenz-\n\ngebühren beanspruchen kann. Diese Frage ist zu bejahen. \n\nEntgegen der Auffassung der Beklagten ist die Klage auf die Feststellung \n\neines Rechtsverhältnisses und nicht lediglich auf die Klärung rechtlicher Vorfra-\n\ngen gerichtet. Denn die Klägerin will nicht abstrakt den Vergleich verbindlich \n\nausgelegt haben, sondern begehrt die Feststellung, daß der Beklagten ein be-\n\nstimmter Anspruch nicht zusteht. Daß es nicht um einen konkreten Zahlungs-\n\nanspruch geht, weil die Klägerin entsprechende Lieferungen bislang nicht aus-\n\ngeführt hat, ist unerheblich. \n\nDas Rechtsverhältnis, das festgestellt werden soll, muß zwar gegenwär-\n\ntig sein, weshalb künftige Rechtsverhältnisse in der Regel nicht zum Gegen-\n\nstand einer Feststellungsklage gemacht werden können (BGHZ 120, 239, 253; \n\nMusielak/Foerste, ZPO, 4. Aufl., § 256 Rdn. 4 m.w.N.; Zöller/Greger, ZPO, \n\n25. Aufl., § 256 Rdn. 3a). Ein betagtes oder bedingtes Rechtsverhältnis ist je-\n\ndoch feststellungsfähig (BGHZ 28, 225, 234), und erst recht erlaubt § 256 ZPO \n\ndie Klärung angeblich schon bestehender Rechtsbeziehungen, wenn die daraus \n\nin Betracht kommenden Ansprüche noch von einer Bedingung abhängig sind \n\n(BGHZ 4, 133, 135; BGH, Urt. v. 10.10.1991 - IX ZR 38/91, NJW 1992, 436, \n\n437). Es genügt daher, daß mit dem Vergleich die Grundlagen für den streitigen \n\nLizenzgebührenanspruch gelegt sind, und es ist unschädlich, daß dieser An-\n\nspruch in bestimmter Höhe erst dann entsteht, wenn die Klägerin entsprechen-\n\nde Lieferungen ausführt. \n\nDas rechtliche Interesse an der begehrten Feststellung ist ohne weiteres \n\ngegeben, da sich die Beklagte eines entsprechenden Anspruchs berühmt, da-\n\nher dem Recht eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit droht und das er-\n\nstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen. \n\nB. \n\nDie Klage ist auch begründet. Die Beklagte kann für die Lieferung \n\nvon Vorrichtungen, die zur Ausübung des geschützten Verfahrens geeignet \n\nsind, in das patentfreie Ausland keine Lizenzgebühren beanspruchen. \n\nI. \n\nDas Berufungsgericht hat den Vergleich dahin ausgelegt, daß die \n\nBeklagte Lizenzgebühren auch für die Lieferung von Abgasreinigungsvorrich-\n\ntungen in Länder verlangen könne, in denen das Verfahren nach dem europäi-\n\nschen Patent nicht zugunsten der Beklagten geschützt sei. Der Wortlaut des \n\nVertrages spreche nicht entscheidend dafür, daß die Klägerin für Vorrichtungen, \n\ndie im Inland hergestellt, aber in das patentfreie Ausland ausgeführt werden, \n\nkeine Lizenzgebühren zu zahlen habe. Der Vergleich verweise zur näheren Be-\n\nschreibung der vertragsgegenständlichen Vorrichtungen auf Nr. I.1 des Urteils \n\ndes Landgerichts München I. Der betreffenden Formulierung könne nicht ent-\n\nnommen werden, eine Lizenz sei nur dann zu zahlen, wenn kumulativ erstens \n\nVorrichtungen hergestellt, zweitens diese an zur Benutzung der Erfindung \n\nNichtberechtigte angeboten oder in Verkehr gebracht und drittens diese zur \n\nAnwendung des patentgemäßen Verfahrens geeignet und bestimmt seien. Die \n\nAufzählung der verschiedenen Verletzungsformen mit Herstellen, Anbieten und \n\nInverkehrbringen im Urteil des Landgerichts München I erfolge vielmehr nach \n\nder Üblichkeit in Patentverletzungssachen und nach dem unbefangenen Wort-\n\nlaut alternativ. Auf die Frage, ob die Beklagte im Vorprozeß nur eine mittelbare \n\nPatentverletzung geltend gemacht habe, komme es nicht an. Denn das Landge-\n\nricht München I habe der Klägerin auch die Herstellung der zur Ausführung des \n\npatentgemäßen Verfahrens geeigneten Vorrichtungen verboten. Den Streit, ob \n\ndas Urteil in diesem Punkt richtig oder falsch gewesen sei, hätten die Parteien \n\ngerade durch den Vergleich beigelegt. \n\nDas hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Die Auslegung \n\ndes Vergleichs durch das Berufungsgericht ist von Rechtsfehlern beeinflußt. \n\nDen Ausgangspunkt der Auslegung hat, wie das Berufungsgericht an \n\nsich zutreffend sieht, der Wortlaut der getroffenen Vereinbarung zu bilden. Das \n\nBerufungsgericht orientiert sich jedoch vornehmlich nicht am Wortlaut des Ver-\n\ngleichs, sondern am Wortlaut der Urteilsformel des Landgerichts München I. Es \n\nbeachtet infolgedessen auch den Zusammenhang zwischen den Regelungen \n\nzu Nr. I und II des Vergleichs nicht hinreichend. \n\nDas Urteil des Landgerichts München I spricht ein für den \"Geltungsbe-\n\nreich des deutschen Teils\" des (späteren) Lizenzpatents geltendes Unterlas-\n\nsungsgebot aus. In Nr. I des Vergleichs wird der Klägerin hingegen eine einfa-\n\nche Lizenz an dem Patent für alle benannten Vertragsstaaten erteilt. Es wird \n\ndamit für diese Vertragsstaaten jeweils die Anwendung des erfindungsgemäßen \n\nVerfahrens lizenziert. Da es nicht - oder jedenfalls nicht in erster Linie - darum \n\nging, der Klägerin selbst die Anwendung des geschützten Verfahrens zu erlau-\n\nben, sollte die Klägerin damit in die Lage versetzt werden, mit der Veräußerung \n\nvon ihr hergestellter Vorrichtungen deren Abnehmern in allen benannten Ver-\n\ntragstaaten die Anwendung des geschützten Verfahrens zu gestatten. Nr. II des \n\nVergleichs regelt demgegenüber nicht den Lizenzgegenstand, sondern die Li-\n\nzenzgebühr und knüpft diese an den Nettoverkaufspreis von \"Vorrichtungen \n\ngemäß Ziffer I.1 des Urteils ...\", d.h. an Vorrichtungen, die wie es im Urteil heißt, \n\ndazu geeignet und bestimmt sind, das im Patentanspruch 1 bezeichnete Ver-\n\nfahren auszuüben. Von den im Urteilstenor des Landgerichts München I ge-\n\nnannten Tathandlungen (\"im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäi-\n\nschen Patents 347 753 [solche] Vorrichtungen herzustellen, an zur Benutzung \n\nder Erfindung nicht Berechtigte anzubieten und/oder in den Verkehr zu brin-\n\ngen\") ist im Vergleich nicht die Rede. Sie passen auch nicht zum Vergleichsin-\n\nhalt, schon deshalb, weil die Lizenzgebühr nicht an die Herstellung und nicht an \n\nein Anbieten, sondern an die Nettoverkaufspreise anknüpft, vor allem aber, weil \n\nder Vergleich ohnehin nicht auf den deutschen Teil des Patents beschränkt ist. \n\nEr erfaßt daher ohne weiteres Vorrichtungen, die die Klägerin beispielsweise in \n\nÖsterreich herstellt oder herstellen läßt und dort zur Nutzung in Österreich oder \n\neinem anderen der benannten Vertragsstaaten in den Verkehr bringt, denn da-\n\nmit macht die Klägerin von der erteilten Lizenz Gebrauch. \n\nFür eine Differenzierung zwischen im Inland und im Ausland (hergestell-\n\nten und) in den Verkehr gebrachten Vorrichtungen gibt der Vergleich somit \n\nnichts her. Andererseits liegt es fern und hat auch das Berufungsgericht nicht \n\nangenommen, daß Vorrichtungen auch dann lizenzgebührenpflichtig sein sol-\n\nlen, wenn jeder Bezug zu der erteilten Lizenz fehlt, weil sie außerhalb des Gel-\n\ntungsbereichs des Lizenzpatents, beispielsweise in Tschechien, hergestellt, in \n\nden Verkehr gebracht und dort auch eingesetzt werden. Ist mithin ein (im Ver-\n\ntrag nicht ausdrücklich genannter) Bezug zum Geltungsbereich des Lizenzpa-\n\ntentes erforderlich, liegt es - was das Berufungsgericht nicht berücksichtigt hat - \n\nnäher, ihn in der Anwendung des geschützten Verfahrens im Geltungsbereich \n\ndes Lizenzpatentes zu finden, als den Bezugspunkt in dem Ort des Inverkehr-\n\nbringens der Vorrichtung zu sehen. Denn dieser Bezugspunkt erfaßte einerseits \n\nLieferungen, die einer Lizenzierung nicht bedürfen (Lieferung von Deutschland \n\nnach Tschechien), und ließe andererseits Lieferungen unberücksichtigt, mit de-\n\nnen von der erteilten Lizenz Gebrauch gemacht wird (Inverkehrbringen in \n\nTschechien zur Benutzung in Deutschland). Im Zweifel wird jedoch bei einer \n\nPatentlizenz die vereinbarte Lizenzgebühr für alle diejenigen, aber auch nur \n\ndiejenigen Handlungen versprochen, die sich als Patentverletzung darstellten, \n\nwenn sie nicht durch die Lizenz gestattet wären (vgl. RG, Urt. v. 19.7.1935 \n\n- I 40/35, GRUR 1936, 121, 123). \n\nDem steht auch nicht die Erwägung des Berufungsgerichts entgegen, die \n\nParteien hätten Streit darüber vermeiden wollen, ob die Abnehmer der Klägerin \n\nbei Gebrauch der Vorrichtung tatsächlich das geschützte Verfahren anwende-\n\nten. Denn das haben die Parteien dadurch erreicht, daß sie, wie bereits das \n\nLandgericht, auf dessen Entscheidungsgründe das Berufungsgericht Bezug \n\nnimmt, rechtsfehlerfrei angenommen hat, die generelle Eignung der Vorrichtun-\n\ngen genügen lassen wollten (obwohl dies im Wortlaut des Vergleichs nur unzu-\n\nlänglich Ausdruck findet, der durch die Bezugnahme auf das Urteil des Landge-\n\nrichts München I nicht nur die Eignung, sondern auch die Bestimmung der Vor-\n\nrichtung zur Ausübung des Verfahrens verlangt). Das rechtfertigt aber noch \n\nnicht die Annahme, die Parteien hätten damit auch Lieferfälle erfassen wollen, \n\nin denen es mangels Patentschutzes für das Verfahren weder auf die Bestim-\n\nmung noch auch nur auf die Eignung zu seiner Anwendung ankommt. \n\nII. \n\nDas Berufungsurteil kann hiernach keinen Bestand haben. Einer \n\nZurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es jedoch nicht, \n\nda der Rechtsstreit zur Endentscheidung reif ist. Selbst wenn die Parteien ver-\n\neinbart hätten, auch für das patentfreie Ausland bestimmte Vorrichtungen soll-\n\nten lizenzgebührenpflichtig sein, stünden der Beklagten solche Lizenzgebühren \n\nnicht zu, da der Vertrag in diesem Fall - jedenfalls insoweit - nach § 134 BGB \n\ni.V.m. § 17 GWB nichtig wäre. Die gegenteilige Auffassung des Berufungsge-\n\nrichts greift die Revision mit Erfolg an. \n\n1. \n\nDas Berufungsgericht hat dahinstehen lassen, ob die Beklagte von \n\nder Klägerin aufgrund ihres Patentrechts verlangen könne, die Herstellung von \n\nVorrichtungen (schlechthin) zu unterlassen, die dazu geeignet und bestimmt \n\nseien, das erfindungsgemäße Verfahren auszuüben. Auch wenn dies nicht der \n\nFall sein sollte, verstoße der Vergleich nicht gegen § 17 Abs. 1 Satz 1 GWB. Mit \n\nRücksicht auf den Zweck eines Vergleichs seien über die Verbietungsrechte \n\naus dem Schutzrecht hinausgehende Unterlassungsverpflichtungen als kartell-\n\nrechtlich unbedenklich anzusehen, wenn objektive Zweifel an der Rechtslage \n\nbestünden. Das sei hier der Fall, da das Landgericht München I die Klägerin \n\nsogar zur Unterlassung der Herstellung verurteilt habe, so daß auch aus objek-\n\ntiver Sicht erhebliche Zweifel an den der Patentinhaberin zustehenden Rechten \n\nbestanden hätten. \n\n2. \n\nNach § 17 Abs. 1 GWB sind Verträge über die Lizenzierung von \n\nPatenten verboten, soweit sie dem Lizenznehmer Beschränkungen im Ge-\n\nschäftsverkehr auferlegen, die über den Inhalt der Schutzrechte hinausgehen. \n\nIn der Auslegung des Berufungsgerichts enthält der Vergleich eine derartige \n\nVerpflichtung; sie unterfällt dem Verbot des § 17 GWB ungeachtet des Umstan-\n\ndes, daß sie Bestandteil eines gerichtlichen Vergleichs ist. \n\na) \n\nDie vom Berufungsgericht offengelassene Frage, ob der Vergleich \n\nin der Auslegung, die ihm das Berufungsgericht gegeben hat, über den Inhalt \n\ndes lizenzierten Schutzrechts hinausgeht, ist zu bejahen. \n\nDie Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung einer Lizenzgebühr \n\nstellt eine Beschränkung im Geschäftsverkehr dar (Sen.Urt. v. 3.6.2003 \n\n- X ZR 215/01, GRUR 2003, 896 f. - Chirurgische Instrumente - m.w.N.). Wird \n\neine solche Lizenzgebühr für Handlungen versprochen, die nicht kraft Gesetzes \n\ndem Patentinhaber vorbehalten sind, geht die Beschränkung über den Inhalt \n\ndes Schutzrechts hinaus. So verhält es sich hier. \n\nDas Klagepatent des Vorprozesses betrifft ein Arbeitsverfahren, nämlich \n\nein Verfahren zur Reinigung von Abgasen. Es kann demgemäß im Inland nur \n\ndurch die in § 9 Satz 2 Nr. 2 PatG bezeichneten Handlungen (unmittelbar) ver-\n\nletzt werden, d.h. insbesondere durch die Anwendung des erfindungsgemäßen \n\nVerfahrens. Die Lieferung der von der Klägerin hergestellten nicht patentge-\n\nschützten Vorrichtung kann als solche nur nach § 10 PatG verboten sein, näm-\n\nlich als Lieferung eines sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezie-\n\nhenden Mittels an einen zur Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens \n\nnicht berechtigten Dritten zur Benutzung dieses Verfahrens im Inland. Die Vor-\n\nschrift erfaßt jedoch nur die Lieferung und das Anbieten, nicht die Herstellung \n\nder Vorrichtung, da Dritte andernfalls daran gehindert würden, solche Mittel zur \n\nBenutzung außerhalb des Geltungsbereiches des Patentgesetzes zu liefern, \n\nwas dem Zweck des § 10 PatG widerspräche, lediglich nach § 9 PatG verbote-\n\nnen Handlungen im Vorfeld entgegenzuwirken (vgl. das für BGHZ 159, 76 vor-\n\ngesehene Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758 - Flügelrad-\n\nzähler - m.w.N.). Ob im Einzelfall bereits die Herstellung einer zur Anwendung \n\ndes erfindungsgemäßen Verfahrens geeigneten Vorrichtung als Teilnahme an \n\neiner verbotenen Anwendung des Verfahrens gewertet werden kann, wie die \n\nBeklagte im Vorprozeß gemeint hat, erscheint fraglich, kann jedoch dahinste-\n\nhen, da dies jedenfalls eine entsprechende Haupttat, d.h. eine Benutzung des \n\nVerfahrens im Inland, voraussetzt und deshalb weder ein allgemeines Herstel-\n\nlungsverbot noch ein allgemeines Lieferverbot rechtfertigen kann. \n\nEin solches Verbot kann auch nicht mit der - von der Beklagten erstmals \n\nim (jetzigen) Berufungsverfahren vorgetragenen - Erwägung gerechtfertigt wer-\n\nden, in der Herstellung der Vorrichtung sei bereits eine Benutzung des Verfah-\n\nrens zu sehen, da die Vorrichtung sinnfällig dafür hergerichtet sei, für die Ab-\n\ngasreinigung im Sinne des Anspruchs 1 des Klagepatents des Vorprozesses \n\nverwendet zu werden. Die Beklagte will sich hierbei auf die Rechtsprechung \n\ndes Senats stützen, nach der bereits in der sinnfälligen Herrichtung einer Sache \n\nzu deren zugunsten des Patentinhabers geschützter Verwendung der Beginn \n\nder Verwendung selbst gesehen werden kann (BGHZ 88, 209, 212 - Hydropyri-\n\ndin; Sen.Urt. v. 21.11.1989 - X ZR 29/88, GRUR 1990, 505, 506 f. - Geschlitzte \n\nAbdeckfolie). Auf ein reines Arbeitsverfahren, wie es hier in Rede steht, läßt \n\nsich diese Rechtsprechung indes nicht übertragen. \n\nZwar ist die Herrichtungsformel in der von der Beklagten zitierten Ent-\n\nscheidung \"Bierklärmittel\" (Sen.Urt. v. 31.1.1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425) \n\nin einem obiter dictum auf einen nicht unmittelbar als Verwendungsanspruch \n\nformulierten Verfahrensanspruch angewandt worden. Dabei hat es sich jedoch \n\num einen Anspruch gehandelt, bei dem sich die Verfahrensanweisungen sach-\n\nlich in der Lehre erschöpften, ein bestimmtes Kieselgel zur Erhöhung der Ei-\n\nweißstabilität von Bier zu verwenden, und damit der Sache nach um einen Ver-\n\nwendungsanspruch. Der Gegenstand eines Verwendungspatents wird charak-\n\nterisiert durch einen Stoff oder eine sonstige, grundsätzlich dem Sachschutz \n\nzugängliche Sache in einer bestimmten Verwendung. Nur deshalb kann in der \n\nsinnfälligen Herrichtung der Sache nicht etwa nur eine der späteren Verwen-\n\ndung gleich zu behandelnde Handlung, sondern der Beginn der im Patentan-\n\nspruch ausdrücklich als Schutzgegenstand genannten Verwendung selbst ge-\n\nsehen werden (vgl. BGHZ 116, 122, 128 - Heliumeinspeisung). Demgegenüber \n\nverbietet es sich, in einer zur Anwendung eines bestimmten Verfahrens geeig-\n\nneten Maschine oder sonstigen Vorrichtung das Verfahren selbst zu sehen. \n\nb) \n\nNach der Rechtsprechung des Kartellsenats des Bundesgerichts-\n\nhofs ist ein Vergleich mit objektiv wettbewerbsbeschränkendem Inhalt dann zu-\n\nlässig, wenn ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlaß zu der Annahme be-\n\nsteht, der begünstigte Vertragspartner habe einen Anspruch auf Unterlassung \n\nder durch den Vergleich untersagten Handlung, so daß bei Durchführung eines \n\nRechtsstreits ernstlich mit dem Ergebnis zu rechnen wäre, daß dem Wettbe-\n\nwerber das umstrittene Vorgehen untersagt werde. Nur solche wettbewerbsbe-\n\nschränkenden Abreden sind von der Nichtigkeitsfolge freigestellt, die sich in-\n\nnerhalb der Grenzen dessen halten, was auch bei objektiver Beurteilung ernst-\n\nlich zweifelhaft sein kann (BGHZ 65, 147, 151 f. - Thermalquelle; vgl. auch \n\nBGH, Urt. v. 21.4.1983 - I ZR 201/80, GRUR 1983, 602, 603 - Vertragsstrafen-\n\nrückzahlung). \n\nDie vergleichsweise getroffene Regelung wäre daher nur dann gerecht-\n\nfertigt, wenn ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlaß zu der Annahme be-\n\nstanden hätte, die Klägerin verletze das Klagepatent des Vorprozesses auch \n\ndann, wenn sie zur Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete \n\nVorrichtungen in das patentfreie Ausland liefere, so daß die Parteien nicht über \n\ndie Schutzwirkung des Patents hinausgingen, wenn die Klägerin eine Lizenzge-\n\nbühr auch für den Verkauf der betreffenden von ihr hergestellten Vorrichtungen \n\nin das patentfreie Ausland verspreche. Derartiges hat das Berufungsgericht je-\n\ndoch - zu Recht - nicht angenommen, sondern sich ganz allgemein mit \"Zwei-\n\nfeln an der Rechtslage\" begnügt, die es aus dem Urteil des Landgerichts Mün-\n\nchen I hergeleitet hat. Dabei hat es jedoch nicht beachtet, daß das Landgericht \n\nMünchen I ersichtlich Auslandslieferungen gar nicht in den Blick genommen \n\nhat. Warum es ein Herstellungsverbot ausgesprochen hat, ist dem Urteil nicht \n\nzu entnehmen, das zwar auch § 10 PatG nicht ausdrücklich erwähnt, aber ver-\n\nschiedentlich von mittelbarer Verletzung und Mitteln zur Benutzung der Erfin-\n\ndung spricht. Möglicherweise hat das Landgericht München I bei der Übernah-\n\nme des entsprechend formulierten Klageantrags schlicht übersehen, daß dieser \n\nnicht in Übereinstimmung mit § 10 PatG formuliert war. Erst in zweiter Instanz \n\ndes Vorprozesses ist zur Rechtfertigung dieses Antrags vorgetragen worden, \n\nHerstellung und Lieferung der für die Benutzung des Klagepatents bestimmten \n\nAbgasreinigungsanlage begründeten \"eine patentrechtliche Verantwortung der \n\n[damaligen] Beklagten nicht nur aufgrund des § 10 PatG, sondern auch nach \n\n§ 9 PatG als Mittäter der vom Abnehmer durch Benutzung des im Klagepatent \n\ngeschützten Verfahrens begangenen Patentverletzung\". Das gibt nicht einmal \n\nfür die subjektive Vorstellung auch nur der Beklagten etwas her, der Klägerin \n\nkönnte die Herstellung der Maschinen ohne Rücksicht auf deren Lieferung in \n\nein \"patentfreies\" Land untersagt sein, in dem § 9 PatG keine Geltung bean-\n\nspruchen kann. Um so weniger kann davon die Rede sein, es sei bei objektiver \n\nBeurteilung ernstlich zweifelhaft gewesen, ob die Beklagte der Klägerin Herstel-\n\nlung und Lieferung ihrer Vorrichtungen in das patentfreie Ausland untersagen \n\nkönne. \n\n3. \n\nEntgegen der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung \n\nvertretenen Auffassung stünde der Nichtigkeitsfolge auch Gemeinschaftsrecht \n\nnicht entgegen. Dabei kann dahinstehen, ob der Vertrag der Parteien, wozu das \n\nBerufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, dem Gemeinschaftsrecht \n\nunterliegt, weil er geeignet ist, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten oder \n\nden Wettbewerb innerhalb des gemeinsamen Marktes im Sinne des Art. 81 EG \n\nspürbar zu beeinträchtigen. Denn das könnte die Anwendung des § 17 GWB \n\nnur dann ausschließen, wenn der Vertrag nach Gemeinschaftsrecht freigestellt \n\nwäre (vgl. EuGH, Urt. v. 13.2.1969 - Rs. 14/68, GRUR Int. 1969, 264, 268 \n\n- Walt Wilhelm; Urt. v. 10.7.1980 - Rs. 253/78 u. 1-3/79, GRUR Int. 1980, 744, \n\n745 - Guerlain; Urt. v. 21.5.1987 - Rs. 249/85, GRUR 1987, 585, 587 - Albako \n\nMargarinefabrik Maria von der Linde/Bundesanstalt für landwirtschaftliche \n\nMarktordnung); das ist nicht der Fall. \n\na) \n\nDie Frage, ob ein Vertrag der Parteien mit dem vom Berufungsge-\n\nricht angenommenen Inhalt nach der Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kom-\n\nmission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag \n\nauf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen freigestellt wäre, stellt \n\nsich nicht. War nämlich der Vertrag zum Zeitpunkt seines Abschlusses ganz \n\noder teilweise nichtig, so hätte er nach § 141 BGB allenfalls durch eine Bestäti-\n\ngung nach Änderung der Rechtslage Wirksamkeit erlangen können, denn die \n\nWirksamkeit eines Vertrages richtet sich grundsätzlich nach den zum Zeitpunkt \n\ndes Vertragsabschlusses geltenden Vorschriften (BGH, Urt. v. 11.12.2001 \n\n- KZR 13/00, GRUR 2002, 647 - Sabet/Massa). Eine solche Bestätigung ist je-\n\ndoch nicht festgestellt und kommt offensichtlich auch nicht in Betracht, da sie \n\nmit dem Klagebegehren im Widerspruch stünde. \n\nb) \n\nAus der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Verord-\n\nnung (EG) Nr. 240/1996 der Kommission vom 31. Januar 1996 zur Anwendung \n\nvon Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Verein-\n\nbarungen (im folgenden: TechnologietransferV 1996) ergibt sich keine Freistel-\n\nlung. Bei Patentlizenzvereinbarungen wurden nämlich nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1 \n\nTechnologietransferV 1996 die in Art. 1 Abs. 1 genannten Verpflichtungen nur \n\nsoweit und solange freigestellt, wie das Lizenzerzeugnis im Gebiet des Lizenz-\n\nnehmers patentgeschützt war. Die Voraussetzungen für eine Freistellung nach \n\nArt. 1 liegen hiernach nicht vor, wenn im Lizenzgebiet kein Patentschutz (mehr) \n\nbesteht (Langen/Bunte/Jestaedt, Kommentar zum deutschen und europäischen \n\nKartellrecht, 9. Aufl., Art. 81 EG Fallgruppen Rdn. 251; Ullrich in Immenga/ \n\nMestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, GRUR Abschn. C Rdn. 41; s. auch EuGH, \n\nUrt. v. 25.2.1986 - Rs. 193/83, GRUR Int. 1986, 635, 640 - Windsurfing Interna-\n\ntional/Kommission). Eine Erstreckung von Verpflichtungen auf patentfreie Er-\n\nzeugnisse schließt somit die Gruppenfreistellung für diese Verpflichtungen aus. \n\nMelullis \n\nScharen \n\nMühlens \n\nMeier-Beck \n\n Kirchhoff","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__14-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-07-05/x-zr-14-03","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 10","ref_norm":"10","n":5},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":4},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 256","ref_norm":"256","n":2},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 134","ref_norm":"134","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 141","ref_norm":"141","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__14-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__14-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-07-05/x-zr-14-03","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR__14-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 16:56:00.706740+00:00"}}