{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_167-03","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2005-07-05","aktenzeichen":"X ZR 167/03","doktyp":"Versäumnisurteil","leitsatz":"Vergleichsempfehlung II PatG §§ 9 ff., 139 Umsatzeinbußen des Patentinhabers oder eines ausschließlichen Lizenzneh- mers durch Benutzungshandlungen Dritter, die infolge der vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents von diesem nicht mehr erfaßt werden, stellen keinen von einer Ersatzpflicht erfaßten, ausgleichspflichtigen Schaden dar. Das gilt auch für Umsatzeinbußen und Einbußen an Lizenzgebühren, die den Vertragsparteien eines Lizenzvertrages durch eine infolge der vollständi- gen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents rückwirkend vom Patent- schutz nicht mehr erfaßte Konkurrenztätigkeit entstehen.","text_plain":"Hinweis: \nGegen dieses Versäumnisurteil ist \nrechtzeitig Einspruch eingelegt worden \n\nBUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nVERSÄUMNISURTEIL \n\nX ZR 167/03 \n\nVerkündet am: \n5. Juli 2005 \nWeschenfelder \nJustizhauptsekretärin \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk \nBGHZ \nBGHR \n\n: ja \n: nein \n: ja \n\nVergleichsempfehlung II \n\nPatG §§ 9 ff., 139 \n\nUmsatzeinbußen des Patentinhabers oder eines ausschließlichen Lizenzneh-\nmers durch Benutzungshandlungen Dritter, die infolge der vollständigen oder \nteilweisen Nichtigerklärung des Patents von diesem nicht mehr erfaßt werden, \nstellen keinen von einer Ersatzpflicht erfaßten, ausgleichspflichtigen Schaden \ndar. Das gilt auch für Umsatzeinbußen und Einbußen an Lizenzgebühren, die \nden Vertragsparteien eines Lizenzvertrages durch eine infolge der vollständi-\ngen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents rückwirkend vom Patent-\nschutz nicht mehr erfaßte Konkurrenztätigkeit entstehen. \n\nBGH, Urt. v. 5. Juli 2005 - X ZR 167/03 - OLG Karlsruhe \n LG Mannheim \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 5. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den \n\nRichter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-\n\nBeck und Asendorf \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision des Klägers wird das am 12. November 2003 ver-\n\nkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe \n\naufgehoben. \n\nDer Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, \n\nauch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-\n\nrückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\nDer Kläger war Inhaber des am 1. Dezember 1983 angemeldeten und \n\nmit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten eu-\n\nropäischen Patents 0 116 701 (Klagepatent), das eine elektronische Diebstahl-\n\nsicherung betrifft und inzwischen durch Zeitablauf erloschen ist. Er hat das Kla-\n\ngepatent auf der Grundlage eines Lizenzvertrages mit der O. \n\nGmbH (nachfolgend: O. GmbH) verwertet. Die Beklagten betreiben als Gesell- \n\nschafter bürgerlichen Rechts gemeinsam eine Patentanwaltskanzlei und wer-\n\nden vom Kläger mit der Begründung auf Schadensersatz in Anspruch genom-\n\nmen, der Beklagte zu 1 habe dem Kläger zu einem ungünstigen Vergleichsab-\n\nschluß in einem das Klagepatent betreffenden Verletzungsprozeß und Patent-\n\nnichtigkeitsverfahren geraten. \n\nIm Jahr 1991 beauftragte der Kläger die Beklagten damit, die Rechte der \n\nO. GmbH im Hinblick auf eine sich anbahnende patentrechtliche Auseinander- \n\nsetzung über das Klagepatent mit der S. AG (nachfolgend: S. ) und der \n\nZ. GmbH & Co. KG (nachfolgend: Z. ) wahrzunehmen. Die S. stellte \n\nelektronische Diebstahlsicherungen her, die von der Z. vertrieben wurden. \n\nIm Rahmen dieser Auseinandersetzung erhob S. 1991 eine Nichtigkeitsklage \n\ngegen das Klagepatent. Kurz nach Erhebung der Nichtigkeitsklage nahm die \n\nO. GmbH S. und Z. wegen Verletzung des Klagepatents auf Schadens- \n\nersatz, Rechnungslegung und Unterlassung in Anspruch. \n\nIm Verletzungsverfahren wurden S. und Z. in der ersten Instanz \n\nden Anträgen des Klägers entsprechend verurteilt. Im Nichtigkeitsverfahren leg-\n\nte S. wenige Tage vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung vom 30. Juli \n\n1992 in Ergänzung ihres Klagevorbringens die deutsche Offenlegungsschrift \n\n24 12 145 vor und machte geltend, die Erfindung des Klägers sei durch diese \n\nvorweggenommen. In einer daraufhin zwischen dem Kläger und dem Beklagten \n\nzu 1 geführten Besprechung vertrat der Beklagte zu 1 die Auffassung, das Pa-\n\ntent des Klägers werde wegen der von S. vorgelegten Offenlegungsschrift für \n\nnichtig erklärt werden. Deshalb sei ein Vergleich mit S. geboten. Unmittelbar \n\nvor dem Termin zur mündlichen Verhandlung fand am 29. Juli 1992 in den \n\nRäumen von S. ein Vergleichsgespräch statt, an dem der Kläger, ein von ihm \n\nzugezogener Rechtsanwalt und der Beklagte zu 1 teilnahmen. Es kam zum Ab-\n\nschluß eines Vergleichs, in dem sich S. zur Rücknahme der Nichtigkeitsklage \n\nund zur Zahlung eines Pauschalbetrages von 80.000,-- DM verpflichtete; im \n\nGegenzug wurde die Verletzungsklage zurückgenommen und darauf verzichtet, \n\ndas Klagepatent gegen S. geltend zu machen. \n\nDer Kläger nimmt die Beklagten im vorliegenden Regreßprozeß auf \n\nSchadensersatz in Anspruch. Der Rat des Beklagten zu 1, wegen der von S. \n\nin das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Offenlegungsschrift den genannten \n\nVergleich zu schließen, sei falsch gewesen. \n\nDas Landgericht hat dem Zahlungsbegehren des Klägers in Höhe von \n\n127.145,-- DM nebst Zinsen stattgegeben, festgestellt, daß die Beklagten als \n\nGesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, der \n\nihm ab dem 1. Januar 1995 dadurch entstanden ist und künftig entstehen wird, \n\ndaß die Beklagten den Kläger und die O. GmbH dazu bewogen haben, mit der \n\nS. den Vergleich vom 29. Juli 1992 abzuschließen, und die Klage im übrigen \n\nabgewiesen. \n\nGegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt. Mit dem \n\nersten Berufungsurteil hat das Berufungsgericht die Berufung des Klägers zu-\n\nrückgewiesen und die Klage auf die Berufung der Beklagten abgewiesen. Auf \n\ndie dagegen gerichtete Revision des Klägers hat der Senat das Berufungsurteil \n\naufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen, weil das \n\nBerufungsgericht die Anforderungen an Inhalt und Umfang der anwaltlichen Be-\n\nratungstätigkeit verkannt hatte (Sen.Urt. v. 30.11.1999 - X ZR 129/96, GRUR \n\n2000, 396 ff. - Vergleichsempfehlung). \n\nBereits im Jahre 1997 war von dritter Seite eine weitere Nichtigkeitskla-\n\nge gegen das Klagepatent erhoben worden. Mit Urteil vom 12. November 1998 \n\nhat das Bundespatentgericht das Klagepatent für nichtig erklärt. Die hiergegen \n\neingelegte Berufung des Klägers hatte teilweise Erfolg. Mit Urteil vom 9. Okto-\n\nber 2002 (X ZR 22/99) hat der erkennende Senat das Patent des Klägers unter \n\nAbweisung der weitergehenden Nichtigkeitsklage dadurch teilweise für nichtig \n\nerklärt, daß Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält (Änderungen gegenüber \n\nder erteilten Fassung sind durch Fettdruck hervorgehoben): \n\n\"Diebstahlsicherung für Waren, mit mindestens einer Überwa-\n\nchungsstromquelle, mit mindestens einem Fühler, der mit der Ware \n\nzusammenarbeitet, der in den Überwachungsstromkreis einge-\n\nschaltet ist, der bei Entfernung von der Ware den Überwachungs-\n\nstrom modifiziert und mit einer Überwachungsschaltung, welche ein \n\nAlarmsignal bereit stellt, wenn eine Modifizierung des Überwa-\n\nchungsstroms festgestellt wird, wobei die durch Fühler und Verbin-\n\ndungskabel zwischen Fühler und Überwachungsschaltung gebilde-\n\nte Einheit bei ordnungsgemäßer Wirkverbindung zur Ware einen \n\nsolchen Überwachungsstrom vorgibt, welcher bezüglich seiner Am-\n\nplitude und/oder Frequenz oder seiner Phasenlage zu größeren \n\nund kleineren Werten hin veränderbar ist, so daß sowohl beim Auf-\n\nheben der Wirkverbindung zwischen Fühler und Ware als auch \n\nbeim Herbeiführen eines Kurzschlusses im Verbindungskabel eine \n\nÄnderung des Überwachungsstroms bezüglich Amplitude und/oder \n\nFrequenz und/oder Phasenlage erhalten wird, dadurch gekenn-\n\nzeichnet, daß die Überwachungsschaltung einen Aktivierungskreis \n\naufweist, welcher über eine Steckverbindung mit einem Steuer-\n\nstrom beaufschlagt ist, welche auch zum Anschließen des Fühlers \n\nan die Überwachungsschaltung dient, wobei der Aktivierungs-\n\nkreis als elektrischer Schaltkreis ausgestaltet ist, der aufgrund \n\nder Beaufschlagung mit dem Steuerstrom die Überwachung \n\ndes über den zugeordneten Fühler fließenden Überwachungs-\n\nstromes mit definierter zeitlicher Verzögerung aktiviert, so daß \n\nauch beim Auftreten der ordnungsgemäßen Verbindung zwischen \n\nFühler und Überwachungsschaltung eine Änderung des Überwa-\n\nchungsstroms bezüglich Amplitude und/oder Frequenz und/oder \n\nPhasenlage erhalten wird, das Herstellen der Verbindung zwischen \n\nFühler und Überwachungsschaltung dagegen ohne Auslösen eines \n\nAlarms möglich ist.\" \n\nDie Beklagten haben daraufhin zur Begründung ihrer Berufung vorgetra-\n\ngen, die von S. und Z. vertriebenen Ausführungsformen von Diebstahlsi- \n\ncherungen, die mit der Verletzungsklage vor dem Landgericht Düsseldorf an-\n\ngegriffen worden seien, hätten das Patent des Klägers in der durch das Urteil \n\ndes Senats im Nichtigkeitsberufungsverfahren eingeschränkten Fassung nicht \n\nverletzt, so daß dem Kläger durch den Vergleichsabschluß kein Schaden ent-\n\nstanden sei. \n\nMit dem zweiten Berufungsurteil hat das Berufungsgericht erneut die Be-\n\nrufung des Klägers zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten die \n\nKlage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die vom Senat zugelassene zweite \n\nRevision des Klägers, mit der dieser die Aufhebung des Berufungsurteils, die \n\nZurückweisung der Berufung der Beklagten und eine Entscheidung nach sei-\n\nnen zuletzt gestellten Berufungsanträgen erstrebt. Die Beklagten sind der Revi-\n\nsion entgegengetreten. \n\nEntscheidungsgründe: \n\nDie Beklagten sind über ihre zweitinstanzlichen Prozeßbevollmächtigten \n\nam 12. Mai 2005 zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat geladen worden. \n\nDa sie in der Verhandlung säumig waren, ist im Wege des Versäumnisurteils zu \n\nentscheiden, wobei die Entscheidung nicht auf der Säumnis der Beklagten be-\n\nruht (BGHZ 37, 79 ff.). Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Beru-\n\nfungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsge-\n\nricht zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revi-\n\nsion. \n\nI. 1. Das Berufungsgericht hat in seinem zweiten Berufungsurteil ausge-\n\nführt, dem Kläger sei der geltend gemachte Schaden nicht entstanden. Der \n\nSchaden wäre dem Kläger nur dann entstanden, wenn ihm aus dem Patent Un-\n\nterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegen S. zugestanden hätten, \n\nderen Geltendmachung ihm durch den Vergleichsabschluß abgeschnitten wor-\n\nden wäre. Das wäre nur dann der Fall gewesen, wenn die mit der Verletzungs-\n\nklage vor dem Landgericht Düsseldorf angegriffene Ausführungsform von Dieb-\n\nstahlsicherungen das Klagepatent in der im Nichtigkeitsverfahren vom Bundes-\n\ngerichtshof eingeschränkten Fassung verletzt hätte. Weitergehende Rechte aus \n\nder ursprünglichen, weiteren Fassung des Patentanspruchs 1 hätten dem Klä-\n\nger zu keiner Zeit zugestanden. \n\n2. Die Revision greift diesen Ausgangspunkt des Berufungsurteils an \n\nund macht geltend, die Auffassung des Berufungsgerichts, der Verletzungspro-\n\nzeß vor dem Landgericht in Düsseldorf sei \"Vorprozeß\" zu dem hier vorliegen-\n\nden Regreß gegen die Beklagten, stelle ein grundlegendes Fehlverständnis \n\ndar. Aus dem ersten Revisionsurteil des Senats in der vorliegenden Sache er-\n\ngebe sich, daß es darauf ankomme, ob das Patent bei hypothetischer Fortset-\n\nzung des ersten Nichtigkeitsverfahrens der Nichtigkeitsklage standgehalten hät-\n\nte. Hierzu habe das Berufungsgericht zu Unrecht keine Feststellungen getrof-\n\nfen. Hätte das Berufungsgericht sich mit dem hypothetischen Ausgang des er-\n\nsten Nichtigkeitsverfahrens befaßt, hätte es zu dem Ergebnis kommen müssen, \n\ndaß das Klagepatent den Angriffen dieser Nichtigkeitsklage standgehalten hät-\n\nte. Auf tatsächliche Umstände, die erst im zweiten Nichtigkeitsverfahren eine \n\nRolle gespielt hätten, dürfe nicht abgestellt werden. Im Regreßprozeß sei zwar \n\nim allgemeinen für die Beurteilung der Frage, ob dem Mandanten dadurch ein \n\nersatzfähiger Schaden entstanden ist, daß infolge eines Fehlers des rechtlichen \n\nBeraters im Ausgangsverfahren eine dem Mandanten ungünstige Entscheidung \n\ngefallen ist, auf die damals geltende höchstrichterliche Rechtsprechung abzu-\n\nstellen, wobei der Richter des Regreßprozesses im allgemeinen neue Beweis-\n\nmittel berücksichtigen könne, die im Vorprozeß noch nicht zur Verfügung ge-\n\nstanden hätten. Bei Anwendung dieser Grundsätze im Bereich des Patent-\n\nrechts komme es jedoch zu Ungereimtheiten, die ihren Grund darin hätten, daß \n\nauf das formelle Bestehen des Schutzrechts abgestellt werde. So dürfe etwa \n\nder Patentinhaber Lizenzeinnahmen behalten, auch wenn das lizenzierte Pa-\n\ntent später ex tunc vernichtet werde. Deshalb müsse darauf abgestellt werden, \n\nob das Klagepatent schon im ersten Nichtigkeitsverfahren mit den damals vor-\n\ngelegten Entgegenhaltungen vernichtet oder eingeschränkt worden wäre. An-\n\ndernfalls würden dem Kläger die von der Rechtsordnung anerkannten und ihm \n\nzugeordneten, aus dem bloßen Bestehen des ihm erteilten Patents resultieren-\n\nden Vermögenswerte zu Unrecht entzogen. \n\n3. Mit diesen Angriffen zeigt die Revision einen Rechtsfehler des Beru-\n\nfungsgerichts nicht auf. Die Revision verkennt die Rechtswirkungen der voll-\n\nständigen oder teilweisen Nichtigerklärung eines Patents. \n\na) Nach Art. 68, 138 Abs. 1 EPÜ, Art. II § 6 IntPatÜG, § 21 Abs. 3, § 22 \n\nAbs. 2 PatG haben der vollständige oder teilweise Widerruf sowie die vollstän-\n\ndige oder teilweise Nichtigerklärung eines Patents zur Folge, daß die Wirkun-\n\ngen des Patents und der Anmeldung von Anfang an ganz oder teilweise als \n\nnicht eingetreten gelten (Benkard/Schäfers, EPÜ, Art. 68 Rdn. 2; Benkard/ \n\nRogge, EPÜ, Art. 138 Rdn. 44; Benkard/Rogge, PatG u. GebrMG, 9. Aufl., § 22 \n\nRdn. 61 ff.). Vollständiger oder teilweiser Widerruf oder Nichtigerklärung des \n\nPatents wirken gegenüber jedermann auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Er-\n\nfindung zum Patent zurück (ex tunc; vgl. Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 21 \n\nPatG Rdn. 135, 136 mit Nachw. zur entsprechenden Rechtsprechung vor In-\n\nkrafttreten des IntPatÜG; Benkard/Rogge, PatG u. GebrMG, aaO, § 22 PatG \n\nRdn. 63 m.w.N.). Sie haben zur Folge, daß Unterlassungs- und Schadenser-\n\nsatzansprüche in dem Umfang, in dem das Patent widerrufen oder für nichtig \n\nerklärt worden ist, nicht mehr bestehen. Vom vermeintlichen Verletzer bereits \n\ngezahlte Schadensersatzbeträge können jedenfalls bis zur Rechtskraft der Ent-\n\nscheidung im Verletzungsprozeß zurückgefordert werden. \n\nDaraus folgt, daß die Rechtsstellung, die durch ein Patent erlangt wird, \n\ndas in dem für nichtig erklärten Umfang nicht hätte erteilt werden dürfen, dem \n\nPatentinhaber von Gesetzes wegen bereits anfänglich nicht zusteht. Herstel-\n\nlung und Vertrieb von Produkten, die vom Gegenstand des erteilten Patents, \n\njedoch nicht vom Gegenstand des Patents in der Fassung, die es durch eine \n\nteilweise Nichtigerklärung erhalten hat, Gebrauch machen, werden im Umfang \n\nder Nichtigerklärung rückwirkend nicht mehr von dessen Schutzbereich erfaßt, \n\nso daß es an einer Benutzung der patentierten Erfindung (§§ 9 bis 13 PatG) \n\nfehlt, die Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des Patentinhabers \n\nauslösen könnte (§ 139 PatG). Umsatzeinbußen des Patentinhabers oder eines \n\nausschließlichen Lizenznehmers durch Benutzungshandlungen Dritter, die in-\n\nfolge der vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents von die-\n\nsem nicht mehr erfaßt werden, stellen daher keinen von einer Ersatzpflicht er-\n\nfaßten, ausgleichspflichtigen Schaden dar. Für Umsatzeinbußen und Einbußen \n\nan Lizenzgebühren, die den Vertragsparteien eines Lizenzvertrages durch eine \n\ninfolge der vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents rückwir-\n\nkend patentfreie Konkurrenztätigkeit entstehen, gilt nichts anderes. Auf die Fra-\n\nge, wie lange das Patent in seiner erteilten Fassung bis zur vollständigen oder \n\nteilweisen Nichtigerklärung in Kraft stand, kommt es insoweit nicht an. Herstel-\n\nlung und Vertrieb von Produkten, die vom Gegenstand des Patents vor wie \n\nnach seiner teilweisen Nichtigerklärung Gebrauch machen, stellen demgegen-\n\nüber Patentverletzungen dar und lösen Unterlassungs- sowie Schadensersatz-\n\nansprüche aus, die im Falle der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz auch \n\nden Ersatz geminderter Lizenzeinnahmen des Lizenzgebers umfassen können \n\n(vgl. Benkard/Rogge, PatG u. GebrMG, aaO, § 139 Rdn. 17, 58). Auf die Frage, \n\nbis zu welchem Zeitpunkt das Patent in der zunächst erteilten Fassung in Kraft \n\nstand, kommt es auch insoweit nicht an. \n\nMaßgebend für die Frage, ob dem Kläger überhaupt Schadensersatzan-\n\nsprüche zustehen, ist daher, ob S. vom Gegenstand des Klagepatents Ge- \n\nbrauch gemacht hat, wobei die Fassung des Patentanspruchs 1 maßgeblich ist, \n\ndie er durch das Urteil des erkennenden Senats vom 9. Oktober 2002 \n\n(X ZR 22/99) erhalten hat. \n\nEine solche Änderung der Patentlage ist auch dem Regreßprozeß gegen \n\nanwaltliche Berater eines Patentinhabers zu Grunde zu legen, dessen Patent in \n\neinem Nichtigkeitsprozeß vollständig oder teilweise für nichtig erklärt worden ist \n\n(zur Änderung der Patentlage vgl. nur Sen.Urt. v. 14.07.1970 - X ZR 4/65, \n\nGRUR 1971, 78, 79 - Diarähmchen V; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 143 \n\nPatG Rdn. 309; Benkard/Rogge, PatG u. GebrMG, aaO, § 139 PatG Rdn. 145 \n\njew. m.w.N.). Die Beklagten haften - eine fehlerhafte Beratung des Klägers un-\n\nterstellt - danach nur für solche Schäden aus einer Benutzung des Klagepa-\n\ntents und gegebenenfalls daraus resultierender Minderungen der Lizenzan-\n\nsprüche des Klägers gegen seinen ausschließlichen Lizenznehmer, die darauf \n\nberuhen, daß in dem mit S. geschlossenen Vergleich darauf verzichtet wor- \n\nden ist, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche aus dem Klagepatent \n\ngegenüber S. geltend zu machen und davon auch solche elektronische Dieb- \n\nstahlsicherungen erfaßt worden sind, die vom Gegenstand des Klagepatents in \n\nder Fassung der Patentansprüche Gebrauch machen, die diese durch die teil-\n\nweise Nichtigerklärung des Klagepatents in dem genannten Senatsurteil gefun-\n\nden haben. \n\nb) Die Revision kann sich für ihren gegenteiligen Standpunkt nicht auf \n\ndie Rechtsprechung zu den Rechtswirkungen berufen, die die vollständige oder \n\nteilweise Nichtigerklärung eines Patents auf die Ansprüche des Lizenzgebers \n\ngegen den Lizenznehmer auf Zahlung von Lizenzgebühren zeitigt. \n\nNach dieser Rechtsprechung hat der Lizenznehmer bis zum Widerruf \n\noder zur Nichtigerklärung des Patents an der durch den Bestand des Patents \n\nbegründeten Vorzugsstellung teil, wenn das Patent bis dahin von den Mitbe-\n\nwerbern respektiert wird (Sen.Urt. v. 14.05.2002 - X ZR 144/00, GRUR 2002, \n\n787, 789 - Abstreiferleiste m.w.N.). Die Einräumung dieser Vorzugsstellung auf \n\nGrund des Lizenzvertrages wird, auch wenn sie sich durch die vollständige o-\n\nder teilweise Nichtigerklärung des lizenzierten Schutzrechts rückwirkend als ei-\n\nne patentrechtlich ungeschützte Stellung im Markt erweist, im Regelfall nicht \n\nbeseitigt, solange das Patent in Kraft steht und von den Mitbewerbern respek-\n\ntiert wird. Deshalb bleibt, solange die Parteien nichts anderes vereinbart haben, \n\ndie Zahlungspflicht des Lizenznehmers für Verwertungshandlung in der Ver-\n\ngangenheit von der Nichtigerklärung grundsätzlich unberührt; für die Zeit nach \n\neiner teilweisen Nichtigerklärung hat eine Anpassung der vertraglichen Bezie-\n\nhungen an die veränderten Umstände zu erfolgen (Benkard/Ullmann, PatG u. \n\nGebrMG, aaO, § 15 PatG Rdn. 111 f., 116; Benkard/Rogge, aaO, § 22 PatG \n\nRdn. 64). Daraus läßt sich jedoch nicht herleiten, daß dem Patentinhaber im \n\nVerhältnis zu Dritten durch den Bestand eines zu Unrecht erteilten Patents eine \n\ngeschützte Rechtsstellung erwachsen würde. \n\nII. 1. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die von S. hergestell- \n\nten und von Z. vertriebenen Geräte vom Klagepatent in der Fassung nach \n\nTeilnichtigerklärung durch den Senat Gebrauch gemacht haben. Es hat ausge-\n\nführt, dies stehe nicht fest und könne dahinstehen, weil sich nicht feststellen \n\nlasse, ob das dem Berufungsgericht vorgeführte Gerät vor dem 29. Juli 1992, \n\ndem Tag des Abschlusses des Vergleichs, von der S. hergestellt und von der \n\nZ. vertrieben worden sei. \n\n2. Das greift die Revision mit Erfolg an. \n\nFür die Frage, ob dem Kläger aufgrund des umstrittenen Vergleichs ein \n\nSchaden in Form entgangener Lizenzeinnahmen bis zum Ablauf des Klagepa-\n\ntents entstanden sein kann, kommt es darauf an, ob die von S. hergestellten \n\nund von Z. vertriebenen Geräte vom Gegenstand der Patentansprüche \n\ndes Klagepatents in der Fassung der Teilnichtigerklärung durch das Senatsur-\n\nteil vom 9. Oktober 2002 (X ZR 22/99) Gebrauch gemacht haben. Haben die \n\numstrittenen Geräte von dem Gegenstand des Klagepatents in dieser Fassung \n\nGebrauch gemacht, liegt eine Benutzung des Klagepatents bis zu dessen Ab-\n\nlauf unabhängig davon vor, ob diese Geräte vor oder nach dem Abschluß des \n\nVergleichs hergestellt worden sind. Wie die Revision zu Recht rügt, hatte der \n\nKläger vorgetragen, daß die von S. hergestellten und von Z. vertriebe- \n\nnen Gegenstände vom Gegenstand der Patentansprüche des Klagepatents \n\nauch in der durch das Urteil des Senats beschränkten Fassung Gebrauch ge-\n\nmacht haben (Schriftsatz vom 25. Juli 2003, S. 2 f. mit Verweis auf den Schrift-\n\nsatz vom 26. Mai 2003, S. 18, jew. mit Beweisantritt). Hierzu hat das Beru-\n\nfungsgericht keine Feststellungen getroffen. Das Berufungsurteil kann daher \n\nkeinen Bestand haben. \n\nIII. Die erforderlichen Feststellungen werden in dem neuen Berufungs-\n\nverfahren zu treffen sein. In ihm wird auch zu klären sein, ob eine schuldhafte \n\nfehlerhafte Beratung des Klägers durch den Beklagten zu 1 vorgelegen hat, der \n\nKläger hierdurch zum Abschluß des Vergleichs veranlaßt worden ist und er die-\n\nsen bei zutreffender und vollständiger Beratung nicht abgeschlossen hätte. \n\nMelullis \n\nKeukenschrijver \n\n Mühlens \n\nRiBGH Prof. Dr. Meier-Beck \nist urlaubsbedingt abwesend \nund deshalb gehindert zu \nunterschreiben \n Melullis \n\n Asendorf","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_167-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-07-05/x-zr-167-03","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 22","ref_norm":"22","n":3},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 139","ref_norm":"139","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 15","ref_norm":"15","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 21","ref_norm":"21","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 143","ref_norm":"143","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_167-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_167-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-07-05/x-zr-167-03","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_167-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 16:54:50.416879+00:00"}}