{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_153-03","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2006-06-13","aktenzeichen":"X ZR 153/03","doktyp":"Urteil","leitsatz":"PatG 1981 § 10 Abs. 1, § 139 a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung wird nicht erst dann erfüllt, wenn der Abnehmer bereits die Bestimmung getroffen hat, ihm angebotene oder gelie- ferte, für die Benutzung der Erfindung geeignete Mittel erfindungsgemäß zu ver- wenden. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant weiß oder den Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in pa- tentverletzender Weise verwenden wird, und knüpft insoweit an eine hinreichend sichere Erwartung des Lieferanten an. b) Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl erfindungsgemäß als auch in anderer Weise verwendet werden kann, zu treffen hat, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung auszuschließen, hat der Tatrichter unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nVerkündet am: \n13. Juni 2006 \nWermes \nJustizhauptsekretär \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nX ZR 153/03 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: \n : \nBGHZ \n : \nBGHR \n\nja \nja \nja \n\nPatG 1981 § 10 Abs. 1, § 139 \n\na) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung wird nicht erst dann erfüllt, wenn \nder Abnehmer bereits die Bestimmung getroffen hat, ihm angebotene oder gelie-\nferte, für die Benutzung der Erfindung geeignete Mittel erfindungsgemäß zu ver-\nwenden. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant weiß oder den \nUmständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in pa-\ntentverletzender Weise verwenden wird, und knüpft insoweit an eine hinreichend \nsichere Erwartung des Lieferanten an. \n\nb) Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl \nerfindungsgemäß als auch in anderer Weise verwendet werden kann, zu treffen \nhat, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung auszuschließen, \nhat der Tatrichter unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. \n\nBGH, Urt. v. 13. Juni 2006 - X ZR 153/03 - Kammergericht \n\nLG Berlin \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 13. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die \n\nRichterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und \n\nDr. Kirchhoff \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Beklagten wird das am 12. September 2003 \n\nverkündete Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts aufgeho-\n\nben. \n\nDer Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, \n\nauch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-\n\nrückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDer Kläger nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch. Er \n\nist Inhaber des am 12. Juli 1988 angemeldeten und am 16. März 1994 erteilten \n\neuropäischen Patents 0 299 909 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft eine \n\nRaumdecke aus Metallplatten, die zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden \n\nkann. Patentanspruch 1 lautet (ohne Bezugszeichen) in der Verfahrenssprache \n\nDeutsch: \n\n\"Aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehen-\n\nde Raumdecke, die von einem Heiz- und Kühlmedium durchström-\n\nbare rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Tempera-\n\nturwerte innerhalb des Raumes trägt, \n\nd a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , \n\ndass die rohrförmigen Leitungen als flexible Röhrchen ausgebildet \n\nsind, die mattenförmig zusammengefasst lose auf den Metallplatten \n\ndirekt aufliegen.\" \n\n2 \n\n3 \n\nDie Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt in \n\nMatten (\"Clina-Matten\") zusammengefasste Röhrchen aus flexiblem Kunststoff \n\nzum Durchleiten eines Heiz- oder Kühlmediums her. \n\nDie D. H. GmbH und die Beklagte zu 1 schlossen \n\nam 14. Oktober 1994 einen Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet \n\nder Vermarktung und Weiterentwicklung eines Kapillarrohrsystems. In diesem \n\nVertrag gestatteten sie sich wechselseitig die kostenlose Nutzung der dieses \n\nSystem betreffenden Patente und Gebrauchsmuster. Nach Ende der Vertrags-\n\nlaufzeit sollte für die Nutzung der jeweiligen Schutzrechte eine angemessene \n\nLizenzgebühr gezahlt werden. Nach Kündigung dieses Vertrags durch die D. \n\n H. GmbH verlangte die Beklagte zu 1 von dieser Scha- \n\ndensersatz im Hinblick auf die gescheiterte Zusammenarbeit. Das gerichtliche \n\nVerfahren endete durch Prozessvergleich. Die Parteien haben im vorliegenden \n\nRechtsstreit zunächst darum gestritten, ob der Prozessvergleich der Beklagten \n\nzu 1 die Benutzung des Klagepatents auch für die Zukunft gestattete. Diese \n\nFrage haben Landgericht und Berufungsgericht verneint und angenommen, die \n\nBeklagte zu 1 sei seit dem 1. Oktober 1995 nicht mehr zur Nutzung des Klage-\n\npatents berechtigt. In der Revisionsinstanz streiten die Parteien hierüber nicht \n\nmehr. \n\n4 \n\nIn der Zeit nach Abschluss des Prozessvergleichs verteilte die Beklagte \n\nzu 1 an Installateure einen Prüfbericht der TU Berlin vom 10. Januar 1997, der \n\nAngaben zur Planung und Ausführung der Deckenkonstruktion enthält. Die dort \n\nbeschriebene Konstruktion sieht vor, dass Kapillarrohrmatten in Metallkassetten \n\neingelegt werden. Außerdem verteilte die Beklagte einen weiteren Prüfbericht \n\nvom 28. Juni 1995, wonach die Matten in Stahlblechkassetten \"eingelegt und \n\naufgeklebt\" werden sollten. In einem Werbeprospekt der Beklagten zu 1 heißt \n\nes, dass die Clina-Matten in die Metalldeckenplatten eingelegt würden, wobei \n\ndas Einlegen schon im Werk erfolgen könne, um die Montage vor Ort zu verein-\n\nfachen. In einem weiteren Prospekt wird ein Monteur bei der Montage einer \n\nKühldecke gezeigt, wobei in der Bildunterschrift darauf hingewiesen wird, dass \n\ndie Clina-Matten in Metalldeckenplatten eingelegt werden. In einer Referenzliste \n\nder Beklagten zu 1 über die von ihr ausgeführten Projekte ist ausgeführt, dass \n\netwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten ausgeführt sind. Inzwi-\n\nschen empfiehlt die Beklagte zu 1 ihren Kunden eine Ausführung der Decken-\n\nkonstruktion, bei der die Leitungsröhrchen nicht lose aufliegen, sondern einge-\n\nklebt werden. \n\n5 \n\nDas Landgericht hat der auf Unterlassung, Rechnungslegung und Fest-\n\nstellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage stattgegeben. Es hat die \n\nBeklagten verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im \n\nBereich der Bundesrepublik Deutschland aus flexiblen Röhrchen bestehende \n\nMatten Dritten anzubieten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur \n\nLeitung eines Heiz- oder Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von \n\naus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumde-\n\ncken, bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet \n\nzu werden. Das Landgericht hat die Beklagten weiter verurteilt, dem Kläger \n\ndarüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die zuvor bezeichneten Hand-\n\nlungen seit dem 1. Oktober 1995 begangen worden sind. Weiter hat das Land-\n\ngericht festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger allen \n\nSchaden zu ersetzen, der ihm durch solche Handlungen entstanden ist und \n\nkünftig noch entstehen wird. \n\n6 \n\nDie Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Gegen dieses Urteil richtet sich \n\ndie vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, mit der diese die Klageab-\n\nweisung erstreben. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n7 \n\n8 \n\nDie Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und \n\nzur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhand-\n\nlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens. \n\nI. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass sich mattenförmig \n\nzusammengefasste Rohrleitungen, wie sie die von den Beklagten angebotenen \n\nClina-Matten darstellen, auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Pa-\n\n \n \n \n \n \n \n\n9 \n\n10 \n\ntentanspruch 1 des Klagepatents beziehen und deshalb in dem Angebot der \n\nMatten eine mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG liegen kann. \n\nDies hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Prüfung stand. \n\n1. Das Klagepatent betrifft eine Raumdecke, die aus Metallplatten und \n\neiner Tragekonstruktion besteht. Die Klagepatentschrift bezeichnet es als be-\n\nkannt, bei solchen Raumdecken an den Platten oder der Tragekonstruktion \n\nRohre für den Durchlauf eines Heiz- oder Kühlmediums zu befestigen. Dabei \n\nsei es anzustreben, dass die Verbindung zwischen den Metallplatten und den \n\nRohren möglichst gleichmäßig fest und gut wärmeleitend sei, um eine hohe \n\nWärme- bzw. Kühlwirkung zu erzielen. Bei den bekannten Konstruktionen sei \n\neine Vielzahl von Rohrverbindungsstellen erforderlich, wodurch die Montage \n\nerschwert werde und sich die Gefahr von Undichtigkeiten erhöhe. Auch das \n\nAuswechseln einzelner Metallplatten wie auch der Rohre werde dadurch kom-\n\npliziert. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Klagepatentschrift als Aufga-\n\nbe der Erfindung, eine aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese \n\nbestehende Raumdecke, die von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmba-\n\nre rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte innerhalb \n\ndes Raums trägt, zu schaffen, die sich einfach montieren lässt und auch späte-\n\nre Reparatur- oder Wartungsarbeiten ohne Schwierigkeiten ermöglicht, wobei \n\ntrotzdem eine hohe Heiz- bzw. Kühlwirkung erreicht wird. \n\n11 \n\nHierzu lehrt Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Raumdecke mit fol-\n\ngenden Merkmalen: \n\nRaumdecke aus \n\n1. Metallplatten und \n\n2. einer Tragekonstruktion; \n\n3. die Raumdecke trägt rohrförmige Leitungen, die \n\na) als flexible Röhrchen ausgestaltet und \n\nb) mattenförmig zusammengefasst \n\nc) lose auf den Metallplatten \n\nd) direkt aufliegen und \n\ne) zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte \n\nf) von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmt werden kön-\n\nnen. \n\n12 \n\nAus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d ergibt sich, dass die Röhrchen lose \n\naufgrund ihres Eigengewichts und des Gewichts der durchgeleiteten Flüssigkeit \n\nauf den Metallplatten aufliegen. Allein durch dieses lose Aufliegen soll eine hin-\n\nreichende Wärmeübertragung stattfinden. Weitere Anforderungen an die Be-\n\nschaffenheit der Röhrchen stellt Patentanspruch 1 nicht. Hiernach bilden aber \n\ndie mattenförmig zusammengefassten Rohrleitungen selbst ein wesentliches \n\nElement der Erfindung. \n\n13 \n\nDiese Auslegung des Patentanspruchs 1 kann der Senat selbst vorneh-\n\nmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist es eine Rechtsfrage, wie \n\nein Patent auszulegen ist und ob ein Patentanspruch im Instanzenzug richtig \n\nerkannt und in seinem Inhalt verstanden worden ist (BGHZ 160, 204, 212 \n\n- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung m.w.N.). \n\n14 \n\n2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die von den Beklagten ver-\n\ntriebenen Clina-Matten geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwen-\n\ndet zu werden. Es hat ausgeführt, nach dem Gutachten des gerichtlichen Sach-\n\nverständigen sei eine Auflage der von den Beklagten vertriebenen Clina-Matten \n\nim Mittelbereich (ca. 1.000 mm Länge und 310 bis 320 mm Breite) zu 100 % \n\ngewährleistet. Im übrigen Kassettenbereich betrage die Auflage 50 %, so dass \n\nsich insgesamt eine unmittelbar bestehende Kontaktfläche von 74 % ergebe. \n\nDa in der Klagepatentschrift keine Angaben über eine Mindestauflagefläche \n\nvorhanden seien, genüge diese Auflage, um von der Lehre des Klagepatents \n\nGebrauch zu machen. \n\n15 \n\n16 \n\nDies greift die Revision ohne Erfolg an. \n\na) Sie macht geltend, die Beklagten hätten wiederholt darauf hingewie-\n\nsen, dass Flexibilität und damit die Möglichkeit der losen Auflage nur zu errei-\n\nchen sei, wenn die Kunststoffröhrchen einen geringen Wanddurchmesser von \n\nmaximal 2 mm aufwiesen und der verwendete Kunststoff mit chemischen \n\nWeichmachern versehen sei. Hierauf werde in der Beschreibung des Klagepa-\n\ntents ausdrücklich hingewiesen. Die Beklagten dagegen setzten Polypropylen \n\nein, was dazu führe, dass eine Kontakt herstellende Auflage nur aufgrund des \n\nEigengewichts inklusive der Wasserfüllung nicht möglich sei. Hinzu komme, \n\ndass die Clina-Matten einen erheblich größeren Rohrdurchmesser aufwiesen, \n\nnämlich Außendurchmesser von 3,4 mm mit einer Wandstärke von 0,55 mm \n\nund Außendurchmesser von 4,3 mm mit einer Wandstärke von 0,8 mm, was \n\nweiter zu verminderter Flexibilität führe. Außerdem hätten die Beklagten vorge-\n\ntragen, dass die Matten, um den von der Beklagten zu 1 in Werbeprospekten, \n\nPlanungshandbüchern und Datenblättern garantierten Leistungs-DIN-Wert von \n\n83,5 W/qm zu erfüllen, fest mit den Deckenplatten zu verbinden seien. Der \n\nWärmetransport werde nicht durch ein unmittelbares und loses, allein durch \n\nbesondere Flexibilität herbeigeführtes Aufliegen auf den Metalldecken erreicht, \n\nsondern durch feste Verbindung mittels Klebung oder entsprechender Klemm-\n\nvorrichtung. Das Berufungsgericht habe auch festgestellt, dass die Röhrchen \n\ngeklebt werden müssten, um die von der Beklagten zu 1 garantierte Kühlleis-\n\ntung zu erreichen. Lege man dies aber zugrunde, so treffe es nicht zu, dass \n\n- wie das Berufungsgericht, gestützt auf das von ihm eingeholte Sachverständi-\n\ngengutachten, angenommen habe - das Grundkonzept des Klagepatents nicht \n\nverlassen werde, vielmehr werde gerade das Merkmal der losen Verbindung bei \n\nden Clina-Matten aufgegeben. Der Umstand, dass eine 100 prozentige Kon-\n\ntaktaufnahme ohne zusätzliche Maßnahmen, wie beispielsweise das Verkleben, \n\nbei den Clina-Matten nicht gewährleistet werden könne, im Übrigen ohne Fixie-\n\nrung der vorgegebene Wert von 83,5 W/qm nicht erreicht werden könne, werde \n\nvom Berufungsgericht nicht berücksichtigt. \n\n17 \n\nMit diesem Vorbringen zeigt die Revision einen Rechtsfehler nicht auf. \n\nDie Argumentation der Revision macht die von den Beklagten garantierte Norm-\n\nleistung zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Dem entgegen ist das Beru-\n\nfungsgericht zu Recht vom Gegenstand des Klagepatents ausgegangen. Für \n\ndie Frage, ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, kommt es nicht darauf \n\nan, welche Normleistungen die von den Beklagten angebotenen Matten erfüllen \n\nsollen. Das Klagepatent lehrt keinen bestimmten Grad der Flexibilität. Es gibt \n\nauch nicht vor, in welchem Ausmaß die Röhrchen aufliegen sollen. Ebenso ga-\n\nrantiert es keine bestimmte Leistung, etwa die von den Beklagten zugesagte \n\nNormleistung. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht \n\naufgrund der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in tatrichterli-\n\ncher Würdigung ein jedenfalls teilweise Kontakt herstellendes, eine Wärme-\n\nübertragung ermöglichendes Aufliegen der Clina-Matten auf ihrem Trägerele-\n\nment und damit zugleich die nach Merkmal 3 a erforderliche Flexibilität bejaht \n\nhat. \n\n18 \n\nb) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Clina-Matten liefen \n\nnicht einheitlich über die gesamte Raumdecke, sondern würden auf Maß pas-\n\nsend zur Größe der Metallkassette gefertigt und dann mittels Steckverbindung \n\nmit anderen Decken- bzw. Kapillarrohrmatten verbunden, eine solche Ausfüh-\n\nrungsform werde in der Klagepatentschrift jedoch als aufwendig bezeichnet. \n\nDas Klagepatent beziehe sich vielmehr auf durchgehende, sich in einer Rich-\n\ntung über die gesamte Decke erstreckende Rohre. \n\n19 \n\nDiese Ausführungen der Revision treffen nicht zu. Patentanspruch 1 setzt \n\nnicht den Verlauf der Röhrchen über die gesamte Decke voraus. Dies ist viel-\n\nmehr, wie die Revision selbst geltend macht, Gegenstand von Patentan-\n\nspruch 5. Damit ist das Klagepatent nicht auf Ausführungsformen beschränkt, \n\nbei denen sich die Rohrleitungen über die gesamte Decke erstrecken. \n\n20 \n\nc) Auch soweit die Revision schließlich geltend macht, das Berufungsge-\n\nricht habe die Einwendungen der Beklagten im Anschluss an die Anhörung des \n\ngerichtlichen Sachverständigen zum Anlass nehmen müssen, die mündliche \n\nVerhandlung gemäß § 156 Abs. 1 ZPO wieder zu eröffnen, hat sie keinen Er-\n\n \n \n \n\n21 \n\n22 \n\nfolg. Das Vorbringen des Beklagten bezieht sich auf Aussagen des gerichtli-\n\nchen Sachverständigen zur Flexibilität der Röhrchen bei den Clina-Matten. Auf \n\nden entsprechenden Beklagtenvortrag kommt es jedoch wie unter oben a) dar-\n\ngestellt nicht an. \n\nII. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht die subjektiven Vorausset-\n\nzungen einer mittelbaren Patentverletzung bejaht. \n\n1. Nach § 10 PatG ist dazu erforderlich, dass der Anbieter oder Lieferant \n\nweiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen \n\noder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der \n\ngeschützten Erfindung verwendet zu werden. Nach gefestigter Rechtsprechung \n\ndes Senats ist die Bestimmung zur Benutzung der geschützten Erfindung ein in \n\nder Sphäre des Abnehmers liegender Umstand (zuletzt Sen.Urt. v. 07.06.2005 \n\n- X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug). Der Tatbe-\n\nstand der mittelbaren Patentverletzung ist jedoch nicht erst dann erfüllt, wenn \n\nder Abnehmer die Bestimmung zur patentverletzenden Verwendung des Mittels \n\ntatsächlich bereits getroffen hat und der Anbieter oder Lieferant dies weiß. Er \n\ngreift vielmehr bereits dann ein, wenn eine Bestimmung der Mittel zur patent-\n\nverletzenden Verwendung für den Dritten im Sinne des gesetzlichen Tatbe-\n\nstands, d.h. den Anbieter oder Lieferanten der für eine patentgemäße Benut-\n\nzung geeigneten Mittel, den Umständen nach offensichtlich ist. Damit soll der \n\nNachweis einer mittelbaren Patentverletzung erleichtert werden. Dies rechtfer-\n\ntigt es, den Tatbestand bereits dann als verwirklicht anzusehen, wenn aus der \n\nSicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinrei-\n\nchend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder \n\ngelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird. \n\n23 \n\nGegenstand der Verletzungshandlung nach § 10 PatG ist keine Teilnah-\n\nme an dem Verstoß des Abnehmers gegen die ihm nach dem Patentgesetz \n\nobliegenden Pflichten, sondern eine eigene Verletzungshandlung des Dritten. \n\nDementsprechend hat der Senat mehrfach entschieden, dass es für eine mittel-\n\nbare Patentverletzung keiner - versuchten oder vollendeten - unmittelbaren Ver-\n\nletzung des Patents durch den Abnehmer bedarf, sondern bereits Angebot oder \n\nLieferung geeigneter Mittel genügen, wenn die subjektiven Voraussetzungen \n\nihrer Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung erfüllt sind (BGHZ 115, 204, \n\n208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler). Ins-\n\nbesondere bei einem vom Gesetz einbezogenen unaufgeforderten ersten An-\n\ngebot wird eine Bestimmung der Mittel für eine patentgemäße Benutzung durch \n\nden Abnehmer im Sinne einer bereits getroffenen Entscheidung indes in der \n\nRegel nicht vorliegen. Sie wird auch in der Folge vielfach schon objektiv fehlen \n\nund jedenfalls nach dem maßgeblichen Kenntnisstand des Anbieters fraglich \n\nerscheinen. Seiner Natur als Patentgefährdungstatbestand (BGHZ 115, 204, \n\n208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler) ent-\n\nsprechend soll § 10 PatG den Patentinhaber auch in diesem Fall vor einer dro-\n\nhenden Verletzung seiner Rechte schützen. Die Vorschrift muss deshalb schon \n\ndann eingreifen, wenn aus der Sicht des Dritten hinreichend sicher zu erwarten \n\nist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentgemäßer Weise verwen-\n\nden wird. \n\n24 \n\nDie im Gesetz aufgeführten Merkmale zur Ausfüllung des subjektiven \n\nTatbestands (wenn er weiß oder es nach den Umständen offensichtlich ist) er-\n\nöffnen damit die Möglichkeit, den erforderlichen Kenntnisstand des Anbieters \n\noder Lieferanten von der drohenden Verletzung der Rechte des Patentinhabers \n\nüber zwei Alternativen festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der \n\nAbnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder eine \n\nsolche Bestimmung ist nach den Umständen des Einzelfalls offensichtlich zu \n\nerwarten, etwa weil sie sich aufdrängt. Kenntnis und Offensichtlichkeit sind da-\n\nmit zwei Wege, den erforderlichen hohen Grad einer Erwartung patentgemäßer \n\nVerwendung der Mittel festzustellen. Vor diesem Hintergrund liegt der notwen-\n\ndige hohe Grad der Erwartung regelmäßig insbesondere dann vor, wenn der \n\nAnbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen hat. \n\n25 \n\n2. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen hat die \n\nBeklagte zu 1 auf die Möglichkeit erfindungsgemäßer Benutzung hingewiesen. \n\nSie hat an Installateure einen Prüfbericht der Technischen Universität Berlin \n\nvom 10. Januar 1997 verteilt, der eine Konstruktion zeigt, bei der Kapillarrohr-\n\nmatten in Metallkassetten eingelegt werden. Eine solche Ausführungsform zeigt \n\nauch der von der Beklagten zu 1 verwendete Werbeprospekt. Schließlich ergibt \n\nsich aus einer von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr aus-\n\ngeführte Projekte, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten \n\nausgeführt worden sind. \n\n26 \n\nDarauf, ob die Beklagte zu 1 inzwischen ihren Kunden empfiehlt, die De-\n\nckenkonstruktion so auszuführen, dass die Leitungsröhrchen nicht lose auflie-\n\ngen, sondern eingeklebt werden, kommt es nicht entscheidend an. Die Bege-\n\nhungsgefahr für weitere derartige Verletzungen ist damit nicht ausgeräumt. Eine \n\nUnterwerfungserklärung haben die Beklagten nicht abgegeben. Die Vermutung \n\nder Gefahr einer Wiederholung der rechtswidrigen Handlung kann in der Regel \n\nnur dadurch beseitigt werden, dass der Verletzer eine uneingeschränkte, be-\n\ndingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemesse-\n\nner Höhe gesicherte Unterlassungserklärung abgibt und damit seinen ernsthaf-\n\nten Unterlassungswillen zum Ausdruck bringt. Allein die Empfehlung an Kun-\n\nden, das Produkt nur noch in einer bestimmten Weise zu verwenden, genügt \n\ndiesen Anforderungen nicht (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR \n\n2005, 848, 853 - Antriebsscheibenaufzug). \n\n27 \n\nIII. Danach hat das Berufungsgericht zu Recht die Voraussetzungen für \n\neinen Unterlassungsanspruch aus § 10 PatG bejaht. Bei der Fassung des Ur-\n\nteilstenors hat das Berufungsgericht jedoch dem Landgericht folgend den Be-\n\nklagten untersagt, aus flexiblen Röhrchen bestehende Matten Dritten anzubie-\n\nten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- o-\n\nder Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von aus Metallplatten und \n\neiner Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumdecken, bei denen Matten \n\ndirekt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Damit hat das \n\nBerufungsgericht den Unterlassungsausspruch von der bei dem einzelnen An-\n\ngebot oder der Lieferung erst noch festzustellenden und diesen gegebenenfalls \n\nerst nachfolgenden Bestimmung durch den Abnehmer abhängig gemacht; ein \n\nsolcher Ausspruch ist nicht vollstreckbar. Andererseits wäre ein uneinge-\n\nschränktes Verbot nur möglich, wenn das Mittel ausschließlich in patentverlet-\n\nzender Weise Verwendung finden könnte (Scharen, GRUR 2001, 995, 996 f.), \n\nwas hier nicht der Fall ist. Die Gefahr, dass Abnehmer der Beklagten das Mittel \n\nfür die Benutzung der Erfindung verwenden, kann dadurch ausgeräumt werden, \n\ndass den Beklagten das Anbieten und/oder Liefern des Mittels für den Fall un-\n\ntersagt wird, dass sie bei Vornahme des jeweiligen Geschäfts bestimmte Maß-\n\nnahmen nicht ergreifen, die den Abnehmer von der Verwendung des Mittels für \n\ndie Benutzung der Erfindung abhalten sollen (Scharen, aaO 997). Eine bloße \n\nEmpfehlung, die Matten einzukleben, wird dazu allerdings nicht genügen. Auch \n\nwenn die Beklagte zu 1 eine möglicherweise patentfreie Verwendung empfiehlt, \n\nist damit nicht ausgeschlossen, dass ihre Kunden, wenn ihnen die dadurch zu \n\nerzielende Leistung genügt, weiterhin die Matten lose einlegen, um damit die \n\nVorteile einer einfacheren Montage zu nutzen. In Betracht käme hier etwa eine \n\nFormulierung des Klageantrags und des Urteilstenors dahin, dass ein Warnhin-\n\nweis der Beklagten an ihre Kunden zu erfolgen hat, wonach ein loses Einlegen \n\nder Röhrchen nicht ohne Zustimmung des Klägers als Patentinhabers erfolgen \n\ndarf. Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die \n\nsowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen \n\nhat, bestimmt sich nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls. Dabei ist zu \n\nberücksichtigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend \n\nsein müssen, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhin-\n\ndern, andererseits den Vertrieb der Mittel zum patentfreien Gebrauch nicht in \n\nunzumutbarer Weise behindern sollen. Die Abwägung unterliegt tatrichterlicher \n\nWürdigung, die im Revisionsverfahren nicht nachgeholt werden kann (BGH, Urt. \n\nv. 08.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627, 628 - Metallspritzverfahren; Urt. \n\nv. 30.04.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 498 - Formsand II). \n\n28 \n\nIn der wiedereröffneten Tatsacheninstanz wird daher zunächst auf eine \n\nentsprechende Antragstellung hinzuwirken sein. Bei Klagen wegen mittelbarer \n\nPatentverletzung haben die Gerichte der Pflicht, auf sachdienliche Anträge hin-\n\nzuwirken, besondere Beachtung zu widmen \n\n(Sen.Urt. v. 11.01.2005 \n\n- X ZR 233/01, GRUR 2005, 407, 409 - T-Geschiebe). Der etwa für erforderlich \n\ngehaltene Warnhinweis ist dabei im Rahmen des Unterlassungsanspruchs vom \n\nKläger zu formulieren (Benkard, PatG, 10. Aufl., § 10 Rdn. 24). \n\n29 \n\nIV. Das Berufungsgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Beklagten \n\ndem Kläger zum Schadensersatz verpflichtet sind. Hierfür genügt es, wenn dar-\n\ngetan wird, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden \n\nist (BGH Urt. v. 17.05.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177, 1178 \n\n- Feststellungsinteresse II), der sich daraus ergeben kann, dass die Verlet-\n\nzungshandlungen der Beklagten unmittelbare Verletzungen des Klagepatents \n\nzur Folge gehabt haben (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, \n\n848, 854 - Antriebsscheibenaufzug). Soweit dem Urteil \"Antriebsscheibenauf-\n\nzug\" zu entnehmen sein sollte, dass mindestens eine unmittelbare Verletzungs-\n\nhandlung festgestellt werden müsse, stellt der Senat klar, dass die Wahrschein-\n\nlichkeit eines Schadenseintritts ausreichend ist, wenn die oben dargestellten \n\nVoraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im übrigen vorliegen. Die-\n\nse Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts hat das Berufungsgericht vorlie-\n\ngend zu Recht bejaht, weil die Beklagten ihren Kunden die Möglichkeit patent-\n\nverletzender Benutzung der Clina-Matten aufgezeigt haben und diese das pa-\n\ntentverletzende einfachere lose Einlegen der Matten nur dann durch patentfreie \n\nMaßnahmen, beispielsweise das Verkleben, ersetzen mussten, wenn sie eine \n\nbestimmte Wärmeübertragung \n\nerreichen \n\nwollten. \n\nDabei \n\nergibt \n\nsich aus der von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr ausge-\n\nführte Projekte, dass etwa 20 % mit lose eingelegten Röhrchen ausgeführt sind. \n\nNach alledem besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass dem Kläger \n\ndurch das Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist. \n\nMelullis \n\n Mühlens \n\n Meier-Beck \n\n Asendorf \n\nKirchhoff \n\nVorinstanzen: \n\nLG Berlin, Entscheidung vom 12.10.1999 - 16 O 235/99 - \n\nKG Berlin, Entscheidung vom 12.09.2003 - 5 U 9099/99 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_153-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-06-13/x-zr-153-03","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 10","ref_norm":"10","n":5},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 156","ref_norm":"156","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_153-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_153-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-06-13/x-zr-153-03","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_153-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 20:40:47.316693+00:00"}}