{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_139-03","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2006-04-11","aktenzeichen":"X ZR 139/03","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 11. April 2006 Weschenfelder Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Schneidbrennerstromdüse PatG § 8; ZPO § 308 Abs. 1 Satz 1 Der Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung stellt gegenüber dem Übertragungsanspruch des Alleinerfinders gegen den Patentinhaber ein Minus dar; er ist in dem Verlangen nach voller Übertragung des Rechts von vornherein mit ent- halten.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 139/03 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: ja \n\nBGHZ: \n\nBGHR: \n\nja \n\nja \n\nVerkündet am: \n11. April 2006 \nWeschenfelder \nJustizhauptsekretärin \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nSchneidbrennerstromdüse \n\nPatG § 8; ZPO § 308 Abs. 1 Satz 1 \n\nDer Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung stellt gegenüber dem \nÜbertragungsanspruch des Alleinerfinders gegen den Patentinhaber ein Minus dar; \ner ist in dem Verlangen nach voller Übertragung des Rechts von vornherein mit ent-\nhalten. \n\nBGH, Urteil vom 11. April 2006 - X ZR 139/03 - OLG Frankfurt a.M. \nLG Frankfurt a.M. \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 11. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter \n\nScharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision des Klägers wird das am 12. August 2003 verkün-\n\ndete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am \n\nMain aufgehoben. \n\nDer Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, \n\nauch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-\n\ngericht zurückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDer Kläger macht einen Übertragungsanspruch an dem der Beklagten \n\nerteilten deutschen Patent 197 37 934 geltend, das am 30. August 1997 ange-\n\nmeldet worden ist und eine \"Stromdüse für Schweiß- und Schneidbrenner\" und \n\ninsbesondere deren Herstellung mittels eines Tiefbohrverfahrens betrifft, durch \n\ndas die Düse aus stabförmigem Vollmaterial gebohrt wird. \n\n2 \n\nDer Kläger war 1996 und 1997 beratend für die Beklagte tätig und bear-\n\nbeitete für diese das Projekt \"Substitution von Herstellmaterialien und deren \n\nLieferanten für Stromdüsen und Spannhülsen\". Vor der Patentanmeldung legte \n\ner der Beklagten zwei Berichte vor, in denen er auf Tiefbohrzerspanungs-\n\nmethoden hinwies. Bei einer Besprechung kurz vor der Patentanmeldung beim \n\nPatentanwalt der Beklagten erhob er gegen die Nennung des Maschinenbauin-\n\ngenieurs S. als Alleinerfinder keine Einwände, teilte jedoch alsbald mit, er \n\nsei der Auffassung, dass die Anwendung des Tiefbohrverfahrens auf seine Tä-\n\ntigkeit zurückzuführen sei. Weiter hat er behauptet, er habe einen Mitarbeiter \n\nder Beklagten schon 1995 auf die Anwendung bestimmter Tiefbohrtechniken \n\nhingewiesen und diesen Vorschlag bei einer Vorsprache im August 1996 wie-\n\nderholt. Die Beklagte hat demgegenüber behauptet, S. habe das kosten- \n\ngünstige Bohren des Materials schon früher ins Gespräch gebracht, worauf in \n\nder Schweiz allerdings nicht zufriedenstellend verlaufene Versuche mit diesem \n\nVerfahren durchgeführt worden seien. \n\n3 \n\nDas Landgericht hat die auf Übertragung des deutschen Patents \n\n197 37 934 gerichtete Klage abgewiesen, weil der Kläger den Nachweis nicht \n\nerbracht habe, dass das Patent auf seine erfinderische Leistung zurückzuführen \n\nsei. Im Berufungsverfahren ist der Kläger durch das Gericht darauf hingewiesen \n\nworden, dass eine gemeinschaftliche Erfindung unter seiner Beteiligung vorlie-\n\ngen könne. In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger daraufhin erstmals \n\nauch den vorher nicht angekündigten Hilfsantrag gestellt, die Beklagte zu verur-\n\nteilen, ihm den festzustellenden Miterfinderanteil zu übertragen und in seine \n\nEintragung als Mitinhaber und Miterfinder in die Patentrolle einzuwilligen. Die \n\nBerufung des Klägers ist - auch mit dem Hilfsantrag - ohne Erfolg geblieben. Mit \n\nseiner vom Senat zugelassenen Revision beantragt der Kläger, unter Aufhe-\n\nbung des Berufungsurteils nach seinen Schlussanträgen in der Berufungsin-\n\nstanz zu erkennen, hilfsweise, die Sache an das Berufungsgericht zurückzu-\n\nverweisen. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n4 \n\n5 \n\nDie zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils \n\nund zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem \n\nauch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen \n\nist. \n\nI. Das Berufungsgericht hat eine Alleinerfinderschaft des Klägers ver-\n\nneint. Dabei könne zugunsten des Klägers unterstellt werden, dass er den \n\nBegriff des Tiefbohrens in die Diskussion eingeführt habe. Dies sei aber nur ein \n\nTeilschritt auf dem Weg zur Problemlösung und setze den Kläger nicht in die \n\nPosition des Alleinerfinders. Dahingestellt könne bleiben, ob S. ein Miter- \n\nfinderanteil zukomme, weil er als möglichen Beitrag zur Problemlösung das \n\nBohren mit hohen Geschwindigkeiten gesehen habe, sowie, ob weiteren Betei-\n\nligten ein Miterfinderanteil zukomme. In dem Hauptantrag sei die Übertragung \n\neines Miterfinderanteils nicht als Minus enthalten; eine entsprechende Verurtei-\n\nlung sei daher nicht als Minus von Amts wegen zu prüfen gewesen. Zwar könne \n\nder an der Erfindung Beteiligte die Einräumung einer Mitberechtigung verlan-\n\ngen, dieser Anspruch unterscheide sich jedoch hinsichtlich seiner Vorausset-\n\nzungen und Rechtsfolgen von dem des Alleinerfinders. Während der Alleiner-\n\nfinder darlegen müsse, dass er alle zur Erfindung führenden Schritte getan ha-\n\nbe, die zur Erteilung des Patents geführt hätten, müssten Miterfinder begrün-\n\nden, warum und zu welchem Anteil das Patent auf ihrem schöpferischen Anteil \n\nberuhe. Hinsichtlich der Rechtsfolgen ergebe sich der Unterschied aus der ge-\n\nmeinschaftlichen Verbundenheit der Miterfinder. \n\n6 \n\nAus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs \n\n(Sen.Urt. v. \n\n17.10.2000 \n\n- X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 = BGH-Rep. 2001, 86 \n\n- Rollenantriebseinheit) ergebe sich nichts anderes, auch wenn dort ausgeführt \n\nwerde, dass der Anspruch auf Miterfindervergütung in dem geltend gemachten \n\nAnspruch auf Alleinerfindervergütung enthalten sei. Diese Ansprüche seien auf \n\nZahlung einer Vergütung gerichtet, und der Vergütungsanspruch des Miterfin-\n\nders stelle ein Minus gegenüber dem Vergütungsanspruch des Alleinerfinders \n\ndar. \n\n7 \n\n8 \n\n9 \n\nAus dem Verhalten des Klägers im Verfahren ergebe sich zudem, dass \n\nin dem auf Herausgabe gerichteten Petitum die Übertragung des Miterfinderan-\n\nteils als Minus nicht enthalten sein könne. \n\nMit dem Hilfsantrag sei die Klage unzulässig, denn in seinem Nachschie-\n\nben liege eine Klageänderung, der die Beklagte nicht zugestimmt habe und die \n\nnicht sachdienlich sei. \n\nII. Dies hält den Angriffen der Revision des Klägers nicht stand. Das Be-\n\nrufungsgericht hat zu Unrecht verneint, dass das Begehren auf Einräumung \n\neiner Mitberechtigung in dem Begehren auf Übertragung des Patents als Minus \n\nenthalten war. \n\n10 \n\nNach § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist das Gericht nicht befugt, der Partei \n\netwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Mit seinem Hauptantrag begehrte \n\nder Kläger, das der Beklagten erteilte deutsche Patent 197 37 934 auf ihn zu \n\nübertragen. Dieser Anspruch steht dem Berechtigten (sowie dessen Rechts-\n\nnachfolger) gegen den Patentinhaber zu, wenn diesem bereits ein Patent erteilt \n\nworden ist (§ 8 Satz 2 PatG) und er nicht der Erfinder ist (insoweit weiterhin zu-\n\ntreffend BGHZ 82, 13, 16 - pneumatische Einrichtung, zu § 5 PatG 1961). War \n\nder Kläger aber, was die Vorinstanzen nicht abschließend geklärt haben und \n\nwovon zugunsten des Klägers im Revisionsverfahren auszugehen ist, Miterfin-\n\nder, so kam zu seinen Gunsten materiellrechtlich ein Anspruch auf Einräumung \n\neiner Mitberechtigung in Betracht (BGHZ 73, 337, 342 f. - Biedermeierman-\n\nschetten; vgl. Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl. 1993, § 6 Rdn. 34; Busse/ \n\nKeukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 8 Rdn. 24). Dieser Anspruch stellt ent-\n\ngegen der Auffassung des Berufungsgerichts ein Minus gegenüber dem Über-\n\ntragungsanspruch dar und war von vornherein in diesem enthalten. \n\n11 \n\nDer Senat hat bereits für die Klage auf Zahlung der Erfindervergütung \n\nentschieden, dass der Anspruch auf Miterfindervergütung von dem geltendge-\n\nmachten Anspruch auf Vergütung als Alleinerfinder grundsätzlich miterfasst \n\nwird (Sen.Urt. v. 17.10.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 = BGH-Rep. \n\n2001, 86 - Rollenantriebseinheit). Im Ergebnis nicht anders verhält es sich mit \n\ndem Übertragungsanspruch im Verhältnis zum Anspruch auf Einräumung einer \n\nMitberechtigung. Das ist nicht nur - wie die Revision mit gutem Grund annimmt - \n\neine Frage der Prozessökonomie, sondern folgt auch aus dem Umfang des gel-\n\ntend gemachten Übertragungsanspruchs. Dieser unterscheidet sich in seiner \n\nZielrichtung allerdings von dem Anspruch, der auf Zahlung einer Erfindervergü-\n\ntung - sei es als Miterfinder oder als Alleinerfinder - gerichtet ist. Jedoch hat der \n\nSenat schon in seiner bisherigen Rechtsprechung zwischen dem Anspruch auf \n\nÜbertragung und dem Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung einen \n\nsubstantiellen Unterschied nicht gesehen; er ist in beiden Fällen vielmehr von \n\neinem jedenfalls gleichartigen Anspruch (sog. \"patentrechtliche Vindikation\", \n\nkrit. zu dieser Konstruktion Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl. (2004), S. 364 ff.) aus-\n\ngegangen. Die Abgrenzung zwischen diesen Ansprüchen hat der Senat letztlich \n\nin Elementen gesehen, die einer wertenden Betrachtung unterliegen (Sen.Urt. \n\nv. 17.01.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18 = NJW-RR 1995, 696 - gummi-\n\nelastische Masse I). Schon das spricht deutlich für die Annahme, dass das \n\nVerlangen nach Einräumung einer Mitberechtigung im Verlangen nach voller \n\nÜbertragung des Rechts als Minus enthalten ist. Hierfür spricht weiter, dass \n\nsich eine Mitberechtigung schon bei unbefangener Betrachtung als Minus zur \n\nAlleinberechtigung darstellt (vgl. auch Kraßer aaO. S. 363, der insbesondere \n\ndarauf hinweist, dass deren Einräumung in der gleichen Weise vorzunehmen ist \n\nwie die Vollübertragung). \n\n12 \n\nGegen dieses Ergebnis spricht nicht entscheidend, dass in der Recht-\n\nsprechung des Bundesgerichtshofs die teilweise Entziehung (Beschränkung) \n\nder Geschäftsführerbefugnis eines Gesellschafters einer Handelsgesellschaft \n\nnicht als Minus zu deren vollständiger Entziehung angesehen worden ist (BGH, \n\nUrt. v. 10.12.2001 - II ZR 139/00, BGH-Rep. 2002, 376 = MDR 2002, 467). \n\nDenn dort geht es anders als bei der Frage der Übertragung oder Einräumung \n\neiner Mitberechtigung um eine Umgestaltung des Gesellschaftsvertrags in an-\n\nderer Weise als beantragt, die dem Gesellschafter nicht gegen seinen Antrag \n\naufgedrängt werden darf, während im vorliegenden Fall die Begründung eines \n\nGemeinschaftsverhältnisses nur Folge des Umfangs des Übertragungsan-\n\nspruchs ist und sich die Gestaltung dieses Verhältnisses lediglich als Reflex aus \n\ndem möglicherweise bestehenden Anspruch ergibt. \n\n13 \n\nDarauf, wie sich der Kläger in den Vorinstanzen verhalten hat, kommt es \n\nauf dieser Grundlage nicht an. Zudem hat der Kläger seine Position jedenfalls \n\nvor Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz geändert. \n\nAuch die weitere Frage, ob das Berufungsgericht eine in dem Hilfsantrag lie-\n\ngende Klageänderung mangels Sachdienlichkeit zurückweisen durfte, stellt sich \n\nnicht, weil der Antrag auf Einräumung einer Mitberechtigung bereits als Minus \n\nim Hauptantrag enthalten war. \n\n14 \n\nIII. Da das Berufungsgericht die erfinderrechtliche Stellung des Klägers \n\nnicht abschließend geprüft hat und die bisher getroffenen Feststellungen für \n\nihre Beantwortung keine ausreichende Grundlagen bilden, ist dem Senat eine \n\nEntscheidung in der Sache verwehrt. Das Berufungsgericht wird Gelegenheit \n\nhaben, sich mit dem wechselseitigen Vorbringen der Parteien, der Kläger sei \n\nAlleinerfinder oder aber nicht einmal Miterfinder, weil er keinen schöpferischen \n\nBeitrag zu der Erfindung geleistet habe (Sen.Urt. v. 16.9.2003 - X ZR 142/01, \n\nGRUR 2004, 50 - Verkranzungsverfahren), erneut auseinanderzusetzen. Dabei \n\nwird es insbesondere darauf ankommen können, wer den Gedanken des Tief-\n\nbohrens beigetragen hat. Weiter wird sich das Berufungsgericht mit dem Vor-\n\ntrag der Beklagten in der mündlichen Verhandlung über die Revision auseinan-\n\nderzusetzen haben, dass der Kläger zur Übertragung der Erfindung auf die Be-\n\nklagte verpflichtet sei oder diese bereits auf die Beklagte übertragen habe. Da-\n\nbei wird es allerdings zu beachten haben, dass ein (Mit-)Erfinder sein Recht in \n\nder Regel nicht ohne angemessenen Ausgleich hergeben wird und dass es \n\ndeshalb darauf ankommen könnte, ob ihm für eine solche Übertragung eine \n\nangemessene Gegenleistung in Geld gezahlt werden sollte (vgl. Sen.Urt. v. \n\n21.12.2005 - X ZR 165/04, Mitt. 2006, 169, 170 f. - Zylinderrohr m.w.N.). \n\nMelullis Scharen Keukenschrijver \n\n Meier-Beck Kirchhoff \n\nVorinstanzen: \n\nLG Frankfurt, Entscheidung vom 07.03.2001 - 2/6 O 715/00 - \n\nOLG Frankfurt, Entscheidung vom 12.08.2003 - 6 U 80/01 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_139-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-04-11/x-zr-139-03","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 5","ref_norm":"5","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 308","ref_norm":"308","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_139-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_139-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-04-11/x-zr-139-03","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_139-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 20:32:45.484035+00:00"}}