{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_115-03","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2008-04-01","aktenzeichen":"X ZR 115/03","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nX ZR 115/03 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nVerkündet am: \n1. April 2008 \nWermes \nJustizhauptsekretär \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 23. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und \n\ndie Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Berufung der Beklagten, die im Übrigen zurückgewiesen \n\nwird, wird das am 8. Mai 2003 verkündete Urteil des 2. Senats \n\n(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert und wie \n\nfolgt neu gefasst: \n\nUnter Abweisung der weitergehenden Klage wird das europäische \n\nPatent 548 475 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepu-\n\nblik Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1, 4 bis 17 \n\nsowie 18 bis 23, soweit letztere nicht auf Patentanspruch 2 oder \n\nPatentanspruch 3 rückbezogen sind, für nichtig erklärt. \n\nVon den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ein Zehntel \n\nund die Beklagte neun Zehntel. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer \n\nVoranmeldung in Frankreich vom 24. Dezember 1991 am 26. September 1992 \n\nangemeldeten, u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten \n\neuropäischen Patents 548 475 (Streitpatents), das eine \"mehrschichtige Sport-\n\nschuhsohle\" (\"semelle de chaussure de sport multicouche\") betrifft und 23 Pa-\n\ntentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache \n\nFranzösisch: \n\n\"Semelle (2) de chaussure de sport (1) surmontée d’une tige et ré-\n\nalisée suivant un profil stratifié en plusieurs couches comportant \n\nune couche externe de contact avec le sol présentant des caracté-\n\nristiques de rigidité et directement en contact avec la couche de \n\ncontact, caractérisée en ce qu’elle comporte une couche supé-\n\nrieure (8, 8A, 8B) de confort, placée directement sous le pied (4) \n\nprésentant des caractéristiques d’amortissement et/ou d’élasticité, \n\nvia à vis des chocs, et en ce que la couche intermédiaire présente \n\ndes caractéristiques contrôlées de rigidité en torsion et en flexion \n\nde façon à assurer simultanément la répartition des ondes des \n\nchocs et efforts enregistrés par la couche de contact (7, 7A, 7B) et \n\nleur diffusion avant de rencontrer le pied, et à constituer une sorte \n\nde carcasse empêchant les déformations d’ensemble de la couche \n\nde contact, tout en restant relativement souple en flexion de façon \n\nà permettre un bon déroulement du pied lors de la pratique du \n\nsport, obtenant ainsi un concept modulable de semelle dont les \n\nfonctions globales peuvent être modifiées par la modification d’une \n\nseule couche.\" \n\n2 \n\nIn der deutschen Übersetzung der Patentschrift lautet Patentanspruch 1: \n\n\"Sohle (2) für Sportschuhe (1), die durch einen Schaft überhöht ist \n\nund gemäß einem aus mehreren Schichten aufgebauten Profil her-\n\ngestellt wird, das eine äußere Schicht für den Kontakt mit dem Bo-\n\nden, die Eigenschaften bezüglich der Haftung und bezüglich des \n\nWiderstandes gegenüber Abreibung, und eine Zwischenschicht \n\naufweist, die Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit aufweist und \n\ndie direkt in Kontakt mit der Kontaktschicht ist, dadurch gekenn-\n\nzeichnet, daß sie eine obere Schicht (8, 8A, 8B) für den Komfort \n\naufweist, die direkt unter dem Fuß (4) angeordnet ist, und Eigen-\n\nschaften bezüglich der Dämpfung und/oder Elastizität gegenüber \n\nStößen aufweist, und dadurch, daß die Zwischenschicht kontrollier-\n\nte Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit gegenüber Torsion und \n\nBiegung aufweist, um gleichzeitig die Verteilung der Stoßwellen \n\nund der Kräfte, die durch die Kontaktschicht (7, 7A, 7B) registriert \n\nwerden, und ihre Diffusion zu gewährleisten, bevor sie auf den Fuß \n\ntreffen, und um eine Art Gerüst zu bilden, das die Deformation der \n\nGesamtheit der Kontaktschicht verhindert, wobei sie jedoch relativ \n\nnachgiebig gegenüber Biegung bleibt, um ein gutes Abrollen des \n\nFußes beim Ausüben des Sportes zu erlauben, und wobei daher \n\nein modulförmiges Konzept für eine Sohle erhalten wird, deren glo-\n\nbale Funktionen durch die Veränderung einer einzelnen Schicht \n\nverändert werden können.\" \n\n \n \n \n\n3 \n\n4 \n\nWegen der nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 23 in der Verfah-\n\nrenssprache wird auf die Patentschrift, wegen ihrer deutschen Übersetzung \n\nauch auf das angefochtene Urteil verwiesen. \n\nDie Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent sei gegenüber dem \n\nStand der Technik, wie ihn die Veröffentlichung der europäischen Patentan-\n\nmeldungen 458 174 (\"Fitsall\"; D1, veröffentlicht am 27. November 1991), \n\n373 336 (\"Mayer\"; D2, veröffentlicht am 20. Juni 1990) und 272 082 (\"Barry\"; \n\nD3, veröffentlicht am 22. Juni 1988) sowie die US-Patentschrift 5 052 130 \n\n(\"Barry\"; D4, Patenterteilung am 1. Oktober 1991) bildeten, nicht patentfähig. \n\nSie hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bun-\n\ndesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte \n\nist der Klage entgegengetreten und hat insbesondere einen eigenständigen \n\nerfinderischen Gehalt der unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen \n\nUnteransprüche geltend gemacht. Das Bundespatentgericht hat das Streitpa-\n\ntent in vollem Umfang für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der \n\nBeklagten, die das Streitpatent nunmehr in seiner erteilten Fassung, aber auch \n\nin der Weise verteidigt, dass sie hilfsweise einen erfinderischen Gehalt der Pa-\n\ntentansprüche (in der Zählung des Streitpatents) 2, 3, 4, 5, 8 - diesen weiter \n\nhilfsweise auch unter Streichung des Worts \"zumindest\" (in der deutschen \n\nÜbersetzung; in der maßgeblichen französischen Fassung \"au moins\"), 10, 13, \n\n14 und 15 geltend macht und auch die auf diese Patentansprüche zurückbezo-\n\ngenen Unteransprüche verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel insgesamt \n\nentgegen und verteidigt das angefochtene Urteil. \n\n5 \n\nIm Auftrag des Senats hat Professor Dr. G. B. , \n\n , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhand- \n\n \n \n \n \n\n6 \n\n7 \n\nlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat ein schriftliches Gutachten des \n\n , Prof. Dr. T. M. , vorgelegt. \n\nEntscheidungsgründe: \n\nDas zulässige Rechtsmittel der Beklagten führt unter Abänderung des \n\nangefochtenen Urteils zur Abweisung der Klage, soweit diese die Patentan-\n\nsprüche 2 und 3 des Streitpatents und die auf diese Patentansprüche zurück-\n\nbezogenen weiteren Unteransprüche betrifft; im Übrigen bleibt es ohne Erfolg. \n\nI. 1. Das Streitpatent betrifft eine Sohle für Sportschuhe. Die Beschrei-\n\nbung gibt an, dass der Wunsch insbesondere bei Sohlen für Schuhe für \n\nBergsportarten immer dahin ging, Steifigkeitseigenschaften bezüglich der Tor-\n\nsion in der Longitudinalachse mit guten Biegeeigenschaften insbesondere im \n\nBereich des Mittelfußes zu erhalten (Beschr. Sp. 1 Z. 10 - 17). Weiter werden \n\nSchuhsohlen als bekannt geschildert, z.B. aus der französischen Patentschrift \n\n2 520 886, deren Sohle aus Schichten aufgebaut ist, nämlich einer Kontaktsoh-\n\nle, einer oberen nachgiebigen Zwischenschicht (Komfortschicht) und einem \n\nVerstärkungselement in der zentralen Ebene, das sich von der Ferse in Rich-\n\ntung der Fußsohlenwölbung erstreckt. Dieses Verstärkungselement störe je-\n\ndoch die Wirksamkeit der Komfortschicht und vergrößere die Höhe und das \n\nGewicht der gesamten Sohle (Beschr. Sp. 1 Z. 38 - 52). Weitere bekannte \n\nSchuhe wiesen eine äußere Kontaktschicht, eine darüber liegende dämpfende \n\nSchicht und eine sehr steife Brandsohle mit einer Antitorsionseinlage auf. \n\nNachteilig sei bei ihnen, dass sich die steife Schicht in unmittelbarem Kontakt \n\nmit dem Fuß befinde, die Sohle zu steif gegen Biegung sei und Stoßwellen zu \n\ngut auf den Fuß übertragen würden (Beschr. Sp. 1 Z. 53 - Sp. 2 Z. 11). Vorge-\n\nschlagen sei bereits worden (französisches Patent 2 556 569), eine externe \n\nSohle herzustellen, bei der zumindest zwei plastische Materialien mit unter-\n\nschiedlichen mechanischen Eigenschaften und die Technik des Überformens \n\nverwendet werden. Diese Sohle weise ein elastisch deformierbares Verstei-\n\nfungselement oder ein Gelenkstück aus steifem Kunststoffmaterial mit einem \n\nBiegungsbereich zumindest im Bereich der Mittelfußzehenglieder auf, auf dem \n\nein elastisch deformierbares nachgiebiges Kunststoffmaterial angesetzt sei. \n\nDiese Lösung habe sich als kostspielig erwiesen (Beschr. Sp. 2 Z. 12 - 35). \n\n8 \n\n2. Durch das Streitpatent soll eine einfach herstellbare standardisierte \n\nSohle zur Verfügung gestellt werden, die insbesondere zu einem möglichst \n\nleichten Schuh führt, bei ausreichender Torsionssteifigkeit die natürliche Bewe-\n\ngung des Fußes nach Möglichkeit entsprechend dem Einsatz bei der gewählten \n\nSportart respektiert, die Schlagenergie dämpft und wieder freigibt und die Blut-\n\nzirkulation im Fuß nicht beeinträchtigt (vgl. die Beschreibung Sp. 2 Z. 36 - Sp. 3 \n\nZ. 32). \n\n9 \n\n3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Sohle für Sport-\n\nschuhe, \n\n(1) \n\n(2) \n\ndie durch einen Schaft überhöht ist und \n\naus einem aus mehreren Schichten aufgebau-\n\nten Profil hergestellt wird, \n\n(3) \n\n wobei vorhanden sind: \n\n(3.1) \n\neine äußere Kontaktschicht (für den Kontakt mit \n\ndem Boden) \n\n(3.1.1) mit Eigenschaften bezüglich der Haftung \n\n(3.1.2) \n\nund bezüglich des Widerstands gegenüber Abrei-\n\nbung, \n\n(3.2) \n\neine Zwischenschicht \n\n(3.2.1) mit kontrollierten Eigenschaften bezüglich der \n\nSteifigkeit gegenüber Torsion und Biegung, \n\n(3.2.1.1) wodurch die Verteilung (\"Diffusion\") der Stoßwel-\n\nlen und Kräfte, die durch die Kontaktschicht \n\n(Merkmal 3.1) aufgenommen (\"registriert\") werden, \n\nerreicht (\"gewährleistet\") wird (bevor sie auf den \n\nFuß treffen), \n\n(3.2.1.2) und wodurch eine Art Gerüst gebildet wird, das die \n\nDeformation der Gesamtheit der Kontaktschicht \n\nverhindert, \n\n(3.3) \n\neine obere Schicht für den Komfort, \n\n(3.3.1) \n\ndie direkt unter dem Fuß angeordnet ist, \n\n(3.3.2) mit Eigenschaften bezüglich Dämpfung und/oder \n\nElastizität gegenüber Stößen, \n\n(4) \n\nwobei das Gesamtsystem relativ nachgiebig ge-\n\ngenüber Biegung bleibt und damit ein gutes Abrol-\n\nlen des Fußes erlaubt, \n\n(5) \n\ndie Kontaktschicht (Merkmal 3.1) und die Zwi-\n\nschenschicht (Merkmal 3.2) direkt in Kontakt \n\nstehen, \n\n(6) \n\nund wobei die Sohle einem modulförmigen Kon-\n\nzept entspricht \n\n(7) \n\nund deren globale Funktionen durch die Verände-\n\nrung einer einzelnen Schicht verändert werden \n\nkönnen. \n\n10 \n\n4. Diese Sohle ist nicht auf drei Schichten begrenzt, sondern setzt nur \n\neinen zumindest dreischichtigen Aufbau voraus. Die drei im Patentanspruch \n\ngenannten Schichten können unterschiedlich und damit dem jeweiligen Bedarf \n\nangepasst ausgebildet werden. Die Beschreibung nennt dafür verschiedene \n\nBeispiele, die auch in den Unteransprüchen unter Schutz gestellt werden, auf \n\ndie die Eigenschaften (gemeint sind hier, wie die Erörterung mit dem gerichtli-\n\nchen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung ergeben hat, Stoffei-\n\ngenschaften und nicht, wie die Formulierung in der maßgeblichen französi-\n\nschen Fassung des Streitpatents es an sich nahe legen könnte, allgemeine \n\nCharakteristika) der einzelnen Schichten der Sohle aber nicht beschränkt sind. \n\nDie \"caractéristiques contrôlées\" (kontrollierten Eigenschaften) der Zwischen-\n\nschicht (Merkmal 3.2.1) bezeichnen dabei nicht mehr als deren Einstellbarkeit \n\nje nach dem Verwendungszweck des Sportschuhs. Die Kontaktschicht wird \n\nvorzugsweise aus einem Gummi mit Hafteigenschaften und einem Widerstand \n\ngegenüber Abreibung hergestellt. An der Zwischenschicht (die Bezeichnung \n\n\"nerf\" (Nerv) wird, wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung zur \n\nÜberzeugung des Senats angegeben hat, synonym verwendet) können bei-\n\nspielsweise Befestigungsschlaufen, metallische Einlagen oder Spikes ange-\n\nbracht werden (Beschr. Sp. 8 Z. 22 - Z. 45). Die Schichthärte kann vorzugswei-\n\nse für die Zwischenschicht mit > 45 Shore D, für die Kontaktschicht mit < 45 \n\nShore D und für die Komfortschicht mit < 80 Shore A gewählt werden. Die Zwi-\n\nschenschicht kann dabei aus einem gegebenenfalls verstärkten Polyurethan \n\noder Polyamid hergestellt werden. Die Komfortschicht soll Dämpfungs- \n\nund/oder Elastizitätseigenschaften aufweisen, wobei der gerichtliche Sachver-\n\nständige hierzu in der mündlichen Verhandlung überzeugend erläutert hat, \n\ndass es sich bei Dämpfung und Elastizität um zwei Pole einer einheitlichen \n\nphysikalischen Erscheinung handelt, eine ideale Elastizität praxisfremd ist, \n\nDämpfung nur in geringem Umfang in der Praxis gewünscht wird und von der \n\nModulation zu unterscheiden ist und die Einstellung von fast elastisch bis plas-\n\ntisch gewählt werden kann. Die Anordnung der Komfortschicht \"direkt\" unter \n\ndem Fuß soll es ersichtlich nicht ausschließen, dass sich zwischen ihr und dem \n\nFuß noch eine Brandsohle befinden kann, über die sich die Beschreibung des \n\nStreitpatents nicht verhält. Dies haben auch die Parteien in der mündlichen \n\nVerhandlung übereinstimmend so gesehen. Die Nachgiebigkeit gegenüber \n\nBiegung, die ein gutes Abrollen erlauben soll (Merkmal 4), betrifft - bei unklarer \n\nZuordnung im Patentanspruch (\"tout en restant relativement souple en flexion\"; \n\nin der Übersetzung der Patentschrift \"wobei sie jedoch relativ nachgiebig ge-\n\ngenüber Biegung bleibt\") und damit schwer zu vereinbarenden Angaben in der \n\nBeschreibung (Sp. 3 Z. 44 - 49) - zur Überzeugung des Senats nicht eine ein-\n\nzelne Sohlenschicht, sondern das Gesamtsystem, da nur hierdurch erreicht \n\nwerden kann, dass das Abrollen des Fußes erleichtert wird. Die drei Schichten \n\nkönnen durch Verkleben, Überformen, Ultraschall oder andere Mittel miteinan-\n\nder verbunden werden (Beschr. Sp. 8 Z. 46 - Sp. 9 Z. 17), wobei, wie der ge-\n\nrichtliche Sachverständige auf wiederholtes Befragen letztlich überzeugend \n\nerklärt hat, insbesondere bei der Lösung nach Patentanspruch 15 des Streitpa-\n\ntents eine feste Verbindung, beispielsweise ein Verkleben, nicht notwendiger-\n\nweise erfolgen muss. Patentanspruch 1 schreibt ohnehin nur einen direkten \n\nKontakt zwischen Kontaktschicht und Zwischenschicht vor, während sich der \n\nKontakt zwischen Komfortschicht und Zwischenschicht (Zwischennerv) erst aus \n\nPatentanspruch 2 ergibt. \n\n11 \n\nII. Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des \n\nStreitpatents neu ist (Art. 54 EPÜ), was von der Klägerin erstmals in der Beru-\n\nfungsverhandlung in Zweifel gezogen worden ist. Er beruht jedenfalls zur Über-\n\nzeugung des Senats nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ), denn er \n\nwar dem Fachmann, als den der Senat in Übereinstimmung mit dem gerichtli-\n\nchen Sachverständigen einen Material- und Fertigungsingenieur mit Hoch-\n\nschul- oder Fachhochschulausbildung, Kenntnissen auf dem Gebiet der Bio-\n\nmechanik und mehrjähriger Berufserfahrung ansieht, durch den Stand der \n\nTechnik nahegelegt. \n\n12 \n\n1. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 272 082 \n\n(Barry; D3) befasst sich näher nur mit dem biegsamen elastischen Element der \n\nSohle und beschreibt zumindest keinen Sportschuh mit einem modularen Auf-\n\nbau in drei oder mehr Schichten, auch wenn eine innere Sohle als dritte Lage in \n\nder Beschreibung (Sp. 5 Z. 51 - Sp. 6 Z. 1) ausdrücklich angesprochen wird. \n\nAuf weitere Aspekte dieser Entgegenhaltung wird nachfolgend eingegangen. \n\n13 \n\n2. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 458 174 \n\n(Fitsall; D1) zeigt einen Schuh mit einem aus wenigstens zwei Schichten be-\n\nstehenden Boden, bei dem es sich auch um einen Lauf- (Beschr. Sp. 1 Z. 4) \n\noder Skischuh (Beschr. Sp. 1 Z. 11) handeln kann. Dabei wird unter einer star-\n\nren Schicht eine Laufsohle aus elastischem, insbesondere verschleißfestem \n\nMaterial angebracht (Patentanspruch 7; Beschr. Sp. 1 Z. 52 - 55). Auf die starre \n\nSchicht kann ein anatomisch geformtes und elastisches Fußbett aufgelegt wer-\n\nden (Patentanspruch 1, Fig. 1). Damit wird auch hier eine dreilagige Sohle be-\n\nschrieben, die sich allerdings von der nach Patentanspruch 1 des Streitpatents \n\ndadurch unterscheidet, dass das Gesamtsystem nicht im Sinn des Merkmals 4 \n\nnachgiebig ist und damit auch kein gutes Abrollen des Fußes gewährleistet. \n\nFür die Komfortschicht spricht auch diese Entgegenhaltung die Eigenschaft der \n\nElastizität an, weshalb in ihr das Merkmal 3.3.2 des Patentanspruchs 1 des \n\nStreitpatents bereits verwirklicht ist. Wie sich aus Fig. 1 der Abbildungen ergibt, \n\nkönnen die drei Schichten unmittelbar aufeinander liegen; dies gilt auch für die \n\nLaufsohle und die starre Schicht. Wie Fig. 1 weiter zeigt, weist dieser Schuh \n\nauch einen Schaft auf, unter dem nicht mehr als das Oberteil des Schuhs zu \n\nverstehen ist. Damit zeigt die Entgegenhaltung im Grundsatz schon die Merk-\n\nmale der Merkmalsgruppen (1) bis (3) und (5). \n\n14 \n\nDie Wertung des gerichtlichen Sachverständigen, dass die der Entge-\n\ngenhaltung zugrunde liegende Konstruktionsidee in eine völlig andere Richtung \n\nals nach dem Streitpatent führe, teilt der Senat angesichts der allgemeinen \n\nFormulierung der in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellten \n\nLehre jedenfalls nicht, soweit daraus die Konsequenz abgeleitet werden sollte, \n\ndass der Konstrukteur sie gar nicht beachte. Zwar erwähnt die Merkmalsgruppe \n\n(3.2.1) des Patentanspruchs 1 des Streitpatents einige zusätzliche Aspekte, auf \n\ndie nach Bedarf geachtet werden soll, jedoch keine solchen, die außerhalb des \n\nErfahrungshorizonts des Schuhkonstrukteurs liegen. Zudem werden in dieser \n\nMerkmalsgruppe des Streitpatents keine verbindlichen Vorgaben zur Ausle-\n\ngung der Sohle gemacht, es wird im Gegenteil nur darauf hingewiesen, welche \n\nParameter beachtet werden sollen. Das gilt insbesondere für die auf die Torsi-\n\non des Fußes bezogenen Eigenschaften der Zwischenschicht (Merkmal 3.2.1). \n\nDiese waren nach den Angaben des gerichtlichen Sachverständigen, an denen \n\nzu zweifeln für den Senat kein Anlass besteht, in der Fachwelt jedenfalls seit \n\n1977 bekannt. Zudem verweist die Veröffentlichung der europäischen Patent-\n\nanmeldung 272 082 (D3) darauf, dass (auch) die Querbiegeeigenschaft des \n\nelastischen Bauteils (das der Zwischenschicht entspricht) auf eine bestimmte \n\nTätigkeit (Beschr. Sp. 3 Z. 9 - Z. 13), sowie generell darauf, dass die Steifigkeit \n\nauf den speziellen Anwendungsbereich abgestimmt werden kann (Beschr. \n\nSp. 3 Z. 18 - 21). In dieser Entgegenhaltung sind auch bereits die Verteilung \n\nder Stoßkraft in einer Zwischenlage wie in einer Flüssigkeit und damit eine \n\nVerminderung (Dämpfung) der Gesamtstoßkraft angesprochen (Beschr. Sp. 5 \n\nZ. 44 - Z. 50). \n\n15 \n\nNicht gelehrt werden in der Veröffentlichung der europäischen Patent-\n\nanmeldung 458 174 (D1) die Nachgiebigkeit gegenüber Biegung (Merkmal 4) \n\nsowie der modulare Aufbau nach den Merkmalen (6) und (7), weiter nicht an-\n\ngesprochen sind die Eigenschaften der Zwischenschicht, die vielmehr im deut-\n\nlichen Gegensatz zur Lehre im Streitpatent als \"starr\" bezeichnet wird und die \n\naus Hartkunststoff (Beschr. Sp. 5 Z. 44) gebildet sein oder aus einer verstärk-\n\nten Polyesterplatte bestehen (Beschr. Sp. 6 Z. 7 - 8) könne und dem Fuß die \n\nnotwendige starre Unterstützung beim Stehen verleihe (Beschr. Sp. 6 \n\nZ. 14 - 21). Dies führt von der im Streitpatent insgesamt und in ihrer Gesamt-\n\nheit zu betrachtenden geschützten Lehre (vgl. Sen.Urt. v. 15.5.2007 \n\n- X ZR 273/02, GRUR 2007, 1055 - Papiermaschinengewebe) weg. Schon des-\n\nhalb sieht der Senat in dieser Vorveröffentlichung keine ausreichende Grundla-\n\nge, das Naheliegen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zu bejahen. \n\n16 \n\n3. Die US-Patentschrift 5 052 130 (Barry; D4) beschreibt einen Sport-\n\nschuh mit einem Schaft und einer an diesem befestigten Sohlenanordnung mit \n\neiner Laufsohle, einer Zwischensohle und einer dazwischen liegenden Feder-\n\nplatte. Die Laufsohle entspricht, wie der gerichtliche Sachverständige in seinem \n\nschriftlichen Gutachten überzeugend ausgeführt hat, der Kontaktschicht des \n\nStreitpatents, die Zwischensohle der Komfortschicht und die Federplatte der \n\nZwischenschicht des Streitpatents (Gutachten S. 19 oben). Die Biegesteifigkeit \n\nder Federplatte ist für die Längsachse größer als für die Querachse. Auch das \n\nstellt eine kontrollierte Eigenschaft im Sinn von Merkmal (3.2.1) des Streitpa-\n\ntents dar. Die Steifigkeit des Federelements kann hier zudem an die Einsatz-\n\nbedingungen angepasst werden (Beschr. Sp. 3 Z. 19 - 22). Dies legt das \n\nMerkmal (4) nahe, wie dies auch bei der Veröffentlichung der europäischen \n\nPatentanmeldung 373 336 (Mayer; D2) der Fall ist, wenn dort angegeben wird, \n\nes solle eine Einlage (und zwar auch als Bestandteil einer Schuhsohle, Patent-\n\nanspruch 22) zur Verfügung gestellt werden, die eine ausgezeichnete laufge-\n\nrechte Abrollbewegung der Schuhsohle bei optimaler Standfestigkeit gestatte \n\n(Beschr. Sp. 4 Z. 40 - 42). \n\n17 \n\n4. Die Zusammenschau dieser Entgegenhaltungen ergibt jedenfalls, \n\ndass auch die Kombination der Merkmale und Merkmalsgruppen (1) bis (5) na-\n\nhegelegen hat. \n\n18 \n\n5. Nicht genannt wird in den bereits genannten Entgegenhaltungen der \n\nmodulare Aufbau der Schuhsohle. Der Senat versteht hierunter zum einen den \n\nAufbau der Sohle aus mehreren jedenfalls in bestimmten charakteristischen \n\nEigenschaftsparametern definierten Bauelementen (Modulen), nämlich Kon-\n\ntaktschicht, Zwischenschicht und Komfortschicht, bei Abstimmung der ver-\n\nschiedenen Module aufeinander und deren Anpassung an den vorgesehenen \n\nEinsatzbereich des Schuhs (z.B. Laufschuh, Wanderschuh, Fußball- oder Bas-\n\nketballschuh). Ein diesen Anforderungen entsprechender Aufbau ist jedoch \n\nprinzipiell aus der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung \n\n373 336 (Mayer; D2) bereits bekannt. Diese Veröffentlichung betrifft zwar nicht \n\nin erster Linie einen Sportschuh mit einem modularen Aufbau der Schuhsohle, \n\nsondern eine Einlage für die Sohle eines Sportschuhs. Beschrieben ist aber \n\nauch ein Schuh mit einer Sohle, die eine in Querrichtung biegesteife, aber in \n\nLängsrichtung biegeweiche Einlage aufweist (vgl. Patentansprüche 24 und 25). \n\nDie Beschreibung spricht von einer in die Gesamtstruktur einer Sohle integrier-\n\nten Einlage, die zwischen der Außensohle und der Innensohle sowie dem Fuß-\n\nbett integriert ist (Sp. 15 Z. 37 - Z. 41). Daraus ergibt sich, dass die Sohle aus \n\nder Außensohle (18), der Einlage (1) (als Zwischenschicht, vgl. das Gutachten \n\ndes gerichtlichen Sachverständigen S. 15), der Innensohle (20) und einem \n\nFußbett (21) aufgebaut sein kann; dass dies einen Aufbau aus vier Schichten \n\nergibt, steht nicht im Widerspruch zu Patentanspruch 1 des Streitpatents, der, \n\nwie bereits oben unter I.4. ausgeführt, auch Sohlen mit mehr als drei Schichten \n\nerfasst. Auch nach der Entgegenhaltung sollen die Module, insbesondere die \n\nEinlage (auch als Zwischenschicht - \"Zwischensohle\", vgl. Beschr. Sp. 9 Z. 24 - \n\nim Sinn des Streitpatents) Eigenschaften aufweisen, die denjenigen, die für die \n\nZwischenschicht des Streitpatents erörtert werden, im Wesentlichen entspre-\n\nchen (vgl. D2, Beschr. Sp. 3 Z. 51 - Sp. 4 Z. 22: Seitenstabilität, Flexibilität, Tor-\n\nsionsfähigkeit, Druckverteilung und Rückstellfähigkeit). Dabei kann dahinste-\n\nhen, ob die Entgegenhaltung in der Beschreibung (Sp. 17/18) auch die Kom-\n\nfortschicht näher beschreibt, was von den Parteien unterschiedlich gewürdigt \n\nwird; denn sie befasst sich näher nur mit der Ausbildung der Einlage (Zwi-\n\nschenschicht). Die Komfortschicht war indessen - wie auch die Kontaktschicht - \n\nschon aus den weiteren, bereits genannten Entgegenhaltungen näher bekannt. \n\nAuch der Aufbau etwa des Schuhs nach der Veröffentlichung der europäischen \n\nPatentanmeldung 458 174 (D1) kann bereits zwanglos als modular angesehen \n\nwerden (vgl. die dortige Beschreibung Sp. 5 Z. 39 - 49 i.V.m. Fig. 1). Dem ver-\n\ngleichsweise hochqualifizierten und berufserfahrenen, in der Schuhentwicklung \n\ntätigen Fachmann konnte es zudem keine Schwierigkeiten bereiten, seine \n\nKenntnisse über die verschiedenen Schichten (Module) in geeigneter Weise \n\nmiteinander zu verbinden und dabei die jeweils auszuwählenden Eigenschaften \n\nzu definieren, wie dies auch das Streitpatent dem seine Lehre Ausführenden \n\nansinnt. \n\n19 \n\n6. In der vorveröffentlichten, dem Senat vorgelegten Literatur weiter nicht \n\ngenannt ist die Veränderung der \"globalen Funktionen\" der Schuhsohle durch \n\ndie Veränderung einer einzelnen Schicht. Hierzu hat die Verhandlung ergeben, \n\ndass eine derartige Beeinflussung zwar eintreten kann, aber nicht unter allen \n\nUmständen auch eintreten wird. So wird eine völlige Biegesteifigkeit der Zwi-\n\nschenschicht, wie sie etwa in der Veröffentlichung der europäischen Patentan-\n\nmeldung 458 174 (D1) angelegt ist, durch eine Flexibilisierung der Kontakt-\n\nschicht schwerlich beeinflusst werden können, sondern letztlich eher auf das \n\nGesamtergebnis durchschlagen. In diesem Fall beeinflusst zwar die Ausgestal-\n\ntung (\"Veränderung\") der Zwischenschicht die genannten \"globalen Funktio-\n\nnen\", nicht aber die Veränderung der Kontaktschicht. Diese Relativierung der \n\nWechselwirkungen zwischen den verschiedenen Modulen hat der gerichtliche \n\nSachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend bestätigt. Weiter \n\nsoll, wie sich ebenfalls in der mündlichen Verhandlung ergeben hat, die vorge-\n\nsehene Veränderung dazu führen, dass ein jeweils für eine bestimmte Sportart \n\ngeeigneter Schuh zur Verfügung gestellt wird und nicht etwa ein von vornherein \n\n\"multifunktioneller\" (oder Allround-)Schuh. Damit handelt es sich auch bei \n\nMerkmal (7) nicht um mehr als die Formulierung der Erkenntnis einer Tatsache, \n\ndie bei Sportschuhen nach dem Stand der Technik bereits implizit verwirklicht \n\nwar, und damit die theoretische Begründung für ein in der Fachwelt bereits \n\ngängiges Verhalten. So hat der Gerichtsgutachter die auf den \n\n schuh … gestützte Äußerung des Parteigutachters bestätigt, \n\ndass es dem Fachmann bereits 1988 bekannt gewesen sei, durch die Zwi-\n\nschensohle Biege- und Torsionssteifigkeit des Schuhs (insgesamt) zu beein-\n\nflussen. Damit kann auch auf die Veränderung der globalen Funktionen der \n\nSchuhsohle durch die Veränderung einer einzelnen Schicht das Nichtnahelie-\n\ngen der in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellten Lehre \n\nnicht gestützt werden. \n\n20 \n\n7. Eine kombinatorische Wirkung der Einzelelemente der geschützten \n\nLehre, wie sie in den Merkmalen und Merkmalsgruppen (1) bis (5) enthalten ist, \n\nmit dem modularen Aufbau der Sohle und der Beeinflussung der globalen \n\nFunktionen der Schuhsohle durch die Veränderung einer einzelnen Schicht ist \n\nebenfalls schon deshalb zu verneinen, weil in den Merkmalen (6) und (7) nur \n\nWirkungen formuliert werden, wie sie bei entsprechendem Aufbau der Sohle \n\nohnehin auftreten. \n\n21 \n\nIII. Dagegen ist der Senat nicht zu der Überzeugung gelangt, dass auch \n\ndie in den Patentansprüchen 2 und 3 des Streitpatents unter Schutz gestellten \n\nLehren nicht patentfähig sind. Dies geht zu Lasten der Klägerin und verhilft \n\ndem Rechtsmittel der Beklagten insoweit zu einem Teilerfolg. Mit den genann-\n\nten beiden Patentansprüchen erweist sich damit der Angriff der Klägerin als \n\nerfolglos, soweit die Patentansprüche 18 bis 23 auf diese zurückbezogen sind \n\n(vgl. nur Sen.Urt. v. 19.5.1998 - X ZR 20/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtspre-\n\nchung in Patentsachen, BGH 1994-1998, 434, 444 - Dilatationskatheter; v. \n\n18.2.1997 - X ZR 25/95, aaO, S. 445, 455 - Zerstäubervorrichtung). \n\n22 \n\n1. Nach Patentanspruch 2 des Streitpatents soll die Komfortschicht aus \n\neinem nachgiebigen Material hergestellt sein, das eine Dichte aufweist, die \n\nprogressiv von ihrem oberen Teil in Richtung ihres unteren Teils ansteigt, der \n\nim Kontakt mit dem steifen Zwischennerv ist. Hierzu fehlt es an jedem Beleg \n\naus dem Stand der Technik, der als der Patentfähigkeit entgegenstehend an-\n\ngesehen werden könnte. Das Bundespatentgericht hat zwar die nichtlineare \n\nDämpfung als dem Fachmann geläufige Maßnahme angesehen, und auch der \n\nParteigutachter hat ausgeführt, dem Fachmann sei es bekannt gewesen, dass \n\ndurch eine nichtlineare Dichtezunahme die Dämpfungseigenschaften beein-\n\nflusst werden könnten. Der gerichtliche Sachverständige hat demgegenüber \n\nlediglich bestätigt, dass zum Prioritätszeitpunkt Zweidichtenmaterialien als \n\ndämpfend bekannt gewesen seien. Demgegenüber verweist die Beklagte mit \n\nRecht darauf, dass es an jedem Beleg für die Bekanntheit des Einsatzes pro-\n\ngressiv dichteren Materials fehle. Damit ist aber keine Grundlage dafür gege-\n\nben, die progressive Dichtesteigerung von oben nach unten als vorbekannt \n\noder im Fachwissen und Fachkönnen des Fachmanns liegend anzusehen. Ob-\n\ngleich das Bundespatentgericht und der Parteigutachter eine abweichende Auf-\n\nfassung vertreten haben, sieht sich der Senat nicht in der Lage, ihnen beizutre-\n\nten, denn die Nichtigerklärung verlangt auch unter dem gewandelten Verständ-\n\nnis der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als Akt wertender Erkenntnis \n\n(vgl. nur BGHZ 166, 305, 311 - vorausbezahlte Telefongespräche) eine eindeu-\n\ntige Klärung im Sinn des Klagevorbringens, an der es hier fehlt. \n\n23 \n\n2. Das gilt auch für die im Streitpatent in Patentanspruch 3 unter Schutz \n\ngestellte Lehre. Danach soll die Komfortschicht aus mehreren benachbarten \n\nBereichen zusammengesetzt sein, wobei ein erster Bereich mit großer Elastizi-\n\ntät der Ferse entspricht, ein zweiter mit mittlerer Elastizität, der die Blutzirkulati-\n\non begünstigt, der Fußsohlenwölbung und ein dritter Bereich mit geringer Elas-\n\ntizität die Kontrolle des Gehens begünstigt. Dieses zusätzliche, auf die Elastizi-\n\ntät (und nicht auf die Dichte) abstellende Merkmal ist in den zu Patentanspruch \n\n1 abgehandelten Entgegenhaltungen nicht genannt. Der gerichtliche Sachver-\n\nständige hat zu ihm die Auffassung vertreten, dass der Fachmann zum Priori-\n\ntätszeitpunkt auch keinen Anlass hatte, sich über die Aufteilung der Komfort-\n\nschicht in verschiedene Elastizitätsbereiche Gedanken zu machen. Zwar hat \n\nder Parteigutachter darauf hingewiesen, dass in der Orthopädieschuhtechnik \n\neine Einlage mit benachbarten unterschiedlich elastischen Bereichen \"zum täg-\n\nlichen Handwerk\" gehöre, \"da die unterschiedlichen anatomischen Regionen \n\ndes Fußes nach orthopädischen Gesichtspunkten und biomechanischen Ge-\n\nsetzmäßigkeiten bezüglich der Abrollbewegung unterschiedlich gedämpft wer-\n\nden sollen.\" Auch das sachkundig besetzte Bundespatentgericht hat den \n\nFachmann auf Grund logischer Überlegungen ohne erfinderische Anstrengung \n\ndazu in der Lage gesehen, diese Ausgestaltung zu entwickeln. Der gerichtliche \n\nSachverständige hat demgegenüber aber darauf hingewiesen, dass der mit der \n\nEntwicklung von Sportschuhen befasste Fachmann keinen Anlass hatte, Ge-\n\ndanken aus der Versorgung mit orthopädischen Einlagen in Betracht zu ziehen, \n\nschon weil es in diesem Bereich um ganz andere Steifigkeiten als bei Sport-\n\nschuhsohlen geht. \n\n24 \n\n3. Patentanspruch 4 des Streitpatents kennzeichnet die Sohle nach Pa-\n\ntentanspruch 1 weiter dadurch, dass die Steifigkeit der Zwischenschicht (des \n\nNervs) im Wesentlichen einen konstanten Wert in jedem Punkt aufweist, wobei \n\ndieser Wert in Abhängigkeit von der Bestimmung des Schuhs im Lauf der Her-\n\nstellung entsprechend (\"adéquatement\") ausgewählt wird. Die Steifigkeit soll \n\ndamit nicht nur im Wesentlichen konstant gehalten, sondern auch den Einsatz-\n\nbedingungen des Schuhs angepasst werden. Dies war für Spezialfälle (vgl. die \n\nVeröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 458 174 (D1) für die star-\n\nre Zwischenschicht und die Veröffentlichung der europäischen Patentanmel-\n\ndung 373 336 (D2; vgl. Sp. 3 Z. 25 - 31), auf die sich das Bundespatentgericht \n\nbei seiner übereinstimmenden Beurteilung gestützt hat) bereits bekannt. Beim \n\nEinsatz von biegsamem Material entsprechend zu verfahren, musste für den \n\nhochqualifizierten Fachmann - auch wenn der gerichtliche Sachverständige das \n\nabweichend beurteilt hat - naheliegend sein, zumal es sich hierbei um die tech-\n\nnisch einfachste Lösung gehandelt hat. \n\n25 \n\n4. Nach Patentanspruch 5 des Streitpatents wird die Zwischenschicht \n\ndurch eine Vielzahl von unterschiedlich steifen Bereichen beidseitig einer Tor-\n\nsionsachse gebildet, wobei die Steifigkeit wie nach Patentanspruch 4 ausge-\n\nwählt wird. Hierfür bot die Figur 3 der Veröffentlichung der europäischen Pa-\n\ntentanmeldung 373 336 eine hinreichende Anregung. Mit dem Bundespatent-\n\ngericht ist auch der Senat davon überzeugt, dass diese Abbildung den hoch-\n\nqualifizierten fachkundigen Betrachter nicht nur zu einer Querprofilierung an \n\nsich anregt, sondern auch hinreichenden Anlass bietet, sich über unterschiedli-\n\nche Steifigkeiten in den profilierten Bereichen Gedanken zu machen. \n\n26 \n\n5. Nach Patentanspruch 8 des Streitpatents wird die steife Zwischen-\n\nschicht (der Nerv) zumindest im Bereich der Mittelfußknochen aus einer Folge \n\nvon steifen Einlagen gebildet, die abwechselnd senkrecht zur Torsionsachse \n\nangeordnet sind, wodurch eine gute Nachgiebigkeit bezüglich der Biegung er-\n\nhalten, aber auch eine gute Steifigkeit bezüglich der Torsion bewahrt werden \n\nsoll. Mit dem Bundespatentgericht sieht der Senat dies als durch die Abbildung \n\nFigur 7 der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 373 336 na-\n\nhegelegt an. Dort ist die Querprofilierung, wie sie Patentanspruch 8 lehrt, zwar \n\nnur für den Vorderfußbereich dargestellt. Dieser erfasst unter Berücksichtigung \n\ndes Offenbarungsgehalts von Fig. 7 der Vorveröffentlichung aber auch Berei-\n\nche der vorderen Mittelfußknochen, auf die das Streitpatent abstellt. Dies wur-\n\nde in der mündlichen Verhandlung eingehend erörtert. \n\n27 \n\n6. Nach Patentanspruch 10 des Streitpatents soll die Zwischenschicht \n\n(der Nerv) in der Nähe des vorderen wie des hinteren Teils zwei kreisbogen-\n\nförmige Aussparungen aufweisen, die im Wesentlichen den Enden der Sohle \n\nentsprechen und dazu geeignet sind, den Durchgang der beiden Anschläge zu \n\nerlauben, die von der Kontaktschicht ausgehen und auf deren inneren Seiten \n\nTeile des Schafts geklebt sind. Hierin sieht der Senat eine dem Fachmann \n\nnach Bedarf zur Verfügung stehende Maßnahme, die er ohne Weiteres ergrei-\n\nfen wird, wenn er einen Durchgang von der Kontaktschicht weiter in das Innere \n\ndes Schuhs benötigt, insbesondere weil er Teile (Spikes, Stollen, Bindungstei-\n\nle) im Inneren des Schuhs befestigen will. Auch die beklagte Patentinhaberin \n\nhat in dieser Maßnahme zudem nur ein konstruktives Detail gesehen und nicht \n\nnäher darlegen können, warum sich aus ihm eine erfinderische Tätigkeit erge-\n\nben soll. Auf Fig. 2 der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung \n\n373 336 braucht daher nicht zurückgegriffen zu werden. \n\n28 \n\n7. Patentanspruch 13 des Streitpatents stellt unter Schutz, dass die Kon-\n\ntaktschicht aus einer Vielzahl von Bereichen gebildet wird, wobei ein erster pe-\n\nripherer Bereich einem Hauptbereich zum mechanischen Verhaften auf dem \n\nBoden entspricht, ein zweiter zentraler Bereich zum Halten oder Haften dient \n\nund ein zentraler hinterer Bereich neutral ist. Dabei handelt es sich um eine \n\nGestaltung der Kontaktsohle, die einsatzspezifischen Anforderungen entspricht \n\nund im Bereich der Fachkenntnisse des Konstrukteurs liegt. Gleiches gilt für \n\nPatentanspruch 14, nach dem die Kontaktschicht aus Kufen hergestellt wird, \n\ndie außen auf dem Nerv in hierfür vorgesehene Aussparungen eingesetzt wer-\n\nden. Dies entspricht zudem der handwerksmäßigen Anpassung an die Einsatz-\n\nsituation, insbesondere bei Skischuhen. \n\n29 \n\n8. Nach Patentanspruch 15 wird die Komfortschicht aus Reliefs gebildet, \n\ndie aus Material aus dem oberen Teil der Kontaktschicht erhalten werden und \n\ndie Zwischenschicht oder den Nerv durchqueren und gemäß einem Wert mün-\n\nden, der gleich der Dicke der zu erhaltenden Komfortschicht ist. Damit ist letzt-\n\nlich nur ausgesagt, dass Material der Kontaktschicht in das Schuhinnere gezo-\n\ngen wird, die Zwischenschicht durchbricht und reliefförmig (rippen- oder nop-\n\npenförmig) die Komfortschicht bilden kann. Damit wird nur in naheliegender \n\nWeise von einem allgemein bekannten Konstruktionsprinzip Gebrauch ge-\n\nmacht, wie es etwa schon bei Gesundheits- oder Massagesohlen mit Noppen \n\nverwendet worden ist, worauf das Bundespatentgericht zu Recht abgestellt hat. \n\n30 \n\n9. Einen erfinderischen Gehalt der weiteren Unteransprüche macht die \n\nBeklagte weder für sich allein noch in Kombination mit den Merkmalen des Pa-\n\ntentanspruchs 1 geltend. Er ist für den Senat auch nicht erkennbar. \n\n31 \n\nIV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. \n\n§§ 91, 92, 97 ZPO. \n\nMelullis \n\nScharen \n\n Keukenschrijver \n\nAsendorf \n\n Gröning \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 08.05.2003 - 2 Ni 47/01 (EU) -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_115-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-04-01/x-zr-115-03","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_115-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_115-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-04-01/x-zr-115-03","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2003/X_ZR_115-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:34:19.517551+00:00"}}