{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2001/X_ZB__29-01","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2003-07-29","aktenzeichen":"X ZB 29/01","doktyp":"Beschluß","leitsatz":"Paroxetin PatG § 100 Abs. 3 Nr. 6; GebrMG § 18 Abs. 5 Auch ein ungewöhnlicher und besonders gravierender Rechtsfehler stellt für sich kei- nen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG dar. Diese Vorschrift dient ausschließlich der Sicherung des Anspruchs der betroffenen Beteiligten auf Mitteilung der Gründe, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hatte.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nX ZB 29/01\n\nBESCHLUSS\n\nvom\n\n29. Juli 2003\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend das Gebrauchsmuster 296 23 383\n\nNachschlagewerk: ja\n\nBGHZ: nein\n\nParoxetin\n\nPatG § 100 Abs. 3 Nr. 6; GebrMG § 18 Abs. 5\n\nAuch ein ungewöhnlicher und besonders gravierender Rechtsfehler stellt für sich kei-\n\nnen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG dar. Diese Vorschrift\n\ndient ausschließlich der Sicherung des Anspruchs der betroffenen Beteiligten auf\n\nMitteilung der Gründe, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hatte.\n\nBGH, Beschluß vom 29. Juli 2003 - X ZB 29/01 - Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter\n\nDr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt und Keukenschrijver, die Richterin\n\nMühlens und den Richter Dr. Meier-Beck\n\nam 29. Juli 2003\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Ge-\n\nbrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts\n\nvom 25. April 2001 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin\n\nzurückgewiesen.\n\nDer Beschwerdewert wird auf 50.000,- EUR festgesetzt.\n\nGründe:\n\n1. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des deutschen Ge-\n\nbrauchsmusters 296 23 383, das am 6. Februar 1998 als Abzweigung aus der\n\ndeutschen Patentanmeldung 196 03 797.2 vom 2. Februar 1996 angemeldet\n\nwurde. Nach Eintragung des Gebrauchsmusters hat die Rechtsbeschwerdefüh-\n\nrerin am 26. Juni 1998 neue Schutzansprüche zu den Gebrauchsmusterakten\n\ngereicht. Das Gebrauchsmuster betrifft den pharmazeutischen Wirkstoff\n\nParoxetin-Hydrochlorid-Anhydrat, der in vier verschiedenen Formen A, B, C und\n\nD in selbständigen Nebenansprüchen beschrieben ist. Der nachgereichte\n\nSchutzanspruch 1 lautet:\n\n\"Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form A, dadurch gekennzeichnet,\ndaß es einen Schmelzpunkt von etwa 123-125°C aufweist, signifikante\nIR-Banden (Figur 1) bei etwa 513, 538, 571, 592, 613, 665, 722, 761,\n783, 806, 818, 839, 888, 906, 924, 947, 966, 982, 1006, 1034, 1068,\n1091, 1134, 1194, 1221, 1248, 1286, 1340, 1387, 1493, 1513, 1562,\n1604, 3402, 3631 cm-1 aufweist, die bei 10° pro Minute gemessene DSC-\nExotherme unter Verwendung einer offenen Schale ein Maximum bei et-\nwa 126°C und unter Verwendung einer geschlossenen Schale ein Maxi-\nmum bei etwa 121°C zeigt, es auch ein Röntgenbeugungsdiagramm wie\ndas in Figur 4 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 6,6, 8,0,\nFeldphasen-NMR-Spektrum wie das in Figur 7\ngezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,3, 149,3, 141,6,\n138,5 ppm, aufweist.\"\n\n(cid:0)(cid:1)(cid:0)(cid:3)(cid:2)(cid:5)(cid:4)(cid:6)(cid:2)(cid:7)(cid:0)(cid:9)(cid:8)(cid:10)(cid:2)(cid:11)(cid:0)(cid:13)(cid:12)(cid:14)(cid:4)\n\n(cid:2)(cid:16)(cid:15)(cid:3)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:21)(cid:20)(cid:23)(cid:22)(cid:24)(cid:17)\n\nDas Deutsche Patent- und Markenamt hat das Gebrauchsmuster im\n\nUmfang der auf die Form A gerichteten Schutzansprüche 1 und 5 gelöscht. Im\n\nübrigen hat es den Löschungsantrag zurückgewiesen. Im Beschwerdeverfahren\n\nhat die Rechtsbeschwerdeführerin das Gebrauchsmuster in erster Linie mit den\n\nam 23. April 2001 eingereichten Schutzansprüchen 1 bis 6 verteidigt. Diese\n\nunterscheiden sich von der am 26. Juni 1998 eingereichten Anspruchsfassung\n\ndadurch, daß das Merkmal des dortigen Anspruchs 5 \"und in Form von Nadeln\n\nvorliegt\" in den Schutzanspruch 1 mit aufgenommen und das Wort \"und\" vor der\n\nAngabe \"ein Festphasen-NMR-Spektrum\" gestrichen worden ist. Das Bundes-\n\npatentgericht hat die Beschwerde der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewie-\n\nsen. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde.\n\n2. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft und zulässig. Die Rechtsbe-\n\nschwerdeführerin macht mit ihr einen Begründungsmangel im Sinne der §§ 18\n\nAbs. 5 GebrMG, 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG in der Fassung des 2. PatGÄndG vom\n\n16. Juli 1998 (BGBl. I S. 1827) geltend. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht\n\nbegründet, da der gerügte Mangel nicht vorliegt.\n\na. Allerdings entfällt der Mangel fehlender Begründung im Sinne des Ge-\n\nsetzes nicht schon deshalb, weil die angefochtene Entscheidung überhaupt mit\n\nGründen versehen ist. Wie die Rechtsbeschwerde mit Recht geltend macht,\n\nkann nach der Rechtsprechung des Senats ein Begründungsmangel in diesem\n\nSinne bei einer vorhandenen Begründung dann vorliegen, wenn diese unver-\n\nständlich, widersprüchlich oder verworren ist (st. Rspr. u.a. BGHZ 39, 333 -\n\nWarmpressen; Sen.Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159 -\n\nCrackkatalysator II; Sen.Beschl. v. 14.5.1996 - X ZB 4/95, GRUR 1996, 753,\n\n755 - Informationssignal).\n\nb. Das Beschwerdegericht hat ebenso wie das Deutsche Patent- und\n\nMarkenamt der mit Haupt- und Hilfsantrag bezeichneten Lehre des Anspruchs 1\n\nin der am 23. April 2001 eingereichten Fassung die Schutzfähigkeit abgespro-\n\nchen, weil sie im Hinblick auf die britische Patentschrift 85 26 407 nicht neu sei.\n\nDer Fachmann, ein promovierter Diplomchemiker, der mit der Synthese von\n\nWirkstoffen befaßt und vertraut sei, könne ohne weiteres aus dieser Druck-\n\nschrift ein \"Verfahren zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-Isopropanol-\n\nSolvat\" entnehmen, das dadurch gekennzeichnet sei, \"daß man unter wasser-\n\nfreien Bedingungen gasförmigen Chlorwasserstoff zu einer Lösung der freien\n\nBase in Isopropanol-Solvat auskristallisiert\" (1 a), und ein \"Verfahren zur Her-\n\nstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat, dadurch gekennzeichnet, daß\n\nman Paroxetin-Hydrochlorid-Isopropanol-Solvat mit Wasser behandelt, an-\n\nschließend abfiltriert und trocknet\" (1 b). Es liege nicht außerhalb der durch die\n\nbritische Druckschrift vermittelten Lehre, das bei dem Verfahren (1 a) bevorzugt\n\nhergestellte Solvat bei dem Verfahren (1 b) einzusetzen. Eine solche Arbeits-\n\nweise sei im Hinblick auf das in der britischen Druckschrift Offenbarte nicht\n\nmehr neu. Der Umstand, daß ein mit den im Schutzanspruch 1 angegebenen\n\nParametern und in Form von Nadeln charakterisiertes Paroxetin-Hydrochlorid-\n\nAnhydrat nicht in der entgegengehaltenen Druckschrift beschrieben sei, mache\n\ndiesen Stoff nicht schon deshalb gegenüber der Offenbarung der Entgegen-\n\nhaltung neu. Zu dem neuheitsschädlichen Offenbarungsgehalt der Beschrei-\n\nbung eines Verfahrens gehöre auch das, was dem Fachmann erst bei der\n\nNacharbeitung des vorgeschriebenen Verfahrens über dessen Ergebnis unmit-\n\ntelbar und zwangsläufig offenbart werde, im vorliegenden Fall also die Modifi-\n\nkation A von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form von Nadeln.\n\nBerücksichtige man das praktische Vorgehen des einschlägigen Fach-\n\nmanns, der aufgrund der Angaben in der britischen Druckschrift Paroxetin-\n\nHydrochlorid-Anhydrat herstellen wolle, so komme man zu keiner anderen Be-\n\nurteilung. Da beide in der Druckschrift beschriebenen Wege zur Herstellung des\n\nAnhydrats von der Isopropanol-Solvat-Vorstufe ausgingen, werde der Fach-\n\nmann zunächst dieses Ausgangsmaterial auf dem in der Druckschrift bevorzugt\n\nangegebenen Weg herstellen. Führe dies nicht zum Erfolg, werde er den vor-\n\ngegebenen Weg der Behandlung der Solvatkristalle mit Wasser ausprobieren\n\nund damit zwangsläufig zur Modifikation A des Anhydrats in Nadelform gelan-\n\ngen, wie es in dem nachgereichten Schutzanspruch 1 charakterisiert werde.\n\nAuch dieses bisher nicht bekannte Ergebnis sei dem neuheitsschädlichen Of-\n\nfenbarungsinhalt der britischen Druckschrift zuzurechnen.\n\nDas Gebrauchsmuster sei im Umfang des Schutzanspruchs 1 auch in\n\nder Fassung des Hilfsantrages gegenüber der britischen Druckschrift nicht neu.\n\nc. Die Rechtsbeschwerde rügt, diese Neuheitsprüfung leide an dem\n\ngrundsätzlichen Fehler, daß das Bundespatentgericht die unterschiedlichen, in\n\nsich geschlossenen und vollständigen Herstellungsverfahren (1 a) und (1 b)\n\nmiteinander kombiniere und annehme, diese Kombination der Verfahrens-\n\nschritte sei in der britischen Druckschrift 85 26 407 neuheitsschädlich offenbart.\n\nPatent- und gebrauchsmusterrechtlich sei es unzulässig, ein aus mehreren\n\nVerfahrensschritten bestehendes Verfahren als neuheitsschädlich vorbekannt\n\nanzusehen, weil die einzelnen Verfahrensschritte für sich allein aus verschiede-\n\nnen vorbekannten Verfahren bekannt seien. Dies gelte auch dann, wenn meh-\n\nrere unterschiedliche, in sich geschlossene Verfahren in ein- und derselben\n\nDruckschrift beschrieben seien. Auch dann sei ein Verfahren nicht schon des-\n\nhalb neuheitsschädlich vorbekannt, weil sich das Verfahren durch die Kombina-\n\ntion einzelner Verfahrensschritte der verschiedenen vorbeschriebenen Verfah-\n\nren bilden lasse. Es sei daher eine [patent]rechtlich völlig unverständliche und\n\nnicht nachvollziehbare Überlegung, daß das Beschwerdegericht die Kombinati-\n\non der aus unterschiedlichen Verfahren entnommenen Verfahrensschritte (1 a)\n\nund (1 b) als neuheitsschädlich vorbeschrieben ansehe und daraus folgere,\n\nauch das resultierende Produkt sei nicht mehr neu. Dies bilde einen gravieren-\n\nden Begründungsmangel, welcher der völlig fehlenden Begründung im Sinne\n\nvon § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG gleichstehe. Das gelte um so mehr, als das Be-\n\nschwerdegericht für seine Würdigung nur eine völlig inhaltslose lapidare Be-\n\ngründung gebe (\"nach Überzeugung des Senats\") und nicht den geringsten An-\n\nhaltspunkt aus der britischen Patentschrift 85 26 407 feststelle, aus dem der\n\nFachmann einen Hinweis entnehmen könne, die einzelnen Schritte 1 a) und\n\n1 b) miteinander zu kombinieren.\n\nd. Hiermit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Die Rechtsbe-\n\nschwerde macht mit ihren Beanstandungen keinen Begründungsmangel im\n\noben dargestellten Sinne geltend. Vielmehr rügt die Rechtsbeschwerde, das\n\nBeschwerdegericht habe unter Verstoß gegen anerkannte Regeln die Neu-\n\nheitsprüfung fehlerhaft vorgenommen und sei deshalb zu einem falschen Er-\n\ngebnis gelangt. Die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde betreffen daher\n\ndie inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Diese ist im Verfah-\n\nren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu prüfen.\n\nSelbst wenn mit der Rechtsbeschwerde davon auszugehen wäre, daß\n\nder gerügte Fehler ungewöhnlich und besonders gravierend sei, würde dies die\n\nAnnahme eines Begründungsmangels im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG\n\nnicht rechtfertigen. Denn diese Vorschrift stellt weder auf die Intensität eines\n\nFehlers in der angefochtenen Entscheidung ab, noch kommt es darauf an, ob\n\nes unverständlich ist, daß dem Gericht der betreffende Fehler unterlaufen ist\n\n(vgl. Sen.Beschl. vom 26.2.1985 - X ZB 12/84, Mitt. 1985, 152 - Tetrafluor-\n\näthylenpolymer). § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG dient vielmehr ausschließlich der Si-\n\ncherung des Anspruchs der betroffenen Beteiligten auf Mitteilung der Gründe,\n\naus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hatte (§ 94 Abs. 2 PatG).\n\n3. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich\n\ngehalten.\n\nMelullis\n\nJestaedt\n\nKeukenschrijver\n\nMühlens\n\nMeier-Beck","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2001/X_ZB__29-01.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-07-29/x-zb-29-01","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 100","ref_norm":"100","n":4},{"jurabk":"GebrMG","ref":"§ 18","ref_norm":"18","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 94","ref_norm":"94","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2001/X_ZB__29-01.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2001/X_ZB__29-01.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-07-29/x-zb-29-01","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2001/X_ZB__29-01.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 14:32:34.882688+00:00"}}