{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZR_215-00","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2002-02-06","aktenzeichen":"X ZR 215/00","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 6. Februar 2002 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Drahtinjektionseinrichtung ArbEG § 16 Abs. 1 und 2; BGB §§ 242, 259 a) Macht der Arbeitgeber von einer Diensterfindung Gebrauch, so hat der Ar- beitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Aus- kunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben kann, auch dann, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder Scha- densersatz leisten muß, weil er die Übertragung des Schutzrechts nach § 16 Abs. 1 ArbEG pflichtwidrig schuldhaft vereitelt hat. Zur Berechnung des ihm zustehenden Schadensersatzanspruchs benötigt der Arbeitnehmererfinder im wesentlichen die gleichen Angaben wie beim Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG. b) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, während der dem Arbeitnehmererfinder nach § 16 Abs. 2 ArbEG zustehenden Überlegungsfrist alle ihm zumutbaren Maß- nahmen zu treffen, um dem Arbeitnehmer das zu übertragende Recht in dem Rechtszustand zu erhalten, in dem es sich zum Zeitpunkt der Mitteilung der Aufgabeabsicht befunden hat. Der Arbeitgeber muß deshalb in einem Einspruchsverfahren und einem nachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht, alle ihm zu Gebote stehende Verteidigungsmöglichkeiten zugunsten des Ar- beitnehmererfinders ausschöpfen. Wird in dem Verfahren offenkundige Vor- benutzung geltend gemacht, muß der Arbeitgeber durch Nachfrage bei den zuständigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maßgeblichen Vertrags- unterlagen aufklären, ob eine Geheimhaltungsvereinbarung besteht oder tat- sächliche Umstände bekannt sind, aus denen eine Pflicht zur Geheimhaltung folgt.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\n\nX ZR 215/00\n\nin dem Rechtsstreit\n\nNachschlagwerk:\nBGHZ:\nBGHR: ja\n\nja\nnein\n\nVerkündet am:\n6. Februar 2002\nWermes\nJustizhauptsekretär\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nDrahtinjektionseinrichtung\n\nArbEG § 16 Abs. 1 und 2; BGB §§ 242, 259\n\na) Macht der Arbeitgeber von einer Diensterfindung Gebrauch, so hat der Ar-\nbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Aus-\nkunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben\nkann, auch dann, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder Scha-\ndensersatz leisten muß, weil er die Übertragung des Schutzrechts nach § 16\nAbs. 1 ArbEG pflichtwidrig schuldhaft vereitelt hat. Zur Berechnung des ihm\nzustehenden Schadensersatzanspruchs benötigt der Arbeitnehmererfinder\nim wesentlichen die gleichen Angaben wie beim Vergütungsanspruch nach\n§ 9 ArbEG.\n\nb) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, während der dem Arbeitnehmererfinder nach\n§ 16 Abs. 2 ArbEG zustehenden Überlegungsfrist alle ihm zumutbaren Maß-\nnahmen zu treffen, um dem Arbeitnehmer das zu übertragende Recht in dem\nRechtszustand zu erhalten, in dem es sich zum Zeitpunkt der Mitteilung der\nAufgabeabsicht befunden hat.\n\nDer Arbeitgeber muß deshalb in einem Einspruchsverfahren und einem\nnachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht,\nalle ihm zu Gebote stehende Verteidigungsmöglichkeiten zugunsten des Ar-\nbeitnehmererfinders ausschöpfen. Wird in dem Verfahren offenkundige Vor-\nbenutzung geltend gemacht, muß der Arbeitgeber durch Nachfrage bei den\nzuständigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maßgeblichen Vertrags-\nunterlagen aufklären, ob eine Geheimhaltungsvereinbarung besteht oder tat-\nsächliche Umstände bekannt sind, aus denen eine Pflicht zur Geheimhaltung\nfolgt.\n\nBGH, Urt. v. 6. Februar 2002 - X ZR 215/00 - OLG Düsseldorf\n LG Düsseldorf\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 6. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und\n\ndie Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revision der Beklagten wird unter Zurückweisung des wei-\n\ntergehenden Rechtsmittels das am 26. Oktober 2000 verkündete\n\nUrteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf inso-\n\nweit aufgehoben, als das Berufungsgericht dem Kläger einen\n\nRechnungslegungsanspruch in bezug auf Benutzungshandlungen\n\nfür den Zeitraum ab dem 5. August 1996 zuerkannt hat.\n\nIm Umfang der Aufhebung wird die Sache zur erneuten Verhand-\n\nlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das\n\nBerufungsgericht zurückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDer Kläger war vom 1. Oktober 1983 bis zum 31. März 1995 bei der Be-\n\nklagten beschäftigt. Im Rahmen seiner Tätigkeit meldete er der Beklagten eine\n\nvon ihm gemachte Erfindung, die ein Verfahren zur Steuerung einer Drahtin-\n\njektionseinrichtung, einen dazu verwendbaren Drahtvorrat und eine entspre-\n\nchende Drahtvortriebsmaschine betraf. Mit der Erfindung wird erreicht, daß die\n\nDrahtvortriebsmaschine, mit deren Hilfe ein gefüllter oder massiver Injektions-\n\ndraht in eine Metallschmelze eingebracht wird, rechtzeitig vor dem Verbrauch\n\ndes Drahtvorrats ein Signal erhält, damit das Drahtende nicht in die Maschine\n\ngerät. Dies wird durch das Anbringen einer Markierung auf dem Draht bewirkt,\n\ndie von einer Vorrichtung, z.B. einem Sensor erkannt wird, der die Drahtvor-\n\ntriebsmaschine so rechtzeitig abschaltet, daß sie zum Stehen kommt, bevor\n\ndas Drahtende in sie eingezogen wird. Wegen der weiteren Einzelheiten wird\n\nauf die Patentschrift Bezug genommen.\n\nDie Beklagte nahm die Erfindung uneingeschränkt in Anspruch. Sie mel-\n\ndete sie am 14. April 1987 zum Patent an. Ihr wurde daraufhin das am\n\n31. August 1989 veröffentlichte deutsche Patent 37 12 619 (Klagepatent) er-\n\nteilt.\n\nNoch vor der Anmeldung des Klagepatents unterbreitete die Beklagte\n\nder E. B. GmbH mit Schreiben vom 1. und 27. Oktober 1986 ein Angebot\n\nzur Lieferung einer patentgemäßen Drahtvortriebsvorrichtung, die im einzelnen\n\nbeschrieben war. Dabei wies die Beklagte darauf hin, daß das Angebot \"unter\n\nZugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Basis der\n\nVDMA-Bedingungen\" erfolge. Unter Punkt I. Satz 2 der VDMA-Bedingungen\n\nheißt es u.a.:\n\n\"An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen be-\n\nhält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen\n\nDritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist ver-\n\npflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit\n\ndessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.\"\n\nMit Schreiben vom 19. Dezember 1986 erteilte die E. B. GmbH\n\nunter Bezugnahme auf ihre Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Beklagten\n\nden Auftrag zur Lieferung und Montage der angebotenen Drahtinjektionsanla-\n\nge. Nr. 9.1 ihrer \"Allgemeinen Einkaufsbedingungen” lautet:\n\n\"Der Lieferant ist verpflichtet, die Bestellung und die sich daraus\n\nergebenden Arbeiten und sämtliche damit zusammenhängenden\n\ntechnischen und kaufmännischen Unterlagen und Einrichtungen\n\nals Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu\n\nbehandeln. Er hat seine Unterlieferanten entsprechend zu ver-\n\npflichten.\"\n\nMit Schreiben vom 15. Januar 1987 beauftragte die Beklagte die Maschi-\n\nnenfabrik H. & B. GmbH, die von der E. B. GmbH bestellte Anlage\n\nzu liefern und zu montieren. Dabei nahm sie Bezug auf die Allgemeinen Ein-\n\nkaufsbedingungen der E. B. GmbH.\n\nDie H. & B. GmbH lieferte die Anlage nach dem 14. April 1987\n\naus.\n\nIm November 1989 erhob die H. & B. GmbH beim Deutschen Pa-\n\ntentamt Einspruch gegen das Klagepatent. Gegen den das Klagepatent auf-\n\nrechterhaltenden Beschluß legte sie Beschwerde ein, die sie u.a. damit be-\n\ngründete, die Beklagte habe in den Angebotsschreiben die erfindungsgemäße\n\nDrahtinjektionsanlage ohne Geheimhaltungsvorbehalt beschrieben und somit\n\nden Gegenstand des Klagepatents offenkundig vorbenutzt.\n\nMit Schreiben ihres Streithelfers vom 24. Oktober 1994, der sie als Pa-\n\ntentanwalt vertrat, ließ die Beklagte dem Kläger mitteilen, sie wolle das Be-\n\nschwerdeverfahren nicht weiterführen, sondern das Patent aufgeben. Gleich-\n\nzeitig wies sie den Kläger auf die Möglichkeit einer Übertragung des Patents\n\nhin. Unter dem 9. November 1994 erklärte der Kläger sein Einverständnis zur\n\nÜbertragung. In der Folge forderte der Kläger die Beklagte mehrfach auf, das\n\nKlagepatent auf ihn zu übertragen.\n\nIn dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht räumte die\n\nBeklagte mit Schriftsatz ihres Streithelfers vom 23. Februar 1996 die behaup-\n\ntete offenkundige Vorbenutzung ein. Das Bundespatentgericht widerrief mit\n\nBeschluß vom 27. Juni 1996 das Klagepatent. Der Kläger forderte die Beklagte\n\nohne Erfolg auf, Rechtsbeschwerde einzulegen. Der Beschluß des Bundespa-\n\ntentgerichts wurde am 5. August 1996 rechtskräftig.\n\nDer Kläger nimmt die Beklagte im Wege der Stufenklage auf Rech-\n\nnungslegung, Versicherung an Eides Statt, Zahlung einer angemessenen Er-\n\nfindervergütung, Schadensersatz und Herausgabe von Unterlagen in An-\n\nspruch. Er meint, das Klagepatent sei zu Unrecht widerrufen worden. Sowohl\n\ndie E. B. GmbH als auch die H. & B. GmbH seien zur Geheimhal-\n\ntung verpflichtet gewesen. Die Beklagte habe den zu Unrecht erfolgten Wider-\n\nruf des Klagepatents verschuldet, so daß sie ihm für die Zeit seit Entstehung\n\nseines Anspruchs aus § 16 ArbEG auf Übertragung des Klagepatents zum\n\nSchadensersatz verpflichtet sei. Für die Zeit davor schulde ihm die Beklagte\n\neine angemessene Vergütung dafür, daß sie seine Erfindung genutzt habe.\n\nDas Landgericht hat durch Teilurteil die Beklagte unter Anordnung eines\n\nWirtschaftsprüfervorbehalts zur Rechnungslegung verurteilt. Hinsichtlich des\n\nAnspruchs auf Herausgabe der das Klagepatent betreffenden Unterlagen hat\n\nes die Klage abgewiesen. Die Berufung der Beklagten blieb ohne Erfolg. Mit\n\nihrer zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsan-\n\ntrag weiter. Der Kläger bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie zulässige Revision hat teilweise Erfolg. Soweit das Berufungsgericht\n\ndem Kläger einen Rechnungslegungsanspruch für Benutzungshandlungen\n\nüber den 5. August 1996 hinaus zuerkannt hat, führt das Rechtsmittel der Be-\n\nklagten zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückver-\n\nweisung der Sache an das Berufungsgericht. Im übrigen ist die Revision zu-\n\nrückzuweisen.\n\nI. 1. Das Berufungsgericht hat dem Kläger einen Anspruch auf Rech-\n\nnungslegung (§ 259 BGB) in dem begehrten Umfange zuerkannt. Es hat aus-\n\ngeführt, der Kläger könne von der Beklagten Rechnungslegung verlangen, weil\n\ner die beanspruchten Angaben benötige, um seine Zahlungsansprüche gegen\n\ndie Beklagte beziffern zu können. Der Kläger habe jedenfalls für die Zeit bis zur\n\nEntstehung seines Anspruchs auf Übertragung des Klagepatents, möglicher-\n\nweise auch bis zur Rechtskraft des Widerrufs (5. August 1996) gegen die Be-\n\nklagte einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung,\n\nweil die Beklagte die von ihm gemachte Diensterfindung unbeschränkt in An-\n\nspruch genommen und benutzt habe. Ob die Erfindung des Klagepatents ob-\n\njektiv patentfähig gewesen sei oder nicht, sei für den Anspruch des Klägers\n\nohne Bedeutung, nachdem die Beklagte die Erfindung zum Patent angemeldet\n\nhabe und ihr daraufhin auch zunächst ein Patent erteilt worden sei.\n\nGegenüber dem Anspruch des Klägers auf Zahlung einer Erfinderver-\n\ngütung gemäß § 9 ArbEG könne die Beklagte auch nicht mit Erfolg einwenden,\n\nder Kläger habe im Zusammenhang mit der Anmeldung des Klagepatents miß-\n\nbräuchlich gehandelt, indem er ihm bekannte patenthindernde Vorbenutzungen\n\nseiner Erfindung verschwiegen habe. Selbst wenn insoweit offenkundige Vor-\n\nbenutzungen der Erfindung vorgelegen hätten, könne von einem pflichtwidrigen\n\nVerschweigen patenthindernder Umstände durch den Kläger keine Rede sein;\n\ndenn nicht nur der Kläger, sondern auch der damalige Mitgeschäftsführer der\n\nBeklagten, R. O. , habe von den Vorgängen Kenntnis gehabt. R. \n\nO. sei an den damaligen Verhandlungen beteiligt gewesen, habe das An-\n\ngebotsschreiben vom 1. Oktober 1986 an die E. B. GmbH unterzeichnet\n\nund sei von Anfang an mit der Anmeldung der Diensterfindung befaßt gewe-\n\nsen.\n\n2. Gegen diese Würdigung wendet sich die Revision ohne Erfolg.\n\na) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats (BGHZ 126, 109, 115\n\n- Copolyester I; Urt. v. 13.11.1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 685\n\n- Spulkopf; BGHZ 137, 162, 165 - Copolyester II) hat der Arbeitnehmererfinder\n\ngegen den Arbeitgeber, der von einer Diensterfindung Gebrauch macht, einen\n\nAnspruch auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung nach\n\n§ 259 BGB zum Inhalt haben kann, da der Erfinder ohne Kenntnis der mit der\n\nErfindung erzielten Umsätze und der Unterlagen, aufgrund derer die Vergütung\n\nvom Arbeitgeber berechnet worden ist, weder das Bestehen eines Vergütungs-\n\nanspruchs feststellen noch die Höhe evtl. gezahlter Vergütungsbeträge über-\n\nprüfen und den Umfang seiner Vergütungsansprüche berechnen kann. Eine\n\nsolcher Anspruch besteht nicht nur im Falle des Vergütungsanspruchs aus § 9\n\nArbEG, sondern auch - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat -\n\nsoweit der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder Schadensersatz leisten muß,\n\nweil die Übertragung des Schutzrechts, zu der der Arbeitgeber nach § 16\n\nAbs. 1 ArbEG verpflichtet ist, unmöglich geworden ist und er dies zu vertreten\n\nhat (§ 280 Abs. 1 BGB in der bis 31.12.2001 geltenden Fassung (nachfolgend:\n\na.F.)). Auch insoweit dient die Rechnungslegung der Vorbereitung und Be-\n\nrechnung des dem Arbeitnehmererfinder zustehenden Anspruchs. Da der\n\nSchaden im Ausfall von Vergütungsansprüchen liegen kann (Busse, PatG,\n\n5. Aufl., § 16 ArbEG Rdn. 26), benötigt der Arbeitnehmererfinder zur Berech-\n\nnung des ihm zustehenden Schadensersatzanspruchs im wesentlichen die\n\ngleichen Angaben wie beim Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG.\n\nb) Mit Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß grund-\n\nsätzlich jede Art der Inanspruchnahme der Erfindung den Vergütungsanspruch\n\ndes Arbeitnehmererfinders entstehen läßt, ohne daß sich der Arbeitgeber mit\n\nErfolg auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen kann (Sen.Urt.\n\nv. 15.5.1990 - X ZR 119/88, GRUR 1990, 667, 668 - Einbettungsmasse). Stellt\n\nsich später die Schutzunfähigkeit der Diensterfindung heraus und wird das\n\nPatent durch eine Patentbehörde widerrufen oder durch das Patentgericht für\n\nnichtig erklärt, entfällt rückwirkend jeder Schutz; der Vergütungsanspruch des\n\nArbeitnehmererfinders wird davon allerdings grundsätzlich nur für die Zukunft\n\nbetroffen; er bleibt für die Vergangenheit unberührt. Der Arbeitgeber ist für die\n\nZeit bis zum rechtskräftigen Widerruf oder bis zur rechtskräftigen Nichtigerklä-\n\nrung des einmal erwirkten Schutzrechts zur Zahlung der angemessenen Erfin-\n\ndervergütung verpflichtet, weil er bis dahin faktisch eine Vorzugsstellung ge-\n\ngenüber Mitbewerbern hatte (Sen.Urt. v. 2.6.1987 - X ZR 97/86, GRUR 1987,\n\n900, 902 - Entwässerungsanlage; vgl. auch Sen.Urt. v. 23.6.1977 - X ZR 6/75,\n\nGRUR 1977, 784, 786 - Blitzlichtgeräte).\n\nDemgemäß steht dem Kläger für die Zeit bis zur Rechtskraft des Be-\n\nschlusses des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 1996, also bis zum\n\n5. August 1996, ein Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG zu, so daß er\n\nfür Benutzungshandlungen, die das Streitpatent betreffen, bis zu diesem Zeit-\n\npunkt auch Rechnungslegung (§ 259 BGB) von der Beklagten verlangen kann.\n\nAnhaltspunkte dafür, daß die Vergütungsverpflichtung der Beklagten aus-\n\nnahmsweise schon früher entfallen ist, etwa weil das Schutzrecht schon vor\n\ndem Widerruf von Mitbewerbern der Beklagten nicht mehr beachtet wurde und\n\ndadurch die aufgrund des Ausschließungsrechts erlangte Vorzugsstellung\n\nverlorengegangen ist, sind nicht ersichtlich. Sie werden von der Beklagten\n\nauch nicht geltend gemacht.\n\nc) Diesem Anspruch kann die Beklagte einen Rechtsmißbrauch des Klä-\n\ngers nicht entgegenhalten.\n\nZwar kann die Geltendmachung von Vergütungsansprüchen gegen den\n\nArbeitgeber wegen eines Rechtsmißbrauchs ausgeschlossen sein, wenn der\n\nArbeitnehmererfinder diese durch unredliches Verhalten erworben hat; ein sol-\n\ncher Rechtsmißbrauch kann insbesondere vorliegen, wenn der Arbeitneh-\n\nmererfinder etwa als Patentsachbearbeiter trotz ihm bekannter offenkundiger\n\nVorbenutzungen ein Schutzrecht für seine Diensterfindung zur Entstehung\n\nbringt \n\n(Sen.Urt. v. 23.6.1977 \n\n- X ZR 6/75, GRUR 1977, 784, 787\n\n- Blitzlichtgeräte). Diese Voraussetzungen sind hier aber nicht gegeben. Das\n\nBerufungsgericht hat ein vorsätzliches Verhalten des Klägers nicht festgestellt.\n\nDie Revision hat insoweit auch nicht gerügt, das Berufungsgericht habe we-\n\nsentlichen Sachvortrag der Beklagten übergangen. Soweit die Beklagte dem\n\nKläger vorwirft, er habe mit seinen Angeboten an die E. B. GmbH und die\n\nH. & B. GmbH selbst dazu beigetragen, daß eine Neuheitsschädlichkeit\n\nentstanden sei, rechtfertigt dies allein nicht die Annahme eines Rechtsmiß-\n\nbrauchs. Dem Kläger könnte auf Grund seiner Mitwirkung an den Angeboten\n\nallenfalls vorgeworfen werden, die Rechtslage vor der Anmeldung der Erfin-\n\ndung falsch eingeschätzt zu haben. Dies reicht zur Begründung eines gegen\n\ndie Grundsätze von Treu und Glauben verstoßenden Verhaltens nicht aus. Es\n\nist zudem nicht ersichtlich, daß durch die Mitwirkung des Klägers bei der Er-\n\nstellung der Angebote die Stellung der Beklagten auf dem Markt in irgend einer\n\nWeise beeinträchtigt worden sein könnte. Daß die Mitbewerber das Schutz-\n\nrecht der Beklagten nicht beachtet hätten, wird auch von der Revision nicht\n\nbehauptet.\n\nd) Ohne Erfolg beanstandet die Revision, das Berufungsgericht habe bei\n\nseinen Erwägungen den Vortrag der Beklagten zu weiteren Vorbenutzungs-\n\nhandlungen sowie zur fehlenden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der\n\nDiensterfindung nicht berücksichtigt. Die Beklagte hat zwar als Anlage zur Be-\n\nrufungsbegründung den Schriftsatz der H. & B. GmbH \n\nvom\n\n28. November 1989 aus dem Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent-\n\namt vorgelegt, in dem weitere Vorbenutzungshandlungen und die mangelnde\n\nPatentfähigkeit der Erfindung behauptet werden. Entgegen der Auffassung der\n\nRevision war das Berufungsgericht aber nicht gehalten, sich mit diesem Vor-\n\nbringen zu befassen. Die Beklagte hat den genannten Schriftsatz nämlich nur\n\nals Beleg dafür vorgelegt, daß ihr Streithelfer von einer offenkundigen Vorbe-\n\nnutzung durch die Angebote an die E. B. GmbH und die H. & B. \n\nGmbH überzeugt war. Mit den in diesem Schriftsatz aufgeführten weiteren Vor-\n\nbenutzungshandlungen, der mangelnden Patentfähigkeit und der nicht einmal\n\nim Zusammenhang stehenden Beweisangebote befaßt sich die Berufungsbe-\n\ngründung der Beklagten hingegen nicht. Der Schriftsatz der H. & B. \n\nGmbH vom 28. November 1989 im Einspruchsverfahren ist nicht schon durch\n\nseine bloße Vorlage auch inhaltlich Gegenstand des Parteivortrags der Be-\n\nklagten geworden. Zwar ist die Bezugnahme auf Schriftsätze aus anderen\n\nVerfahren gemäß § 137 Abs. 3 ZPO grundsätzlich zulässig. Der Inhalt solcher\n\nSchriftstücke wird jedoch nur insoweit Prozeßstoff, als sie einen von den Par-\n\nteien vorgetragenen Sachverhalt betreffen \n\n(BGH, Urt. v. 9.6.1994\n\n- IX ZR 125/93, NJW 1994, 3295, 3296 zu beigezogenen Ermittlungsakten;\n\nZöller/Greger, ZPO, 22. Aufl., § 137 Rdn. 3 a). Hieran fehlt es. Aus diesem\n\nGrund geht auch die von der Revision erhobene Rüge fehlender Gründe nach\n\n§ 551 Nr. 7 ZPO fehl.\n\nIII. 1. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, daß dem Kläger\n\nspätestens für die Zeit nach dem (rechtskräftigen) Widerruf des Klagepatents\n\nSchadensersatzansprüche gegen die Beklagte zustehen. Die Beklagte sei zum\n\nSchadensersatz verpflichtet, weil durch den von ihr verschuldeten Widerruf des\n\nKlagepatents die Erfüllung ihrer aus § 16 ArbEG folgenden Verpflichtung zur\n\nÜbertragung des Klagepatents auf den Kläger unmöglich geworden sei (§ 280\n\nBGB); damit habe die Beklagte zugleich gegen ihre dem Kläger gegenüber be-\n\nstehende Fürsorgepflicht aus dessen mit ihm geschlossenen Arbeitsvertrag\n\nverstoßen. Da § 16 ArbEG ein den Schutz des Arbeitnehmererfinders bezwek-\n\nkendes Gesetz sei, ergebe sich die Schadensersatzpflicht der Beklagten auch\n\naus § 823 Abs. 2 BGB, § 16 ArbEG.\n\nDas Klagepatent sei objektiv zu Unrecht widerrufen worden, weil sein\n\nGegenstand entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts nicht im Sinne\n\ndes § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG offenkundig vorbenutzt worden sei. Zwar sei in den\n\nAngebotsunterlagen, welche die Beklagte zuerst der E. B. GmbH und\n\ndann der H. & B. GmbH zugeleitet habe, die Diensterfindung beschrie-\n\nben. Sie sei aber nicht \"der Öffentlichkeit zugänglich gemacht\" worden. Die\n\nOffenkundigkeit einer Benutzungshandlung sei nämlich dann zu verneinen,\n\nwenn derjenige, demgegenüber die Benutzungshandlung vorgenommen werde,\n\ndem Benutzer gegenüber zur Geheimhaltung verpflichtet sei und sich jedenfalls\n\nbis zum Prioritätstag der Schutzrechtsanmeldung an diese Verpflichtung halte.\n\nDies sei hier der Fall. Die Beklagte habe ihre \"Allgemeinen Geschäftsbedin-\n\ngungen auf Basis der VDMA-Bedingungen\" ausdrücklich zum Inhalt ihrer An-\n\ngebote gegenüber der E. B. GmbH gemacht. Die E. B. GmbH habe\n\nsich durch schlüssiges Verhalten mit der Geltung der VDMA-Bedingungen ein-\n\nverstanden erklärt. Mit dem Verbot gemäß Punkt I. Satz 2 VDMA-Bedingungen,\n\nZeichnungen und andere Unterlagen Dritten zugänglich zu machen, solle si-\n\nchergestellt werden, daß der Inhalt geheim bleibe. Aufgrund der VDMA-\n\nBedingungen sei die E. B. GmbH jedenfalls bis zur Anmeldung des Kla-\n\ngepatents zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen.\n\nGleiches gelte für die H. & B. GmbH. Diese habe ihre Verpflich-\n\ntung bis zum Prioritätstage des Klagepatents eingehalten, so daß es auch hier\n\nan einer offenkundigen Vorbenutzung fehle. Die Beklagte habe in ihrem Auf-\n\ntragsschreiben an die H. & B. GmbH vom 15. Januar 1987 unter ande-\n\nrem die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der E. B. GmbH einbezogen.\n\nNach Nr. 9.1 dieser Bedingungen sei der Lieferant verpflichtet, die mit der Be-\n\nstellung zusammenhängenden technischen Unterlagen als Geschäftsgeheim-\n\nnis zu betrachten und streng vertraulich zu behandeln. Diese Bedingungen\n\nseien von der H. & B. GmbH wie eigene Bedingungen der Beklagten zu\n\nbetrachten gewesen. Deshalb komme es nicht darauf an, ob der technische\n\nInhalt der zur Bestellung gehörenden Unterlagen ursprünglich von der\n\nE. B. GmbH oder von der Beklagten stamme.\n\n2. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten im Ergebnis der\n\nrevisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.\n\na) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings in seinem rechtlichen\n\nAusgangspunkt davon ausgegangen, daß dem Kläger ein Schadensersatzan-\n\nspruch gemäß § 280 Abs. 1 BGB a.F. gegen die Beklagte zustehen kann, wenn\n\ndie Beklagte den Widerruf des Klagepatents zu vertreten hat. Rechtsfehlerfrei\n\nhat das Berufungsgericht angenommen, daß mit dem Zugang des Schreibens\n\nvom 9. November 1994 beim Streithelfer der Beklagten, mit dem der Kläger die\n\nÜbertragung des Klagepatents auf sich verlangt hat, ein schuldrechtlicher An-\n\nspruch auf Übertragung des Klagepatents gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG entstand\n\n(vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Aufl., § 16 Rdn. 36, 37;\n\nVolmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Aufl., § 16 Rdn. 170). Von diesem\n\nZeitpunkt an war die Beklagte verpflichtet, dem Kläger das Klagepatent durch\n\nAbtretung gemäß §§ 413, 398 ff. BGB (§ 15 Abs. 1 Satz 2 PatG) unverzüglich\n\nzu übertragen, da der Anspruch mit seiner Entstehung fällig wurde (§ 271 BGB)\n\n(Busse, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 19).\n\nb) Zu Recht hat das Berufungsgericht den Schadensersatzanspruch auf\n\nden Gedanken des § 280 Abs. 1 BGB a.F. gestützt. Zwar beruht der schuld-\n\nrechtliche Übertragungsanspruch des Arbeitnehmererfinders gemäß § 16\n\nAbs. 1 ArbEG nicht auf einem Vertrag, da die Übertragungsverpflichtung des\n\nArbeitgebers erst durch den Zugang der Erklärung des Arbeitnehmererfinders\n\nbeim diesem ausgelöst wird (Volmer/Gaul, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 170). § 16\n\nAbs. 1 und 2 ArbEG begründet aber ein gesetzliches Schuldverhältnis zwi-\n\nschen dem Arbeitnehmererfinder und dem Arbeitgeber (Bartenbach/Volz, aaO,\n\n§ 16 ArbEG Rdn. 70), das bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die\n\nschuldrechtliche Verpflichtung zur Übertragung des Schutzrechts zur Entste-\n\nhung bringt. § 280 BGB a. F. findet auf solche Schuldverhältnisse ebenfalls\n\nAnwendung (MünchKomm. z. BGB/Emmerich, 3. Aufl., § 280 Rdn. 2; Soergel/\n\nWiedemann, BGB, 12. Aufl., § 280 Rdn. 4).\n\nc) Zutreffend hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß der Ar-\n\nbeitgeber dem Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Verpflichtungen\n\naus § 16 ArbEG grundsätzlich die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung\n\nentgegenhalten kann (Sen.Urt. v. 14.7.1980 - X ZR 1/79, Umdr. S. 10, 11, nicht\n\nveröffentlicht; vgl. auch Sen.Urt. v. 8.12.1981 - X ZR 50/80, GRUR 1982, 227,\n\n229 - Absorberstab-Antrieb II; Busse, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 24; Reimer/\n\nSchade/Schippel, Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl., § 16 Rdn. 10).\n\nOhne Erfolg rügt die Revision in diesem Zusammenhang, das Beru-\n\nfungsgericht habe sich verfahrensfehlerhaft mit den im Einspruchsverfahren\n\ngegen das Klagepatent gerichteten Angriffen der dortigen Beschwerdeführerin\n\nnicht auseinandergesetzt. Das Berufungsgericht war nicht gehalten, sich mit\n\nden in ihrer Beschwerdebegründung von der H. & B. GmbH vorgetrage-\n\nnen Gründen zu befassen. Die Beklagte hat den Inhalt der als Anlage vorge-\n\nlegten Beschwerdebegründung nicht zum Gegenstand ihres Prozeßvortrages\n\ngemacht. Die Bezugnahme auf Schriftstücke aus anderen Verfahren ist zwar\n\ngemäß § 137 Abs. 3 ZPO zulässig; deren Inhalt wird jedoch nur insoweit Pro-\n\nzeßstoff, als es einen von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt betrifft,\n\nworan es hier fehlt.\n\nd) Das Berufungsgericht hat seinen Erwägungen zutreffend die Grund-\n\nsätze zugrunde gelegt, die der erkennende Senat zum Tatbestand der offen-\n\nkundigen Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG entwickelt hat.\n\nBesteht die Benutzungshandlung darin, daß der Gegenstand des künftigen\n\nSchutzrechts an einen Dritten geliefert wird, kommt es darauf an, ob die Wei-\n\nterverbreitung der von dem Empfänger der Lieferung erhaltenen Kenntnis an\n\nbeliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat (Sen.Beschl. v.\n\n5.3.1996 \n\n- X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 752 \n\n- Lichtbogen-Plasma-\n\nBeschichtungssystem). Dies gilt auch bei einem einzigen Angebot oder Verkauf\n\n(Sen.Urt. v. 19.5.1999 - X ZR 67/98, GRUR 1999, 976, 977 - Anschraub-\n\nscharnier). Einen gewichtigen Anhaltspunkt für die Beantwortung dieser Frage\n\nliefert dabei der Umstand, ob für den Mitteilungsempfänger eine Pflicht zur Ge-\n\nheimhaltung bestanden hat oder wenigstens nach der Lebenserfahrung anzu-\n\nnehmen war, daß er die Benutzungshandlung, z.B. wegen eines eigenen ge-\n\nschäftlichen oder sonstigen Geheimhaltungsinteresses, tatsächlich geheim\n\nhalten werde (Sen.Beschl. v. 5.3.1996, aaO; vgl. zur früheren Rechtslage\n\nSen.Urt. v. 13.12.1977 - X ZR 28/75, GRUR 1978, 297, 298 - Hydraulischer\n\nKettenbandantrieb). Im allgemeinen ist die Offenkundigkeit zu verneinen, wenn\n\neine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist\n\noder wenn sie sich sonstwie nach Treu und Glauben aus den Umständen des\n\nFalles ergibt (Sen.Beschl. v. 5.3.1996, aaO). Eine Vorbenutzung gegenüber\n\nzur Geheimhaltung verpflichteten Personen schadet jedenfalls dann nicht,\n\nwenn \n\ndie Geheimhaltung \n\ngewahrt wird \n\n(BGHZ \n\n136, \n\n40, \n\n46\n\n- Leiterplattennutzen). Ist dagegen im Zusammenhang mit der Lieferung eine\n\nGeheimhaltungspflicht nicht vereinbart worden und eine Geheimhaltung auch\n\nsonst nicht zu erwarten, ist umgekehrt in der Regel davon auszugehen, daß mit\n\nder Lieferung die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit preisgegeben\n\nund die jedenfalls nicht fernliegende Möglichkeit geschaffen worden ist, daß\n\nbeliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen können (Sen.Beschl. v. 5.3.1996,\n\naaO). Diese Grundsätze gelten nicht nur in Fällen, in denen die Benutzungs-\n\nhandlung in einer Lieferung besteht, sondern gleichermaßen, wenn - wie hier -\n\nein körperlich noch nicht hergestellter Gegenstand angeboten wird, und das\n\nAngebot alle technischen Einzelheiten enthält, die für die Herstellung durch\n\nandere Fachleute notwendig sind (BGH, Urt. v. 24.10.1961 - I ZR 92/58, GRUR\n\n1962, 86, 88 f. - Fischereifahrzeug; BGH, Urt. v. 8.6.1962 - I ZR 9/61, GRUR\n\n1962, 518, 520 f. - Blitzlichtgerät; Benkard/Ullmann, PatG, 9. Aufl., § 3\n\nRdn. 43).\n\naa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler festgestellt, daß die\n\nH. & B. GmbH aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen-\n\nüber der Beklagten im maßgeblichen Zeitraum verpflichtet war, die in den An-\n\ngebotsunterlagen beschriebene Diensterfindung geheim zu halten.\n\n(1) Nr. 9.1 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der E. B. GmbH\n\nverpflichtet den Lieferanten, die mit der Bestellung zusammen-hängenden Un-\n\nterlagen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu be-\n\nhandeln. Durch eine derartige Klausel wird dem legitimen Interesse des Be-\n\nstellers daran, daß geheimhaltungsbedürftiges technisches Wissen auch vom\n\nLieferanten geheimgehalten wird, Rechnung getragen (Graf v. Westphalen,\n\nVertragsrecht und AGB-Klauselwerke, Einkaufsbedingungen Rdn. 74). Die Ge-\n\nschäftsbedingungen hat die Beklagte durch ausdrücklichen Hinweis in ihrem\n\nSchreiben vom 15. Januar 1987 unter Beifügung eines Exemplars wirksam zum\n\nGegenstand ihres Vertrags mit der H. & B. GmbH gemacht. Die Anforde-\n\nrungen, welche die höchstrichterliche Rechtsprechung (u.a. BGHZ 102, 293,\n\n304; BGHZ 117, 190, 194) an die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbe-\n\ndingungen im kaufmännischen Verkehr stellt, sind erfüllt.\n\n(2) Ohne Erfolg beanstandet die Revision, das Berufungsgericht weite\n\ndie Geheimhaltungspflicht gemäß Nr. 9.1 in unzulässiger und unzutreffender\n\nWeise aus, wenn es annehme, daß sich die Pflicht der H. r & B. GmbH\n\nnicht nur auf die Unterlagen der E. B. GmbH, sondern darüber hinaus\n\nauch auf die Unterlagen der Beklagten erstrecke.\n\nDas Berufungsgericht hat seine Feststellungen aufgrund einer Ausle-\n\ngung des zwischen der Beklagten und der H. & B. GmbH geschlossenen\n\nVertrags getroffen. Diese ist als tatrichterliche Würdigung in der Revisionsin-\n\nstanz nur beschränkt daraufhin überprüfbar, ob dabei gesetzliche oder allge-\n\nmein anerkannte Auslegungsregeln, die Denkgesetze oder allgemeine Erfah-\n\nrungssätze verletzt sind oder die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht, etwa\n\nindem unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften wesentliches Auslegungs-\n\nmaterial außer acht gelassen wurde (u.a. Sen.Urt. v. 25.2.1992 - X ZR 88/90,\n\nNJW 1992, 1967, 1968). Solche Fehler zeigt die Revision nicht auf. Das Beru-\n\nfungsgericht hat entscheidend darauf abgehoben, daß die Beklagte den Inhalt\n\nder Einkaufsbedingungen in einer für die H. & B. GmbH eindeutig er-\n\nkennbaren Weise zum Gegenstand ihres eigenen Vertragsangebots gemacht\n\nhat, so daß die Bedingungen von dieser wie eigene der Beklagten zu betrach-\n\nten gewesen seien. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die in dem\n\nmaßgeblichen Bestellschreiben gewählte Formulierung \"alle vertraglichen Ver-\n\neinbarungen zwischen der Fa. E. B. GmbH und der Fa. O. \n\nS. GmbH ... haben in gleicher Weise Gültigkeit für den Vertrag zwi-\n\nschen der Fa. H. & B. GmbH und der Fa. O. S. GmbH\"\n\nspricht für das vom Berufungsgericht gefundene Auslegungsergebnis; durch\n\ndie gewählte Formulierung kommt zum Ausdruck, daß die Allgemeinen Ge-\n\nschäftsbedingungen der E. B. GmbH in die vertragliche Beziehung der\n\nBeklagten mit der H. & B. GmbH Eingang finden sollten. Eine dahin ge-\n\nhende Auslegung verstößt auch nicht - wie die Revision meint - gegen Denk-\n\ngesetze. Zwar mag es sein, daß die E. B. GmbH mit der Klausel in\n\nNr. 9.1 Satz 2 ihrer Einkaufsbedingungen ihre Vertragspartner verpflichten\n\nwollte, ihrerseits Unterlieferanten zu verpflichten, ihre Unterlagen vertraulich zu\n\nbehandeln. Mit der in dem Schreiben vom 15. Januar 1987 gewählten Formu-\n\nlierung hat sich die Beklagte jedoch nicht auf eine entsprechende Verpflichtung\n\nihres Unterlieferanten beschränkt. Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich nicht\n\nauf die Unterlagen der E. B. GmbH, sondern ganz allgemein auf die An-\n\ngebotsunterlagen des Bestellers.\n\nbb) Erfolg hat die Revision jedoch, soweit das Berufungsgericht ange-\n\nnommen hat, auch die E. B. GmbH habe sich gegenüber der Beklagten\n\nzur Geheimhaltung der Diensterfindung verpflichtet.\n\nDie Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht dessen Annah-\n\nme, die VDMA-Bedingungen seien Bestandteil des zwischen der Beklagten und\n\nder E. B. GmbH geschlossenen Vertrages geworden. Die Bezugnahme\n\nauf die VDMA-Bedingungen war zwar in den Schreiben der Beklagten vom 1.\n\nund 27. Oktober 1986 enthalten, mit denen die Beklagte der E. B. GmbH\n\nein Angebot zur Lieferung der Drahtvortriebsvorrichtung unterbreitete. Aus der\n\nBestellung der E. B. GmbH ergab sich jedoch ihr Widerspruch gegen die\n\nVereinbarung der VDMA-Bedingungen insgesamt, den das Berufungsgericht\n\nbei seinen Erwägungen unberücksichtigt gelassen hat. Die dem Bestellschrei-\n\nben der E. B. GmbH vom 19. Dezember 1986 beigefügten Allgemeinen\n\nEinkaufsbedingungen enthalten im zweiten Absatz eine Abwehrklausel mit fol-\n\ngendem Wortlaut:\n\n\"Anders lautende Bedingungen des Lieferanten gelten nur, wenn\n\nsie von uns ausdrücklich anerkannt und schriftlich bestätigt wer-\n\nden\".\n\nDamit könnte die E. B. GmbH für die Beklagte unmißverständlich\n\nzum Ausdruck gebracht haben, daß ihre Einkaufsbedingungen gelten sollen\n\nund für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten kein Raum sein\n\nsolle (vgl. Sen.Urt. v. 24.10.2000 - X ZR 42/99, NJW-RR 2001, 484, 485 unter\n\nHinweis auf BGH, Urt. v. 19.6.1991 - VIII ZR 149/90, NJW 1991, 2633, 2634 f.).\n\nDurch eine solche allgemein gehaltene Abwehrklausel sollen grundsätzlich\n\nnicht nur widersprechende, sondern auch zusätzliche ergänzende Klauseln\n\nausgeschlossen werden (Sen.Urt. v. 24.10.2000, aaO; BGH, Urt. v. 20.3.1985\n\n- VIII ZR 327/83, NJW 1985, 1838, 1840). Die Bestellung der E. B. \n\nGmbH vom 19. Dezember 1986 enthielt möglicherweise ein modifiziertes An-\n\ngebot an die Beklagte; die Beklagte bestätigte am 20. Februar 1987 den er-\n\nteilten Auftrag unter Beifügung ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen, die je-\n\ndoch weder ein Geheimhaltungsgebot noch eine Bezugnahme auf die VDMA-\n\nBedingungen enthielten.\n\nBereits aus diesen Gründen ist das angefochtene Urteil insoweit aufzu-\n\nheben, als der Kläger Rechnungslegung über Benutzungshandlungen für den\n\nZeitraum nach dem 5. August 1996 verlangt.\n\nIV. 1. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, die Beklagte sei dem\n\nKläger zum Schadensersatz verpflichtet. Die Beklagte habe in dem Einspruchs-\n\nBeschwerdeverfahren über das Klagepatent die Behauptungen der Einspre-\n\nchenden zu offenkundigen Vorbenutzungen zu Unrecht zugestanden. Die Be-\n\nklagte habe auch schuldhaft gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erfor-\n\nderlichen Sorgfalt habe sie aus ihren Vertragsunterlagen erkennen können,\n\ndaß im Winter 1986/87 sowohl die E. B. GmbH als auch die H. \n\n& B. GmbH zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen seien. Da dem Klagepa-\n\ntent keine patenthindernden offenkundigen Benutzungen entgegengestanden\n\nhätten, wäre das Klagepatent nicht widerrufen worden, wenn entweder die Be-\n\nklagte es gehörig verteidigt oder sie dem Kläger durch rechtzeitige Übertra-\n\ngung die Möglichkeit verschafft hätte, es seinerseits gehörig zu verteidigen.\n\nAuch auf eine etwaige spätere Nichtigkeitsklage der Beklagten hin wäre das\n\nKlagepatent nicht vernichtet worden. Der Kläger habe durch das schuldhaft-\n\npflichtwidrige Verhalten der Beklagten einen Schaden erlitten, weil ihm jeden-\n\nfalls die sonst gegebene Möglichkeit genommen worden sei, mit der Beklagten\n\neinen Lizenzvertrag zu schließen und Lizenzgebühren zu verlangen.\n\n2. a) Soweit es um die Geheimhaltungsverpflichtung im Verhältnis zur\n\nE. B. GmbH geht, ist den Ausführungen des Berufungsgerichts zum Ver-\n\nschulden der Beklagten die Grundlage entzogen, weil eine Geheimhaltungs-\n\npflicht nicht rechtsfehlerfrei festgestellt ist.\n\nb) Im übrigen halten die Ausführungen des Berufungsgerichts zum Ver-\n\nschulden und zum Schaden im Ergebnis einer revisionsrechtlichen Nachprü-\n\nfung stand.\n\naa) Allerdings rügt die Revision zu Recht die Annahme des Berufungs-\n\ngerichts, die Beklagte habe pflichtwidrig im patentgerichtlichen Verfahren das\n\nFehlen einer Geheimhaltungsvereinbarung mit der H. & B. GmbH zuge-\n\nstanden. Die Beklagte hat in ihrem an das Bundespatentgericht gerichteten\n\nSchriftsatz vom 23. Februar 1996 lediglich zur Geheimhaltungsvereinbarung\n\nmit der E. B. GmbH Stellung genommen. Das Fehlen einer entsprechen-\n\nden Vereinbarung mit der H. & B. GmbH hat die Beklagte dagegen nicht\n\nzugestanden. Insbesondere liegt ein Geständnis im Sinne des § 288 ZPO mit\n\nder Rechtsfolge aus § 138 Abs. 3 ZPO auch nicht vor. In dem vom Amtsermitt-\n\nlungsgrundsatz (§ 87 Abs. 1 PatG) geprägten Verfahren vor dem Bundespa-\n\ntentgericht findet diese Vorschrift keine Anwendung (Busse, aaO, § 87 PatG\n\nRdn. 7).\n\nbb) Gleichwohl ist der vom Berufungsgericht der Beklagten gemachte\n\nSchuldvorwurf gerechtfertigt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts\n\nhat die Beklagte es pflichtwidrig unterlassen, die bestehende Geheimhaltungs-\n\npflicht der H. & B. GmbH im Beschwerdeverfahren vorzutragen, obwohl\n\nsie bei Durchsicht der Vertragsunterlagen hätte erkennen können und müssen,\n\ndaß eine solche bestand. Es ist anerkannt (Bartenbach/Volz, aaO, § 16 ArbEG\n\nRdn. 41; Volmer/Gaul, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 60), daß der Arbeitgeber ver-\n\npflichtet ist, während der dem Arbeitnehmererfinder nach § 16 Abs. 2 ArbEG\n\nzustehenden Überlegungsfrist alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um\n\ndem Arbeitnehmer das zu übertragende Recht in dem (Rechts-)Zustand zu er-\n\nhalten, in dem es sich zum Zeitpunkt der Mitteilung der Aufgabeabsicht befun-\n\nden hat. Dies gilt um so mehr, wenn der Arbeitnehmer durch sein Übertra-\n\ngungsverlangen die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Übertragung des\n\nSchutzrechts nach § 16 Abs. 1 ArbEG begründet hat. Der Arbeitgeber hat sich\n\nbis zur wirksamen Übertragung des Schutzrechts auf den Arbeitnehmererfinder\n\nmit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln um die Aufrechterhaltung des\n\nSchutzrechts zu bemühen. Diese aus § 16 ArbEG abzuleitende Obliegenheit\n\nbeinhaltet u.a., daß der Arbeitgeber in einem Einspruchsverfahren und beim\n\nnachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht,\n\nalle ihm zu Gebote stehende Verteidigungsmöglichkeiten zugunsten des Ar-\n\nbeitnehmererfinders ausschöpfen muß. Dazu gehört es auch, wenn in dem\n\nVerfahren offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht wird, durch Nachfrage\n\nbei den zuständigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maßgeblichen Ver-\n\ntragsunterlagen aufzuklären, ob etwa eine Geheimhaltungsvereinbarung be-\n\nsteht oder tatsächliche Umstände bekannt sind, aus denen eine Pflicht zur Ge-\n\nheimhaltung folgt. Dieser Verpflichtung zur Aufklärung des Sachverhalts ist die\n\nBeklagte - soweit es um die Geheimhaltungsvereinbarung im Verhältnis zur\n\nH. & B. GmbH geht - nicht in dem erforderlichen Maße nachgekommen.\n\nBei der gebotenen Durchsicht der Vertragsunterlagen hätte die Beklagte er-\n\nkennen können und müssen, daß aufgrund der für das Vertragsverhältnis gel-\n\ntenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Geheimhaltungspflicht be-\n\nstand. Jedenfalls bei dieser Sachlage führte dieser Sorgfaltspflichtverstoß der\n\nBeklagten dazu, daß sie es unterließ, die Tatsache einer bestehenden G e-\n\nheimhaltungsvereinbarung in das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespa-\n\ntentgericht einzuführen.\n\ncc) Die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es einen Scha-\n\nden des Klägers bejaht hat, begegnen keinen rechtlichen Bedenken. Bei einem\n\nVerfall des Schutzrechts kann der Schaden im Ausfall von Vergütungsansprü-\n\nchen liegen (Busse, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 26 m.w.N.). Die Revision kann\n\ndemgegenüber nicht mit Erfolg geltend machen, die Beklagte hätte im Falle der\n\nZurücknahme der Beschwerde durch die einsprechende H. & B. GmbH\n\nihrerseits eine Nichtigkeitsklage erhoben, die auch Erfolg gehabt hätte. Die\n\nRevision stützt sich hier auf Vortrag \n\nim Einspruchsschriftsatz vom\n\n28. November 1989 an das Deutsche Patentamt, der aus den oben genannten\n\nGründen nicht Prozeßstoff des gegenständlichen Verfahrens geworden ist. Im\n\nübrigen kommt es auch insoweit maßgeblich darauf an, ob eine Geheimhal-\n\ntungspflicht der E. B. GmbH bestand, die eine offenkundige Benutzung\n\nnach § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG ausschließen kann.\n\nV. 1. Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das Beru-\n\nfungsgericht zunächst der von ihm ausdrücklich offengelassenen Frage nach-\n\nzugehen haben, ob unabhängig von der in den VDMA-Bedingungen enthalte-\n\nnen Klausel aus tatsächlichen Gründen eine Geheimhaltungspflicht der E. \n\nB. GmbH gegenüber der Beklagten bestand. Dabei wird sich das Berufungs-\n\ngericht insbesondere mit der vom Landgericht bejahten stillschweigenden Ge-\n\nheimhaltungspflicht (vgl. Benkard/Ullmann, aaO, § 3 PatG Rdn. 68 m.w.N.)\n\nbefassen müssen.\n\n2. Sollte sich erweisen, daß eine Geheimhaltungspflicht auch der E. \n\nB. GmbH bestand, wird zu klären sein, ob die Beklagte das Bestehen einer\n\nsolchen Verpflichtung hätte erkennen können und müssen und ihr deshalb ein\n\nVerschulden zur Last fällt. In diesem Zusammenhang wird das Berufungsge-\n\nricht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Zurechnung des Wis-\n\nsens von Organvertretern im Verhältnis zur juristischen Person zu beachten\n\nhaben, da an den maßgeblichen Gesprächen der inzwischen verstorbene Ge-\n\nschäftsführer der Beklagten R. O. beteiligt war. Nach diesen Grundsät-\n\nzen muß sich die juristische Person das Wissen aller ihrer vertretungsberech-\n\ntigten Organwalter zurechnen lassen, selbst wenn das \"wissende\" Organmit-\n\nglied an dem betreffenden Rechtsgeschäft nicht selbst mitgewirkt hat bzw.\n\nnichts davon gewußt hat. Auch das Ausscheiden aus dem Amt oder der\n\nTod des Organvertreters steht dem Fortdauern der Wissenszurechnung nicht\n\nentgegen (BGH, Urt. v. 17.5.1995 - VIII ZR 70/94, NJW 1995, 2159, 2160;\n\nBGHZ 109, 327, 331; BGH, Urt. v. 31.1.1996 - VIII ZR 297/94, NJW 1996,\n\n1205, 1206).\n\nMelullis\n\nJestaedt\n\nScharen\n\nKeukenschrijver\n\nAsendorf","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZR_215-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2002-02-06/x-zr-215-00","cited_norms":[{"jurabk":"BGB","ref":"§ 280","ref_norm":"280","n":5},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":4},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 259","ref_norm":"259","n":3},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 87","ref_norm":"87","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 137","ref_norm":"137","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 138","ref_norm":"138","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 288","ref_norm":"288","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 551","ref_norm":"551","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 823","ref_norm":"823","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 271","ref_norm":"271","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 15","ref_norm":"15","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZR_215-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZR_215-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2002-02-06/x-zr-215-00","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZR_215-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 12:53:47.773492+00:00"}}