{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZB___1-00","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2000-07-18","aktenzeichen":"X ZB 1/00","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"PatG 1981 § 86 Abs. 2 Nr. 1 Ausweiskarte Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist ein Richter nicht von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen, der an einem Verfahren vor dem Patentamt mitgewirkt hat, wenn seine Mitwirkung nicht das Verfahren be- traf, in dem die Entscheidung ergangen ist, gegen die sich die Beschwerde richtet. In diesem Sinn geht dem Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nur das Einspruchsverfahren vor dem Patentamt voraus, in dem die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung ergangen ist.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nX ZB 1/00\n\nBESCHLUSS\n\nvom\n\n18. Juli 2000\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend das Patent 31 53 768\n\nNachschlagewerk:\n\nja\n\nBGHZ: nein\n\nPatG 1981 § 86 Abs. 2 Nr. 1\n\nAusweiskarte\n\nIm Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist ein Richter nicht von\n\nder Ausübung des Richteramts ausgeschlossen, der an einem Verfahren vor\n\ndem Patentamt mitgewirkt hat, wenn seine Mitwirkung nicht das Verfahren be-\n\ntraf, in dem die Entscheidung ergangen ist, gegen die sich die Beschwerde\n\nrichtet. In diesem Sinn geht dem Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem\n\nBundespatentgericht nur das Einspruchsverfahren vor dem Patentamt voraus,\n\nin dem die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung ergangen ist.\n\nBGH, Beschl. v. 18. Juli 2000 - X ZB 1/00 - Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Juli 2000 durch\n\nden Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis,\n\nScharen und Keukenschrijver\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 17. Senats\n\n(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom\n\n23. September 1999 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführe-\n\nrin zurückgewiesen.\n\nDer Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf\n\n 100.000,-- DM\n\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des aus einer am\n\n31. März 1993 erklärten Teilung des deutschen Patents 31 31 216 im Ein-\n\nspruchsbeschwerdeverfahren 17 W (pat) 11/91 vor dem Bundespatentgericht\n\nhervorgegangenen deutschen Patents 31 53 768 (Streitpatents), das eine\n\n\"Ausweiskarte\" betrifft. Das deutsche Patent 31 31 216 war zuvor durch Be-\n\nschluß der Patentabteilung 53 des Deutschen Patentamts vom 29. November\n\n1990 widerrufen worden; an dieser Entscheidung hatte als Vorsitzender der\n\nPatentabteilung der Diplomphysiker G. mitgewirkt.\n\nDas nach der Teilung entstandene Streitpatent wurde ebenfalls mit ei-\n\nnem Einspruch angegriffen, jedoch von der Patentabteilung 53 des Deutschen\n\nPatentamts in vollem Umfang aufrechterhalten. Das Bundespatentgericht hat\n\nauf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Einsprechenden das Streitpatent\n\nwiderrufen; an seiner Entscheidung hat Diplomphysiker G. als Vorsitzender\n\ndes 17. Senats des Bundespatentgerichts mitgewirkt. Mit ihrer nicht zugelasse-\n\nnen Rechtsbeschwerde begehrt die Patentinhaberin die Aufhebung der Ent-\n\nscheidung des Bundespatentgerichts und die Zurückverweisung der Sache an\n\ndieses Gericht.\n\nII. 1. Die Rechtsbeschwerde, mit der geltend gemacht wird, an der an-\n\ngefochtenen Entscheidung habe ein Richter mitgewirkt, der kraft Gesetzes von\n\nder Ausübung des Richteramts ausgeschlossen gewesen sei, ist statthaft\n\n(§ 100 Abs. 3 Nr. 2 PatG) und auch im übrigen zulässig.\n\n2. Die Rechtsbeschwerde bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg, weil\n\nder geltend gemachte Rechtsbeschwerdegrund nicht vorliegt.\n\na) Gesetzliche Ausschließungsgründe, die einer Mitwirkung des Vorsit-\n\nzenden Richters Diplomphysiker G. an der angefochtenen Entscheidung\n\nentgegengestanden hätten, greifen bei sachgerechter Auslegung der maßgeb-\n\nlichen Ausschließungsregelung in § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG nicht ein. Diese Aus-\n\nschließungsgründe beruhen wie die Möglichkeit, einen Richter wegen Besorg-\n\nnis der Befangenheit abzulehnen, auf dem allgemeinen Gedanken, daß ein\n\nRichter dann nicht am Verfahren teilnehmen soll, wenn aus der Sicht eines\n\nvernünftigen Beteiligten Anlaß besteht, an der Unbefangenheit des Richters zu\n\nzweifeln. Bei den in der Zivilprozeßordnung geregelten Ausschließungsgrün-\n\nden, auf die § 81 Abs. 1 PatG verweist, wie bei den weiteren besonderen Aus-\n\nschließungsgründen für das patentgerichtliche Verfahren handelt es sich um\n\nFälle, bei denen typischerweise Anlaß bestehen kann, an der Unbefangenheit\n\ndes Richters zu zweifeln und bei denen der Gesetzgeber deshalb von vornher-\n\nein und ausnahmslos die Ausschließung des Richters angeordnet hat. Die\n\nAusschließungsregelungen greifen dabei nur bestimmte typische Sachverhalte\n\nauf und schränken das in jedem Fall der Besorgnis der Befangenheit beste-\n\nhende Recht der Beteiligten, einen Richter abzulehnen, nicht ein. Schon von\n\ndaher sind die Ausschließungsgründe grundsätzlich eng auszulegen; dies ent-\n\nspricht auch gefestigter Rechtsprechung (Sen.Beschl. v. 9.2.1993 - X ZB 7/92,\n\nGRUR 1993, 466 f. - fotovoltaisches Halbleiterbauelement; BGH, Urt. v.\n\n4.12.1989 - RiZ (R) 5/89, NJW 1991, 425; vgl. Stein/Jonas/Bork, ZPO,\n\n21. Aufl., § 41 Rdn. 6 m.w.N. in Fußn. 9; Musielak/Smid, ZPO, § 41 Rdn. 4).\n\na) Der Vorsitzende Richter G. war nicht kraft Gesetzes von der Mit-\n\nwirkung im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ausgeschlos-\n\nsen. Er hat nicht bei dem vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamt\n\nmitgewirkt (§ 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG). Zunächst handelte es sich bei der Ent-\n\nscheidung über den Einspruch gegen das Patent 31 31 216 (Stammpatent) um\n\neine Mitwirkung an dem dieses Patent betreffenden Verfahren vor dem Patent-\n\namt und nicht an einem das Streitpatent betreffendes Verfahren. Dies steht al-\n\nlerdings der Anwendung der genannten Bestimmung für sich noch nicht ohne\n\nweiteres entgegen; denn erst nach dieser Mitwirkung hat die Patentinhaberin\n\ndie Teilung dieses Patents (des Stammpatents) erklärt. Wie der Senat bereits\n\nentschieden hat, liegt eine Mitwirkung an dem vorausgegangenen Verfahren im\n\nSinn der genannten Bestimmung auch dann vor, wenn sich die spätere Ent-\n\nscheidung, an der der Richter mitgewirkt hat, auf eine Patentanmeldung be-\n\nzieht, die als Teilungsanmeldung aus einer Stammanmeldung hervorgegangen\n\nist, bei der hinsichtlich dieses Richters die Voraussetzungen des § 81 Abs. 2\n\nNr. 1 PatG bereits vor der Erklärung der Teilung erfüllt waren (Sen.Beschl. v.\n\n30.6.1998 - X ZB 30/97, GRUR 1999, 43 f. - ausgeschlossener Richter). Dem\n\nliegt die Überlegung zugrunde, daß bei einer Teilung der Anmeldung (§ 39\n\nPatG) bis zum Zeitpunkt der Teilungserklärung das Prüfungsverfahren zugleich\n\nauch das vorausgegangene Prüfungsverfahren für die auf Grund der Teilungs-\n\nerklärung entstandene Anmeldung darstellt (Senat, aaO).\n\nIm vorliegenden Fall liegt die Sache indessen anders. Hier ist nicht die\n\nTeilung der Anmeldung, sondern erst die Teilung des Patents im Ein-\n\nspruchs(beschwerde)verfahren erklärt worden. Dies hatte zur Folge, daß der\n\nabgetrennte Teil als Anmeldung galt, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden\n\nwar (§ 60 Abs. 1 Satz 1 PatG), mithin das Verfahren über die Teilanmeldung\n\nohne weiteres in das Stadium des Erteilungsverfahrens vor dem Patentamt zu-\n\nrückfiel (Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 149\n\n- Informationsträger), das mit der im Sinn des § 58 Abs. 1 Satz 2 PatG Wirkun-\n\ngen entfaltenden Patenterteilung zum Abschluß kam. Der Einspruch gegen das\n\nStreitpatent leitete dann ein - jedenfalls im Sinn der Regelung des § 86 Abs. 1\n\nNr. 1 PatG - weiteres Verfahren ein, dem gegenüber sich das Erteilungsverfah-\n\nren nicht mehr als das vorausgegangene darstellt. Unter dem vorausgegange-\n\nnen Verfahren ist nur das die nämliche Sache betreffende erstinstanzliche\n\nVerfahren vor dem Patentamt in einem förmlich-prozessualen Sinn zu verste-\n\nhen, in dem die den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildende Ent-\n\nscheidung ergangen ist (Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 86 PatG Rdn. 9\n\nunter Hinweis auf BPatGE 20, 116). In diesem Sinn geht jedenfalls seit der\n\nVerselbständigung des Einspruchsverfahrens durch das Gemeinschaftspatent-\n\ngesetz mit Wirkung vom 1. Januar 1981 dem Einspruchsbeschwerdeverfahren\n\nvor dem Bundespatentgericht nur das Einspruchsverfahren vor dem Patentamt\n\nvoraus, in dem die Entscheidung ergangen ist, gegen die sich die Beschwerde\n\nrichtet, nicht aber auch das Erteilungsverfahren, das zur Erteilung des Patents\n\ngeführt hat, gegen das sich der Einspruch richtete (Busse, PatG, 5. Aufl., § 86\n\nPatG Rdn. 13; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 86 Rdn. 8; Mes, PatG GebrMG, § 86\n\nRdn. 6). Dies entspricht auch der bisherigen Praxis des beschließenden Se-\n\nnats, der in bezug auf die Bestimmung des § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG ausdrücklich\n\ndarauf verwiesen hat, daß es beim Einspruchsverfahren nicht mehr um die\n\nPatenterteilung, sondern nach der Patenterteilung nur um den Widerruf oder\n\ndie Aufrechterhaltung des Patents geht (Sen., aaO - fotovoltaisches Halbleiter-\n\nbauelement). Die im vorliegenden Fall erfolgte Mitwirkung liegt zudem von dem\n\nvorausgegangenen Verfahren noch weiter ab; denn sie ist nicht in dem der Er-\n\nteilung des Streitpatents zugrundeliegenden Verfahren erfolgt, sondern in dem\n\nEinspruchsverfahren über das Patent 31 31 216, in dem die Teilung erklärt\n\nwurde, aus der die zum Streitpatent führende Anmeldung hervorgegangen ist.\n\nDie Rechtsbeschwerdeführerin leitet zu Unrecht aus dem Umstand, daß\n\nin der letztgenannten Senatsentscheidung die mitwirkenden Richter im Ertei-\n\nlungsverfahren erst in der Beschwerdeinstanz mitgewirkt hatten, eine abwei-\n\nchende Beurteilung ab. Es besteht schon deshalb kein sachlicher Anlaß, die\n\nFrage, ob die Mitwirkung in einem vorausgegangenen Verfahren (gleich wel-\n\ncher Instanz) erfolgt ist, danach zu beurteilen, ob die Mitwirkung in erster oder\n\nzweiter Instanz stattgefunden hat, weil die hier einschlägige Regelung anders\n\nals die in § 41 Nr. 6 ZPO nicht darauf abstellt, ob der Richter an der angefoch-\n\ntenen Entscheidung mitgewirkt hat. In welcher Instanz der Richter mitgewirkt\n\nhat, kann allein für die Frage von Bedeutung sein, ob der Richter \"vor dem\n\nPatentamt\" mitgewirkt hat, wie es die Bestimmung weiter verlangt. Zudem kann\n\nnicht außer Betracht bleiben, daß die gesetzliche Regelung nicht von \"einem\",\n\nsondern von \"dem\" vorausgegangenen Verfahren spricht. Dies schließt es ent-\n\ngegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde aus, die Bestimmung dahin aus-\n\nzulegen, daß sie sich auf jegliches zeitlich und im Verfahrensablauf vorange-\n\ngangene Verfahren beziehe. Mit der vorliegend zugrunde gelegten Auslegung\n\nwird auch der (von der für das Nichtigkeitsverfahren geltenden weitergehenden\n\nBestimmung in § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG in der Fassung des Gemeinschaftspa-\n\ntentgesetzes deutlich abweichende) Wortlaut der Regelung ausgeschöpft.\n\nJedenfalls unter der seit 1981 geltenden Rechtslage ist auch der Hin-\n\nweis der Rechtsbeschwerde auf die Entstehungsgeschichte der Regelung in\n\n§ 86 Abs. 2 PatG nicht geeignet, deren Auffassung zu stützen. Auch wenn der\n\nRechtsbeschwerde darin beizutreten sein wird, daß es Sinn der Regelung ist,\n\nwie im Verwaltungsprozeßrecht zu verhindern, daß ein und dieselbe Person als\n\nVerwaltungsbeamter und als Richter in einer Sache tätig wird, kann daraus\n\nnicht abgeleitet werden, daß das Patenterteilungsverfahren und das Ein-\n\nspruchsverfahren im Sinn der Bestimmung als Einheit zu betrachten wären.\n\nDas Verhältnis dieser Verfahren ist dem von Verwaltungsverfahren und Wider-\n\nspruchsverfahren jedenfalls insoweit nicht vergleichbar. Daß unter der bis Ende\n\n1980 geltenden Rechtslage das Erteilungsverfahren und das Einspruchsver-\n\nfahren als Einheit angesehen wurden, spricht für die geltende Regelung nicht\n\nfür die Auffassung der Rechtsbeschwerde, weil diese verfahrensrechtliche Ein-\n\nheitlichkeit durch die Neuregelung aufgebrochen wurde. Daß das Patentertei-\n\nlungsverfahren und das Einspruchsverfahren unter anderen rechtlichen Ge-\n\nsichtspunkten, etwa in Abgrenzung zum patentgerichtlichen Verfahren, gleich-\n\nwohl als Einheit angesehen werden können, wird damit nicht in Frage gestellt\n\n(vgl. zu Art. II, § 8, IntPatÜG, Sen.Beschl. v. 22.2.1994 - X ZB 15/92, GRUR\n\n1994, 439 - Sulfonsäurechlorid).\n\nSchließlich ist auch der von der Rechtsbeschwerde angeführte Ge-\n\nsichtspunkt, es erscheine widersinnig, daß der Gesetzgeber anläßlich der Än-\n\nderung der Regelung in § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG durch das Gemeinschaftspa-\n\ntentgesetz zugleich den Ausschließungsgrund in Nr. 2 habe erweitern, den in\n\nNr. 1 aber habe einschränken wollen, schon deshalb nicht stichhaltig, weil sich\n\neine mögliche Einengung der Regelung in Nr. 1 als Reflex aus der Neubestim-\n\nmung des Verhältnisses des Erteilungs- und des Einspruchsverfahrens und\n\nnicht aus einem insoweit zielgerichteten Vorgehen des Gesetzgebers ergab,\n\nauf dessen subjektive Absichten es für die Auslegung der Bestimmung zudem\n\nallenfalls nachrangig ankommen kann.\n\nIII. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2\n\nPatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich erach-\n\ntet.\n\nRogge\n\nJestaedt\n\nMelullis\n\nScharen\n\nKeukenschrijver","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZB___1-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-07-18/x-zb-1-00","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 86","ref_norm":"86","n":9},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 81","ref_norm":"81","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 60","ref_norm":"60","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 100","ref_norm":"100","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 41","ref_norm":"41","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 39","ref_norm":"39","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 109","ref_norm":"109","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 58","ref_norm":"58","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZB___1-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZB___1-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-07-18/x-zb-1-00","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2000/X_ZB___1-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 11:20:52.582033+00:00"}}