{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_177-98","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2001-03-20","aktenzeichen":"X ZR 177/98","doktyp":"Urteil","leitsatz":"PatG 1981 § 64; EPÜ Art. 68 Verkündet am: 20. März 2001 Fritz Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Trigonellin Wird ein europäisches Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland sowohl in einem deutschen Beschränkungsverfahren als auch im europäischen Einspruchsverfahren beschränkt, verbleibt als geschützt nur das, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht. EPÜ Art. 56 (entsprechend PatG 1981 § 4) Die Zugabe eines weiteren Stoffs zur Rezeptur eines Heilmittels, durch die eine verbesserte Wirkung des Heilmittels nicht zu erwarten war, kann zur erfinderi- schen Tätigkeit nichts beitragen, wenn eine verbesserte Wirkung erwartungs- gemäß durch diese Zugabe nicht eintritt.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nX ZR 177/98\n\nURTEIL\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nNachschlagewerk: ja\n\nBGHZ : ja\n\nPatG 1981 § 64; EPÜ Art. 68\n\nVerkündet am:\n20. März 2001\nFritz\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nTrigonellin\n\nWird ein europäisches Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland\n\nsowohl in einem deutschen Beschränkungsverfahren als auch im europäischen\n\nEinspruchsverfahren beschränkt, verbleibt als geschützt nur das, was zugleich\n\nnach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht.\n\nEPÜ Art. 56 (entsprechend PatG 1981 § 4)\n\nDie Zugabe eines weiteren Stoffs zur Rezeptur eines Heilmittels, durch die eine\n\nverbesserte Wirkung des Heilmittels nicht zu erwarten war, kann zur erfinderi-\n\nschen Tätigkeit nichts beitragen, wenn eine verbesserte Wirkung erwartungs-\n\ngemäß durch diese Zugabe nicht eintritt.\n\nBGH, Urteil vom 20. März 2001 – X ZR 177/98 – Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 16. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die\n\nRichter Dr. Melullis, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter\n\nDr. Meier-Beck\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung des Klägers wird das Urteil des 3. Senats (Nich-\n\ntigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 5. Mai 1998 abge-\n\nändert:\n\nDas europäische Patent 0 289 639 wird mit Wirkung für die Bun-\n\ndesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.\n\nDie Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Beklagten sind eingetragene Inhaber des am 7. Mai 1987 angemel-\n\ndeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen\n\nPatents 0 289 639 (Streitpatents), das die “Verwendung von Trigonellin zum\n\nWiederbeleben und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses” betrifft. In\n\nder Fassung des erteilten Patents lautete Patentanspruch 1 in der Verfahrens-\n\nsprache Deutsch:\n\n“Verwendung von Trigonellin als Mittel zur Wiederbelebung und\n\nzum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen.”\n\nDurch Beschluß des Deutschen Patentamts vom 14. Mai 1993 ist das\n\nStreitpatent auf Antrag der Patentinhaber beschränkt worden. Im Einspruchs-\n\nverfahren vor dem Europäischen Patentamt ist es später – mit einem geson-\n\nderten Anspruchssatz für die Bundesrepublik Deutschland – ebenfalls be-\n\nschränkt worden. Der einzige Patentanspruch lautet nach der Entscheidung\n\ndes Deutschen Patentamts:\n\n“Verwendung von Trigonellin als Mittel zur Wiederbelebung und\n\nzum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen\n\nzusammen mit Riboflavin und/oder Nicotinamid und/oder Calcium-\n\npantothenat und/oder Folsäure.”\n\nIn der Fassung, die das Streitpatent im europäischen Einspruchsverfah-\n\nren erhalten hat, lautet Patentanspruch 1, an den sich zwei weitere Patentan-\n\nsprüche anschließen:\n\n“1. Verwendung von Trigonellin zusammen mit Riboflavin und/oder\n\nNicotinamid und/oder Calciumpantothenat und/oder Folsäure\n\nzum Herstellen eines peroral einzunehmenden, kapselierten\n\nMittels zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken\n\ndes Haarwuchses bei Lebewesen.”\n\nDer Kläger hat unter Hinweis auf die nachveröffentlichte ältere deutsche\n\nPatentanmeldung 36 03 601 sowie auf zahlreiche Veröffentlichungen, die bis\n\nauf das Jahr 1543 zurückreichen, geltend gemacht, der Gegenstand des Pa-\n\ntentanspruchs 1 wie der abhängigen Patentansprüche 2 und 3 des Streitpa-\n\ntents sei nicht neu, jedenfalls habe es aber keines erfinderischen Zutuns be-\n\ndurft, um ihn aufzufinden. Die Beklagten haben das Patent nur eingeschränkt\n\nverteidigt; der verteidigte Patentanspruch 1 lautet:\n\n“1. Verwendung von Trigonellin zusammen mit Calciumpanto-\n\nthenat und/oder Folsäure zum Herstellen eines peroral einzu-\n\nnehmenden, kapselierten Mittels zur Wiederbelebung und zum\n\nAnregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen.”\n\nDas Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit\n\nes über die verteidigte Fassung hinausging. Im übrigen hat es die Klage abge-\n\nwiesen. Hiergegen wendet sich die Berufung des Klägers, der sich im Beru-\n\nfungsverfahren auch auf mangelnde Ausführbarkeit und Brauchbarkeit sowie\n\ndarauf stützt, daß die Patentansprüche 2 und 3 den Schutzbereich des Streit-\n\npatents erweiterten. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen.\n\nProfessor \n\nDr. \n\nE. \n\nL. , \n\n , hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schrift-\n\nliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und\n\nergänzt hat.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie zulässige Berufung des Klägers führt zur Nichtigerklärung des\n\nStreitpatents in vollem Umfang. Daß sich der Kläger dabei auf weitere Nichtig-\n\nkeitsgründe als in erster Instanz stützt, stellt eine sachdienliche Klageänderung\n\ndar. Diese ist auch in zweiter Instanz zulässig (vgl. Sen.Urt. v. 24.6.1997\n\n– X ZR 13/94, bei Bausch Bd. I S. 327, 334 – Auspreßvorrichtung; Sen.Urt. v.\n\n7.6.1994 - X ZR 82/91, bei Bausch Bd. I S. 27, 29 – thermoplastische Formma-\n\nssen).\n\nI. 1. Gegenstand der Prüfung im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren ist\n\nnur noch die beschränkt verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1, wie sie im\n\nUrteilsausspruch des angefochtenen Urteils formuliert ist. Diese Fassung trägt\n\nallen früheren Einschränkungen im nationalen deutschen Beschränkungsver-\n\nfahren wie im europäischen Einspruchsverfahren Rechnung. Insoweit bestehen\n\nkeine Bedenken unter dem Gesichtspunkt einer etwaigen unzulässigen Erwei-\n\nterung. Darüber besteht auch zwischen den Parteien kein Streit.\n\nDas Streitpatent ist sowohl durch den bestandskräftig gewordenen Be-\n\nschränkungsbeschluß des Deutschen Patentamts als auch durch die be-\n\nschränkte Aufrechterhaltung im europäischen Einspruchsverfahren geändert\n\nworden. Beide Änderungen sind für das weitere Verfahren zu beachten (vgl.\n\nzur Zulässigkeit von Beschränkungen europäischer Patente nach § 64 PatG\n\nSen.Urt. v. 7.2.1995 – X ZR 58/93, BlPMZ 1995, 322 – Isothiazolon; Sen.Urt. v.\n\n11.6.1996 – X ZR 76/93, GRUR 1996, 862 – Bogensegment). Für die Ent-\n\nscheidung über den Einspruch folgt dies ohne weiteres aus der in Art. 68 EPÜ\n\ngeregelten Wirkung der in Bestandskraft erwachsenen beschränkt aufrechter-\n\nhaltenden Entscheidung. Die Konkurrenz der Entscheidungen im nationalen\n\nBeschränkungsverfahren und im europäischen Einspruchsverfahren ist gesetz-\n\nlich nicht geregelt. Da von der Wirksamkeit beider Entscheidungen auszuge-\n\nhen ist, müssen schon zur Vermeidung der Gefahr späterer Erweiterungen\n\ndurch eine weniger oder anders beschränkende zweite Entscheidung beide\n\nBeschränkungen beachtlich sein. Demnach kann als geschützt insgesamt nur\n\ndas verbleiben, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz\n\nsteht.\n\n2. Nach der Fassung des Patentanspruchs 1 des erteilten Patents eben-\n\nso wie nach der im Beschränkungsverfahren erfolgten Änderung soll sich der\n\nSchutz noch allgemein auf die “Verwendung von Trigonellin als Mittel zur Wie-\n\nderbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewe-\n\nsen” beziehen. Demgegenüber ist es lediglich eine Einschränkung, wenn in\n\ndem verteidigten Patentanspruch ebenso wie in Patentanspruch 1 nach der\n\nFassung im Einspruchsverfahren lediglich die Verwendung von Trigonellin zum\n\nHerstellen eines Mittels zu einem therapeutischen Zweck unter Schutz gestellt\n\nist. Die Verwendung eines Stoffs für die Herstellung eines Mittels zu einem sol-\n\nchen Zweck ist patentrechtlich bereits Verwendung des Stoffs zu diesem\n\nZweck; diese Verwendung besteht nach der Rechtsprechung des erkennenden\n\nSenats zwar noch nicht in der Herstellung eines für diesen Zweck objektiv ge-\n\neigneten Stoffs oder Mittels, wohl aber in dessen zusätzlicher sinnfälliger (“au-\n\ngenfälliger”) Herrichtung (BGHZ 88, 209, 211, 215 – Hydropyridin m.w.N.). Ei-\n\nne solche sinnfällige Herrichtung hat der Senat etwa in der auf den speziellen\n\nVerwendungszweck abgestellten Formulierung und Konfektionierung eines\n\nMedikaments sowie in der Dosierung und gebrauchsfertigen Verpackung ge-\n\nsehen (BGHZ 68, 156, 181 – Benzolsulfonylharnstoff; BGH, Beschl. v. 3.6.1982\n\n– X ZB 21/81, GRUR 1982, 548 – Sitosterylglykoside). Mit der Umformulierung\n\ndes Patentanspruchs im Einspruchsverfahren sollte lediglich beschränkend auf\n\nder Grundlage der zuvor ergangenen Beschwerdeentscheidung (EPA T 143/94\n\nABl. EPA 1996, 430 = GRUR Int. 1996, 1154 – Trigonellin/MAI) dem Umstand\n\nRechnung getragen werden, daß es sich bei der vorgeschlagenen Behandlung\n\nvon Haarausfall um eine therapeutische Maßnahme handelt, die nach Art. 52\n\nAbs. 4 EPÜ (ebenso wie nach § 5 Abs. 2 PatG) nicht geschützt werden kann.\n\nNach der von der Praxis des Senats abweichenden grundlegenden Entschei-\n\ndung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts G 1/83\n\n(ABl. EPA 1985, 160 = GRUR Int. 1985, 193 – Zweite medizinische Indikation)\n\nkann in solchen Fällen nicht jede Verwendung zu einem bestimmten erfinderi-\n\nschen neuen Zweck, sondern nur die Verwendung zur Herstellung eines Mittels\n\nfür einen solchen Zweck geschützt werden. Die Herstellung des Mittels ent-\n\nspricht im wesentlichen der sinnfälligen Herrichtung im Sinn der Rechtspre-\n\nchung des Senats. Das eine wie das andere fiel bereits unter den zunächst\n\nallgemeiner formulierten Verwendungsschutz.\n\n3. Eine sachliche und als solche unbedenklich zulässige Einschränkung\n\nohne gleichzeitige unzulässige Erweiterung liegt ferner darin, daß nach dem\n\nverteidigten Patentanspruch 1 die Verwendung von Trigonellin nur noch zu-\n\nsammen mit Calciumpantothenat und/oder Folsäure geschützt sein soll. Diese\n\nKombinationen waren – neben weiteren Alternativen – bereits in allen früheren\n\nFassungen und im erteilten Patent in den Patentansprüchen 1 und 3 erfaßt.\n\nDie weitere Einschränkung auf die Formulierung eines peroral einzunehmen-\n\nden kapselierten Mittels ist bereits im europäischen Einspruchsverfahren er-\n\nfolgt und in der Beschreibung des erteilten Patents als bevorzugte Ausfüh-\n\nrungsform genannt.\n\nII. Das Streitpatent schützt somit in seiner noch verteidigten Fassung die\n\nVerwendung von Trigonellin (N-Methylnicotinsäure-betain), eines insbesondere\n\nim Samen des Bockshornklees (Trigonella foenum graecum L.) vorkommenden\n\nund aus diesem zu gewinnenden Alkaloids (einer Verbindungsgruppe, die\n\nStickstoff enthält und im wäßrigen Milieu im allgemeinen eine Verschiebung\n\nder Wasserstoffionenkonzentration zum Alkalischen bewirkt), der Summenfor-\n\nmel C7H7O2N-H2O, zusammen mit mindestens einem der Stoffe Calciumpanto-\n\nthenat, einem aus der Pantothensäure (C9H16NO5) abgeleiteten Salz, und Fol-\n\nsäure (C19H19N7O6), die der B2-Vitamingruppe zugerechnet wird. Diese Stoffe\n\nwerden patentgemäß zur Herstellung eines peroral einzunehmenden, kapse-\n\nlierten Mittels verwendet. Das Mittel dient wiederum zur Wiederbelebung und\n\nzum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen, wobei jeden-\n\nfalls in der vorgesehenen Konfektionierung praktisch die Anwendung beim\n\nMenschen allein wirtschaftliche Bedeutung hat.\n\nIII. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpa-\n\ntents mag im Hinblick auf die dem Stoff Trigonellin patentgemäß beigegebenen\n\nweiteren Stoffe Calciumpanthotenat und Folsäure in einem nicht ganz zu ver-\n\nnachlässigenden Grad geeignet sein, die erfindungsgemäßen Wirkungen her-\n\nbeizuführen. Er ist jedoch im Sinn des Nichtigkeitsgrunds des Art. II § 6 Abs. 1\n\nNr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52 ff. EPÜ nicht patentfä-\n\nhig. Er erfüllt nämlich die Anforderungen nicht, die an eine Bejahung der\n\nSchutzvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit (Art. 52 Abs. 1, 56 EPÜ) zu\n\nstellen sind. Diese setzt nach der Legaldefinition in Art. 56 Satz 1 EPÜ voraus,\n\ndaß sich die Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus\n\ndem Stand der Technik ergibt. Grundsätzlich ist dabei auf die Gesamtheit der\n\nMerkmale abzustellen (Senat BGHZ 122, 144, 152 – tetraploide Kamille; EPA T\n\n175/84 ABl. EPA 1989, 71, 73 – Kombinationsanspruch/KABELMETAL). Dies\n\ngilt jedoch nicht für solche Lösungsmerkmale, die zur Lösung der Aufgabe\n\nnichts beitragen (EPA T 37/82 ABl. EPA 1984, 71, 74 – Niederspannungs-\n\nSchalter/SIEMENS).\n\nDer Senat geht bei dieser Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von\n\nfolgenden Tatsachen aus:\n\nDie Verabreichung peroral einzunehmender, kapselierter Mittel zur För-\n\nderung des Haarwachstums war bekannt. Das gilt etwa für das Mittel “Pantovi-\n\ngar”, das, wie der Nichtigkeitskläger nachgewiesen hat, in Kapselform vor dem\n\nPrioritätszeitpunkt u.a. für verschiedene Anwendungsgebiete bei Haarausfall\n\nvertrieben worden ist. Dieses Mittel enthielt u.a. den auch in Patentanspruch 1\n\ndes Streitpatents genannten Wirkstoff Calciumpantothenat. Zudem wird die\n\nGabe von Calciumpanthotenat bei Störungen des Haarwuchses auch in ande-\n\nren Literaturstellen beschrieben, so von Hirsch, Das Haar des Menschen,\n\nJournal für medizinische Kosmetik (1956), 351 ff., und in Römpps Chemie-\n\nLexikon,\n\n8. Aufl. 1979, S. 571. Auch die Gabe von Folsäure zu diesem Zweck ist, wie\n\nder gerichtliche Sachverständige unter Hinweis auf die Erläuterungen in\n\nRömpps Chemie-Lexikon zur Folsäure wie zu der chemisch dieser eng ver-\n\nwandten Folinsäure und auf den zitierten Aufsatz von Hirsch zur Überzeugung\n\ndes Senats erläutert hat, für den Fachmann, einen Pharmazeuten mit Kennt-\n\nnissen auf dem Gebiet der pharmazeutischen Technologie, der pharmazeuti-\n\nschen Biologie und der Pharmakologie, zumindest als naheliegend anzusehen.\n\nEs liegt auf der Hand und der Senat ist überzeugt davon, daß auch insoweit\n\nwie bei allen Vitaminpräparaten des Vitamin-B-Komplexes eine perorale An-\n\nwendung in verkapselter Form in naheliegender Weise in Betracht kam; auch\n\ndie Beklagten haben das nicht in Zweifel gezogen.\n\nWas die Gabe von Trigonellin betrifft, liegen die Umstände anders. Al-\n\nlerdings ist eine äußerliche Anwendung des in der Volksmedizin seit dem Al-\n\ntertum bekannten Bockshornklees und damit jedenfalls mittelbar des in dessen\n\nSamen enthaltenen Stoffs Trigonellin als Haarwuchsmittel wiederholt beschrie-\n\nben worden, so in der 1985 veröffentlichten französischen Patentanmeldung\n\n2 551 972 (Einreibung mit einer Flüssigkeit, die u.a. zerriebenen Bockshorn-\n\nkleesamen enthält), bei Willfort, Gesundheit durch Heilkräuter (1969), S. 270 f.\n\n(“Äußerlich wird der Samenaufguß bei Haarschwund ... mit Erfolg genommen.\n\n... Der zerstoßene Samen, mit Olivenöl zu einem Brei vermengt und damit die\n\nKopfhaut oft und gründlich eingerieben, unterbricht den Haarausfall und läßt\n\nneue Haare wieder wachsen, wenn nicht tiefere Ursachen den Haarausfall\n\nauslösten.”),\n\nMadaus, Lehrbuch der biologischen Heilmittel, Bd. II (1938), S. 1365 (“In der\n\nindischen Volksmedizin wendet man Bockshornklee in Öl aufgeweicht zur För-\n\nderung des Haarwuchses an ...”) und S. 1366 (“Dänemark: ... äußerlich gegen\n\nKopfschuppen und Haarausfall ...”) sowie in mehreren Kräuterbüchern der Re-\n\nnaissancezeit. Alle diese Veröffentlichungen betreffen jedoch, wie der gerichtli-\n\nche Sachverständige überzeugend bestätigt hat, allein äußerliche und nicht\n\nperorale Anwendungen. Peroral ist lediglich die Applikation als Tee zur Be-\n\nkämpfung toxischer Leberschädigungen, zur Verbesserung der Leberfunktion\n\nund als Leberschutztherapeutikum vorbeschrieben (deutsche Offenlegungs-\n\nschrift 32 25 056 vom 5.1.1984 unter Hinweis auf eine bekannte Eignung als\n\nKräftigungsmittel); Hinweise auf Wirkungen bezüglich des Haarwuchses finden\n\nsich in dieser Veröffentlichung nicht.\n\nDer Senat ist auf Grund der Ausführungen des gerichtlichen Sachver-\n\nständigen mit einer vernünftigen Zweifeln Schweigen gebietenden Sicherheit\n\nüberzeugt davon, daß eine haarwuchsfördernde Wirkung des Stoffs Trigonellin\n\nbei peroraler Verabreichung ausgeschlossen ist. Dies ergibt sich aus folgenden\n\nUmständen:\n\nGegen eine haarwuchsfördernde Wirkung von Trigonellin, bei dem es\n\nsich nur um einen von zahlreichen Inhaltsstoffen des Bockshornkleesamens\n\nhandelt, spricht zunächst schon, daß Trigonellin in der Literatur (Kirk-Othmer,\n\nEncyclopedia of Chemical Technology, 1970, S. 536) als “pharmakologisch\n\ninert” beschrieben wird und daß es, Menschen und Hunden gegeben, unverän-\n\ndert ausgeschieden wird. Auch Hagers Handbuch der pharmazeutischen Pra-\n\nxis, Sechster Band, 1979, S. 272, beschreibt keine therapeutsche Anwendung\n\nvon Trigonellin. Von Willfort (aaO S. 269), der vom gerichtlichen Sachverstän-\n\ndigen als wenig seriös bezeichnet wird, wird Trigonellin unter die Heil- und\n\nWirkstoffe des Bockshornkleesamens eingereiht, eine bestimmte therapeuti-\n\nsche Wirkung wird ihm jedoch nicht zugewiesen. Der gerichtliche Sachverstän-\n\ndige hat daraus überzeugend gefolgert, daß eine physiologische Wirkung des\n\nStoffs Trigonellin gleich welcher Art zumindest nicht gesichert ist, er hat insbe-\n\nsondere auch keinen Hinweis darauf finden können, daß Trigonellin zu Vitamin\n\nB2 umgesetzt wird und auf diesem Weg therapeutisch wirksam ist. Dies gilt erst\n\nrecht für haarwuchsfördernde Wirkungen, die – wenn sie dem Bockshornklee-\n\nsamen oder Extrakten daraus zukommen – nach den überzeugenden Bekun-\n\ndungen des gerichtlichen Sachverständigen auf andere Inhaltsstoffe zurück-\n\nzuführen sind.\n\nFür die therapeutische Unwirksamkeit in der geschützten Verabrei-\n\nchungsform spricht weiter, daß bei ihr mit therapeutisch wirksamen Konzentra-\n\ntionen am Wirkort (der Kopfhaut) nicht gerechnet werden kann. Der gerichtli-\n\nche Sachverständige hat schon in seinem schriftlichen Gutachten die Verkap-\n\nselung als aus pharmazeutischer Sicht unsinnig bezeichnet, wenn damit der\n\nHaarwuchs angeregt, verstärkt oder wiederbelebt werden solle; hieran hat er\n\nauch in der mündlichen Verhandlung mit überzeugenden Argumenten, insbe-\n\nsondere dem Hinweis auf die sehr langsame und geringe Resorption als\n\nquartäre Ammoniumverbindung bei oraler Applikation (so auch Gutachten S. 7\n\nunter Hinweis auf Mutschler, Arzneimittelwirkungen, 7. Aufl. S. 11), festgehal-\n\nten.\n\nDie von den Beklagten vorgelegten Untersuchungen belegen – soweit\n\nsich ihnen überhaupt eine Förderung des Haarwuchses entnehmen läßt –, je-\n\ndenfalls nicht, daß eine positive Wirkung auf den Stoff Trigonellin und nicht auf\n\nweitere in dem probeweise verwendeten Mittel enthaltene Stoffe zurückzufüh-\n\nren ist. Insoweit ist nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen\n\nSachverständigen eher von einer erwartungsgemäßen positiven Wirkung der\n\nweiteren Komponenten Calciumpantothenat und/oder Folsäure auszugehen.\n\nDaß sich der gerichtliche Sachverständige letztlich nicht in der Lage ge-\n\nsehen hat, von einem naturwissenschaftlich vollständig gesicherten Unwirk-\n\nsamkeitsnachweis auszugehen, steht der Feststellung der Unwirksamkeit durch\n\nden Senat nicht entgegen, weil ein derart hohes Beweismaß dem deutschen\n\nRecht fremd ist; für die Beurteilung der Schutzfähigkeit europäischer Patente\n\ngelten insoweit keine besonderen Regeln.\n\nEine therapeutische Wirkung der Beigabe von Trigonellin in bezug auf\n\nHaarausfall und Haarwachstum konnte bei peroraler Einnahme von trigonellin-\n\nhaltigen Mitteln nach alledem nicht erwartet werden. Demnach sieht das Streit-\n\npatent mit der Lehre, ein trigonellinhaltiges Mittel zu verwenden, eine Maß-\n\nnahme vor, bei der sich lediglich die zu erwartende Wirkungslosigkeit der Tri-\n\ngonellinbeigabe verwirklicht. Ähnlich wie in dem Fall, in dem sich ein zu er-\n\nwartender Erfolg bei Verwirklichung der patentgemäßen Lehre tatsächlich ein-\n\nstellt, dieser Umstand gegen erfinderische Tätigkeit sprechen kann (vgl. EPA T\n\n249/88\n\n– Milchproduktion/MONSANTO, u.a. auszugsweise bei Jaenichen GRUR Int.\n\n1992, 327, 339; EPA T 60/89 ABl. EPA 1992, 268 = GRUR Int. 1992, 771, 775\n\n– Fusionsproteine/HARVARD, Entscheidungsgründe unter 3.2.5., wo entschei-\n\ndend darauf abgestellt wird, ob es für den Fachmann naheliegend gewesen\n\nwäre, die Idee mit einer angemessenen Erfolgserwartung auszuprobieren; vgl.\n\nauch Busse PatG 5. Aufl. § 4 PatG Rdn. 103; Kroher in Singer/Stauder EPÜ 2.\n\nAufl. Art. 56 EPÜ Rdn. 41), muß auch in einem Fall wie dem vorliegenden, in\n\ndem sich der zu erwartende Mißerfolg einer Maßnahme verwirklicht, dies als\n\nGesichtspunkt berücksichtigt werden, der einem Heranziehen dieser Maßnah-\n\nme zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit von vornherein entgegensteht.\n\nAndernfalls würde der Patentierung von Lehren Tür und Tor geöffnet, die tech-\n\nnisch unsinnig sind; es kann auch nach Wegfall des früher im nationalen Recht\n\ngeltenden Schutzerfordernisses des technischen Fortschritts nicht Sinn des\n\nPatentrechts sein, derartige Lehren zu schützen und zu fördern. Dieser Ge-\n\nsichtspunkt muß auch im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit be-\n\nrücksichtigt werden. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, daß die Zugabe\n\neines weiteren Stoffs zur Rezeptur eines Heilmittels, durch die eine verbes-\n\nserte Wirkung des Heilmittels nicht zu erwarten war, zur erfinderischen Tätig-\n\nkeit nichts beitragen kann, wenn eine verbesserte Wirkung erwartungsgemäß\n\ndurch diese Zugabe nicht eintritt.\n\nDemnach kann die Zusammensetzung des herzustellenden Mittels aus\n\neiner oder zwei einzeln und in Kombination naheliegenden Vitaminkomponen-\n\nten und einem weiteren, als solchen unwirksamen Stoff erfinderische Tätigkeit\n\nnicht begründen. Auch die anderen Maßnahmen (Verkapselung, Therapieform)\n\nenthalten nichts, worauf sich die Annahme erfinderischer Tätigkeit stützen lie-\n\nße.\n\nDer Senat verkennt nicht, daß andere sachkundige Stellen, insbesonde-\n\nre das Europäische Patentamt und das Bundespatentgericht, in den das Streit-\n\npatent und ein Parallelschutzrecht betreffenden Verfahren die Schutzfähigkeit\n\npositiv beurteilt haben. Auch wenn dies im Regelfall als gewichtiger Hinweis\n\nauf die Schutzfähigkeit anzusehen ist, ergibt sich im vorliegenden Fall daraus\n\nnichts zugunsten des Streitpatents, weil die entsprechenden Entscheidungen\n\nsoweit ersichtlich jeweils zumindest stillschweigend von einer therapeutischen\n\nWirkung von Trigonellin auf den Haarwuchs ausgehen und nicht die vom Senat\n\ngetroffene Feststellung berücksichtigen, daß eine solche Wirkung nicht vor-\n\nliegt.\n\nIV. Die Kostenentscheidung beruht nach dem übergangsrechtlich (Art.\n\n29 2. PatGÄndG) weiterhin anzuwendenden § 110 Abs. 3 PatG i.d.F. der Be-\n\nkanntmachung vom 16. Dezember 1980 i.V.m. §§ 91 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO.\n\nRogge\n\nschrijver\n\nMelullis\n\n Keuken-\n\nMühlens\n\nMeier-Beck","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_177-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-03-20/x-zr-177-98","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 4","ref_norm":"4","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 5","ref_norm":"5","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 64","ref_norm":"64","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 110","ref_norm":"110","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 100","ref_norm":"100","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_177-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_177-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-03-20/x-zr-177-98","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_177-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 11:57:28.215832+00:00"}}