{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_168-98","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2001-09-11","aktenzeichen":"X ZR 168/98","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 11. September 2001 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Luftverteiler EPÜ Art. 87, 88; PVÜ Art. 4 Ein Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft nur dann im Sin- ne des Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voranmeldung, wenn die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombinati- on dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der ange- meldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale können nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombiniert werden (im Anschluß an die Stellungnahme G 2/98 der Großen Be- schwerdekammer des Europäischen Patentamts).","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nX ZR 168/98\n\nURTEIL\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nNachschlagewerk:\n\nBGHZ:\n\nja\n\nja\n\nVerkündet am:\n11. September 2001\nWermes\nJustizhauptsekretär\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nLuftverteiler\n\nEPÜ Art. 87, 88; PVÜ Art. 4\n\nEin Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft nur dann im Sin-\n\nne des Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voranmeldung, wenn\n\ndie mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombinati-\n\non dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der ange-\n\nmeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale können nicht in ein\n\nund demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander\n\nkombiniert werden (im Anschluß an die Stellungnahme G 2/98 der Großen Be-\n\nschwerdekammer des Europäischen Patentamts).\n\nBGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98 - Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 11. September 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und\n\ndie Richter Prof. Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Dr. Meier-Beck\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 1. Senats (Nich-\n\ntigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 10. März 1998 ab-\n\ngeändert:\n\nDas europäische Patent 359 698 wird mit Wirkung für die Bundes-\n\nrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und\n\n10 und weiterhin insoweit für nichtig erklärt, als die Patentansprü-\n\nche 16 bis 19, 21 bis 26 und 30 unmittelbar und/oder mittelbar auf\n\ndie Patentansprüche 1 bis 7 und 10 rückbezogen sind.\n\nDie Kosten des Rechtsstreits werden dem Beklagten auferlegt.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDer Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Teils des am\n\n27. April 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchs-\n\nmusteranmeldung 88 07 929 vom 20. Juni 1988 angemeldeten europäischen\n\nPatents 359 698 (Streitpatents). Anspruch 1 des Streitpatents, das am 22. De-\n\nzember 1993 veröffentlicht worden ist, lautet:\n\n\"Gasverteiler, insbesondere Luftverteiler zum feinblasigen Belüften\n\nvon Wasser, mit\n\n- einem festen, platten Grundelement (1);\n\n-\n\n einer über dem Grundelement (1) angeordneten Membrane (2)\n\n(= gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteiler-Folie oder\n\n-Platte);\n\n- einer Verbindungsvorrichtung (4) zum lösbaren, gasdichten Ver-\n\nbinden von Randbereichen der Membrane (2) mit entsprechen-\n\nden Randbereichen der Grundelemente (1), derart, daß die\n\nMembrane (2) bei fehlender oder geringer Gas-, insbesondere\n\nLuft- und/oder O2-Zufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des\n\nGrundelements (1) satt aufliegt;\n\n- über der Membrane (2), insbesondere auf deren Oberfläche, an-\n\ngeordneten, niederhaltenden \n\nim wesentlichen stegförmigen\n\nElementen, die ein Aufwölben der Membrane (2) bei Gas-, ins-\n\nbesondere Luft- und/oder O2-Zufuhr verhindern;\n\n- wobei die Verbindungsvorrichtung (4) wenigstens einen minde-\n\nstens U-förmigen Umschlingungsbereich der Membrane (2) um-\n\nfaßt, in welchem die Membrane (2) entweder einen Randbereich\n\ndes plattenartigen Grundelements (1) umgreift oder etwa\n\nU-förmig in einer nutartigen Ausnehmung (3; 13) des plattenarti-\n\ngen Grundelements \n\n(1) einliegt sowie ein Klemmsitz-\n\nProfildichtungselement (9, 10; 14, 15; 19, 20; 19', 20') vorgese-\n\nhen ist, welches spätestens im Betriebszustand mindestens zwei\n\nlinienförmige Klemmungen der Membrane (2) in sich im wesent-\n\nlichen gegenüberliegenden Klemmungsbereichen des Um-\n\nschlingungsbereichs bewirkt.\"\n\nWegen des Wortlauts der weiteren, unmittelbar oder mittelbar auf diesen\n\nAnspruch rückbezogenen Patentansprüche wird auf die Streitpatentschrift ver-\n\nwiesen. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigen die nachstehend wie-\n\ndergegebenen Figuren 12 und 13 der Streitpatentschrift.\n\nFig. 12\n\nFig. 13\n\nMit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, das Streit-\n\npatent beruhe gegenüber dem Stand der Technik vor dem Prioritätstag sowie\n\ngegenüber dem Gebrauchsmuster 88 07 929, dessen Priorität es nicht in An-\n\nspruch nehmen könne, nicht auf erfinderischer Tätigkeit und sei durch eine of-\n\nfenkundige Vorbenutzung im Prioritätsintervall vorweggenommen. Sie hat be-\n\nantragt,\n\ndas Streitpatent dadurch teilweise für nichtig zu erklären, daß Patentan-\n\nspruch 1 in seiner erteilten Fassung und in den Patentansprüchen 2, 6,\n\n7, 25 und 30 die Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 in seiner erteilten\n\nFassung entfalle.\n\nDas Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen; sein Urteil ist in\n\nMitt. 1998, 430 veröffentlicht.\n\nHiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie sinngemäß\n\nbeantragt,\n\ndas Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland\n\nim Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und 10 und weiterhin in-\n\nsoweit für nichtig zu erklären, als die Patentansprüche 16 bis 19,\n\n21 bis 26 und 30 unmittelbar und/oder mittelbar auf die Patentan-\n\nsprüche 1 bis 7 und 10 rückbezogen sind.\n\nDer Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.\n\nAls gerichtlicher Sachverständiger hat Dipl.-Ing. B. B., K., ein schriftli-\n\nches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und\n\nergänzt hat.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie zulässige Berufung ist begründet. Das Streitpatent erweist sich in\n\ndem mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Umfang als nicht patentfähig und\n\nist daher insoweit für nichtig zu erklären (Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ, Art. II § 6\n\nAbs. 1 Nr. 1 IntPatÜG).\n\nI.\n\nDas Streitpatent betrifft einen Gasverteiler, insbesondere einen\n\nLuftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser. Wie sich aus dem Zusam-\n\nmenhang der Beschreibung ergibt, geht die Erfindung, die auf einen Gasver-\n\nteiler \"mit den Merkmalen des\" (tatsächlich einteilig aufgebauten) \"Oberbegriffs\n\ndes Patentanspruchs 1\" Bezug nimmt, von einem Gasverteiler aus, der ein fe-\n\nstes, plattenartiges Grundelement aufweist, über dem eine gummielastische,\n\ngelochte Gas- oder Luftverteilerfolie oder –platte als Membrane angeordnet ist.\n\nZur lösbaren, gasdichten Verbindung von Randbereichen der Membrane mit\n\nentsprechenden Randbereichen des Grundelements dient eine vom Streitpa-\n\ntent näher ausgestaltete Verbindungsvorrichtung. Die Membrane liegt bei feh-\n\nlender Gaszufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des Grundelements satt auf.\n\nBei Gaszufuhr verhindern über der Membrane, insbesondere auf deren Ober-\n\nfläche, angeordnete, im wesentlichen stegförmige niederhaltende Elemente ein\n\nAufwölben der Membrane.\n\nEinen solchen Gasverteiler beschreibt die in der Streitpatentschrift ge-\n\nnannte europäische Patentanmeldung 171 452, wobei die Membrane an ihren\n\nRändern mittels Randleisten derart mit dem Grundelement verbunden wird,\n\ndaß die Randleisten mit der unter ihnen liegenden Membrane und dem Grun-\n\ndelement verschraubt oder vernietet werden. Alternativ erwähnt die Vorveröf-\n\nfentlichung eine Verbindung durch Klammern, die in Abständen den Rand des\n\nGrundelements mit der darüber angeordneten Randleiste und dem dazwischen\n\nliegenden Randbereich der Membrane umgreifen und gegebenenfalls zusätz-\n\nlich mit dem Grundelement verschraubt oder vernietet sein können.\n\nAls nachteilig sieht die Streitpatentschrift an, daß die Verbindung zwi-\n\nschen Grundelement, Membrane und als Dichtung dienender Randleiste ver-\n\nhältnismäßig material-, herstellungs- und montageaufwendig sei.\n\nDaraus ergibt sich das technische Problem, einen Gasverteiler mit einer\n\nzuverlässig gasdichten Verbindungsvorrichtung zu schaffen, die kostengünstig\n\nherzustellen ist und eine einfache Montage sowie Demontage beim Austausch\n\nder Membran gestattet.\n\nDie Lösung des Streitpatents besteht aus einem Gasverteiler mit folgen-\n\nden Merkmalen:\n\n1. Der Gasverteiler weist auf\n\n1.1 ein festes, plattenartiges Grundelement (1),\n\n1.2 eine über dem Grundelement (1) als Membrane angeord-\n\nnete gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteilerfo-\n\nlie oder –platte.\n\n2. Eine Verbindungsvorrichtung (4) dient zum lösbaren, gasdich-\n\nten Verbinden von Randbereichen der Membrane (2) mit ent-\n\nsprechenden Randbereichen des Grundelementes (1), derart,\n\ndaß die Membrane (2) bei fehlender oder geringer Gaszufuhr\n\nauf wenigstens einer Oberfläche des Grundelements (1) satt\n\naufliegt.\n\n3. Die Verbindungsvorrichtung (4)\n\n3.1 umfaßt wenigstens einen mindestens U-förmigen Um-\n\nschlingungsbereich der Membrane (2), in welchem diese\n\n3.1.1 entweder einen Randbereich des Grundelements\n\n(1) umgreift oder\n\n3.1.2 etwa U-förmig in einer nutartigen Ausnehmung (3;\n\n13) des Grundelements (1) einliegt,\n\n3.2 weist ein Klemmsitz-Profildichtungselement (9, 10; 14, 15;\n\n19, 20; 19' , 20' ) auf, welches spätestens im Betriebszu-\n\nstand mindestens zwei linienförmige Klemmungen der\n\nMembrane (2) in sich im wesentlichen gegenüberliegen-\n\nden Klemmungsbereichen des Umschlingungsbereichs\n\nbewirkt.\n\n4. Über der Membrane (2), insbesondere auf deren Oberfläche,\n\nsind niederhaltende, im wesentlichen stegförmige Elemente\n\nangeordnet, die ein Aufwölben der Membrane (2) bei Gaszu-\n\nfuhr verhindern.\n\nII.\n\nDer Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht patentfähig, da er dem\n\nFachmann durch den Stand der Technik nahegelegt worden ist (Art. 52 Abs. 1,\n\n56 EPÜ). Es kann daher dahinstehen, ob ihm gegenüber einem nach der Be-\n\nhauptung der Klägerin offenkundig vorbenutzten Gasverteiler bereits die Neu-\n\nheit fehlt.\n\nFür den angesprochenen Fachmann, als der ein auf dem Gebiet der\n\nBelüftungseinrichtungen tätiger Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau,\n\naber auch, wie der Sachverständige ausgeführt hat, ein erfahrener Techniker in\n\nBetracht kommt, der sich aufgrund seiner Kenntnis vorhandener Bauformen mit\n\nherstellungs- und montagetechnischen Problemen dieser Vorrichtungen be-\n\nschäftigt, ergab sich die Erfindung in naheliegender Weise aus einer Kombina-\n\ntion der in dem Gebrauchsmuster 88 07 929 und in der europäischen Pa-\n\ntentanmeldung 171 452 beschriebenen Gasverteiler.\n\n1.\n\nDas Gebrauchsmuster, das am 18. August 1988 eingetragen wor-\n\nden ist, ist als Stand der Technik zu berücksichtigen, da die Priorität der be-\n\ntreffenden Anmeldung vom Streitpatent nicht wirksam in Anspruch genommen\n\nworden ist.\n\na) \n\nDer in Anspruch 1 des Streitpatents mit den Merkmalsgruppen 1\n\nbis 4 umschriebene Gegenstand ist, wie bereits das Bundespatentgericht zu-\n\ntreffend angenommen hat, in der Gebrauchsmusteranmeldung nicht als zur\n\nangemeldeten Erfindung gehörig offenbart. In diesem Sinne offenbart ist dort\n\nvielmehr nur ein Gasverteiler mit den Merkmalen 1 bis 3, nicht hingegen ein\n\nsolcher, bei dem außerdem über der Membrane niederhaltende, im wesentli-\n\nchen stegförmige Elemente angeordnet sind, die ein Aufwölben der Membrane\n\nbei Gaszufuhr verhindern.\n\nDie Beschreibung des Gebrauchsmusters erläutert, ein Luftverteiler zum\n\nfeinblasigen Belüften von Wasser sei bereits aus der europäischen Patentan-\n\nmeldung 171 452 bekannt, wobei dieser Luftverteiler eine über einer festen\n\nPlatte angeordnete, gelochte Luftverteilerfolie aufweise, die an ihren Rändern\n\nmittels Randleisten dicht mit der festen Platte verbunden sei, und wobei ferner\n\nüber der Luftverteilerfolie Stegleisten angeordnet seien, welche direkt mit der\n\nfesten Platte verbunden seien. Zum gasdichten Verbinden der Luftverteilerfolie\n\nan ihren Rändern mit der festen Platte seien die als Dichtungselemente fungie-\n\nrenden Randleisten erforderlich, wobei die Verbindung zwischen diesen\n\nRandleisten, der Luftverteilerfolie und gegebenenfalls auch der Stegleisten mit\n\nder festen Platte durch selbstschneidende Schrauben oder durch Nieten erfol-\n\nge, unter Umständen aber auch dadurch, daß Klammern vorgesehen seien,\n\nwelche in Abständen den Rand der festen Platte mit der zugehörigen Randlei-\n\nste und dem dazwischenliegenden Randbereich der Luftverteilerfolie umgriffen\n\n(S. \n\n2\n\nZ. 7 - 19). Die in der europäischen Patentanmeldung vorgesehene Verbindung\n\nzwischen fester Platte, Luftverteilerfolie und Randleisten wird als verhältnismä-\n\nßig material-, herstellungs- und montageaufwendig bezeichnet (S. 2 Z. 27 - S.\n\n3 Z. 4) und hieraus die Aufgabe abgeleitet, eine Verbindungsvorrichtung mit\n\nden Merkmalen des Oberbegriffs des Schutzanspruchs 1 zu schaffen und diese\n\nso auszubilden, daß sie bei sehr guter gasabdichtender Funktion verhältnis-\n\nmäßig geringen Konstruktions- und Fertigungsaufwand erfordert und Montage\n\nbzw. Demontage sowie Wartung rasch und einfach erfolgen können (S. 3 Z. 9 -\n\n19). Das soll dadurch erreicht werden, daß die Verbindungsvorrichtung aus\n\nwenigstens einem Klemmsitz-Profildichtungselement pro Randbereich besteht,\n\ndessen Profilform in der Weise ausgebildet ist, daß sich eine sowohl festklem-\n\nmende als auch abdichtende Verbindung zwischen dem jeweiligen Randbe-\n\nreich der Luftverteilerfolie und dem zugeordneten Randbereich der festen\n\nPlatte ergibt.\n\nStegleisten, die wie bei dem Gasverteiler nach der europäischen Pa-\n\ntentanmeldung über der Luftverteilerfolie angeordnet wären oder angeordnet\n\nwerden könnten, werden in der weiteren Beschreibung der Erfindung nicht er-\n\nwähnt und sind auch in den Zeichnungen nicht dargestellt. Eine ausdrückliche\n\nOffenbarung, daß der erfindungsgemäße Luftverteiler mit solchen Leisten ve r-\n\nsehen werden könne, fehlt daher. Daran ändert auch ihre Erwähnung in der\n\nEinleitung der Beschreibung nichts, da sie sich allein auf den vorbekannten\n\nLuftverteiler bezieht. In den im übrigen nach der europäischen Patentanmel-\n\ndung gebildeten Gattungsbegriff des Schutzanspruchs sind die Stegleisten ge-\n\nrade nicht aufgenommen worden; die Erörterung ihrer Verbindung mit der fe-\n\nsten Platte erfolgt vielmehr im Zusammenhang mit der Erörterung der als\n\nnachteilig angesehenen und vom Gebrauchsmuster zu verbessernden Rand-\n\nverbindungsvorrichtung des Standes der Technik (S. 2 Z. 7 - 19).\n\nDer Fachmann entnimmt den Gebrauchsmusterunterlagen auch nicht als\n\nselbstverständlich die Möglichkeit, den zum Gebrauchsmusterschutz angemel-\n\ndeten Luftverteiler mit Stegleisten zu versehen. Nach der Rechtsprechung des\n\nSenats ist allerdings über das Beschriebene hinaus durch eine zum Stand der\n\nTechnik gehörende Schrift i.S.d. § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG und des Art. 54 Abs. 2\n\nEPÜ alles als offenbart und damit als vorweggenommen anzusehen, was für\n\nden Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerläßlich zu ergänzen ist\n\noder was er bei aufmerksamer Lektüre der Schrift ohne weiteres erkennt und in\n\nGedanken gleich mitliest (BGHZ 128, 270, 276 f. - elektrische Steckverbin-\n\ndung; Sen.Urt. v. 30.9.1999 - X ZR 168/96, GRUR 2000, 296, 297 - Schmier-\n\nfettzusammensetzung). Das gilt auch für die Ermittlung des Inhalts einer für die\n\nwirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts oder die Prüfung einer un-\n\nzulässigen Erweiterung maßgeblichen ursprünglichen Anmeldung mit der\n\nMaßgabe, daß es darauf ankommt, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen\n\nund Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Tech-\n\nnik eine solche selbstverständliche Ergänzung der Anmeldung als zur ange-\n\nmeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann. Denn eine Lehre zum techni-\n\nschen Handeln geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus,\n\nwenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen nicht erkennen läßt, daß sie\n\nals Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten Schutzbegehren um-\n\nfaßt sein soll (Sen.Urt. v. 21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 - Spiel-\n\nfahrbahn; Sen.Beschl. v. 20.6.2000 - X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 -\n\nVerglasungsdichtung; v. 5.10.2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 -\n\nZeittelegramm). Daß indessen Gasverteiler mit Stegleisten nach dem Vorbild\n\nder europäischen Patentanmeldung 171 452 von dem mit der Gebrauchsmu-\n\nsteranmeldung verfolgten Schutzbegehren umfaßt sein sollten, ist den Unterla-\n\ngen dieser Anmeldung nicht zu entnehmen.\n\nDie Anmeldung befaßt sich nämlich nur mit der Randverbindung zwi-\n\nschen Folie und fester Platte, auf die auch sämtliche Schutzansprüche gerich-\n\ntet sind, und nimmt die Oberseite der Folie und dort etwa anzubringende\n\nStegleisten nicht in den Blick. Erwähnt ist lediglich, daß sich im Falle zuneh-\n\nmender Zugbeanspruchung der erfindungsgemäßen Klemmverbindung bei-\n\nspielsweise aufgrund der sich aufwölbenden elastischen Folie bei zunehmen-\n\ndem Gasdruck die Klemmwirkung sogar noch in vorteilhafter Weise verstärke\n\n(S. 4 Z. 19 - 25). Das ist jedenfalls kein die Anbringung von Stegleisten erfor-\n\ndernder Effekt. Denn wie der Sachverständige überzeugend dargelegt hat, ging\n\nder Fachmann im Prioritätszeitpunkt nicht etwa als selbstverständlich davon\n\naus, bei Gasverteilern der gattungsgemäßen Art eine übermäßige Aufwölbung\n\ndurch Stegleisten verhindern zu müssen. Vielmehr stand ihm die Möglichkeit zu\n\nGebote, je nach Größe der in Richtung der Aufwölbung wirkenden Kraft die\n\nKlemmverbindung entsprechend stärker auszubilden. Die angemeldete Erfin-\n\ndung umfaßte somit die Ausstattung des Gasverteilers mit Stegleisten nicht.\n\nb)\n\nDanach ist die wirksame Inanspruchnahme der Priorität des Ge-\n\nbrauchsmusters für das Streitpatent nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ nicht möglich, da\n\ndas Streitpatent nicht dieselbe Erfindung betrifft wie die Gebrauchsmusteran-\n\nmeldung.\n\nDer Senat schließt sich der Stellungnahme vom 31. Mai 2001 (G 2/98)\n\nan, in der die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts das\n\nErfordernis derselben Erfindung i.S.d. Art. 87 Abs. 1 EPÜ dahin ausgelegt hat,\n\ndaß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer euro-\n\npäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist,\n\nwenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des\n\nallgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung\n\nals Ganzes entnehmen kann. Maßgeblich dafür sind folgende Erwägungen:\n\nNach Art. 4 F PVÜ, gegenüber deren Prioritätsgrundsätzen das EPÜ den\n\nAnmelder nicht schlechter stellen darf (Sen., BGHZ 82, 88, 97 - Roll- und\n\nWippbrett), kann zwar die Anerkennung einer Priorität nicht deswegen verwei-\n\ngert werden, weil eine Patentanmeldung ein oder mehrere Merkmale (französi-\n\nsche Fassung: éléments; englische Fassung: elements) enthält, die in der An-\n\nmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht enthalten waren, sofern Erfin-\n\ndungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt. Ein élément im Sinne des\n\nArt. 4 F PVÜ ist jedoch nicht im Sinne eines Anspruchsmerkmals zu verstehen,\n\nsondern meint einen Erfindungsgegenstand, der explizit oder implizit in den\n\nUrsprungsunterlagen offenbart ist, aber nach Art. 4 H PVÜ nicht notwendiger-\n\nweise in einem Anspruch definiert sein muß. Das stimmt mit der Schranke der\n\nEinheitlichkeit überein, die Art. 4 F PVÜ der Zusammenfassung mehrerer\n\néléments in einer Nachanmeldung setzt, und entspricht dem verfahrensrechtli-\n\nchen Zweck der Vorschrift, dem Anmelder eine Mehrzahl von Nachanmeldun-\n\ngen im Ausland zu ersparen (vgl. Lins, Das Prioritätsrecht für inhaltlich geän-\n\nderte Nachmeldungen, S. 27). Eine Auslegung des Begriffs derselben Erfin-\n\ndung in Art. 87 Abs. 1 EPÜ, die diesen mit dem Begriff desselben Gegenstan-\n\ndes in Art. 87 Abs. 4 EPÜ gleichsetzt, steht danach nicht in Widerspruch zur\n\nPVÜ.\n\nAllerdings bestimmt Art. 88 Abs. 2 Satz 2 EPÜ, daß für einen Anspruch\n\nmehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können. Nach der Entste-\n\nhungsgeschichte der Vorschrift war jedoch, wie in der Stellungnahme der Gro-\n\nßen Beschwerdekammer dargelegt, nicht beabsichtigt, für Teile ein und des-\n\nselben Patentanspruchs unterschiedliche Prioritäten zuzulassen. Vielmehr\n\nsollte lediglich der Fall geregelt werden, daß alternative Ausführungsformen\n\neiner Erfindung (\"Oder-Ansprüche\") jeweils in unterschiedlichen Voranmeldun-\n\ngen offenbart sind.\n\nDer - auch für die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer - ent-\n\nscheidende Gesichtspunkt liegt schließlich in der Wirkung des Prioritätsrechts\n\nnach Art. 89 EPÜ, die darin besteht, daß der Prioritätstag für die Anwendung\n\ndes Art. 54 Abs. 2, 3 sowie des Art. 60 Abs. 2 als Tag der europäischen Pa-\n\ntentanmeldung gilt. Es wäre eine sachlich nicht gerechtfertigte Begünstigung\n\ndes Nachanmelders, wenn diese Wirkung auch bei einer Weiterentwicklung\n\nder Erfindung (durch Hinzufügung eines weiteren Merkmals bei der Nachan-\n\nmeldung) dem Gegenstand der Nachanmeldung in seiner Gesamtheit zugebil-\n\nligt würde. Das widerspräche dem Grundsatz der Gleichbehandlung von An-\n\nmeldern und Dritten durch einen einheitlichen Offenbarungsbegriff ebenso wie\n\ndem Zweck des Art. 54 Abs. 3 EPÜ, im Falle zweier europäischer Anmeldun-\n\ngen, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind, das Recht auf das Patent\n\n(nur) demjenigen Anmelder zu geben, der den beanspruchten Gegenstand in\n\nseiner Gesamtheit zuerst offenbart hat.\n\nEine solche sachlich ungerechtfertigte Begünstigung des Nachanmel-\n\nders ließe sich jedoch allenfalls dann vermeiden, wenn es möglich wäre, hin-\n\nsichtlich bei der Nachanmeldung hinzugefügten Merkmalen danach zu unter-\n\nscheiden, ob sie Funktion und Wirkung der Erfindung (im Sinne des techni-\n\nschen Sinngehalts der ursprünglich offenbarten Merkmalskombination) beein-\n\nflussen oder nicht. Dafür stehen jedoch praktisch brauchbare Kriterien nicht zur\n\nVerfügung. Die von den Technischen Beschwerdekammern zum Teil prakti-\n\nzierte Unterscheidung zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Zusatz-\n\nmerkmalen hat die Große Beschwerdekammer zu Recht für aus Gründen der\n\nRechtssicherheit nicht angängig gehalten. Die vom Bundespatentgericht in der\n\nangefochtenen Entscheidung vertretene Konzeption, in der der Nachanmel-\n\ndung\n\n- nur im Umfang der in der Erstanmeldung offenbarten Merkmalskombination -\n\nderen Priorität zugebilligt wird, wenn die Nachanmeldung den ursprünglichen\n\nErfindungsgedanken im Sinne einer weiteren Ausgestaltung ergänze, wie dies\n\nin der Regel die Merkmale eines echten Unteranspruchs täten, zwänge dazu,\n\ndem ursprünglichen Erfindungsgedanken eine Ausgestaltung zuzurechnen, die\n\nals solche in der Erstanmeldung gerade nicht offenbart ist, und damit zur Auf-\n\ngabe des einheitlichen Begriffs der zum Patentschutz angemeldeten Erfindung,\n\nder diese allein aus der Anmeldung selbst danach bestimmt, was in ihr als zu\n\nder angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Ferner könnte die Abgren-\n\nzung zwischen einer Merkmalskombination 1 bis 4, bei der das Merkmal 4 die\n\nMerkmale 1 bis 3 lediglich ergänzt, und einer Merkmalskombination 1 bis 4, bei\n\nder auch die Merkmale 1 bis 3 im Rahmen der Gesamtkombination eine andere\n\ntechnische Bedeutung gewinnen, im Einzelfall Probleme bereiten, deren In-\n\nkaufnahme der Rechtssicherheit bei der Beurteilung der wirksamen Priorität-\n\nsinanspruchnahme abträglich wäre. Schließlich ergäbe sich die für den Anmel-\n\nder gefährliche Konsequenz, daß ihm bei der Nachanmeldung der Gesamt-\n\nkombination 1 bis 4 die Zubilligung des Prioritätsrechts für die Merkmalskombi-\n\nnation 1 bis 3 nicht hülfe, wenn im Prioritätsintervall die Gesamtkombination 1\n\nbis 4 von einem Dritten angemeldet oder - wie im Streitfall von der Klägerin\n\nbehauptet - offenkundig würde, weil die Gesamtkombination lediglich die Prio-\n\nrität des Anmeldetages genösse (vgl. Sen., BGHZ 63, 150, 154 - Allopurinol;\n\nLins/Gramm, GRUR Int. 1983, 634/635; v. Hellfeld, Mitt. 1997, 294, 296/297;\n\nTönnies, GRUR Int. 1998, 451, 453). Insbesondere auf sich schnell entwik-\n\nkelnden Gebieten der Technik wäre ein so verstandenes Prioritätsrecht daher\n\nletztlich unzureichend (Joos, GRUR Int. 1998, 456, 459 f.) und geeignet, dem\n\nAnmelder die trügerische Sicherheit zu vermitteln, die Nachanmeldung der Er-\n\nfindung in weiterentwickelter Form sei prioritätsunschädlich.\n\nEin Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft hiernach\n\nnur dann im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voran-\n\nmeldung, wenn die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte\n\nMerkmalskombination dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit\n\nals zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale kön-\n\nnen nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität\n\nmiteinander kombiniert werden.\n\nFür den Streitfall folgt hieraus, daß für das Streitpatent, zu dessen Ge-\n\ngenstand nach sämtlichen Patentansprüchen zwingend das Merkmal 4 gehört,\n\ndie Priorität des Gebrauchsmusters 88 07 929 nicht in Anspruch genommen\n\nwerden kann, das dieses Merkmal nicht als zur Erfindung gehörig offenbart.\n\n2.\n\nFür den Fachmann, der sich Gedanken über die zweckmäßige\n\nAusbildung eines Luftverteilers machte, wie er im Gebrauchsmuster 88 07 929\n\nbeschrieben ist, lag es ohne weiteres nahe, diesen mit Stegleisten zu verse-\n\nhen, wie sie die europäische Patentanmeldung 171 452 zeigt.\n\nSie dienen bei dem Luftverteiler nach der europäischen Patentanmel-\n\ndung, wie dort auf S. 4 Z. 31 - 34 beschrieben, dazu, ein Aufwölben der ge-\n\nlochten Luftverteilerfolie bei Luftzufuhr zu verhindern. In dem Gebrauchsmuster\n\nist zwar, wie erwähnt, die Aufwölbung als vorteilhaft beschrieben, weil sie die\n\nerwünschte Klemmwirkung der Randverbindungsvorrichtung in vorteilhafter\n\nWeise verstärke (S. 4 Z. 19 - 25). Ein Aufwölben der Folie findet jedoch stets\n\nstatt, sei es hinsichtlich der Folie insgesamt, sei es hinsichtlich ihrer von den\n\nStegleisten eingefaßten Teile, so daß der Hinweis im Gebrauchsmuster auf\n\nden hierin zu sehenden Vorteil den Fachmann, wie der Sachverständige be-\n\nstätigt hat, nicht von dem Einsatz von Stegleisten abhielt. Vielmehr erschien es\n\ndem Fachmann, wie der Sachverständige zur Überzeugung des Senats aus-\n\ngeführt hat, am Anmeldetag gleichermaßen möglich, je nach Zweckmäßigkeit\n\nund Auslegung der Klemmkraft des Profildichtungselements den Luftverteiler\n\nso zu bauen, daß sich eine größere (ohne Stegleisten) oder kleinere Aufwö l-\n\nbung (mit Stegleisten) ergab. Mit der Wahl der zweiten Alternative gelangte er\n\nzum Gegenstand des Streitpatents.\n\nIII.\n\nDie weiterhin angegriffenen Unteransprüche des Streitpatents\n\nenthalten handwerkliche Ausgestaltungen der Lehre des Anspruchs 1 und kön-\n\nnen die Patentfähigkeit des Streitpatents gleichfalls nicht begründen. Der Be-\n\nklagte hat hierfür auch nichts geltend gemacht.\n\nIV.\n\nDie Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 Satz 2 PatG in\n\nder nach Art. 29 2. PatGÄndG weiter anwendbaren Fassung der Bekanntma-\n\nchung vom 16. Dezember 1980 i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO.\n\nRogge Jestaedt Melullis\n\n Scharen Meier-Beck","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_168-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-09-11/x-zr-168-98","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 110","ref_norm":"110","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_168-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_168-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-09-11/x-zr-168-98","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1998/X_ZR_168-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 12:26:30.549851+00:00"}}