{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/X_ZS/1997/X_ZR_168-97","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2001-05-03","aktenzeichen":"X ZR 168/97","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 3. Mai 2001 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2; EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. b; Art. 83 Taxol Bei einem Patent für ein chemisches Syntheseverfahren kann ein bestimmter Verfahrensschritt in Form einer an sich geläufigen, allgemein bezeichneten Reaktion (hier: Veresterung) auch dann allgemein beansprucht werden, wenn bekannte Möglichkeiten, diese Reaktion durchzu- führen, versagen, in der Patentschrift aber ein ausführbarer Weg zur Durchführung der Reakti- on nacharbeitbar offenbart ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob dem Fachmann auch ande- re Wege zur Durchführung der Reaktion zur Verfügung standen.","text_plain":"Berichtigt durch Beschluß\nvom 22. Mai 2001\nWermes\nJustizhauptsekretär\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nBUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nX ZR 168/97\n\nURTEIL\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nja\nNachschlagewerk:\nBGHZ:\nja\nBGHR: ja\n\nVerkündet am:\n3. Mai 2001\nWermes\nJustizhauptsekretär\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nIntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2; EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. b; Art. 83\n\nTaxol\n\nBei einem Patent für ein chemisches Syntheseverfahren kann ein bestimmter Verfahrensschritt\n\nin Form einer an sich geläufigen, allgemein bezeichneten Reaktion (hier: Veresterung) auch\n\ndann allgemein beansprucht werden, wenn bekannte Möglichkeiten, diese Reaktion durchzu-\n\nführen, versagen, in der Patentschrift aber ein ausführbarer Weg zur Durchführung der Reakti-\n\non nacharbeitbar offenbart ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob dem Fachmann auch ande-\n\nre Wege zur Durchführung der Reaktion zur Verfügung standen.\n\nBGH, Urt. v. 3. Mai 2001 - X ZR 168/97 - Bundespatentgericht\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 3. Mai 2001 durch die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Dr. Melullis,\n\nKeukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck\n\nfür Recht erkannt:\n\nUnter Zurückweisung der Berufungen im übrigen wird auf die Be-\n\nrufungen der Parteien das am 14. August 1997 verkündete Urteil\n\ndes 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts ab-\n\ngeändert und wie folgt neu gefaßt:\n\nDas europäische Patent 0 336 840 wird unter Abweisung der wei-\n\ntergehenden Klage mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsch-\n\nland teilweise für nichtig erklärt, soweit seine Patentansprüche\n\nüber folgende Fassung hinausgehen:\n\n\"1. Verfahren zur Herstellung von Taxol der Formel\n\ndadurch gekennzeichnet, daß man ein (2R, 3S)-3-Phenyl-\n\nisoserinderivat der allgemeinen Formel\n\nworin R2 eine Schutzgruppe für die Hydroxylfunktion, ausge-\n\nwählt unter den Methoxymethyl-, 1-Ethoxyethyl-, Benzyloxy-\n\n(cid:0)(cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:6)(cid:5)(cid:8)(cid:7)(cid:10)(cid:9)(cid:12)(cid:11)(cid:14)(cid:13)(cid:16)(cid:15)\n\n(cid:18)(cid:20)(cid:19)(cid:22)(cid:21)(cid:24)(cid:23)(cid:26)(cid:25)(cid:2)(cid:27)(cid:29)(cid:28)(cid:20)(cid:30)(cid:8)(cid:31)(cid:10) (cid:12)!(cid:4)(cid:23)\" \n\n(cid:31)(cid:10) (cid:12)(cid:27)(cid:4)(cid:28)(cid:20)(cid:30)(cid:4)#%$&(cid:31)(cid:4)’(cid:20)(cid:18)((cid:25)(cid:2)(cid:27)(cid:4)(cid:28)(cid:6)(cid:30)(cid:8)(cid:31)(cid:10) (cid:12)(cid:18)*)+(cid:19),(cid:27)(cid:4)(cid:28)(cid:6)(cid:21).-/(cid:30)(cid:8)(cid:31)(cid:8)01(cid:21)(cid:20)#12(cid:8)(cid:31)(cid:4)(cid:21)(cid:20)-13(cid:8)(cid:31)(cid:10) (cid:12)(cid:18)*)\n\n2,2,2-Trichlorethoxycarbonylresten, \n\nbedeutet, mit \n\neinem\n\nTaxanderivat der allgemeinen Formel\n\nworin R3 eine Schutzgruppe für die Hydroxylfunktion, ausge-\n\nwählt unter den Trialkylsilylresten, von denen jeder Alkylteil 1\n\nbis 3 Kohlenstoffatome enthält, verestert, um zu dem Ester der\n\nallgemeinen Formel\n\n(cid:17)\n\nworin R2 und R3 wie vorstehend definiert sind, zu gelangen,\n\ndessen Schutzgruppen R2 und R3 man mit Wasserstoffatomen\n\nmittels einer Mineralsäure in Lösung in einem 1 bis 3 Kohlen-\n\nstoffatome enthaltenden aliphatischen Alkohol ersetzt, wobei\n\nman bei einer Temperatur um 0° C arbeitet, wonach man das\n\nTaxol isoliert, wobei man zur Herstellung des Taxanderivates\n\nder allgemeinen Formel (IV) ein Halogentrialkylsilan mit\n\n10-Desacetylbaccatin-III umsetzt, wonach sich die Acetylierung\n\ndes als Zwischenprodukt erhaltenen 7-Trialkylsilyl-10-des-\n\nacetylbaccatin-III anschließt.\n\n 2. Verfahren gemäß Anspruch 1 zur Herstellung des Esters der\n\nallgemeinen Formel (V), wie in Anspruch 1 definiert, dadurch\n\ngekennzeichnet, daß man in Gegenwart eines Kondensations-\n\nmittels, ausgewählt unter den Carbodiimiden und den reaktiven\n\nCarbonaten, und eines Aktivierungsmittels, ausgewählt unter\n\nden Dialkylaminopyridinen, in einem aromatischen organischen\n\nLösungsmittel, ausgewählt unter Benzol, Toluol, den Xylolen,\n\nEthylbenzol, Isopropylbenzol und Chlorbenzol, bei einer Tem-\n\nperatur zwischen 60 und 90° C arbeitet.\n\n 3. Verfahren zur Herstellung eines Taxanderivats der allgemeinen\n\nFormel\n\ndadurch gekennzeichnet, daß man ein Halogentrialkylsilan mit\n\n10-Desacetylbaccatin-III umsetzt, wonach sich die Acetylierung\n\ndes als Zwischenprodukt erhaltenen 7-Trialkylsilyl-10-\n\ndesacetylbaccatin-III anschließt.\n\n 4. Verfahren zur Herstellung eines Taxanderivates der allgemei-\n\nnen Formel (IV) nach Patentanspruch 1, bei dem ein Halogen-\n\ntrialkylsilan mit 10-Desacetylbaccatin-III umgesetzt wird, wo-\n\nnach sich die Acetylierung des als Zwischenprodukt enthalte-\n\nnen 7-Trialkylsilyl-10-desacetylbaccatin-III anschließt, dadurch\n\ngekennzeichnet, daß man Halogentrialkylsilan bei einer Tem-\n\nperatur um 20° C unter Arbeiten in einem basischen organi-\n\nschen Lösungsmittel wie Pyridin, oder in einem inerten organi-\n\nschen Lösungsmittel, wie Chloroform oder Dichlorethan, in Ge-\n\ngenwart eines tertiären Amins umsetzt.\n\n 5. Verfahren zur Herstellung eines Taxanderivates der allgemei-\n\nnen Formel (IV) nach Patentanspruch 1, bei dem ein Halogen-\n\ntrialkylsilan mit 10-Desacetylbaccatin-III umgesetzt wird, wo-\n\nnach sich die Acetylierung des als Zwischenprodukt enthalte-\n\nnen 7-Trialkylsilyl-10-desacetylbaccatin-III anschließt, dadurch\n\ngekennzeichnet, daß die Acetylierung von 7-Trialkylsilyl-10-\n\ndesacetylbaccatin-III mit Hilfe von Acetylchlorid unter Arbeiten\n\nbei einer Temperatur um 0° C durchgeführt wird, wobei man in\n\neinem basischen organischen Lösungsmittel, wie Pyridin, oder\n\nin einem inerten organischen Lösungsmittel, wie Methylenchlo-\n\nrid, Chloroform oder Dichlorethan, in Anwesenheit eines tertiä-\n\nren Amins arbeitet.\"\n\nVon den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 5/6 und die\n\nBeklagte 1/6.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 5. April 1989 unter In-\n\nanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung in Frankreich vom 6. April\n\n1988 angemeldeten europäischen Patents 0 336 840 (Streitpatents), das ein\n\nVerfahren zur Herstellung von Taxol betrifft. Patentanspruch 1 lautet in der\n\nVerfahrenssprache Französisch:\n\n\"1. Procédé de préparation du taxol de formule:\n\ncaractérisé en ce que l’on estérifie un dérivé de la phényl-3\n\nisosérine (2R,3S) de formule générale :\n\ndans laquelle R2 représente un groupement protecteur de la\n\nfonction hydroxy choisi parmi les radicaux méthoxyméthyle,\n\néthoxy-1 éthyle, benzyloxyméthyle, \n\n( 4(cid:29)5(cid:6)6(cid:6)798;:\n\n< thyl-silyléthoxy)\n\nméthyle, tétrahydropyrannyle, trichloro-2,2,2 éthoxycarbonyle,\n\npar un dérivé du taxane de formule générale:\n\ndans laquelle R3 représente un groupement protecteur de la\n\nfonction hydroxy choisi parmi les radicaux trialkylsilyle dont\n\nchaque partie alkyle contient 1 à 3 atomes de carbone, pour\n\nobtenir l’ester de formule générale:\n\ndans laquelle R2 et R3 sont définis comme précédemment dont\n\non remplace les groupements protecteurs R2 et R3 par des\n\natomes d’hydrogène d’un acide minéral en solution dans un\n\nalcool aliphatique contenant 1 à 3 atomes de carbone en opé-\n\nrant à une température voisine de 0° C, puis isole le taxol.\"\n\nIn der deutschen Übersetzung der Patentschrift lautet dieser Patentan-\n\nspruch wie folgt:\n\n\"1. Verfahren zur Herstellung von Taxol der Formel\n\ndadurch gekennzeichnet, daß man ein (2R,3S)-3-Phenyl-\n\nisoserinderivat der allgemeinen Formel\n\nworin R2 eine Schutzgruppe für die Hydroxylfunktion, ausge-\n\nwählt unter den Methoxymethyl-, 1-Ethoxyethyl-, Benzyloxy-\n\n=(cid:2)>(cid:4)?(cid:6)@(cid:8)A(cid:10)B(cid:12)C(cid:14)D(cid:16)EGF(cid:10)C(cid:20)H(cid:22)I\n\nimethylsilylethoxy)-methyl-, Tetrahydropyranyl-,\n\n2,2,2-Trichlorethoxycarbonylresten, \n\nbedeutet, mit \n\neinem\n\nTaxanderivat der allgemeinen Formel\n\nworin R3 eine Schutzgruppe für die Hydroxylfunktion, ausge-\n\nwählt unter den Trialkylsilylresten, von denen jeder Alkylteil 1\n\nbis 3 Kohlenstoffatome enthält, umsetzt, um zu dem Ester der\n\nallgemeinen Formel\n\nworin R2 und R3 wie vorstehend definiert sind, zu gelangen,\n\ndessen Schutzgruppen R2 und R3 man mit Wasserstoffatomen\n\nmittels einer Mineralsäure in Lösung in einem 1 bis 3 Kohlen-\n\nstoffatome enthaltenden aliphatischen Alkohol ersetzt, wobei\n\nman bei einer Temperatur um 0° C arbeitet, wonach man das\n\nTaxol isoliert.\"\n\nWegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezo-\n\ngenen Patentansprüche 2 – 8 wird auf die Patentschrift verwiesen.\n\nDie Klägerin hat unter Bezugnahme auf zahlreiche Unterlagen, wegen\n\nderer auf das angefochtene Urteil verwiesen wird, geltend gemacht, das Streit-\n\npatent offenbare die Erfindung nicht so vollständig, daß ein Fachmann sie im\n\nbeanspruchten Umfang ausführen könne. Zudem beruhe es nicht auf erfinderi-\n\nscher Tätigkeit. Sie hat deswegen die Nichtigerklärung des Streitpatents mit\n\nWirkung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt.\n\nDie Beklagte hat das Patent vor dem Bundespatentgericht nur einge-\n\nschränkt mit fünf Patentansprüchen in deutscher Sprache verteidigt: Dabei hat\n\nsie in Patentanspruch 1 das Wort “umgesetzt” durch “verestert” ersetzt und am\n\nEnde dieses Patentanspruchs angefügt:\n\n\", wobei man zur Herstellung des Taxanderivates der allgemeinen\n\nFormel (IV) ein Halogentrialkylsilan mit 10-Desacetylbaccatin-III\n\numsetzt, wonach sich die Acetylierung des als Zwischenprodukt\n\nerhaltenen 7-Trialkylsilyl-10-desacetylbaccatin-III anschließt.\"\n\nIn dem Patentanspruch 5 in der Fassung des erteilten Patents entspre-\n\nchenden verteidigten Patentanspruch 2 hat sie eine Alternative für die Schutz-\n\ngruppe R2 (Methoxymethylcarbonylrest) gestrichen. Der verteidigte Patentan-\n\nspruch 3 entsprach Patentanspruch 6 des erteilten Patents. Die Beklagte hat\n\nbeantragt, die Klage abzuweisen, soweit diese sich gegen das Streitpatent im\n\nverteidigten Umfang richtet.\n\nDas Bundespatentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Kla-\n\nge das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß es den Patentan-\n\nsprüchen die Fassung der verteidigten Patentansprüche 2 und 3 (als neue\n\nPatentansprüche 1 und 2) gegeben hat. Das Urteil des Bundespatentgerichts\n\nist bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Band 2 Seite 105\n\nff, veröffentlicht.\n\nGegen das angefochtene Urteil haben beide Parteien Berufung einge-\n\nlegt. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent - nunmehr weitergehend als in\n\nerster Instanz - mit Patentanspruch 1, wie er ihrer Verteidigung vor dem Bun-\n\ndespatentgericht zugrunde lag, den Patentansprüchen 2, 4 und 5 des erteilten\n\nPatents, letztere in neuer Numerierung als Patentansprüche 3 und 4, sowie mit\n\nPatentansprüchen 6 und 7, die den Patentansprüchen 7 und 8 des erteilten\n\nPatents, jedoch mit geänderten Rückbeziehungen, entsprechen. Sie beantragt,\n\ninsoweit das Urteil des Bundespatentgerichts abzuändern und (sinngemäß) die\n\nKlage abzuweisen. Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent mit ei-\n\nnem eingeschränkten Patentanspruch 1 sowie für den Fall, daß das Streitpa-\n\ntent mit den verteidigten Patentansprüchen 3 und 4 keinen Bestand hat, mit\n\ndem im Tenor als Patentanspruch 3 wiedergegebenen Patentanspruch, der in\n\neingeschränkter Form dem Patentanspruch 6 des erteilten Patents entspricht.\n\nDie Klägerin verfolgt im Berufungsverfahren ihren Antrag weiter, das Streitpa-\n\ntent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Parteien treten jeweils dem\n\nRechtsmittel der Gegenseite entgegen.\n\nAls gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dr. E. Sch., Institut für\n\norganische Chemie, Technische Universität C., ein schriftliches Gutachten er-\n\nstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die\n\nNichtigkeitsklägerin hat in erster Instanz gutachtliche Stellungnahmen von\n\nProfessor Dr. S. B., Direktor des Instituts für Organische Chemie der Techni-\n\nschen Universität B., Professor E. C., H. University, C., Prof. Dr. H. W., Direktor\n\ndes Instituts für Organische Chemie der Universität K., und Professor A. F. H.,\n\nUniversity College D., vorgelegt. Die Beklagte hat ihrerseits Stellungnahmen\n\nvon Professor J. L., Collège de France, Professor K. C. N., The Scripps Re-\n\nsearch Institute, L. J., und Professor Dr. E. W., Institut für Organische Chemie\n\nder Universität H., vorgelegt.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie zulässigen Rechtsmittel der Parteien führen zur Abänderung des\n\nangefochtenen Urteils in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang. Demnach\n\nhaben die verteidigten Verfahrensansprüche Bestand, wobei die nachgeord-\n\nneten Verfahrensansprüche durch Patentanspruch 1 mitgetragen werden und\n\nfür den nebengeordneten, auf die Herstellung eines Zwischenprodukts gerich-\n\nteten Verfahrensanspruch die gleichen Erwägungen wie für den verteidigten\n\nPatentanspruch 1 gelten. Dagegen haben die verteidigten, auf Zwischenpro-\n\ndukte gerichteten Sachansprüche, keinen Bestand.\n\nI. Das Streitpatent betrifft ein halbsynthetisches Verfahren zur Herstel-\n\nlung von Taxol sowie verschiedene Zwischenprodukte, die bei diesem Her-\n\nstellungsweg anfallen.\n\n1. Taxol® (C47H51NO14; internationaler Freiname: Paclitaxel) ist eine Sub-\n\nstanz der in Patentanspruch 1 angegebenen Formel, die um 1970 erstmals im\n\nRahmen eines Forschungsprogramms des National Cancer Institute in den\n\nVereinigten Staaten von Amerika aus der Rinde einer im Nordwesten der Ver-\n\neinigten Staaten und in Kanada vorkommenden Eibenart (Taxus brevifolia) iso-\n\nliert wurde. Taxol weist eine hohe cytostatische Aktivität auf, die es zu einer\n\nwichtigen Substanz bei der Chemotherapie von Tumorerkrankungen macht.\n\nTaxol ist 1971 in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben worden; eine\n\nPatentierung als Stoff ist nicht erfolgt. Die präparative Zugänglichkeit von Taxol\n\naus natürlichen Quellen ist gering und kann den Bedarf für therapeutische An-\n\nwendungen bei weitem nicht decken. Deshalb sind Verfahren zur synthetischen\n\noder halbsynthetischen Herstellung von Taxol von Bedeutung.\n\nTaxol ist ein Derivat des Taxan der allgemeinen Formel\n\nwobei R (an der zehnten Bindungsstelle) einen Acetylrest (CH3CO; Essigsäu-\n\nreanhydrid) und R1 (an der dreizehnten Bindungsstelle) einen Rest der Sum-\n\nmenformel –OCO-CHOH-CH-(C6H5)-NHCOC6H5) (2’R,3’S) bedeutet. Als Aus-\n\ngangsprodukt für die Synthese steht in ausreichendem Umfang 10-Desacetyl-\n\nbaccatin III (im folgenden: 10-DAB-III) zur Verfügung, das sich in größeren\n\nMengen aus den Nadeln der Eibenart Taxus baccata gewinnen läßt. Bei dieser\n\nVerbindung stellen R ein Wasserstoffatom und R1 einen Hydroxy-Rest (OH)\n\ndar. 10-DAB-III wie auch das nur in verhältnismäßig geringen Mengen verfüg-\n\nbare Baccatin III, bei dem R einen Acetylrest der Formel CH3COO- und R1 eine\n\nHydroxy-Gruppe bedeuten (vgl. Streitpatent, Beschreibung S. 2 Z. 1-35), zei-\n\ngen nicht die therapeutischen Wirkungen von Taxol.\n\n2. Die Beschreibung des Streitpatents verweist auf die Veröffentlichung\n\nder europäischen Patentanmeldung 253 739, in der die Darstellung von Taxol\n\noder von 10-Desacetyl-Taxol aus einem Taxanderivat der allgemeinen Formel\n\nbeschrieben ist, wobei die Darstellung von Baccatin III oder von 10-DAB-III\n\nausgeht, das Gegenstand dieser Anmeldung ist. In diesem Fall müssen in ei-\n\nnem Zwischenschritt die (therapeutisch nicht wirksamen) Diastereomere ab-\n\ngeteilt werden. Deshalb führt das eingesetzte Baccatin III oder 10-DAB-III nicht\n\nzu Taxol mit der geforderten Struktur (Beschreibung S. 2 Z. 36-54).\n\nDie Beschreibung des Streitpatents verweist weiter darauf, daß es aus\n\neiner Veröffentlichung von Denis et al. in Journal of Organic Chemistry Bd. 51\n\nNr. 1, 1986, S. 46ff, bekannt gewesen sei, wie man die (abweichend formulier-\n\nte) Seitenkette von Taxol, auch als Ester, darstellen kann; dort sei die Benut-\n\nzung dieser Verbindung zur Teilsynthese von Taxol ausgehend von 10-DAB-III\n\nzwar vorgeschlagen, die Voraussetzungen, unter denen diese Synthese zu\n\nverwirklichen sei, seien aber nicht angegeben.\n\n3. Durch das Streitpatent soll demgegenüber, wie sich aus dem Ge-\n\nsamtzusammenhang der Beschreibung ergibt, ein Weg aufgezeigt werden, wie\n\nTaxol mit guter Ausbeute aus verfügbaren Ausgangsmaterialien synthetisiert\n\nwerden kann.\n\n4. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidigten\n\nFassung ein Verfahren zur\n\n1.\n\nHerstellung von Taxol der Formel\n\n1.1\n\nwobei man ein (2R,3S)-3-Phenylisoserinderivat der all-\n\ngemeinen Formel\n\n1.1.1\n\nin dem R2 eine Schutzgruppe für die Hydroxylfunktion be-\n\ndeutet,\n\n1.1.2\n\ndie ausgewählt \n\nist unter den Methoxymethyl-, 1-\n\nEthoxyethyl-, Benzyloxymethyl-, (ß-Trimethylsilylethoxy)-\n\nmethyl-, \n\nTetrahydropyranyl-, \n\n2,2,2-Trichlorethoxycar-\n\nbonylresten,\n\n1.2.\n\nmit einem Taxanderivat der allgemeinen Formel\n\n1.2.1\n\nin dem R3 eine Schutzgruppe für die Hydroxylfunktion\n\nenthält,\n\n1.2.2\n\ndie ausgewählt ist unter den Trialkylsilylresten, von denen\n\njeder Alkylteil 1 bis 3 Kohlenstoffatome enthält,\n\n1.2.3\n\nwobei man zur Herstellung dieses Taxanderivates\n\n1.2.3.1 ein Halogentrialkylsilan mit 10-Desacetylbaccatin-III um-\n\nsetzt,\n\n1.2.3.2 wonach sich die Acetylierung des als Zwischenprodukt\n\nerhaltenen \n\n7-Trialkylsilyl-10-desacetylbaccatin-III \n\nan-\n\nschließt,\n\n1.3.\n\nverestert,\n\n1.3.1\n\num zu dem Ester der allgemeinen Formel\n\nzu gelangen,\n\n1.3.2\n\nworin R2 und R3 wie vorstehend definiert sind,\n\n2.\n\ndessen Schutzgruppen R2 und R3 man mit Wasserstoffa-\n\ntomen ersetzt\n\n2.1\n\nmittels einer Mineralsäure\n\n2.2\n\nin Lösung in einem 1 bis 3 Kohlenstoffatome enthaltenden\n\naliphatischen Alkohol\n\n2.3\n\nwobei man bei einer Temperatur um 0° C arbeitet,\n\n3.\n\nwonach man das Taxol isoliert.\n\n5. Hieraus ergibt sich, wie der gerichtliche Sachverständige überzeu-\n\ngend ausgeführt hat, ein Syntheseverfahren mit vier Schritten.\n\na) In einem ersten Schritt erfolgt zunächst der Schutz der 7-Hydroxy-\n\nGruppe des 10-DAB-III. Diese Verbindung weist in den Positionen 7, 10 und 13\n\ndrei sekundäre Alkohol-Funktionen (Hydroxy-Gruppen) auf. Während die 13-\n\nHydroxy-Gruppe aus sterischen Gründen von geringerer Reaktivität ist, ist eine\n\nDifferenzierung hinsichtlich des Reaktionsvermögens zwischen den Hydroxy-\n\nGruppen in Position 7 und in Position 10 schwierig. Eine weitere Hydroxy-\n\nGruppe in Position 1 ist als tertiäre Gruppe von geringer Reaktivität und kann\n\ndeshalb außer Betracht bleiben. Um Baccatin-III als weiteres Zwischenprodukt\n\nzu erhalten, muß die 10-Hydroxy-Gruppe mit Essigsäure zu einer Acetyl-\n\nGruppe verestert werden. Die vom Streitpatent gelehrte (Merkmal 1.2.3.1) Sily-\n\nlierung der 7-Hydroxy-Gruppe blockiert diese zeitweise chemisch und ermög-\n\nlicht es damit, die Acetylierung selektiv an der 10-Hydroxy-Gruppe durchzufüh-\n\nren. Das Reagens Halogentrialkylsilan führt selektiv zum Ersatz des Wasser-\n\nstoffatoms in der 7-Position, die eine etwas größere Reaktivität aufweist. Nach\n\neinem von der Nichtigkeitsklägerin vorgelegten Versuchsbericht, auf den sich\n\nauch der gerichtliche Sachverständige stützt, liefert die Silylierung hier zu\n\n85,4% das gewünschte Zwischenprodukt 7-Triethylsilyl-10-DAB-III.\n\nb) In einem zweiten Schritt wird dieses Zwischenprodukt in der 10-\n\nStellung acetyliert (Merkmal 1.2.3.2).\n\nc) Im dritten Schritt wird das nunmehr erhaltene 7-Trialkylsilyl-baccatin-\n\nIII (ein Alkohol) mit dem (2R,3S)-3-Phenylisoserinderivat, einer Carbonsäure,\n\ndie mit einer Schutzgruppe für die Hydroxylfunktion versehen ist (“Taxol-\n\nSeitenkette”), unter Abspaltung von Wasser verestert. Bei der Veresterung\n\nhandelt es sich an sich um eine Standardreaktion der organischen Synthese,\n\ndie vorliegend aber nicht ohne weiteres zum Erfolg führt. Nach den Ausführun-\n\ngen des gerichtlichen Sachverständigen liegt ein “kritischer Fall” vor, weil sich,\n\nwie allerdings erst durch eine Nachveröffentlichung (Denis u.a., J. Am. Chem.\n\nSoc. 1988, 5917, 5918; K1) bekannt geworden ist, die zu veresternde 13-\n\nHydroxy-Gruppe in einer Höhlung des Molekülgerüsts befindet und zudem\n\ndurch eine Wasserstoffbrückenbildung mit der 4-Acetyl-Gruppe stabilisiert wird,\n\nwas die Bindungsbildung extrem erschwert. Zum Erfolg führen hier die von\n\nPatentanspruch 2 erfaßten und zum Teil in einem Ausführungsbeispiel be-\n\nschriebenen Veresterungsmethoden, bei der in Gegenwart eines Kondensati-\n\nonsmittels (Carbodiimids, insbesondere Dicyclohexylcarbodiimids, oder reakti-\n\nven Carbonats, wie Dipyridil-2-carbonat), und eines Aktivierungsmittels (eines\n\nDialkylaminopyridins, wie 4-Dimethylaminopyridin) in einem aromatischen or-\n\nganischen Lösungsmittel (Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol, Isopropylbenzol\n\noder Chlorbenzol) bei einer Temperatur zwischen 60° C und 90° C gearbeitet\n\nwird (vgl. Patentschrift S. 5 Z. 6-11). Im Nachhinein sind weitere Möglichkeiten\n\nder Realisierung der Esterbildung genannt worden.\n\nd) Da die bisher durchgeführten drei Verfahrensschritte zu einem von\n\nTaxol verschiedenen Molekül mit Schutzgruppen in der 7-Position des Taxan-\n\nGerüsts (Silyl-Rest) und an der Hydroxy-Funktion des Phenylisoserin-Teils\n\n(Seitenkette) führen, müssen in einem vierten Schritt die beiden Schutzgrup-\n\npen abgespalten werden, wie dies in der Merkmalsgruppe 2 angegeben wird.\n\nSchließlich kann das Taxol isoliert werden (Merkmal 3).\n\nII. Die Patentinhaberin verteidigt den Gegenstand des Patentanspruchs\n\n1 des Streitpatents in zulässiger Weise. Dies gilt zunächst für den Übergang\n\nauf die deutschsprachige Fassung anstelle der französischen (st. Rspr., u.a.\n\nBGHZ 118, 221, 222 f – Linsenschleifmaschine; BGHZ 133, 79, 81 Bogenseg-\n\nment). Die Verwendung des Begriffs “verestern” ist dabei ohne weiteres durch\n\ndie maßgebliche französische Fassung des Patentanspruchs 1 gedeckt, in dem\n\nebenfalls von “verestern” (“en ce que l’on estérifie ...”) die Rede ist. Der ange-\n\nfügte Anspruchsteil\n\n\"wobei man zur Herstellung des Taxanderivates der allgemeinen\n\nFormel (IV) ein Halogentrialkylsilan mit 10-Desacetylbaccatin-III\n\numsetzt, wonach sich die Acetylierung des als Zwischenprodukt\n\nerhaltenen 7-Trialkylsilyl-10-desacetylbaccatin-III anschließt\"\n\nentspricht Patentanspuch 6 des erteilten Patents und ist in den ursprünglichen\n\nUnterlagen (Beschreibung S. 5 Z. 1-5) als eine von zwei möglichen Alternati-\n\nven als zur Erfindung gehörend offenbart; gegen die in dieser Änderung lie-\n\ngende Beschränkung bestehen daher keine Bedenken. Daß die bereits in Pa-\n\ntentanspruch 1 enthaltene Angabe “mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen” nicht noch-\n\nmals wiederholt wird, ist dabei unschädlich. Der Senat hat in Patentanspruch 2\n\ndie ersichtlich versehentliche Angabe “Formel (IV)” in “Formel (V)” berichtigt.\n\nAuch der hilfsweise zu den Stoffansprüchen verteidigte Patentanspruch ist\n\ndurch die ursprünglichen Unterlagen und das erteilte Patent gedeckt. Die nicht\n\nverteidigte ursprüngliche weitere Fassung des Streitpatents ist auf Grund der\n\nvon der Beklagten vorgenommenen Selbstbeschränkung nicht Gegenstand der\n\nsachlichen Prüfung im Berufungsverfahren.\n\nIII. 1. Der Gegenstand des so verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu\n\n(Art. 52, 54 EPÜ). Der Senat tritt insoweit der von Sachkunde getragenen und\n\nüberzeugenden Beurteilung des gerichtlichen Sachverständigen in seinem\n\nschriftlichen Gutachten bei. Insbesondere offenbart keine der Entgegenhaltun-\n\ngen eine Silylierung von 10-DAB-III bei der Hydroxy-Gruppe in der 7-Position.\n\nAuch die Nichtigkeitsklägerin hat im Verfahren fehlende Neuheit nicht geltend\n\ngemacht.\n\n2. a) Der Senat kann nicht feststellen, daß dieser Gegenstand für den\n\nFachmann, einen - erforderlichenfalls im Team arbeitenden - promovierten\n\nChemiker mit Erfahrung auf dem Gebiet der Naturstoffsynthese, naheliegend\n\ngewesen wäre (Art. 52, 56 EPÜ). Für die Bejahung einer erfinderischen Lei-\n\nstung genügt es bei einem mehrschrittigen Syntheseverfahren bereits, daß ein\n\nVerfahrensschritt nicht durch den Stand der Technik in seiner Gesamtheit na-\n\nhegelegt war. Dies trifft jedenfalls für den Verfahrensschritt nach Merkmal\n\n1.2.3.1 zu, nach dem ein Halogentrialkylsilan mit 10-DAB-III umgesetzt wird.\n\nDeshalb kommt es im Ergebnis nicht darauf an, ob sich weitere Verfahrens-\n\nschritte ebenfalls nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik\n\nergaben. Auch in der in Schweden ergangenen Entscheidung von Stockholms\n\nTingsrätt vom 16. Oktober 1998 (ENPR 2001, 1 ff, Tz. 236 ff) ist deswegen im\n\nErgebnis, wenngleich mit im einzelnen abweichender Begründung, erfinderi-\n\nsche Tätigkeit bejaht worden.\n\naa) Aus Sénilh u.a., C. R. Acad. Sc. Paris, t. 299, Série II, n° 15, 1984,\n\nS. 1039 – 1043 (K 3) war die halbsynthetische Gewinnung von Taxol-Analoga\n\nausgehend von aus den Nadeln von Eiben (taxus baccata) gewonnenem 10-\n\nDAB-III (Tetraol) im Prinzip bekannt. Die Veröffentlichung beschreibt (S. 1040),\n\ndaß die chemische Reaktionsfähigkeit von Tetraol wenig bekannt sei, insbe-\n\nsondere das Verhalten der drei Hydroxy-Gruppen in der 7-, 10- und 13-\n\nPosition. Eine Acetylierung in Essigsäureanhydrid oder Pyridin bei Umgebung-\n\nstemperatur führe zu einem 50:50-Gemisch des 7-Monoacetats und des 7-, 10-\n\nDiacetats. Es wird weiter darauf verwiesen, daß die 13-Hydroxy-Gruppe weni-\n\nger reaktionsfähig ist als die beiden anderen Sekundär-Hydroxy-Gruppen. Eine\n\nAnregung für eine Silylierung der 7-Hydroxy-Gruppe gibt die Veröffentlichung\n\nnach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen\n\nnicht.\n\nbb) Denis u.a., J. Org. Chem. 1986, 51, 46-50 (K 4), beschreiben die\n\neffektive, enantioselektive Synthese der Taxol-Seitenkette als Schritt der Ta-\n\nxol-Synthese, wobei auch eine Teilsynthese von Taxol aus 10-DAB-III ange-\n\nsprochen wird (S. 47/48). Auch hier findet sich keine Anregung für eine Silylie-\n\nrung der 7-Hydroxy-Gruppe.\n\ncc) Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 253 738\n\n(K 5) offenbart Taxolderivate, insbesondere Taxotere, und beschreibt die Her-\n\nstellung von Taxol-Analoga aus 10-DAB-III. U.a. ist die Veresterung eines Bac-\n\ncatin-III-Derivats, bei dem in 7-Position die Hydroxy-Gruppe durch einen\n\nTrichlorethoxycarbonylrest (-OCOOCH2CCl3) ersetzt ist und bei dem die Hy-\n\ndroxy-Gruppe in 10-Position ebenfalls durch einen solchen Rest oder durch\n\neinen Acteylrest substituiert ist, mit Zimtsäure beschrieben. Die Veresterung\n\nerfolgt dabei nach der Carbodiimid-Methode (S. 3 Z. 57 ff), wie sie auch das\n\nStreitpatent lehrt. Eine selektive Silylierung ist, wie der gerichtliche Sachver-\n\nständige überzeugend angegeben hat, auch hier nicht vorgesehen und durch\n\ndie Möglichkeit gleicher Substitution der Hydroxy-Gruppen in 7- und 10-\n\nPosition eher fernliegend.\n\ndd) Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 126 587\n\n(K 6) beschreibt die Herstellung von ß-Lactam-Verbindungen (Penem-\n\nVerbindungen), bei denen Schutzgruppen u.a. für eine Hydroxy-Gruppe, ein-\n\ngesetzt werden, als die die Beschreibung (S. 4 Z. 13 ff) u.a. 2,2,2-\n\nTrichlorethoxycarbonyl und Trialkylsilylgruppen als bevorzugt nennt. Die Kläge-\n\nrin möchte damit die Austauschbarkeit dieser Schutzgruppen belegen. Hinwei-\n\nse auf eine selektive Silylierung finden sich auch hier nicht.\n\nee) Der Beitrag von Lalonde/Chan in Synthesis 1985, 817 ff (K 7) be-\n\nschreibt die Verwendung von siliziumorganischen Reagenzien als Schutzgrup-\n\npen bei der organischen Synthese und dabei insbesondere auch die Verwen-\n\ndung von Silyl-Schutzgruppen, namentlich von Trimethyl- und Triethylsilylgrup-\n\npen, zum Schutz von Hydroxy-Gruppen. Dabei ist (S. 818) auch am Beispiel\n\nder Prostaglandin-Synthese die selektive Silylierung bestimmter Hydroxy-\n\nGruppen beschrieben. Nach den überzeugenden Angaben des gerichtlichen\n\nSachverständigen läßt sich diesem Beispiel jedoch nicht mehr als die dem\n\nFachmann bereits vertraute Information entnehmen, daß verschiedene Hy-\n\ndroxy-Gruppen bei unterschiedlicher Umgebung mit einem Reagens mit unter-\n\nschiedlicher Geschwindigkeit reagieren können. Das Beispiel S. 821 überge-\n\nhend linke/rechte Spalte zeigt einen dem Merkmal 1.2.2 entsprechenden Re-\n\naktionsverlauf, nämlich den Schutz einer bestimmten Hydroxy-Gruppe durch\n\neine Triethylsilyl-Schutzgruppe, jedoch bei einer anderen Umsetzung (Birch-\n\nReduktion). Ein Hinweis auf eine Anwendung bei der Taxol-Synthese findet\n\nsich nach den überzeugenden Angaben des gerichtlichen Sachverständigen in\n\nder Veröffentlichung nicht.\n\nff) Die Veröffentlichung von Guéritte-Voegelein u.a. in Tetrahedon Bd.\n\n42 (1986), 4451 ff (K 10) betrifft die Synthese von Taxon-Analoga ausgehend\n\nvon 10-DAB-III und Baccatin-III; auch die Verwendung dieser Substanzen für\n\ndie Herstellung von Taxol ist angesprochen. Sie entspricht damit dem Erfin-\n\ndungsgedanken des Streitpatents, jedoch ohne eine Lösung aufzuzeigen, da\n\nsie nicht beschreibt, wie eine selektive Acetylierung der Hydroxy-Gruppe in 10-\n\nPosition erreicht werden kann, sondern bei der Erkenntnis verharrt, daß zwi-\n\nschen der 7- und der 10-Hydroxy-Gruppe hinsichtlich der Acylierung keine Se-\n\nlektivität besteht. Die Nichtigkeitsklägerin hat demgegenüber aus dieser Ver-\n\nöffentlichung eine höhere Reaktivität der 7-Hydroxy-Gruppe gegenüber der 10-\n\nHydroxy-Gruppe abgeleitet, was der gerichtliche Sachverständige für die Ace-\n\ntylierung (nicht aber für die Silylierung) unter Verneinung eines präparativ\n\nnutzbaren Unterschieds bestätigt hat.\n\ngg) Die Veröffentlichung von Oshima u.a. in Chem. Pharm. Bull. 32\n\n(1984), 3518 ff (K 13) berichtet für ein Vitamin-D3-Derivat von einer selektiven\n\nSilylierung, die bei einer bestimmten, äquatorial angeordneten Hydroxy-Gruppe\n\ngelingt, während eine andere Hydroxy-Gruppe nicht reagiert. Ein unmittelbarer\n\nBezug zur selektiven Silylierung von 10-DAB-III besteht nicht. Der gerichtliche\n\nSachverständige hat hierzu in überzeugender Weise ergänzend ausgeführt,\n\ndaß sich die selektive Silylierung in dieser Entgegenhaltung zwanglos aus der\n\näquatorialen Stellung der Hydroxy-Gruppe gegenüber der axialen Stellung der\n\nnicht silylierten Hydroxy-Gruppe sowie den Einfluß einer angularen Methyl-\n\nGruppe erklärt, was dem Fachmann geläufig sei. Auf die Situation bei 10-DAB-\n\nIII ist dies, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend angegeben hat,\n\nnicht übertragbar, weil es infolge der dort vorhandenen komplexen Ringstruktur\n\nkeine entsprechenden, dem Fachmann bekannten Regeln gab und dieser des-\n\nhalb auf das Ergebnis von Laborexperimenten angewiesen war.\n\nhh) Die übrigen Entgegenhaltungen kommen dem Streitpatent nicht nä-\n\nher und sind für die Beurteilung der erfinderischen Leistung ohne Belang.\n\nb) Auch aus der Zusammenschau der genannten Entgegenhaltungen\n\nläßt sich nicht feststellen, daß der Fachmann unter Berücksichtigung seiner\n\nFachkenntnisse in naheliegender Weise zu der Erkenntnis gelangen konnte,\n\ndie Hydroxyl-Gruppe in 7-Position selektiv zu silylieren.\n\nHierfür läßt sich schon deshalb keine hinreichende Anregung feststellen,\n\nweil der Fachmann zwar aus dem Stand der Technik Hinweise ableiten konnte,\n\ndaß die Hydroxy-Gruppe in 7-Position insgesamt eine etwas größere Reaktivi-\n\ntät aufweist als die Hydroxy-Gruppe in 10-Position, es demgegenüber aber an\n\nweitergehenden Hinweisen fehlte, daß und in welcher Weise diese höhere Re-\n\naktivität für eine Schutzgruppenbildung nutzbar gemacht werden konnte. Das\n\nReaktionsverhalten bei der Alkylierung konnte der Fachmann dabei nicht ohne\n\nweiteres heranziehen, denn eine Alkylierung der Hydroxy-Gruppe in 7-Position\n\nmußte für ihn unerwünscht erscheinen. Allerdings vermag der Senat auf Grund\n\nder Angaben des gerichtlichen Sachverständigen nicht der Auffassung der in\n\nSchweden ergangenen Entscheidung beizutreten, daß der Fachmann die\n\nSchlußfolgerungen in der Veröffentlichung von Guéritte-Voegelein u.a. in Te-\n\ntrahedon Bd. 42 (1986), 4451 (K 10) nicht weiter überprüft hätte. Wie der ge-\n\nrichtliche Sachverständige nachvollziehbar dargelegt hat, war hier trotz der in\n\ndieser Veröffentlichung enthaltenen Äußerung (S. 4452 unter I.), die Daten\n\nzeigten, daß zwischen den C-7- und C-10-Hydroxyl-Gruppen keine Selektivität\n\ngegenüber Acylierungsmitteln bestehe, vom Fachmann durchaus zu erwarten,\n\ndie Ergebnisse dieser Untersuchung kritisch zu überprüfen und über Wege\n\nnachzudenken, wie eine selektive Acylierung in der 10-Position zu erreichen\n\nsein konnte. Es läßt sich aber nicht feststellen, daß es für den Fachmann ohne\n\nerfinderische Leistung möglich war, die im Streitpatent unter Schutz gestellten\n\nSchutzgruppen für die Hydroxy-Gruppe in der 7-Position aufzufinden. Zwar hat\n\nder gerichtliche Sachverständige angegeben, daß der Fachmann Silyl-\n\nGruppen als wirksame und in Gegenwart anderer Schutzgruppen selektiv wie-\n\nder abspaltbare Schutzgruppen der Hydroxy-Gruppe kannte. Er hat jedoch\n\nbetont, daß sich der für das Verfahren des Streitpatents essentielle selektive\n\nSchutz der 7-Hydroxy-Funktion in 10-DAB-III dem Stand der Technik nicht ent-\n\nnehmen läßt. So hat dies jedenfalls im Ergebnis auch das sachkundig besetzte\n\nBundespatentgericht gesehen. Der gerichtliche Sachverständige hat weiter\n\nangegeben, der Fachmann hätte mit viel Fleiß die im Streitpatent unter Schutz\n\ngestellte Lösung auffinden können; dies schließt aber die nicht widerlegbare\n\nMöglichkeit ein, daß es für ihn nicht im Sinn des Art. 56 EPÜ naheliegend war,\n\nzu dieser Lösung zu gelangen. Hierfür spricht nicht zuletzt, daß es nach meh-\n\nreren dokumentierten Fehlschlägen geraumer Zeit bedurfte, diese aufzufinden,\n\nobwohl ersichtlich auf diese Weise die aus der geringen Verfügbarkeit von\n\nBaccatin-III zu erwartenden Probleme erheblich gemildert werden konnten und\n\nmit einem großen Bedarf an Taxol in der Zukunft zu rechnen war. Daß, wie die\n\nKlägerin meint, dem Fachmann das Auffinden der geeigneten Schutzgruppen\n\nmit wenigen Routineversuchen möglich gewesen wäre, kann der Senat auf\n\nGrund der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen nicht feststellen.\n\nDie Veröffentlichung von Oshima u.a. in Chem. Pharm. Bull. 32 (1984),\n\n3518 ff (K 13) betrifft die selektive Silylierung von Vitamin-D3-Derivaten. Sie\n\nkonnte, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend angeben hat, dem\n\nFachmann schon wegen der dort anders gelagerten Verhältnisse keinen Hin-\n\nweis bieten, wie er die sich bei der Hemisynthese von Taxol stellenden Pro-\n\nbleme anzugehen hatte.\n\nIV. Auch der Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG,\n\nArt. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ liegt nicht vor. Dem Bundespatentgericht kann in\n\nseiner rechtlichen Bewertung nicht beigetreten werden, daß die im verteidigten\n\nPatentanspruch 1 unter Schutz gestellte Erfindung nicht so deutlich und voll-\n\nständig offenbart sei, daß ein Fachmann sie nicht ausführen könne (Art. 84\n\nEPÜ). Auch in der in Schweden ergangenen Entscheidung ist das Vorliegen\n\ndieses Nichtigkeitsgrunds verneint worden.\n\nDas Bundespatentgericht hat seine gegenteilige Auffassung damit be-\n\ngründet, daß im Hinblick auf die im verteidigten Patentanspruch 1 des Streit-\n\npatents verwendete allgemeine Formulierung der Fachmann davon ausgehe,\n\ndaß übliche Methoden der Veresterung zum Erfolg führten. Für den Fachmann\n\nsei aber am Anmeldetag lediglich das spezielle Verfahren des Ausführungsbei-\n\nspiels in der Beschreibung des Streitpatents gangbar gewesen. Demgegenüber\n\nerscheint es bereits zweifelhaft, ob der Fachmann in Kenntnis des Stands der\n\nTechnik überhaupt Anlaß zu der Annahme hatte, daß mehr oder weniger belie-\n\nbige Veresterungsverfahren zum Erfolg führen konnten, nachdem in der Lite-\n\nratur auf sehr spezielle Verfahren hingewiesen worden war (vgl. Denis u.a., J.\n\nOrg. Chem. 1986, 51, 46, 47 Fn. 20, 21 (K 4); Veröffentlichung der europäi-\n\nschen Patentanmeldung 0 253 738) und auch die Beschreibung des Streitpa-\n\ntents insoweit eine sehr spezielle Verfahrensführung angibt. Auch der gerichtli-\n\nche Sachverständige hat überzeugend erläutert, daß der Fachmann weiß, daß\n\nkeine Veresterungsmethode in allen Fällen funktioniert, und daß er sich des-\n\nhalb immer Gedanken darüber machen wird, wie im Einzelfall vorzugehen ist.\n\nIm übrigen erweist sich aber auch die rechtliche Beurteilung durch das\n\nBundespatentgericht als nicht zutreffend.\n\nDas Bundespatentgericht meint, daß ein Patent dann, wenn sich im\n\nNichtigkeitsverfahren herausstelle, daß seine Lehre in einem begrenzten Um-\n\nfang nicht ausführbar gewesen sei, in diesem Umfang für nichtig zu erklären\n\nsei. Dies trifft jedenfalls in Fällen wie dem vorliegenden nicht zu.\n\nPatentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung stellt\n\nein Syntheseverfahren unter Schutz, bei dem eine Hydroxy-Gruppe des 10-\n\nDAB-III zur Erreichung einer selektiven Acylierung vorübergehend blockiert\n\nwird und bei der in einem späteren Verfahrensschritt (Merkmal 1.3) das so er-\n\nhaltene Taxanderivat mit einem Phenylisoserinderivat verestert wird. Der Pa-\n\ntentanspruch ist somit auf ein Syntheseverfahren gerichtet, bei dem eine be-\n\nstimmte Umsetzung (Veresterung, d.h. die Umsetzung eines Alkohols mit einer\n\nCarbonsäure) zweier definierter Komponenten stattfindet. Die Beschreibung\n\noffenbart hierzu spezielle und näher beschriebene, für den Fachmann ausführ-\n\nbare Wege, diese Veresterung durchzuführen. Auch wenn dabei der Bereich\n\ndes dem Fachmann auf Grund seines allgemeinen Fachwissen Geläufigen\n\nverlassen wird, werden mithin in der Patentschrift (an sich aus Spezialliteratur\n\ngrundsätzlich bekannte) Wege zur Durchführung der Veresterung gewiesen.\n\nArbeitete der Fachmann diese nach, konnte er die Veresterungsreaktion mit\n\nErfolg durchführen. Dies genügt unter Ausführbarkeitsgesichtspunkten, denn\n\ndas Europäische Patentübereinkommen fordert wie das deutsche Recht ledig-\n\nlich, daß ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung zu offenbaren ist\n\n(u.a. BGHZ 100, 67, 71 – Tollwutvirus; Sen.Urt. v. 9.2.1993 – X ZR 40/90, Um-\n\ndruck \n\nS. \n\n8; \n\nEPA\n\nT 292/85 ABl. EPA 1989, 275 = GRUR Int. 1990, 61, 64 Polypeptid-Expression\n\nI; EPA T 238/88 ABl. EPA 1992, 709 = GRUR Int. 1993, 482 Kronenether; vgl.\n\nzum früheren Recht Sen. Urt. v. 4.7.1989 - X ZR 95/87, GRUR 1989, 899, 900\n\n- Sauerteig).\n\nSelbst wenn der Fachmann, wie es das Bundespatentgericht annimmt,\n\nauf Grund der Anspruchsformulierung der irrigen Auffassung gewesen wäre, er\n\nkönne auf andere, geläufige Veresterungsverfahren zurückgreifen, änderte\n\ndies nichts daran, daß ein gangbarer Weg ausreichend beschrieben und das\n\nVeresterungsproblem mit der Offenbarung im Streitpatent zu lösen ist (vgl. zum\n\nAusreichen der Angabe eines Lösungswegs auch Sen. Beschl. vom 16.6.1998\n\n- X ZB 3/97, GRUR 1998, 899, 900 – Alpinski). Bei einem Patent auf ein che-\n\nmisches Syntheseverfahren kann nämlich ein bestimmter Verfahrensschritt in\n\nForm einer an sich geläufigen, allgemein bezeichneten Reaktion auch dann\n\nallgemein beansprucht werden, wenn bekannte Möglichkeiten, diese Reaktion\n\ndurchzuführen, versagen, in der Patentschrift aber ein ausführbarer Weg zur\n\nDurchführung der Reaktion nacharbeitbar offenbart ist. Die abweichende Auf-\n\nfassung der Klägerin, der sich das Bundespatentgericht angeschlossen hat,\n\nmüßte in letzter Konsequenz dazu führen, daß der Schutz eines Verfah-\n\nrenspatents neben dem Fachmann geläufigen Verfahrensabläufen immer nur\n\nden konkreten, im Patent offenbarten Verfahrensgang erfassen dürfte. Dies\n\nstellt jedenfalls dann, wenn ein bestimmtes Verfahren erstmals der Allgemein-\n\nheit zur Verfügung gestellt wird, grundsätzlich keine angemessene Belohnung\n\nder erfinderischen Leistung dar. Dabei kommt es nicht darauf an, ob dem\n\nFachmann zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt oder bei Veröffentlichung der\n\nPatentschrift auch andere Wege zur Durchführung der Reaktion zur Verfügung\n\nstanden und ob es überhaupt andere Wege gibt, diese Veresterung mit\n\nbrauchbarer Ausbeute durchzuführen, wie es die Beklagte unter Vorlage eines\n\nVersuchsberichts geltend macht. Der auf eine möglicherweise mißverständli-\n\nche Stelle in Benkard, PatG GebrMG 9. Aufl. § 35 Rdn. 23 gestützten Auffas-\n\nsung des Bundespatentgerichts vermag der Senat deshalb nicht beizutreten.\n\nAuch die umstrittene Frage, welche Folgen ein zu breit gefaßter Patent-\n\nanspruch für das Nichtigkeitsverfahren haben könnte (vgl. House of Lords\n\nR.P.C. 1997, 1 ff, auszugsweise in GRUR Int. 1998, 412, 418 Biogen v. Mede-\n\nva; Gerechtshof Den Haag BIE 1999, 394, 397), stellt sich im vorliegenden Fall\n\nnicht. Der hier zu beurteilende Sachverhalt ist mit den Fällen, in denen – etwa\n\nin den von der Klägerin angezogenen Entscheidungen der Beschwerdekam-\n\nmern des Europäischen Patentamts (EPA T 435/91 ABl. EPA 1995, 188 ff =\n\nGRUR Int. 1995, 591, 592 – Reinigungsmittel; EPA T 409/91 ABl. EPA 1994,\n\n653, 659 = GRUR Int. 1994, 957, 959 f – Dieselkraftstoffe) - ein “funktionelles\n\nMerkmal” oder eine allgemein umschriebene Klasse von Ausgangsstoffen oder\n\nEndprodukten im Patentanspruch genannt war, schon deshalb nicht vergleich-\n\nbar, weil der Fachmann durch die Offenbarung in der Patentschrift in die Lage\n\nversetzt wird, die Veresterung als solche durchzuführen; daß dies mit jeglicher\n\nVeresterungsmethode gelingen werde, konnte der Fachmann nach den über-\n\nzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen von vornherein\n\nnicht erwarten. Im übrigen ist nach geltendem Recht eine “unangemessene\n\nBreite” der Patentansprüche kein Nichtigkeitsgrund (vgl. Brandi-Dohrn GRUR\n\nInt. 1995, 541; Roberts EIPR 1994, 371; Busse § 34 PatG Rdn. 84 a.E.).\n\nV. 1. Der nunmehr als Patentanspruch 3 verteidigte frühere Patentan-\n\nspruch 4 betrifft Ester der allgemeinen Formel\n\nworin R2 eine Schutzgruppe für die Hydroxylfunktion, ausgewählt unter den\n\nMethoxy J(cid:2)K(cid:4)L(cid:20)M%N(cid:10)O\n\nP*QSRTP*UVL(cid:20)M(cid:4)W%X&N(cid:8)K(cid:29)L(cid:20)M(cid:8)N(cid:10)O(cid:12)P*QZY[K1\\(cid:8)]TN(cid:10)O(cid:12)W%XTN(cid:4)J(cid:2)K(cid:4)L(cid:20)M%N(cid:10)O\n\nP*Q(cid:16)^G_(cid:29)P(cid:6)‘(cid:22)a9b;J(cid:2)K(cid:4)L(cid:6)M(cid:8)N(cid:10)O silylethoxy)-\n\nmethyl-, Tetrahydropyranyl-, 2,2,2-Trichlorethoxycarbonylresten, und R3 eine\n\nSchutzgruppe für die Hydroxylfunktion, ausgewählt unter den Trialkylsilylre-\n\nsten, von denen jeder Alkylteil 1 bis 3 Kohlenstoffatome aufweist, bedeuten. Es\n\nhandelt sich mithin um das Zwischenprodukt, das man nach der Veresterung\n\nnach der Merkmalsgruppe 1, aber vor Durchführung der Verfahrensschritte der\n\nMerkmalsgruppe 2 und des Merkmals 3 erhält.\n\n2. Der als Patentanspruch 4 verteidigte frühere Patentanspruch 5 betrifft\n\nein Taxanderivat der allgemeinen Formel\n\nworin R3 eine Schutzgruppe für die Hydroxylfunktion, ausgewählt unter den\n\nTrialkylsilylresten, von denen jeder Alkylteil 1 bis 3 Kohlenstoffatome aufweist,\n\nbedeutet, mithin das Taxanderivat nach Merkmal 1.2.\n\n3. Die fehlende Schutzfähigkeit der in den verteidigten Patentansprü-\n\nchen 3 und 4 geschützten, neuen Zwischenprodukte ergibt sich allerdings nicht\n\nschon daraus, daß diese besonderen, an den Schutz von Zwischenprodukten\n\nzu stellenden Anforderungen nicht genügten; im geltenden Recht richtet sich\n\ndie Schutzfähigkeit von Zwischenprodukten nämlich grundsätzlich nach den\n\nallgemeinen, für den Stoffschutz geltenden Regeln. Die Klägerin macht jedoch\n\nmit Erfolg geltend, daß sich diese Zwischenprodukte für den Fachmann in na-\n\nheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben haben und es deshalb\n\nkeiner erfinderischen Tätigkeit bedurfte, sie aufzufinden.\n\nDie Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit entspricht, soweit sie aus\n\n10-DAB-III hergestellt werden, den Erwägungen wie zum verteidigten Patent-\n\nanspruch 1. Jedoch kann die Klägerin mit Recht darauf verweisen, daß eine\n\nHerstellung dieser Zwischenprodukte auch unmittelbar aus Baccatin-III möglich\n\nist. Es war bekannt und wird auch in der Beschreibung des Streitpatents ge-\n\nschildert, diesen Weg zu gehen. Daß die Verfügbarkeit des Ausgangsstoffs\n\nBaccatin-III beschränkt ist, konnte den Fachmann nicht generell davon abhal-\n\nten, diesen Weg weiterhin zu beschreiten. Dies gilt umso mehr, als bis zum\n\nPrioritätszeitpunkt des Streitpatents ein mit wirtschaftlichem Aufwand gangba-\n\nrer Weg zur Teilsynthese von Taxol aus 10-DAB-III nicht bekannt war.\n\nWollte der Fachmann Taxol aus Baccatin-III synthetisieren, stellte sich\n\nfür ihn, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend angegeben hat, das\n\nProblem der Alkylierung der Hydroxy-Gruppe in der 10-Position von vornherein\n\nnicht, weil sich bei Baccatin-III der Acetylrest bereits an der richtigen Stelle, der\n\nHydroxy-Gruppe in 10-Position, befindet. Deshalb bestand auf diesem Weg für\n\nihn keine Notwendigkeit der selektiven Silylierung der Hydroxy-Gruppe in 7-\n\nPosition. Es stellte sich allerdings für den Fachmann das auf der Hand liegen-\n\nde Problem, zu verhindern, daß die Veresterung mit der Taxol-Seitenkette an\n\nder freien und stärker reaktiven Hydroxy-Gruppe in 7-Position statt in der ge-\n\nwünschten 13-Position auftrat. Für den Fachmann lag es – wie der gerichtliche\n\nSachverständige überzeugend angegeben hat und wie es auch von der Be-\n\nklagten nicht ernsthaft in Zweifel gezogen worden ist - auf der Hand, daß er\n\nVorkehrungen treffen mußte, die Veresterung an der Hydroxy-Gruppe in 7-\n\nPosition zu verhindern und daß er diese Gruppe deshalb vorübergehend mit\n\neiner Schutzgruppe zu versehen hatte. Es lag für ihn weiter auf der Hand, daß\n\nan die Wahl dieser Schutzgruppe keine besonderen Anforderungen zu stellen\n\nwaren und daß es der besonderen Maßnahme der Silylierung, wie sie das\n\nStreitpatent lehrt, an sich nicht bedurfte. Dieses Problem war zudem schon in\n\nder Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 253 738 (K 5) in der\n\nWeise gelöst, daß in 7-Position die Hydroxy-Gruppe durch einen Trichlore-\n\nthoxycarbonylrest (-OCOOCH2CCl3) ersetzt wurde (Beschreibung S. 4 Z. 3-5).\n\nDaraus folgt jedoch nicht, daß die Auswahl der – wie der gerichtliche Sachver-\n\nständige überzeugend angegeben hat - dem Fachmann geläufigen Schutz-\n\ngruppen, wie sie die verteidigten Patentansprüche 3 und 4 lehrt, einen erfinde-\n\nrischen Gehalt aufwiese. Der Senat hat bereits mehrfach entschieden, daß aus\n\ndem Umstand, daß dem Fachmann auch andere und sogar näherliegende oder\n\nbesseren Erfolg versprechende Lösungsalternativen zur Verfügung gestanden\n\nhätten, jedenfalls nicht ohne weiteres erfinderische Tätigkeit bei der Auswahl\n\neiner anderen, ebenfalls für sich betrachtet nicht erfinderischen Alternative ab-\n\ngeleitet werden kann (BGHZ 133, 57, 65 – Rauchgasklappe; Sen. Urt. v.\n\n18.2.1997 - X ZR 25/95, bei Bausch Bd. 1 S. 445, 452 f.). Tragfähige Anhalts-\n\npunkte für eine Annahme dahin, daß diese weiteren Alternativen den Fach-\n\nmann davon hätten abhalten können, die im Streitpatent gewählten Schutz-\n\ngruppen in Betracht zu ziehen, sind nicht hervorgetreten.\n\nVI. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach Art. 29 des\n\n2.PatGÄndG übergangsweise weiterhin anzuwendenden § 110 Abs. 3 i.d.F.\n\nder Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980, §§ 91, 92, 97 ZPO.\n\nJestaedt\n\nMelullis\n\nKeukenschrijver\n\nMühlens\n\nMeier-Beck\n\nBUNDESGERICHTSHOF\n\nX ZR 168/97\n\nBESCHLUSS\n\nvom\n\n22. Mai 2001\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. Mai 2001 durch die\n\nRichter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und\n\nden Richter Dr. Meier-Beck\n\nbeschlossen:\n\nDas am 3. Mai 2001 verkündete Urteil wird wegen offenbarer Un-\n\nrichtigkeit dahin berichtigt, daß in den neu gefaßten Patentansprü-\n\nchen 4 und 5 jeweils das Wort \"enthaltenen\" durch das Wort \"er-\n\nhaltenen\" ersetzt wird.\n\nJestaedt\n\nMelullis\n\nKeukenschrijver\n\nMühlens\n\nMeier-Beck","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1997/X_ZR_168-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-05-03/x-zr-168-97","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 34","ref_norm":"34","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1997/X_ZR_168-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1997/X_ZR_168-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-05-03/x-zr-168-97","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/1997/X_ZR_168-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 12:06:07.984197+00:00"}}