{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2008/I_ZB___5-08","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2009-04-02","aktenzeichen":"I ZB 5/08","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 5/08 \n\nBESCHLUSS \n\nVerkündet am: \n2. April 2009 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren \n\nbetreffend die Marke Nr. 300 85 094 \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung \n\nvom 18. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und \n\ndie Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am 17. Dezember \n\n2007 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Mar-\n\nken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. \n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das \n\nBundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Die Antragstellerin hat die Löschung der am 20. November 2000 angemel-\n\ndeten und am 13. März 2001 für die Markeninhaberin für \"Pharmazeutische Erzeug-\n\nnisse, insbesondere Humanarzneimittel\" eingetragenen Wortmarke Nr. 300 85 094 \n\nbeantragt, weil diese bösgläubig angemeldet worden sei. \n\nFlixotide \n\n2 \n\nDas Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückge-\n\nwiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG \n\nPharmaR 2008, 283). \n\n3 \n\n4 \n\nHiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der (zugelassenen) Rechtsbe-\n\nschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Löschungsgrund \n\nnach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht gegeben sei, weil die Markenin-\n\nhaberin die Marke nicht bösgläubig angemeldet habe. Zur Begründung hat es ausge-\n\nführt: \n\n5 \n\nVon einer bösgläubigen Markenanmeldung sei auszugehen, wenn die Anmel-\n\ndung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig sei, wobei die Bösgläubigkeit bereits \n\nzum Anmeldezeitpunkt gegeben sein müsse. Insoweit bestünden bei der in Rede \n\nstehenden Markenanmeldung keine ausreichenden Anhaltspunkte. \n\n6 \n\nEin bösgläubiger Markenerwerb könne darin liegen, dass der Anmelder in \n\nKenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenut-\n\nzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Mar-\n\nke für gleiche oder ähnliche Waren anmelde, mit dem Ziel der Störung des Besitz-\n\nstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der \n\nMarke zu sperren. Die Antragstellerin habe jedoch die Marke \"Flixotide\" nicht im In-\n\nland, sondern nur im Ausland benutzt. In Deutschland werde das entsprechende \n\nArzneimittel unter der Marke \"Flutide\" vertrieben. Die inländischen Marken \"FLIXO-\n\nTIDE\" der Antragstellerin seien wegen fehlender Benutzung oder auf ihren eigenen \n\nAntrag gelöscht worden. Es gebe auch keine Anzeichen dafür, dass die Markeninha-\n\nberin mit der Markenanmeldung in rechtsmissbräuchlicher Weise beabsichtigt habe, \n\ndie Antragstellerin vom Einsatz ihrer ausländischen Marke auf dem deutschen Markt \n\nabzuhalten. Eine entsprechende wettbewerbswidrige Sperrabsicht sei nicht erkenn-\n\nbar, da nichts darauf hindeute, dass die Antragstellerin die im Ausland geschützte \n\nMarke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wolle. Die bloße Möglichkeit, \n\ndass die Antragstellerin eines Tages ihre Marken auf dem europäischen Markt ver-\n\neinheitlichen wolle, reiche für die Annahme einer Bösgläubigkeit der Markenanmel-\n\ndung nicht aus. \n\n7 \n\nEs gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Markenin-\n\nhaberin Parallelimporteure behindern wolle. Aus dem Umstand, dass die Markenin-\n\nhaberin systematisch Marken angemeldet habe, die für Arzneimittel im Ausland von \n\nder Antragstellerin oder anderen Arzneimittelunternehmen benutzt würden, welche \n\nim Inland unter einer anderen Bezeichnung vertrieben würden (so genannte Zwei-\n\nMarken-Strategie), könne allein noch nicht auf eine Bösgläubigkeit bei der Anmel-\n\ndung geschlossen werden. \n\n8 \n\n9 \n\nEine Löschung wegen Verstoßes nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i.V. mit § 25 \n\nAMG komme schon deshalb nicht in Betracht, weil die Benutzung der Marke nicht in \n\nallen Fällen nach Arzneimittelrecht versagt werden könne. \n\nIII. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde \n\nhaben Erfolg. \n\n10 \n\n1. Das Berufungsgericht hat allerdings rechtsfehlerfrei angenommen, dass ei-\n\nne Löschung nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i.V. mit § 25 Abs. 3 AMG \n\nschon deshalb nicht in Betracht kommt, weil die Benutzung der Marke nicht in allen \n\nFällen nach Arzneimittelrecht versagt werden kann. Das aus der konkreten Benut-\n\nzung der Marke abgeleitete Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG greift nur \n\nein, wenn eine gesetzwidrige Benutzung des Zeichens in jedem denkbaren Fall ge-\n\ngeben ist (BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 10/02, GRUR 2005, 258, 260 = WRP \n\n2005, 99 - Roximycin, m.w.N.). Nach § 25 Abs. 3 Satz 1 AMG ist die Zulassung nur \n\nfür ein Arzneimittel zu versagen, das sich von einem zugelassenen oder bereits im \n\nVerkehr befindlichen Arzneimittel gleicher Bezeichnung in der Art oder der Menge \n\nder Wirkstoffe unterscheidet. Der Art und Menge nach wirkstoffgleiche Arzneimittel \n\ndürfen dagegen unter derselben Bezeichnung vertrieben werden. Der Benutzung der \n\nMarke für die eingetragenen Waren \"Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere \n\nHumanarzneimittel\" steht daher, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenom-\n\nmen hat, nicht von vornherein entgegen, dass von Parallelimporteuren unter der Be-\n\nzeichnung \"Flixotide\" bereits ein (parallelimportiertes) Arzneimittel vertrieben wird. \n\n11 \n\n2. Das Bundespatentgericht hat jedoch die Voraussetzungen für eine Lö-\n\nschung der Marke nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG rechtsfehlerhaft ver-\n\nneint. \n\n12 \n\nDas Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beruht auf Art. 3 \n\nAbs. 2 lit. d MarkenRL. Nach dieser Vorschrift kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, \n\ndass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung \n\nder Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit der Antragsteller die Eintragung \n\nder Marke bösgläubig beantragt hat. Nach Art. 4 Abs. 4 lit. g MarkenRL kann jeder \n\nMitgliedstaat ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen \n\nist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit die \n\nMarke mit einer Marke verwechselt werden kann, die zum Zeitpunkt der Einreichung \n\nder Anmeldung im Ausland benutzt wurde und weiterhin dort benutzt wird, wenn der \n\nAnmelder die Anmeldung bösgläubig eingereicht hat. \n\n13 \n\nDer deutsche Gesetzgeber hat von der Option in Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL \n\nzunächst in der Weise Gebrauch gemacht, dass er die bösgläubige Anmeldung in \n\n§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. nur als einen auf einen Löschungsantrag zu berück-\n\nsichtigenden Nichtigkeitsgrund geregelt hat. Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c des Ge-\n\nschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I 2004, 390) ist die bös-\n\ngläubige Anmeldung seit dem 1. Juni 2004 nach § 8 Nr. 10 MarkenG ein bereits im \n\npatentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungs-\n\nhindernis. Damit steht ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um rechts-\n\nmissbräuchliche oder sittenwidrige Markenanmeldungen zu verhindern oder zur Lö-\n\nschung zu bringen (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsre-\n\nformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89 \n\nzu § 50 MarkenG). In erster Linie sollen Fälle erfasst werden, bei denen die Anmel-\n\ndung der Marke nur dem Ziel dient, Unterlassungs- oder Geldersatzansprüche gegen \n\nDritte durchzusetzen (Begründung des Regierungsentwurfs zum Geschmacksmus-\n\nterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BlPMZ 2004, 222, 253). Mit dem \n\nSchutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll den Fällen begegnet werden, in \n\ndenen Privat- oder Geschäftsleute bestimmte Bezeichnungen als \"Hinterhaltsmar-\n\nken\" schützen lassen, um ihre formelle Rechtsposition zur Geltendmachung unge-\n\nrechtfertigter Lizenz- oder Abmahnkostenerstattungsansprüche auszunutzen \n\n(BT-Drucks. 15/1075, S. 67 unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, \n\nGRUR 2001, 242, 244 = WRP 2000, 160 - Classe E). \n\n14 \n\n3. Mit dem Begriff der Bösgläubigkeit der Anmeldung hat der deutsche Ge-\n\nsetzgeber den in der Markenrechtsrichtlinie verwendeten Begriff übernommen (vgl. \n\nBT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89). Dieser Begriff \n\nist allerdings weder im Markengesetz noch in der Markenrechtsrichtlinie definiert (vgl. \n\nauch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston v. 12. März 2009, Tz. 36 in der \n\nSache C-529/07 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Nach der \n\nRechtsprechung des Senats ist eine Markenanmeldung bösgläubig i.S. von § 8 \n\nAbs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Mar-\n\nke, d.h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als In-\n\nhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen \n\noder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (BGHZ 167, 278 Tz. 41 \n\n- FUSSBALL WM 2006; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 \n\n= WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance, jeweils m.w.N.; vgl. auch Sharpston \n\naaO Tz. 48/49). Die Bösgläubigkeit muss, wie bereits aus dem Gesetzeswortlaut \n\nfolgt, im Zeitpunkt der Anmeldung gegeben sein. Mit dem Zeitpunkt der Anmeldung \n\nist, da es sich um ein absolutes Eintragungshindernis handelt, der Zeitpunkt der Ent-\n\nscheidung über die Eintragung gemeint (BGHZ 167, 278 Tz. 42 - FUSSBALL WM \n\n2006; BT-Drucks. 15/1075, S. 68 zu § 50 Abs. 2 MarkenG). Einer Marke ist auch \n\ndann die Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu versagen, wenn die Anmel-\n\ndung (erst) im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung als bösgläubig zu be-\n\nurteilen ist. Nach der Eintragung liegende Umstände können dagegen als solche das \n\nSchutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht begründen. Sie können je-\n\ndoch im Löschungsverfahren nach § 50 Abs. 1, § 54 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu be-\n\nachten sein, wenn sie den Schluss zulassen, dass bereits die Anmeldung bösgläubig \n\nwar. Im Löschungsverfahren ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles zu \n\nbeurteilen, ob nach der Überzeugung des Gerichts (§ 286 ZPO) bereits die Anmel-\n\ndung bösgläubig war. Anders als im Anmeldeverfahren muss die Bösgläubigkeit der \n\nAnmeldung im Löschungsverfahren nicht ersichtlich (§ 37 Abs. 3 MarkenG), d.h. \n\nnicht ohne weiteres erkennbar sein (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs zum \n\nGeschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BlPMZ 2004, 222, \n\n253; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 428). \n\n15 \n\n4. Von diesen Grundsätzen ist zwar auch das Bundespatentgericht ausgegan-\n\ngen. Seiner Auffassung, es seien keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Bös-\n\ngläubigkeit der Markeninhaberin bereits im Zeitpunkt der Anmeldung festzustellen, \n\nkann jedoch aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Das Bundespatentgericht hat \n\ndie relevanten objektiven Umstände des vorliegenden Falles, anhand deren die Fra-\n\nge der Bösgläubigkeit der Anmeldung zu beurteilen ist, nicht hinreichend gewürdigt \n\n(Verstoß gegen § 286 ZPO). \n\n16 \n\na) Der Anmelder eines Zeichens, der weiß, dass ein anderer dasselbe Zei-\n\nchen für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz er-\n\nworben zu haben, handelt bei der Anmeldung bösgläubig, wenn besondere Umstän-\n\nde hinzutreten, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich \n\noder sittenwidrig erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, dass \n\nder Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers oh-\n\nne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche \n\noder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Be-\n\nsitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Be-\n\nzeichnung zu sperren, als Kennzeichen anmeldet (vgl. BGH, Urt. v. 10.1.2008 \n\n- I ZR 8/05, GRUR 2008, 621 Tz. 1 = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urt. v. \n\n26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS, \n\nm.w.N.). \n\n17 \n\nb) Die Rechtsbeschwerdeführerin hat die Bezeichnung \"Flixotide\" nach den \n\nFeststellungen des Bundespatentgerichts im Inland nicht benutzt. Die Marken DE \n\n1186082 und DD 649375 \"FLIXOTIDE\" der Antragstellerin sind gelöscht worden. Sie \n\nhat lediglich im Ausland die dort eingetragene Marke \"Flixotide\" für ein pharmazeuti-\n\nsches Präparat mit dem Wirkstoff \"Fluticasone\" verwendet. Wegen des im Marken-\n\nrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes (vgl. auch Art. 6 PVÜ) ist es, wie das Bun-\n\ndespatentgericht mit Recht angenommen hat, an sich grundsätzlich rechtlich unbe-\n\ndenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemel-\n\ndet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im benachbarten Ausland als Marke für \n\ngleiche oder sogar \n\nidentische Waren benutzt \n\n(BGHZ 173, 230 Tz. 19 \n\n- CORDARONE, m.w.N.). \n\n18 \n\nc) Als besondere Umstände, die zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland \n\nhinzutreten und das Verhalten des Anmelders als bösgläubig erscheinen lassen kön-\n\nnen, kommen wegen des markenrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes nur solche \n\nSachverhalte in Betracht, die einen hinreichenden Inlandsbezug haben. Über einen \n\ninländischen Besitzstand an der Bezeichnung \"Flixotide\" hat die Rechtsbeschwerde-\n\nführerin mangels Benutzung im Inland nicht verfügt. Auch ohne einen inländischen \n\nBesitzstand eines Vorbenutzers kann die Anmeldung einer Marke allerdings als bös-\n\ngläubig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen auslän-\n\ndischen Zeichens, der dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen \n\nwill, daran durch die mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zei-\n\nchenrechtliche Sperre hindern will (BGHZ 173, 230 Tz. 21 - CORDARONE, m.w.N.). \n\nNach den Feststellungen des Bundespatentgerichts deutete jedoch im Zeitpunkt der \n\nAnmeldung nichts darauf hin, dass die Rechtsbeschwerdeführerin ihre im Ausland \n\ngeschützte Marke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wollte. Das ent-\n\nsprechende Präparat wurde in Deutschland vielmehr unter einer anderen Bezeich-\n\nnung (\"Flutide\") vertrieben. \n\n19 \n\nd) Auch das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders kann \n\njedoch die Annahme nahelegen, er wolle die Marke zu dem Zweck verwenden, Drit-\n\nte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbräuchli-\n\ncher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl. \n\nBGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Die Annahme des Bundespatentgerichts, \n\ndavon könne bei der Anmeldung der Markeninhaberin nicht ausgegangen werden, \n\nhält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. \n\n20 \n\naa) Das Bundespatentgericht hat darauf abgestellt, dass es sich bei der Mar-\n\nkeninhaberin um eine Markenagentur handele, deren Geschäftstätigkeit es entspre-\n\nche, eine Vielzahl von Marken anzumelden und dabei systematisch vorzugehen. Es \n\nhat seiner Entscheidung ersichtlich zugrunde gelegt, dass die Markeninhaberin bei \n\nder Anmeldung der Marke in der Absicht gehandelt habe, diese nach der Eintragung \n\nim Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit als Markenagentur zu verwenden. Diese tatrich-\n\nterliche Feststellung kann zwar als solche im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf \n\nüberprüft werden, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen worden ist oder ob das Bun-\n\ndespatentgericht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen hat. Ein derar-\n\ntiger Rechtsfehler wird von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt. Sie rügt aber mit \n\nErfolg, dass das Bundespatentgericht es rechtsfehlerhaft unterlassen hat, den Um-\n\nstand, dass die Markeninhaberin eine Markenagentur betreibt, bei der Prüfung der \n\nBösgläubigkeit der Anmeldung in eine Gesamtbetrachtung der relevanten Umstände \n\nunter Berücksichtigung gerade der konkreten Ausgestaltung der angemeldeten Arz-\n\nneimittelmarken einzubeziehen. \n\n21 \n\nbb) Die Feststellung, ob der Anmelder die Eintragung der Marke bösgläubig \n\nbeantragt hat, erfordert eine Beurteilung unter Berücksichtigung aller sich aus den \n\nrelevanten Umständen des Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte (vgl. Sharpston \n\naaO Tz. 61). Soweit der - einheitliche nationale und gemeinschaftsrechtliche (vgl. \n\nSharpston aaO Tz. 42; Ullmann GRUR 2009, 364, 365) - Begriff der Bösglaubigkeit \n\nder Anmeldung eine subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer unredli-\n\nchen Absicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs voraussetzt, ist darauf aus den \n\nrelevanten objektiven Umständen zu schließen (vgl. auch Sharpston aaO Tz. 58). \n\n22 \n\ncc) Die Anmeldung einer Marke ist grundsätzlich bösgläubig, wenn sie in der \n\nAbsicht vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) ande-\n\nre an ihrer Benutzung zu hindern. Da eine Bindung der Marke an den Geschäftsbe-\n\ntrieb nicht (mehr) besteht (vgl. § 27 Abs. 1 und 2 MarkenG), genügt es für das Vorlie-\n\ngen eines Benutzungswillens des Anmelders allerdings, wenn er die Absicht hat, die \n\nMarke im geschäftlichen Verkehr zwar nicht selbst zur Kennzeichnung von Waren \n\noder Dienstleistungen zu benutzen, sie aber der Benutzung durch einen Dritten - im \n\nWege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung - zuzuführen (BGH GRUR \n\n2001, 242, 244 - Classe E). Ein solcher genereller Benutzungswille kann demnach \n\nauch bei Markenagenturen gegeben sein, die im Hinblick auf eine bestehende oder \n\npotentielle Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden Marken anmelden, um sie diesen \n\nfür deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen (BGH GRUR \n\n2001, 242, 244 - Classe E). Es ist auch hinsichtlich solcher Anmelder grundsätzlich \n\nvon der Vermutung auszugehen, dass sie die Marke jedenfalls der Benutzung durch \n\neinen Dritten zuführen wollen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). \n\n23 \n\ndd) Kommt wegen des Unternehmensgegenstands des Anmelders - wie hier - \n\nnur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Be-\n\ntracht, kann bereits die Anmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn nach den \n\ntatsächlichen Umständen des Falles der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder \n\nwerde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Marken-\n\nrechte zu veranlassen. Die tatsächliche Vermutung, der Anmelder werde unter \n\nrechtsmissbräuchlichem Einsatz seiner aus der Marke folgenden Ausschließlichkeits-\n\nrechte zum Zwecke der Lizenzierung oder Veräußerung der Marke auf Dritte einwir-\n\nken, kann insbesondere dann begründet sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf ei-\n\nne Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls \n\nnach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat an-\n\ngemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzel-\n\nne, bereits bestimmte Dritte nahe liegt, deren Interesse an einem Erwerb der Mar-\n\nkenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie \n\ninfolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang \n\nungeschützten Kennzeichnung gehindert werden können. \n\n24 \n\nDas Bundespatentgericht ist insoweit zwar mit Recht davon ausgegangen, \n\ndass nur denkbare künftige unlautere Handlungen, die für die Zukunft nicht ausge-\n\nschlossen werden können, für die es jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung noch kei-\n\nnen greifbaren Anhaltspunkt gibt und die auch nicht als zwangsläufige Folge des Er-\n\nwerbs des Markenrechts angesehen werden können, zur Widerlegung der Vermu-\n\ntung nicht ausreichen, die Markeninhaberin habe im Zeitpunkt der Anmeldung die \n\nAbsicht gehabt, die Marke in zulässiger Weise im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit \n\nals Markenagentur der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen. Andererseits setzt \n\ndie Annahme, die Anmeldung sei bösgläubig erfolgt, aber auch nicht voraus, dass für \n\nden Zeitpunkt der Eintragung jede - auch noch so theoretische - Möglichkeit, die \n\nMarke in rechtlich unbedenklicher Weise zu benutzen, ausgeschlossen werden kann. \n\nEs ist vielmehr für die Beurteilung maßgeblich darauf abzustellen, welche Benut-\n\nzungshandlungen - aus der Sicht der im Zeitpunkt der Anmeldung gegebenen Um-\n\nstände - nach der Lebenserfahrung naheliegen, wobei davon auszugehen ist, dass \n\nder Anmelder im Regelfall nur von einer für ihn wirtschaftlich sinnvollen Verwendung \n\nder Marke Gebrauch machen wird. \n\n25 \n\nDas Bundespatentgericht hat insoweit nicht hinreichend berücksichtigt, dass \n\nunter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles die Möglichkeiten der \n\nMarkeninhaberin, die Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung einer wirtschaftli-\n\nchen Nutzung zur Kennzeichnung von Arzneimittel zuzuführen, schon im Zeitpunkt \n\nder Anmeldung erheblich eingeschränkt waren. Es kamen nur bestimmte Unterneh-\n\nmen in Betracht, für die eine Nutzung der Marke \"Flixotide\" für Arzneimittel von Inte-\n\nresse sein konnte. Allerdings benötigten diese Unternehmen im Zeitpunkt der An-\n\nmeldung für ihre Zwecke keinen Markenschutz an der Bezeichnung \"Flixotide\". Diese \n\nLage änderte sich dagegen mit der Eintragung der Marke für die Antragsgegnerin, \n\nweil nunmehr damit gerechnet werden musste, dass diese aus ihrer Marke gegen die \n\nVerwendung der Bezeichnung \"Flixotide\" durch Dritte vorgehen werde. Unter diesen \n\nUmständen begründete bereits die Anmeldung die objektiv naheliegende Gefahr, die \n\nMarkeninhaberin werde von ihren durch die Eintragung begründeten Ausschließlich-\n\nkeitsrechten nur zu dem Zweck Gebrauch machen, um eines der in Betracht kom-\n\nmenden Unternehmen zu einem Erwerb eigener Kennzeichenrechte an der Bezeich-\n\nnung \"Flixotide\" zu veranlassen. Dies genügt für den Schluss auf eine rechtsmiss-\n\nbräuchliche Verwendungsabsicht schon bei der Anmeldung. \n\n26 \n\n(1) Die Markeninhaberin hat es sich zum Geschäftsprinzip gemacht, Marken \n\nfür Arzneimittel anzumelden, die im Inland nicht geschützt sind, im Ausland von an-\n\nderen Unternehmen jedoch zur Kennzeichnung bestimmter Arzneimittel benutzt wer-\n\nden. Die betreffenden Arzneimittel werden von Parallelimporteuren im Inland unter \n\nder jeweiligen ausländischen Marke vertrieben. Die von ihr angemeldeten Marken will \n\ndie Markeninhaberin nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen; viel-\n\nmehr hat sie die Markenrechte nur zu dem Zweck erworben, sie an Dritte zu veräu-\n\nßern oder ihnen Lizenzen an den Markenrechten zu erteilen. Als potentielle Lizenz-\n\nnehmer oder Erwerber dieser Marken kommen unter diesen Umständen nur der Her-\n\nsteller des betreffenden Arzneimittels oder die Parallelimporteure in Betracht, die es \n\nim Inland vertreiben. Für sonstige Arzneimittelunternehmen ist der Erwerb von Mar-\n\nkenschutz wegen des Umstands, dass unter diesen Bezeichnungen bereits entspre-\n\nchende parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland vertrieben werden, nicht von \n\nInteresse. \n\n27 \n\n(2) Die Antragstellerin als Herstellerin des Arzneimittels hatte im Zeitpunkt der \n\nAnmeldung allerdings gleichfalls kein Interesse an einer eigenen inländischen Marke \n\nfür die Bezeichnung \"Flixotide\", weil sie für das unter dieser Bezeichnung im Ausland \n\nvertriebene Arzneimittel in Deutschland die Marke \"Flutide\" verwendete. Ein solches \n\nInteresse konnte sich aber zukünftig für den Fall ergeben, dass die Antragstellerin \n\netwa aus Gründen der Kosteneinsparung oder eines einheitlichen Marktauftritts be-\n\nabsichtigte, das Arzneimittel in allen dafür vorgesehenen Ländern unter derselben \n\nBezeichnung zu vertreiben. Daran wäre sie hinsichtlich der Bezeichnung \"Flixotide\" \n\ndurch die Markeneintragung der Antragsgegnerin gehindert. Zwar kann, wie das \n\nBundespatentgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, von einer Bösgläubigkeit der \n\nAnmeldung nicht bereits dann ausgegangen werden, wenn ein Anmelder den Um-\n\nstand, dass einzelne Arzneimittel im Ausland unter nur dort, nicht aber im Inland ge-\n\nschützten Marken vertrieben werden, für eigene Zwecke ausnutzt, indem er die Be-\n\nzeichnung im Inland für sich als Marke anmeldet und mit ihr gekennzeichnete - aus \n\ndem Ausland parallelimportierte - Arzneimittel vertreibt (vgl. BGHZ 173, 230 Tz. 21 ff. \n\n- CORDARONE). Will der Anmelder die Marke dagegen nicht selbst für den Vertrieb \n\nvon Arzneimitteln benutzen, sondern lässt er sie in der Erwartung, der Hersteller des \n\nArzneimittels könne die Marke in Zukunft zur Vereinheitlichung der Kennzeichnung \n\nseines Arzneimittels benötigen, zu dem Zweck eintragen, sich die Markenrechte von \n\ndiesem abkaufen zu lassen, handelt er den anständigen Gepflogenheiten in Gewer-\n\nbe und Handel zuwider und damit bösgläubig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, \n\nArt. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL (zur Bösgläubigkeit der Anmeldung bei Verstoß gegen \n\nanständige Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel vgl. Sharpston aaO Tz. 51 ff., \n\n60 m.w.N.). \n\n28 \n\n(3) Die Unternehmen, die das Arzneimittel aus dem Ausland parallelimportier-\n\nten und im Inland unter der Beibehaltung der Kennzeichnung \"Flixotide\" vertrieben, \n\nbenötigten im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke gleichfalls keine eigenen Marken-\n\nrechte an dieser Bezeichnung. Der Vertrieb des aus dem Ausland importierten Arz-\n\nneimittels unter der mit der ausländischen Bezeichnung übereinstimmenden, im In-\n\nland jedoch nicht geschützten Marke war weder markenrechtlich zu beanstanden \n\n(vgl. BGHZ 173, 230 Tz. 21 ff. - CORDARONE) noch stellte er eine nach §§ 3, 4 \n\nNr. 9 UWG unlautere Wettbewerbshandlung dar, da es schon an der Tatbestands-\n\nvoraussetzung einer Nachahmung von Waren eines Mitbewerbers fehlte. Entgegen \n\nder Auffassung der Antragsgegnerin konnte ein Interesse eines Parallelimporteurs an \n\ndem Erwerb eines (eigenen) Markenschutzes an der Bezeichnung \"Flixotide\" auch \n\nnicht deswegen angenommen werden, weil er als Inhaber der Markenrechte davon \n\nhätte absehen können, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-\n\nschen Gemeinschaften für einen zulässigen Parallelimport geforderten Vorausset-\n\nzungen einzuhalten (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 \n\n= GRUR 2007, 586 Tz. 21 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). \n\nDiese Rechtsprechungsgrundsätze kommen von vornherein nur zum Tragen, wenn \n\nder Vertrieb des gekennzeichneten Arzneimittels im Inland an sich nach § 14 Abs. 2 \n\nNr. 1, § 24 Abs. 2 MarkenG eine Verletzung einer mit der ausländischen Kennzeich-\n\nnung übereinstimmenden inländischen Marke darstellte. Weder die Antragstellerin \n\nnoch ein sonstiges Unternehmen verfügte jedoch vor der Anmeldung der Antrags-\n\ngegnerin im Inland über einen Markenschutz an der Bezeichnung \"Flixotide\", so dass \n\nder Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln unter dieser Bezeichnung marken-\n\nrechtlich unbedenklich war. Die arzneimittelrechtlichen Zulässigkeitsbedingungen für \n\neinen Parallelimport des Arzneimittels mussten dagegen unabhängig von dem Be-\n\nstehen eines Markenschutzes eingehalten werden. Auch für Parallelimporteure ent-\n\nstand ein etwaiges Bedürfnis, einen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung \n\n\"Flixotide\" zu erwerben, mithin erst durch die Eintragung der Marke auf die Antrags-\n\ngegnerin und der damit verbundenen Gefahr, dass der weitere Parallelimport des \n\nArzneimittels unter der bisherigen eingeführten Kennzeichnung \"Flixotide\" aufgrund \n\nder von der Antragsgegnerin erworbenen Markenrechte untersagt werden könnte. \n\nNach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass ein Anmelder mit der Anmel-\n\ndung eines Zeichens zumindest auch die Absicht verfolgt, nach der Eintragung die \n\naus der Marke folgenden Ausschließlichkeitsrechte gegebenenfalls Dritten gegen-\n\nüber geltend zu machen. Unter den Umständen des vorliegenden Falles folgt daraus \n\ndie objektiv naheliegende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Markenrechte ein-\n\nzelnen Parallelimporteuren gegenüber (nur) zu dem Zweck geltend macht, sich die \n\nRechte von dem in Anspruch genommenen Parallelimporteur abkaufen zu lassen. \n\nDies genügt für die tatsächliche Vermutung, dass die Antragsgegnerin auch im Hin-\n\nblick auf eine mögliche Lizenzierung oder Veräußerung der Markenrechte an einen \n\nParallelimporteur bereits bei der Anmeldung der Marke in rechtsmissbräuchlicher \n\nAbsicht und damit bösgläubig gehandelt hat. \n\n29 \n\n(4) Stand somit bereits im Zeitpunkt der Anmeldung fest, dass nur einzelne \n\nbestimmte Unternehmen als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber der angemelde-\n\nten Marke in Betracht kamen, und war im Hinblick auf eine Lizenzierung oder Veräu-\n\nßerung an diese Interessenten von der naheliegenden Gefahr des rechtsmissbräuch-\n\nlichen Einsatzes der Markenrechte auszugehen, so ist aufgrund der dadurch begrün-\n\ndeten tatsächlichen Vermutung der Schluss begründet, die Markeninhaberin habe \n\nbei der Anmeldung bösgläubig i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt. \n\n30 \n\nIV. Danach ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur \n\nanderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück-\n\nzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). \n\nBornkamm \n\n Pokrant \n\n Büscher \n\nBergmann \n\nKoch \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 17.12.2007 - 25 W(pat) 76/05 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2008/I_ZB___5-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-04-02/i-zb-5-08","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":13},{"jurabk":"AMG 1976","ref":"§ 25","ref_norm":"25","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 50","ref_norm":"50","n":3},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 286","ref_norm":"286","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 24","ref_norm":"24","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 54","ref_norm":"54","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 37","ref_norm":"37","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 4","ref_norm":"4","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2008/I_ZB___5-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2008/I_ZB___5-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-04-02/i-zb-5-08","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2008/I_ZB___5-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:23:19.469069+00:00"}}