{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__54-07","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2009-07-16","aktenzeichen":"I ZB 54/07","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 54/07 \n\nBESCHLUSS \n\nVerkündet am: \n16. Juli 2009 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 395 03 037 \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 16. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und \n\ndie Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der an Ver-\n\nkündungs Statt am 2. Mai 2007 zugestellte Beschluss des 26. Se-\n\nnats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts auf-\n\ngehoben. \n\nDie Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der \n\nMarkenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom \n\n7. März 2002 wird zurückgewiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Für die Markeninhaberin ist seit dem 20. August 1996 die nachfolgend \n\nabgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke Nr. 395 03 037 für die Ware \n\n\"Spielzeug, nämlich Spielbausteine\" eingetragen: \n\n2 \n\n3 \n\nDie Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-\n\nschung der Marke beantragt, weil sie zum einen nicht markenfähig, zum ande-\n\nren nicht unterscheidungskräftig und im Übrigen freihaltebedürftig sei. \n\nDie Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den \n\nLöschungsantrag als unzulässig verworfen. Sie hat angenommen, es handele \n\nsich um die Wiederholung des von der R. H. Inc. gestellten Löschungs- \n\nantrags, so dass die materielle Rechtskraft des im vorangegangenen Lö-\n\nschungsverfahren ergangenen Beschlusses der Markenabteilung vom 7. März \n\n2002 dem erneuten Löschungsbegehren entgegenstehe. \n\n4 \n\nAuf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht die \n\nLöschung der Marke angeordnet (BPatGE 50, 147). \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\nHiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) \n\nRechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzu-\n\nweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat den Löschungsantrag als zulässig und \n\nbegründet erachtet und hierzu ausgeführt: \n\nDem Löschungsantrag stehe nicht der Einwand der Rechtskraft des Be-\n\nschlusses vom 7. März 2002 entgegen, mit dem der frühere Löschungsantrag \n\nder Rechtsvorgängerin der Antragstellerin zurückgewiesen worden sei. Der Be-\n\nschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts sei nicht \n\nrechtskräftig geworden. \n\n8 \n\nDer Löschungsantrag sei auch begründet, weil die angegriffene Marke \n\nlöschungsreif sei. Der Markeneintragung habe das Schutzhindernis aus § 3 \n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, das auch weiterhin bestehe. Vom \n\nMarkenschutz ausgeschlossen seien nach dieser Vorschrift Warenformen, de-\n\nren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllten. Davon sei für die \n\nvorliegende Marke auszugehen. \n\n9 \n\n10 \n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. \n\n1. Das Bundespatentgericht hat die Zulässigkeit des Löschungsantrags \n\nbejaht. Es hat angenommen, dem Löschungsantrag stehe nicht die Rechtskraft \n\ndes Beschlusses vom 7. Mai 2002 entgegen, mit dem der frühere Löschungs-\n\nantrag der Rechtsvorgängerin der Antragstellerin zurückgewiesen worden sei. \n\nDer Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aus dem Jahre 2002 \n\nsei nicht rechtskräftig geworden, weil der Löschungsantrag vor Eintritt der \n\nRechtskraft des patentamtlichen Beschlusses zurückgenommen worden sei. \n\nDie Rechtsvorgängerin der Antragstellerin habe gegen den Beschluss des \n\nDeutschen Patent- und Markenamts fristgerecht Beschwerde eingelegt, wo-\n\ndurch der Eintritt der Rechtskraft gehemmt worden sei. Diese Wirkung sei trotz \n\nder nicht vollständigen Zahlung der Beschwerdegebühr im vorangegangenen \n\nLöschungsverfahren eingetreten. Aus § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG ergebe sich die \n\nNotwendigkeit der Feststellung, dass die Beschwerde als nicht erhoben gelte. \n\nBevor diese Wirkung rechtskräftig festgestellt sei, könne der mit der Beschwer-\n\nde angefochtene Beschluss nicht rechtskräftig werden. \n\n11 \n\n2. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. \n\nDer Löschungsantrag des vorliegenden Verfahrens ist unzulässig. Dem erneu-\n\nten Löschungsverfahren steht die bestandskräftige Entscheidung des Deut-\n\nschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2002 entgegen. \n\n12 \n\na) Anders als die Rechtsbeschwerdeerwiderung meint, ist die Zulassung \n\nder Rechtsbeschwerde nicht auf die Frage des Vorliegens des Schutzhinder-\n\nnisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschränkt. \n\n13 \n\naa) Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene \n\nRechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche \n\nÜberprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Ent-\n\nscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist \n\n(vgl. BGHZ 90, 318, 320 - Zinkenkreisel; 130, 187, 191 - Füllkörper). \n\n14 \n\nbb) Zudem hätte durch eine auf die Beurteilung des Schutzhindernisses \n\nnach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschränkte Zulassung die Frage der entge-\n\ngenstehenden Rechtskraft des Beschlusses des Deutschen Patent- und Mar-\n\nkenamts vom 7. März 2002 nicht von der Überprüfung durch den Senat ausge-\n\nnommen werden können. Zwar kann nach der Rechtsprechung des Bundesge-\n\nrichtshofs die Revision beschränkt auf die Frage zugelassen werden, ob dem \n\nKlagebegehren die Rechtskraft eines früheren Urteils entgegensteht (vgl. BGH, \n\nUrt. v. 13.12.1989 - IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795, 1797). Durch eine nur be-\n\nschränkte Zulassung des Rechtsmittels kann aber nicht umgekehrt die Frage \n\nder entgegenstehenden Rechtskraft einer anderen Entscheidung von der Prü-\n\nfung ausgeklammert werden. Die Rechtskraftwirkung einer früheren Entschei-\n\ndung ist auch in der Rechtsbeschwerdeinstanz von Amts wegen zu berücksich-\n\ntigen und steht, solange der Einwand der Rechtskraft nicht ausgeräumt ist, ei-\n\nner Sachprüfung entgegen (vgl. BGHZ 123, 30, 35 - Indorektal II). \n\n15 \n\nb) Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts ist der Beschluss \n\ndes Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2002 bestandskräftig ge-\n\nworden, bevor die Antragstellerin jenes Verfahrens den Löschungsantrag mit \n\nEingabe vom 13. März 2003 zurückgenommen hat. Die Antragstellerin jenes \n\nVerfahrens hatte zwar gemäß § 66 MarkenG Beschwerde gegen die Entschei-\n\ndung des Deutschen Patent- und Markenamts eingelegt. Ihre Beschwerde galt \n\njedoch nach § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben, weil die Antragstellerin des \n\nersten Löschungsverfahrens die Beschwerdegebühr nicht vollständig eingezahlt \n\nhat. Die Einzahlung der Beschwerdegebühr ist zwingende Voraussetzung für \n\ndie Rechtsmitteleinlegung; von ihr hängt ab, ob ein Beschwerdeverfahren über-\n\nhaupt anhängig wird (vgl. BGHZ 83, 271, 273 - Einsteckschloss; Knoll in \n\nStröbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 66 Rdn. 46). Diese Wirkung der \n\nnicht vollständigen Zahlung der Beschwerdegebühr tritt kraft Gesetzes ein (vgl. \n\nBenkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 46; Büscher in Büscher/Dittmer/\n\nSchiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 66 MarkenG \n\nRdn. 11; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Bd. I, 1. Teil, Kap. 2 \n\nRdn. 167). Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des \n\nRechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat dementspre-\n\nchend nur deklaratorische Wirkung. War danach wegen der nicht vollständigen \n\nZahlung der Beschwerdegebühr durch die Antragstellerin des vorausgegange-\n\nnen Löschungsverfahrens ein Beschwerdeverfahren nicht wirksam in Gang ge-\n\nsetzt und die Entscheidung des Amtes über den Löschungsantrag deswegen \n\nbestandskräftig, konnte dieser Antrag nicht mehr rechtswirksam zurückgenom-\n\nmen werden (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.1985 - I ZB 17/84, GRUR 1985, 1052, \n\n1053 - LECO). \n\n16 \n\nDaran ändert auch der von der Antragstellerin des früheren Löschungs-\n\nverfahrens gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung wegen Versäumung der Frist \n\nzur Zahlung der Beschwerdegebühr nichts. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in \n\nden vorigen Stand hemmt den Eintritt der Rechtskraft nicht; vielmehr tritt eine \n\nHemmung der Rechtskraft erst rückwirkend mit der Entscheidung ein, mit der \n\ndie Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt wird (vgl. BGHZ 1, 200, \n\n203). Eine entsprechende, die Wiedereinsetzung bewilligende Entscheidung ist \n\nnicht ergangen. \n\n17 \n\nc) Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom \n\n7. März 2002, durch die der Löschungsantrag der R. H. Inc. zurückge- \n\nwiesen worden ist, wirkt zu Lasten der Antragstellerin des vorliegenden Verfah-\n\nrens. \n\n18 \n\naa) Zwischen den Beteiligten ist nicht umstritten, dass die Antragstellerin \n\ndes vorliegenden Löschungsverfahrens mit der Antragstellerin des ersten vom \n\nDeutschen Patent- und Markenamt bestandskräftig entschiedenen Löschungs-\n\nverfahrens identisch ist und in der Zeit zwischen beiden Löschungsverfahren \n\nlediglich eine Umfirmierung der Antragstellerin erfolgt ist. \n\n19 \n\nbb) Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom \n\n7. März 2002, durch die der erste Löschungsantrag zurückgewiesen worden ist, \n\nwirkt in entsprechender Anwendung des § 322 ZPO gegen die Antragstellerin \n\ndes vorliegenden Verfahrens. \n\n20 \n\nNach der Rechtsprechung des Senats ist der in den §§ 322, 325 ZPO \n\nzum Ausdruck kommende Rechtsgedanke für die Beurteilung der Wirkungen im \n\nLöschungsverfahren ergangener gerichtlicher Entscheidungen heranzuziehen \n\n(vgl. BGHZ 123, 30, 33 f. - Indorektal II). Der Sinn dieser Regelung liegt in der \n\nendgültigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits, der über den-\n\nselben Streitgegenstand nicht wiederholt werden soll. Der Rechtsgedanke ist \n\nindessen nicht auf eine gerichtliche Entscheidung im Löschungsverfahren be-\n\nschränkt. Vielmehr sind die Grundsätze des § 322 ZPO auf eine bestandskräfti-\n\nge Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfah-\n\nren übertragbar. Im Hinblick auf die Justizförmigkeit des Verfahrens ist eine ent-\n\nsprechende Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung auf das Ver-\n\nfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch ohne ausdrückliche \n\ngesetzliche Anordnung nicht ausgeschlossen (zum PatG: BGH, Beschl. v. \n\n10.5.1994 - X ZB 7/93, GRUR 1994, 724, 725 - Spinnmaschine; zum marken-\n\nrechtlichen Verfahren: BPatGE 42, 250, 253; Büscher in Büscher/Dittmer/\n\nSchiwy aaO § 56 MarkenG Rdn. 1; Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 56 \n\nRdn. 1). Dies gilt auch für die Anwendung des Rechtsgedankens des § 322 \n\nZPO auf einen im Löschungsverfahren ergangenen bestandskräftigen Be-\n\nschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, weil auch insoweit wiederhol-\n\nte Löschungsverfahren zwischen denselben Beteiligten über dieselbe eingetra-\n\ngene Marke im Interesse einer endgültigen Befriedung durch eine bestandskräf-\n\ntige Entscheidung ausgeschlossen werden sollen. \n\n21 \n\n3. Eine Zurückverweisung an das Bundespatentgericht gemäß § 89 \n\nAbs. 4 Satz 1 MarkenG kann vorliegend unterbleiben. Durch die Entscheidun-\n\ngen vom heutigen Tag in den parallelen Löschungsverfahren I ZB 53/07 und \n\nI ZB 55/07 wird die Anordnung der Löschung der auch im vorliegenden Verfah-\n\nren in Rede stehenden Marke rechtskräftig. Aus Gründen der Prozessökonomie \n\nbesteht nach rechtskräftiger Löschung der angegriffenen Marke kein Anlass, die \n\nSache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen; vielmehr kann der Se-\n\nnat in der Sache ausnahmsweise selbst entscheiden (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n19.6.1997 - I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 396 = WRP 1998, 185 - Active Line). \n\n22 \n\nIV. Es besteht kein Grund, die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin \n\naufzuerlegen (§ 90 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Die aufgeworfenen Rechtsfragen \n\nließen das Begehren der Antragstellerin nicht von vornherein als aussichtslos \n\nerscheinen. Danach entspricht es der Billigkeit, von einer Kostenentscheidung \n\nabzusehen (§ 90 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). \n\nBornkamm \n\nBüscher \n\nSchaffert \n\nKirchhoff \n\nKoch \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 20.12.2006 - 26 W (pat) 86/05 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__54-07.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-16/i-zb-54-07","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 322","ref_norm":"322","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":2},{"jurabk":"RPflG 1969","ref":"§ 23","ref_norm":"23","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 66","ref_norm":"66","n":2},{"jurabk":"PatKostG","ref":"§ 6","ref_norm":"6","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 325","ref_norm":"325","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 56","ref_norm":"56","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__54-07.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__54-07.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-16/i-zb-54-07","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__54-07.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:45:59.577592+00:00"}}