{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__38-07","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2008-10-23","aktenzeichen":"I ZB 38/07","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 38/07 \n\nBESCHLUSS \n\nVerkündet am: \n23. Oktober 2008 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 300 12 966 \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 23. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm \n\nund die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der an Ver-\n\nkündungs Statt am 10. April 2007 zugestellte Beschluss des \n\n26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts \n\naufgehoben. \n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung \n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 200.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Für die Markeninhaberin ist seit dem 3. November 2003 unter der \n\nNr. 300 12 966 die Wortmarke \n\nPOST \n\nfür die Dienstleistungen \n\nBriefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurier-\ndienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Pake-\nten, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen \nmit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere \nBriefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten \nund unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensen-\ndungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften \n\nals durchgesetzte Marke eingetragen. \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\nDie Antragstellerin hat die Löschung der Marke beantragt. Mit Beschluss \n\nvom 14. Dezember 2005 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und \n\nMarkenamts die Löschung der Marke angeordnet. \n\nDie Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben. \n\nHiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) \n\nRechtsbeschwerde. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat einen Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 \n\nund 2 MarkenG bejaht und zur Begründung ausgeführt: \n\n6 \n\nDer Eintragung der angegriffenen Marke habe für die registrierten Dienst-\n\nleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestan-\n\nden, das auch weiterhin bestehe. Das Wort \"POST\" sei eine Angabe, die im \n\nVerkehr zur Bezeichnung der Art der Dienstleistungen verwandt werden könne, \n\nfür die die Marke eingetragen sei. Es diene der Bezeichnung einer Dienstleis-\n\ntungseinrichtung, die Briefe, Pakete, Geldsendungen und andere Gegenstände \n\nentgegennehme, befördere und zustelle. \"POST\" sei zudem ein Sammel- und \n\nOberbegriff für die von einer derartigen Dienstleistungseinrichtung beförderten \n\nGüter, insbesondere Schriftgut aller Art. Diese Bedeutung habe sich auch nach \n\nder Privatisierung der Deutschen Post erhalten. \n\n7 \n\nDas bestehende Schutzhindernis sei weder zum Eintragungszeitpunkt \n\nnoch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag durch Ver-\n\nkehrsdurchsetzung überwunden worden. Eine Verkehrsdurchsetzung müsse \n\nFolge einer Benutzung als Marke sein. Eine noch so große Bekanntheit der Be-\n\nzeichnung reiche für sich nicht aus. Es bestünden aber erhebliche Zweifel, ob \n\ndas Wort \"POST\" vor dem Eintragungszeitpunkt von der Markeninhaberin im \n\nInland als Marke für die konkret beanspruchten Dienstleistungen und nicht nur \n\nals Sachhinweis oder zur Unternehmenskennzeichnung benutzt worden sei. \n\nHäufig sei die Bezeichnung als Teil eines komplexen Zeichens zusammen mit \n\nweiteren Bestandteilen (Abbildung des Posthorns, Hausfarbe Gelb) verwendet \n\nworden. Jedenfalls seien aber die vor dem Eintragungszeitpunkt durchgeführten \n\nVerkehrsbefragungen nicht geeignet, den Nachweis zu erbringen, dass sich das \n\nWort \"POST\" in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke für die registrierten \n\nDienstleistungen durchgesetzt habe. Für den die Dienstleistungen glatt be-\n\nschreibenden Begriff sei eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung erforder-\n\nlich. Diese sei mit den sich aus den demoskopischen Gutachten der Jahre 2000 \n\nund 2002 ergebenden Zuordnungswerten von 71,1% und 84,6% schon nicht \n\nerreicht. Darüber hinaus begegne die Ermittlung der Zuordnungsgrade in den \n\nGutachten durchgreifenden Bedenken. Zum einen sei durch die Art der Frage-\n\nstellung auf das Ergebnis Einfluss genommen worden und zum anderen sei die \n\nZurechnung von Antworten der Befragten teilweise rechtsfehlerhaft zugunsten \n\nder Markeninhaberin vorgenommen worden. Für den Zeitpunkt der Entschei-\n\ndung über den Löschungsantrag ergebe sich aufgrund des demoskopischen \n\nGutachtens von Ende 2005/Anfang 2006 kein anderes Ergebnis. Aus diesem \n\nGutachten folge nur ein Zuordnungsgrad von 70%. Selbst wenn aber der im \n\nGutachten angenommene Zuordnungsgrad von 79,6% erreicht werde, reiche \n\ndies für die Annahme einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung nicht aus. \n\n8 \n\n9 \n\nIII. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Beurteilung, mit der das \n\nBundespatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der Eintragung \n\nder Marke \"POST\" nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG mangels Verkehrs-\n\ndurchsetzung bejaht hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. \n\n1. Die Antragstellerin ist in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten \n\ngewesen. Gleichwohl ist in der Sache zu entscheiden, weil Säumnisfolgen im \n\nRechtsbeschwerdeverfahren nach dem Markengesetz nicht vorgesehen sind \n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 15 = WRP \n\n2007, 321 - COHIBA). \n\n10 \n\n2. Das Bundespatentgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zu-\n\ntreffend davon ausgegangen, dass das Wort \"POST\" nach § 3 Abs. 1 MarkenG \n\nmarkenfähig ist, weil es als Wortzeichen grundsätzlich abstrakt zur Unterschei-\n\ndung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet ist. \n\n11 \n\n3. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme \n\ndes Bundespatentgerichts, bei der angegriffenen Marke handele es sich für die \n\nfraglichen Dienstleistungen um eine von Haus aus beschreibende Angabe i.S. \n\nvon § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. \n\n12 \n\na) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintragung \n\nausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur \n\nBezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger \n\nMerkmale der Waren oder Dienstleistung dienen können. Von einem die Waren \n\noder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, \n\nwenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der mögli-\n\nchen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, Urt. \n\nv. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 32 \n\n- DOUBLEMINT; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, \n\n674 Tz. 97 - Postkantoor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, \n\n900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II). \n\n13 \n\nb) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff \n\n\"POST\" in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, \n\nPäckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beför-\n\nderten und zugestellten Güter selbst, zum Beispiel Briefe, Karten, Pakete und \n\nPäckchen, bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt \"POST\" den \n\nGegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke ein-\n\ngetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal dieser \n\nDienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG: BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 108/05, \n\nWRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR \n\n2008, 798 Tz. 19 = WRP 2008, 1202 - POST I). \n\n14 \n\nEntgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde weist die Bezeichnung \n\n\"POST\" im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Dienstleistungen keinen \n\nkomplexen oder interpretationsbedürftigen Begriffsinhalt auf. Vielmehr verfügt \n\ndas Markenwort über einen die Dienstleistung beschreibenden Inhalt, der ohne \n\nweiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGHZ 167, 278 \n\nTz. 19 - FUSSBALL WM 2006). Den beschreibenden Sinngehalt erkennt der \n\nVerkehr unmittelbar und eindeutig, ohne dass es darauf ankommt, ob der Be-\n\ngriff zur Bezeichnung der Dienstleistungseinrichtung oder des Gegenstands der \n\nDienstleistung verwendet wird. \n\n15 \n\nFür ihre gegenteilige Ansicht stützt sich die Rechtsbeschwerde ohne Er-\n\nfolg auf eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, in der die \n\nBezeichnung einer Dienstleistung mit \"Post, soweit in Klasse 35 enthalten\" im \n\nRahmen einer Markenanmeldung als unklar angesehen wurde. Nach der Be-\n\nstimmung des § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG muss die Anmeldung ein Verzeichnis \n\nder Waren oder Dienstleistungen enthalten, für die die Eintragung beantragt \n\nwird. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen nach § 20 Abs. 1 MarkenV so \n\nzu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleis-\n\ntung in eine Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 Abs. 1 MarkenV möglich \n\nist. Zur Klassifizierung der Dienstleistung genügt die bloße Angabe \"Post\" in \n\nVerbindung mit der Klassenangabe nicht, weil sie ohne weiteren Zusatz - wie \n\netwa bei der Bezeichnung \"Postdienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthal-\n\nten\" - nicht die Dienstleistung, sondern den Gegenstand beschreibt, auf den \n\nsich die Dienstleistung bezieht. Die Bezeichnung des Gegenstands der Dienst-\n\nleistung reicht dagegen als Angabe eines Merkmals i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 \n\nMarkenG aus. \n\n16 \n\nDer Rechtsbeschwerde verhilft auch die Rüge nicht zum Erfolg, das Bun-\n\ndespatentgericht habe seine Amtsermittlungspflicht und das rechtliche Gehör \n\nder Markeninhaberin bei der Beurteilung verletzt, ob es sich bei dem Begriff \n\n\"POST\" um eine die Merkmale der Dienstleistungen beschreibende Angabe \n\nhandelt. Die Frage, ob das Markenwort für die beanspruchten Dienstleistungen \n\neine beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, war bereits \n\naufgrund des Schreibens der Markenstelle des Deutschen Patent- und Marken-\n\namts vom 20. Februar 2001 Gegenstand des Eintragungsverfahrens, in dem die \n\nMarke schließlich nur kraft Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG \n\neingetragen worden ist. Die Frage war zudem Gegenstand des Löschungsver-\n\nfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, das das Schutzhindernis \n\nnach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hatte. Eines gesonderten Hinweises des \n\nBundespatentgerichts, dass das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 \n\nMarkenG in Betracht kam, bedurfte es danach nicht (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n10.4.2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Tz. 20 = WRP 2008, 1438 - Cigaret-\n\ntenpackung). \n\n17 \n\nDas Bundespatentgericht brauchte auch keine weiteren Ermittlungen da-\n\nzu anzustellen, ob das Wort \"POST\" eine für die registrierten Dienstleistungen \n\nbeschreibende Angabe darstellte. Maßgeblich für die Beurteilung ist die Ver-\n\nkehrsauffassung sämtlicher Verbraucherkreise, die als Abnehmer oder Interes-\n\nsenten der Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist \n\n(vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 u. 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, \n\n723 Tz. 29 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, \n\n760 Tz. 22 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dies ist vorliegend das allgemeine \n\nPublikum. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörten daher auch die \n\nRichter des Bundespatentgerichts, die ohne Einholung eines Sachverständi-\n\ngengutachtens die Auffassung des Verkehrs von dem beschreibenden Gehalt \n\ndes Begriffs \"POST\" für die beanspruchten Dienstleistungen feststellen konnten \n\n(vgl. BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 126/98, GRUR 2001, 73, 75 = WRP 2000, \n\n1284 - Stich den Buben; BGHZ 156, 250, 255 - Marktführerschaft). \n\n18 \n\n4. Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie sich dagegen \n\nwendet, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen einer Verkehrs-\n\ndurchsetzung der Marke \"POST\" i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Zeitpunkt der \n\nEintragung und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ver-\n\nneint hat. \n\n19 \n\na) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, \n\ndass eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis grundsätzlich eine Ver-\n\nwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit \n\nnicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraussetzt. Die Tatsache, dass \n\ndie Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrüh-\n\nrend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, \n\nalso auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrs-\n\nkreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen \n\nstammend identifizieren können (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. \n\n2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 64 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; \n\nBGH, Beschl. v. 21.2.2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Tz. 23 = WRP 2008, \n\n1087 - VISAGE). \n\n20 \n\nDas Bundespatentgericht hat erhebliche Zweifel daran geäußert, dass \n\ndie Markeninhaberin vor dem Eintragungszeitpunkt das Zeichen \"POST\" für die \n\nkonkret beanspruchten Dienstleistungen markenmäßig benutzt hat. Es hat die \n\nFrage aber letztlich dahinstehen lassen. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren \n\nist daher von einer markenmäßigen Verwendung des Zeichens \"POST\" durch \n\ndie Markeninhaberin auch schon vor dem Eintragungszeitpunkt auszugehen. \n\n21 \n\nb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass es sich bei dem Be-\n\ngriff \"POST\" um eine für die fraglichen Dienstleistungen von Hause aus glatt \n\nbeschreibende Gattungsbezeichnung handelt, bei der wegen der teilweise noch \n\nbestehenden und im Übrigen noch nicht lange zurückliegenden Monopolstel-\n\nlung und der dadurch geprägten Verkehrsanschauung zu einer Verkehrsdurch-\n\nsetzung eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit als Marke erforderlich ge-\n\nwesen sei. Diese sei durch die Ergebnisse der Verkehrsbefragungen von Mai \n\n2000, November/Dezember 2002 und September/Oktober 2005 nicht nachge-\n\nwiesen. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Nachprüfung nicht in allen \n\nPunkten stand. \n\n22 \n\naa) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegan-\n\ngen, dass die Markeninhaberin sich ungeachtet des früheren Postmonopols, \n\ndas zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts noch in einem \n\nTeilbereich fortbestand, auf eine Durchsetzung der Marke berufen kann (vgl. \n\nEuGH GRUR 2002, 804 Tz. 65 - Philips/Remington; BGH GRUR 2006, 760 \n\nTz. 18 - LOTTO). In einer Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopol-\n\nstellung eine bestimmte Leistung als einziger anbietet, ist jedoch zu prüfen, ob \n\nder Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen \n\nLeistung mit dem Angebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung \n\nwirklich als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leis-\n\ntung betrachtet. In einem solchen Fall liegt es zwar nahe, dass der Verkehr den \n\nGattungsbegriff mit dem alleinigen Anbieter in Verbindung bringt, ohne darin \n\naber zugleich einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 \n\n- Nährbier). Entsprechendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit \n\nüber eine Monopolstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung \n\nnach wie vor beeinflusst. \n\n23 \n\nbb) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde indessen, das Bundespatent-\n\ngericht habe keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob im Zeit-\n\npunkt der Eintragung der Marke - am 3. November 2003 - und im Zeitpunkt der \n\nEntscheidung über den Löschungsantrag - am 15. November 2006 - die Vor-\n\naussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG vorge-\n\nlegen hätten. \n\n24 \n\n(1) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die von ihm \n\n25 \n\n26 \n\nfür erforderlich angesehene nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in der \n\nGesamtbevölkerung auf der Grundlage der Ergebnisse der von der Markenin-\n\nhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten im Eintragungszeitpunkt nicht \n\ngegeben war. Das I. -Gutachten weise für Mai 2000 einen Anteil von \n\n71,1% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung \"POST\" der Markenin-\n\nhaberin zutreffend zuordneten. Aus dem Verkehrsgutachten für Novem-\n\nber/Dezember 2002 der N. folge ein Zuordnungsgrad von 84,6% der \n\nGesamtbevölkerung. Diese Werte reichten für eine nahezu einhellige Verkehrs-\n\ndurchsetzung nicht aus. \n\n(2) Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der \n\nRechtsbeschwerde nicht stand. \n\nDie Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft i.S. \n\ndes § 8 Abs. 3 MarkenG erlangt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Ge-\n\nsichtspunkte zu beantworten, die zeigen können, dass die Marke die Eignung \n\nerlangt hat, die fraglichen Dienstleistungen als von einem bestimmten Unter-\n\nnehmen stammend zu kennzeichnen und diese Dienstleistung damit von den \n\nLeistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 1999, \n\n723 Tz. 54 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL; BGH GRUR 2008, 710 \n\nTz. 26 - VISAGE). Dabei kann für die Feststellung des im Einzelfall erforderli-\n\nchen Durchsetzungsgrads nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen wer-\n\nden, auch wenn - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurtei-\n\nlung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchset-\n\nzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH \n\nUND SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 = \n\nWRP 2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der \n\ndie fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein \n\nBedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deut-\n\nlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20 \n\n- LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann Unterschei-\n\ndungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL (§ 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer \n\nlangen und intensiven Benutzung der Marke erlangen (für eine sehr bekannte \n\ngeographische Herkunftsangabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee; \n\nFezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436 d). Dementsprechend hat der Senat \n\nauch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder \n\neine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl. \n\nBGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; BGH, \n\nUrt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 34 = WRP 2007, 1466 \n\n- Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 \n\nRdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, \n\nUrheberrecht, Medienrecht, § 8 MarkenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Marken- \n\nund Kennzeichenrecht Rdn. 663; a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, \n\n2. Aufl., § 8 MarkenG Rdn. 187). \n\n27 \n\nVon diesem Ansatz ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es \n\nhat jedoch die Anforderungen an das Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 \n\nAbs. 3 MarkenG überspannt, indem es für die Verkehrsdurchsetzung einen An-\n\nteil von nahezu 85% der Gesamtbevölkerung, die den Begriff \"POST\" als Hin-\n\nweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, nicht hat ausreichen lassen \n\n(vgl. auch Knaak, GRUR 1995, 103, 109; Kahler, GRUR 2003, 10, 12). \n\n28 \n\nDas von der Markeninhaberin vorgelegte N. -Gutachten \n\nfür \n\nNovember/Dezember 2002, das der Markeneintragung im November 2003 zeit-\n\nlich am nächsten kommt, wies einen Anteil von 84,6% der allgemeinen Ver-\n\nkehrskreise auf, die die Bezeichnung \"POST\" bei der Beförderung von Briefen \n\nund Warensendungen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassten. \n\nDamit wird die im Regelfall untere Grenze von 50% so deutlich überschritten, \n\ndass die Anforderungen erfüllt sind, die vorliegend an eine Verkehrsdurchset-\n\nzung eines glatt beschreibenden Begriffs zu stellen sind. Die Voraussetzungen \n\nfür eine Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs dürfen nicht \n\nso hoch angesiedelt werden, dass eine Verkehrsdurchsetzung in der Praxis von \n\nvornherein ausgeschlossen wird (Ströbele \n\nin Ströbele/Hacker aaO § 8 \n\nRdn. 331; ders., GRUR 2008, 569, 572). \n\n29 \n\nZudem besteht im Streitfall auch kein Anlass, im Hinblick auf den spezifi-\n\nschen Charakter der von Hause aus für die in Rede stehenden Dienstleistungen \n\nbeschreibenden Bezeichnung \"POST\" besonders hohe Anforderungen an die \n\nFeststellung einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zu stel-\n\nlen. Anders als im Fall \"LOTTO\" (BGH GRUR 2006, 760) geht es im Streitfall \n\nnicht um einen Wandel von einem Gattungsbegriff zu einem Herkunftshinweis, \n\ndurch den eine beschreibende Verwendung weitgehend ausgeschlossen wird. \n\nDenn auch wenn sich \"POST\" als Herkunftshinweis für die Erbringung von \n\nPostdienstleistungen durchgesetzt haben sollte, steht der beschreibende Cha-\n\nrakter des Begriffs \"Post\" für den Gegenstand der Dienstleistung außer Zweifel. \n\nDer Schutzumfang der Wortmarke \"POST\" ist daher wegen der beschreibenden \n\nFunktion der Angabe durch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eng \n\nbemessen. Wettbewerbern der Markeninhaberin ist die auch kennzeichenmäßi-\n\nge Verwendung nicht verboten, die in einer den anständigen Gepflogenheiten in \n\nGewerbe oder Handel entsprechenden Weise erfolgt. Dies ist der Fall, wenn die \n\nWettbewerber die von ihnen benutzten Kennzeichen durch Zusätze von dem in \n\nAlleinstellung benutzten Markenwort \"POST\" abgrenzen und nicht durch eine \n\nAnlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin die Verwechslungsge-\n\nfahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhen (vgl. BGH GRUR 2008, 798 \n\nTz. 23 - POST I; WRP 2008, 1206 Tz. 25 - CITY POST). \n\n30 \n\n(3) Das Bundespatentgericht hat seine Beurteilung, dass die Marke man-\n\ngels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, zu-\n\nsätzlich darauf gestützt, dass die Zuordnungswerte in den von der Markeninha-\n\nberin im Eintragungsverfahren vorgelegten demoskopischen Gutachten unzu-\n\ntreffend ermittelt worden seien. Von dem im I. -Gutachten ausgewiesenen \n\nZuordnungswert von 71,1% für Mai 2000 müsse ein Abschlag vorgenommen \n\nwerden, weil lenkend Einfluss auf die Antworten der seinerzeit Befragten ge-\n\nnommen worden sei. Aus diesem Gutachten folge daher nur eine Verkehrs-\n\ndurchsetzung von unter 70%. Bei dem N. -Gutachten sei nicht nach- \n\nvollziehbar, wie der Zuordnungsgrad von 84,6% ermittelt worden sei. Abzuset-\n\nzen sei der Anteil derjenigen Befragten, die die Marke \"POST\" nicht der Mar-\n\nkeninhaberin, sondern einem anderen Unternehmen zugerechnet hätten. Nicht \n\nzugunsten der Markeninhaberin dürften auch solche Antworten gewertet wer-\n\nden, denen nicht deutlich zu entnehmen sei, dass die Befragten in der ange-\n\nmeldeten Marke einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb sähen. \n\nDanach ergebe sich nur noch ein Durchsetzungsgrad von 78,4%, der für eine \n\nVerkehrsdurchsetzung des Begriffs \"POST\" nicht ausreiche. Diese Erwägungen \n\ndes Bundespatentgerichts tragen nicht seine Annahme, die Marke \"POST\" sei \n\nmangels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden \n\n(§ 50 Abs. 1 MarkenG). \n\n31 \n\n(4) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentgericht \n\ndie Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zum Eintragungszeit-\n\npunkt der Marke unter Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz verneint \n\nund dem Markeninhaber die Feststellungslast im Falle der Unaufklärbarkeit \n\nauferlegt hat. \n\n32 \n\nIm Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und \n\ndem Bundespatentgericht ist gemäß § 59 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG von \n\nAmts wegen zu prüfen, ob der Eintragung der Marke ein Schutzhindernis zum \n\nmaßgeblichen Zeitpunkt entgegenstand. Entscheidend ist, ob das Schutzhin-\n\ndernis tatsächlich vorlag und nicht, ob die Eintragung fehlerhaft erfolgt ist \n\n(BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II; BPatGE 5, 157, 160; 11, 125, 133; \n\n20, 250, 258; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 50 Rdn. 19). Lässt sich \n\nim Nachhinein mit der erforderlichen Sicherheit nicht mehr aufklären, ob ein \n\nSchutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, gehen verbleibende Zweifel zu \n\nLasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers. Der Antragsteller des \n\nLöschungsverfahrens trägt für die Voraussetzungen einer ihm günstigen \n\nRechtsnorm - hier des Vorliegens eines Schutzhindernisses im Löschungsver-\n\nfahren - die Feststellungslast (BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II; \n\nBPatGE 20, 250, 257; 22, 81, 83; 38, 131, 136; Fezer aaO § 50 Rdn. 37; In-\n\ngerl/Rohnke aaO § 50 Rdn. 19; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 73 Rdn. 8; \n\nDohnle in v. Schultz aaO § 73 MarkenG Rdn. 9; Büscher in Büscher/Dittmer/ \n\nSchiwy aaO § 59 MarkenG Rdn. 11). Dabei dürfen allerdings dem Antragsteller \n\nim Hinblick auf die Schwierigkeiten, im Nachhinein das Fehlen einer Verkehrs-\n\ndurchsetzung zum Eintragungszeitpunkt nachzuweisen (vgl. BPatG GRUR \n\n2008, 420, 425), keine nahezu unüberwindbaren Beweisanforderungen aufer-\n\nlegt werden. So können ihm Beweiserleichterungen zugute kommen. Auch \n\nkann das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung \n\nüber den Löschungsantrag unter Umständen Rückschlüsse auf das Fehlen ei-\n\nner Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt zulassen. \n\n33 \n\nDanach begegnet die Annahme des Bundespatentgerichts, im Eintra-\n\ngungszeitpunkt hätten die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der \n\nMarke \"POST\" nicht vorgelegen, durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Das \n\nBundespatentgericht hat die Frage einer Verkehrsdurchsetzung nicht anhand \n\neiner Gesamtschau aller relevanten Umstände beurteilt (siehe oben unter III 4 b \n\nbb (2)), sondern ausschließlich auf die von der Markeninhaberin vorgelegten \n\ndemoskopischen Gutachten für Mai 2000 und November 2002 abgestellt. Zu \n\ndiesen Gutachten hat das Bundespatentgericht \n\nfestgestellt, dass sie \n\n- abgesehen von dem ausgewiesenen Durchsetzungsgrad (vgl. oben unter III \n\n4 b bb (1)) - wegen methodischer Bedenken nicht geeignet seien, den Nach-\n\nweis einer Verkehrsdurchsetzung zu erbringen. Daraus ergibt sich aber nicht \n\ndie für die Löschung der Markeneintragung erforderliche positive Feststellung, \n\ndass eine Verkehrsdurchsetzung im maßgeblichen Zeitpunkt nicht vorlag. Hatte \n\ndas Bundespatentgericht methodische Bedenken gegen die vorgelegten demo-\n\nskopischen Gutachten, hätte es diese aufgrund des Amtsermittlungsgrundsat-\n\nzes mit den Verfahrensbeteiligten erörtern und ihnen Gelegenheit geben müs-\n\nsen, unter Berücksichtigung der wechselseitigen Mitwirkungspflichten zu den \n\nrelevanten Umständen ergänzend vorzutragen und Beweismittel vorzulegen. \n\nSoweit für die Überzeugungsbildung erforderlich, hätte es von Amts wegen ein \n\ndemoskopisches Gutachten einholen müssen. Verblieben danach Zweifel am \n\nVorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung, durfte das Bun-\n\ndespatentgericht im Hinblick darauf, dass die Feststellungslast bei der Antrag-\n\nstellerin und nicht bei der Markeninhaberin liegt, nicht die Löschung der Mar-\n\nkeneintragung beschließen. \n\n34 \n\ncc) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass auch zum \n\nZeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ein Schutzhindernis \n\nnach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fortbestanden hat (§ 50 Abs. 2 Satz 1 \n\nMarkenG). Das hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand. \n\n35 \n\n(1) Die von der Markeninhaberin für September/Oktober 2005 vorgelegte \n\nVerkehrsumfrage, die der Entscheidung über den Löschungsantrag zeitlich am \n\nnächsten kommt, weist einen Durchsetzungsgrad von 83,9% auf. Dieses Er-\n\ngebnis, das nur unwesentlich unter dem im N. -Gutachten für No- \n\nvember/Dezember 2002 ermittelten Wert von 84,6% liegt, lässt - seine Richtig-\n\nkeit unterstellt - nicht den Schluss zu, die Marke habe sich nicht als Herkunfts-\n\nhinweis durchgesetzt (siehe oben unter III 4 b bb (2)). \n\n36 \n\n(2) Das Bundespatentgericht hat allerdings auch gegen das Gutachten \n\naus dem Jahre 2005 methodische Bedenken erhoben und ist zu dem Ergebnis \n\ngelangt, dass nur 64,2% der befragten Personen die Marke \"POST\" richtig zu-\n\ngeordnet hätten und auch bei einer Würdigung der Ergebnisse des Gutachtens \n\njeweils zugunsten der Markeninhaberin lediglich ein Anteil von 70% erreicht \n\nwerde. \n\n37 \n\nDiese Beurteilung des Bundespatentgerichts begegnet denselben durch-\n\ngreifenden rechtlichen Bedenken, wie sie für die Würdigung des für den Eintra-\n\ngungszeitpunkt vorgelegten N. -Gutachtens von November/Dezem- \n\nber 2002 gelten (siehe oben unter III 4 b bb (4)). Die Bedenken gegen den Be-\n\nweiswert des von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutach-\n\ntens lassen nicht den Schluss zu, dass im Zeitpunkt der Entscheidung über den \n\nLöschungsantrag die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nicht vor-\n\nlagen. \n\n38 \n\nIV. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sa-\n\nche zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-\n\nricht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). \n\nBornkamm \n\nBüscher \n\nSchaffert \n\nKirchhoff \n\nKoch \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 10.04.2007 - 26 W(pat) 25/06 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__38-07.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-10-23/i-zb-38-07","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":19},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 50","ref_norm":"50","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 23","ref_norm":"23","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 73","ref_norm":"73","n":2},{"jurabk":"MarkenV 2004","ref":"§ 19","ref_norm":"19","n":1},{"jurabk":"MarkenV 2004","ref":"§ 20","ref_norm":"20","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 32","ref_norm":"32","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 59","ref_norm":"59","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__38-07.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__38-07.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-10-23/i-zb-38-07","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2007/I_ZB__38-07.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 18:50:13.731804+00:00"}}