{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR__94-06","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2008-12-04","aktenzeichen":"I ZR 94/06","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 94/06 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nVerkündet am: \n4. Dezember 2008 \nBott \nJustizhauptsekretärin \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 4. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm \n\nund die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch \n\nfür Recht erkannt: \n\nDie Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-\n\nrichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 26. April 2006 wird auf Kosten \n\nder Klägerin zurückgewiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand:\n\n1 \n\n2 \n\nDie Klägerin stellt Spirituosen her, darunter den bekannten \"Underberg\"-\n\nKräuterbitter. Sie vertreibt dieses Produkt, das seit etwa 160 Jahren auf dem \n\nMarkt ist, seit Jahrzehnten ausschließlich in 20ml-Flaschen, die in strohfarbe-\n\nnes Papier eingewickelt sind. \n\nDie Klägerin ist Inhaberin der auf ihre Anmeldung vom 6. April 2001 für \n\nverschiedene Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 und insbesondere für Biere \n\nund andere alkoholische Getränke eingetragenen, nachstehend wiedergegebe-\n\nnen dreidimensionalen nationalen Marke Nr. 301 22 729, die Schutz für die \n\nFarbe \"Ocker\" beansprucht (im Weiteren: Klagemarke) \n\n3 \n\nDie Beklagte vertreibt in einer papierumwickelten 700ml-Flasche den \n\n\"Dr. Demuth Pepsin-Wein\", ein freiverkäufliches Arzneimittel mit einem Alkohol-\n\ngehalt von 12,5%, das auch zur Unterstützung der Magenfunktion angewendet \n\nwerden kann. Sie hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Juni \n\n2002 zu der Registernummer DE 302 27 289.5 die nachstehend wiedergege-\n\nbene dreidimensionale Marke für die Waren Pharmazeutische Produkte und \n\nArzneimittel, insbesondere frei verkäufliche Arzneimittel, angemeldet, die \n\nSchutz für die Farben \"Grün, Weiß\" beanspruchte und am 3. April 2003 einge-\n\ntragen wurde (im Weiteren: Streitmarke) \n\n4 \n\n5 \n\nDie Klägerin hat dieses Verhalten der Beklagten als Markenrechtsverlet-\n\nzung beanstandet. \n\nDie Beklagte hat im Verlauf des Rechtsstreits die Löschung der Streit-\n\nmarke veranlasst. Die Parteien haben den Rechtsstreit daraufhin in der Haupt-\n\nsache hinsichtlich der von der Klägerin gestellten Anträge auf Einwilligung der \n\nBeklagten in die Löschung der Streitmarke, auf Auskunftserteilung und auf \n\nSchadensersatzfeststellung für erledigt erklärt. \n\n6 \n\nDie Parteien streiten nunmehr noch über das Unterlassungsbegehren \n\nder Klägerin. Dieses ist nach Auffassung der Klägerin deshalb nicht erledigt, \n\nweil aus der Anmeldung der Streitmarke, dem Antrag der Beklagten auf Abwei-\n\nsung der Unterlassungsklage und der Berühmung der Beklagten im Rechtsstreit \n\ndie markenrechtliche Erstbegehungsgefahr folge. \n\n7 \n\nDie Klägerin hat vor dem Landgericht zuletzt beantragt, \n\ndie Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel \nzu verurteilen, es zu unterlassen, \n\nein dreidimensionales Zeichen, wie es Gegenstand der Veröf-\nAktenzeichen \nfentlichung \n\nMarkenregister \n\nzum \n\nim \n\nNr. 302 27 289 ist, zur Kennzeichnung der Waren \"pharmazeu-\ntische Produkte und Arzneimittel, insbesondere frei verkäufliche \nArzneimittel\" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbe-\nsondere vorgenannte Waren in dieser aus dem Markenregister \nzur Nr. 302 27 289 ersichtlichen Form anzubieten, feilzuhalten, \nzu vertreiben und/oder zu bewerben, \n\nhilfsweise, \n\nihrem Antrag mit folgenden weiteren Einschränkungen statt-\nzugeben: \n\na) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu be-\nwerben …], soweit die Größe der so umwickelten Fla-\nsche 350 ml unterschreitet, \n\nweiter hilfsweise \n\nb) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu be-\nwerben …], soweit die Größe der so umwickelten Fla-\nsche 20 ml nicht übersteigt, \n\nweiter hilfsweise \n\nc) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu be-\nwerben …], soweit die Größe der so umwickelten Fla-\nsche 20 ml beträgt. \n\n8 \n\nDas Landgericht hat der Klage mit dem Hilfsantrag zu c) stattgegeben. \n\nDie Berufung der Klägerin, mit der diese ihr Unterlassungsbegehren im Umfang \n\ndes Hilfsantrags zu a) weiterverfolgt hat, hatte nur insoweit Erfolg, als das Beru-\n\nfungsgericht dem Unterlassungsbegehren stattgegeben hat, soweit die Größe \n\nder umwickelten Flasche bis zu 50 ml beträgt (OLG Hamburg GRUR-RR 2007, \n\n35). \n\n9 \n\nMit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurück-\n\nweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Unterlassungsbegeh-\n\nren in dem Umfang weiter, in dem es im zweiten Rechtszug ohne Erfolg geblie-\n\nben ist. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n10 \n\nI. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin \n\nnur hinsichtlich papierumwickelter Portionsflaschen bejaht, diesen allerdings \n\n- damit angemessene Ausdehnungstendenzen der Klägerin berücksichtigt wer-\n\nden könnten - auf Flaschen bis zu einer Größe von 50 ml erstreckt. Die durch \n\ndie vorgenommene Markenanmeldung begründete markenrechtliche Erstbege-\n\nhungsgefahr habe die Beklagte nicht durch eine eindeutige Abstandnahme von \n\nihrer Berühmung ausräumen können. \n\n11 \n\nII. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin ist jeden-\n\nfalls im Ergebnis nicht begründet. Die teilweise Abweisung der Klage mit dem \n\nnach der übereinstimmenden Teilerledigungserklärung allein noch streitgegen-\n\nständlichen Unterlassungsanspruch erweist sich schon deshalb als zutreffend, \n\nweil die für diesen Anspruch ebenfalls erforderliche Begehungsgefahr spätes-\n\ntens mit der von der Beklagten veranlassten Löschung der Streitmarke entfallen \n\nist. \n\n12 \n\n1. Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu \n\nvermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren \n\noder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Um-\n\nstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (BGH, \n\nUrt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 \n\n- Metrosex, m.w.N.). Für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr spricht al-\n\nlerdings anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete Wieder-\n\nholungsgefahr keine Vermutung. Für die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr \n\ngenügt daher ein der Verhaltensweise, die sie begründet hat, entgegengesetz-\n\ntes Verhalten. Dementsprechend führt bei einer durch eine Markenanmeldung \n\noder -eintragung begründeten Erstbegehungsgefahr die Rücknahme der Mar-\n\nkenanmeldung oder der Verzicht auf die Eintragung der Marke im Regelfall zum \n\nFortfall der Erstbegehungsgefahr (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex, \n\nm.w.N.). Unerheblich ist dabei, ob die Rücknahme der Anmeldung bzw. der \n\nVerzicht auf die Eintragung aus prozessökonomischen Gründen oder aufgrund \n\nbesserer Einsicht erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 31 - Metrosex). \n\n13 \n\n2. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellun-\n\ngen kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass im Streitfall besondere \n\nUmstände ausnahmsweise gegen den Wegfall der Erstbegehungsgefahr spre-\n\nchen. Die Klägerin hat zwar in der Revisionsverhandlung geltend gemacht, \n\ndass die Parteien seit langem und auch weiterhin über die Frage stritten, ob die \n\nAusstattung des Produkts der Beklagten Rechte der Klägerin verletzte. Im vor-\n\nliegenden Rechtsstreit geht es aber nach der von der Beklagten veranlassten \n\nLöschung der Streitmarke nur noch darum, ob die durch deren Anmeldung be-\n\ngründete Erstbegehungsgefahr gleichwohl teilweise - im Umfang des von der \n\nKlägerin mit der Revision noch weiterverfolgten Unterlassungsanspruchs - fort-\n\nbesteht. \n\n14 \n\n3. Eine Erstbegehungsgefahr, die für den von der Klägerin mit der Revi-\n\nsion weiterverfolgten Unterlassungsanspruch erforderlich ist, ist entgegen der \n\nvon der Klägerin in der Revisionsverhandlung ferner vertretenen Auffassung \n\nauch nicht dadurch begründet worden, dass die Beklagte im vorliegenden \n\nRechtsstreit insoweit weiterhin die Abweisung der Klage begehrt und dazu vor-\n\ngetragen hat, dass die Streitmarke mit der Klagemarke nicht verwechselbar sei. \n\nEine Rechtsverteidigung begründet eine Erstbegehungsgefahr nicht schon \n\ndann, wenn allein der eigene Rechtsstandpunkt vertreten wird, um sich die \n\nMöglichkeit eines entsprechenden Verhaltens für die Zukunft offenzuhalten, \n\nsondern erst dann, wenn den Erklärungen bei Würdigung der Einzelumstände \n\ndes Falles auch die Bereitschaft zu entnehmen ist, sich unmittelbar oder in na-\n\nher Zukunft in dieser Weise zu verhalten (vgl. BGH, Urt. v. 31.5.2001 \n\n- I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1175 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsauf-\n\ngabe). Davon kann im Streitfall nach den getroffenen Feststellungen nicht aus-\n\ngegangen werden. Das Berufungsgericht hat in dieser Hinsicht lediglich ausge-\n\nführt, die Beklagte habe die durch ihre Markenanmeldung begründete Erstbe-\n\ngehungsgefahr nicht durch eine eindeutige Abstandnahme von ihrer Berüh-\n\nmung ausräumen können. Der Umstand, dass die Beklagte von ihrer Berüh-\n\nmung nicht Abstand genommen hat, hindert aber - wie ausgeführt - nicht den \n\nWegfall der Erstbegehungsgefahr. \n\n15 \n\nIII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. \n\nBornkamm \n\n Büscher \n\n Schaffert \n\nKirchhoff \n\nKoch \n\nVorinstanzen: \n\nLG Hamburg, Entscheidung vom 10.06.2005 - 312 O 736/04 - \n\nOLG Hamburg, Entscheidung vom 26.04.2006 - 5 U 105/05 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR__94-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-12-04/i-zr-94-06","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR__94-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR__94-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-12-04/i-zr-94-06","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR__94-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:08:18.563267+00:00"}}