{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR_219-06","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2009-02-26","aktenzeichen":"I ZR 219/06","doktyp":"Urteil","leitsatz":"UWG §§ 3, 5 Verkündet am: 26. Februar 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Thermoroll a) Die wettbewerbliche Relevanz ist ein dem Irreführungstatbestand immanen- tes Erheblichkeitserfordernis, das eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG ausschließt. b) Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® verwendet, ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, führt den Verkehr regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre. Etwas anderes kann gelten, wenn der Betreffende Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die Verwendung des Zei- chens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 219/06 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: \n\nja \n\nBGHZ: \n\nBGHR: \n\nnein \n\nja\n\nUWG §§ 3, 5 \n\nVerkündet am: \n26. Februar 2009 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nThermoroll \n\na) Die wettbewerbliche Relevanz ist ein dem Irreführungstatbestand immanen-\ntes Erheblichkeitserfordernis, das eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung \nnach § 3 UWG ausschließt. \n\nb) Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® verwendet, ohne Inhaber dieser Marke \noder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, führt den Verkehr regelmäßig in \nwettbewerblich relevanter Weise irre. Etwas anderes kann gelten, wenn der \nBetreffende Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die Verwendung des Zei-\nchens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt. \n\nBGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06 - OLG Karlsruhe \n LG Mannheim \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 26. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm \n\nund die Richter Dr. Schaffert, Dr. Bergmann, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats \ndes Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22. November 2006 unter \nZurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt \nund insoweit aufgehoben, als die Widerklage abgewiesen worden \nist. \n\nDie Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 2. Zivilkammer des \nLandgerichts Mannheim vom 6. Dezember 2005 wird zurückge-\nwiesen. \n\nAuf die Berufung der Beklagten wird \n\na) die Klägerin verurteilt, der Beklagten Auskunft darüber \nzu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar \n2006 Produkte für den Bereich Sonnenschutz und/oder \nBlendschutz und/oder Verdunkelung mit dem Zeichen \n„Thermoroll®“ beworben hat; \n\nb) festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklag-\nten den Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorste-\nhend unter a) bezeichneten Handlungen entstanden ist \nund künftig noch entstehen wird. \n\nDie Klägerin trägt 1/10 der Kosten des Berufungsverfahrens und \n14/15 der Kosten des Revisionsverfahrens. Die übrigen Kosten \ndes Rechtsstreits trägt die Beklagte. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand:\n\n1 \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\nDie Parteien, die Rollos vertreiben, haben über die Berechtigung gestrit-\n\nten, mit dem Zeichen „Thermoroll®“ zu werben. \n\nDie Geschäftsführerin der Klägerin ist seit 1987 Inhaberin der Wortmarke \n\nNr. 1 108 095 „Termorol“, die eingetragen ist für \n\nVorhänge aus Textil- und/oder Kunstfasergewebe und/oder aus Kunst-\nstofffolien und/oder Folienverbund; Fassadenelemente, nämlich Gitter-\ngewebe und Drahtgeflechte. \n\nDie Beklagte hat Vermögensgegenstände der \n\ninsolventen C. \n\nI. GmbH erworben, unter anderem Werbematerial, das mit dem Zeichen \n\n„Thermoroll®“ versehen war. Beide Parteien führen in ihrer Firma den Bestand-\n\nteil „C. “. \n\nIn der Berufungsinstanz hat die Klägerin geltend gemacht, mittlerweile \n\naufgrund eines Lizenzvertrags berechtigt zu sein, die für ihre Geschäftsführerin \n\nam 16. Februar 2006 eingetragene Wort-/Bildmarke Nr. 30 575 631 „Thermo-\n\nroll®“ zu nutzen. Die Beklagte berief sich auf eine Nutzungslizenz der L. \n\n GmbH \n\nfür deren am 13. Februar 2006 ein- \n\ngetragene Wortmarke „Thermoroll®“. Die Parteien haben daraufhin ihre wech-\n\nselseitigen Unterlassungsansprüche übereinstimmend für erledigt erklärt. \n\n5 \n\nSoweit für das Revisionsverfahren noch von Interesse, hat die Beklagte \n\nvor dem Berufungsgericht widerklagend beantragt, \n\ndie Klägerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, \nin welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 für den Bereich Son-\n\nnenschutz und/oder Blendschutz und/oder Verdunkelung mit dem Zei-\nchen „Thermoroll®“ geworben hat, \n\nund die Verpflichtung der Klägerin festzustellen, der Beklagten denjeni-\ngen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend bezeichneten \nHandlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird. \n\n6 \n\nDas Berufungsgericht hat die Widerklage abgewiesen und der Beklagten \n\ngemäß § 91a ZPO die Kosten des von ihr ursprünglich verfolgten Unterlas-\n\nsungsanspruchs auferlegt. Auch soweit die Beklagte sich gegen die Verurtei-\n\nlung zur Zahlung der Abmahnkosten der Klägerin für die vorprozessuale Ein-\n\nschaltung eines Patentanwalts gewandt hatte, blieb ihre Berufung ohne Erfolg. \n\n7 \n\nMit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision wendet sich die \n\nBeklagte gegen die Abweisung der Widerklage und die Verurteilung zur Zah-\n\nlung der Patentanwaltskosten. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n8 \n\n9 \n\nI. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Beklagten wegen Verwen-\n\ndung der Marke „Thermoroll®“ verneint. Einen Anspruch der Klägerin auf Er-\n\nstattung von Patentanwaltskosten hat es bejaht. Zur Begründung hat es ausge-\n\nführt: \n\nIn weiten Kreisen der Bevölkerung sei bekannt, dass der Zusatz ® auf \n\ndie Registrierung einer Marke hinweise. Die Werbung der Klägerin sei irrefüh-\n\nrend gewesen, weil sie jedenfalls bis zum 16. Februar 2006 weder Inhaberin \n\neiner eingetragenen Marke „Thermoroll®“ noch zu deren Nutzung berechtigt \n\ngewesen sei. Dieser Irreführung fehle jedoch die erforderliche wettbewerbs-\n\nrechtliche Relevanz. Die Klägerin habe die Marke „Termorol“ verwenden dürfen. \n\nSie habe die angesprochenen Verkehrskreise daher lediglich darüber in die Irre \n\ngeführt, dass die in ihrer Werbung angegebene Marke „Thermoroll®“ von der \n\ntatsächlich bestehenden Marke abgewichen sei. Unter diesen Umständen sei \n\nnicht zu erwarten, dass die Irreführung geeignet sei, sich mit den Produkten der \n\nKlägerin näher zu befassen oder sich für ein solches Produkt zu entscheiden. \n\nDer davon abweichenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom \n\n14. Dezember 1989 (I ZR 1/88, GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) sei nicht zu fol-\n\ngen. \n\n10 \n\nZu den von der Beklagten zu erstattenden Abmahnkosten gehörten auch \n\ndie Kosten des Patentanwalts der Klägerin. Da die Parteien über die Berechti-\n\ngung zur Werbung unter Hinweis auf eine eingetragene Marke stritten, handele \n\nes sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von § 140 Abs. 3 MarkenG. Zur \n\nKlärung der Rechtslage sei eine markenrechtliche Recherche und damit die \n\nMitwirkung eines Patentanwalts erforderlich gewesen. \n\n11 \n\nII. Die Revision der Beklagten hat Erfolg, soweit sie sich gegen die Ab-\n\nweisung der Widerklage wendet. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Erstattung \n\nder Patentanwaltskosten ist sie hingegen unbegründet. \n\n12 \n\n1. Für die Streitentscheidung maßgeblich ist allein das Gesetz gegen den \n\nunlauteren Wettbewerb in der vom 8. Juli 2004 bis zum 30. Dezember 2008 \n\ngeltenden Fassung (UWG 2004). Die Beklagte stützt ihre Auskunfts-, Feststel-\n\nlungs- und Zahlungsansprüche auf keine vor dem 8. Juli 2004 begangenen Ver-\n\nletzungshandlungen und bestreitet nicht die Berechtigung der Klägerin, das Zei-\n\nchen „Thermoroll®“ nach dem 16. Februar 2006 zu nutzen. \n\n13 \n\n2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft Ansprüche der Beklagten \n\nwegen irreführender Verwendung des Zusatzes ® durch die Klägerin bis zum \n\n16. Februar 2006 verneint. \n\n14 \n\na) Nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts, dass \n\ndie Verwendung des Zeichens „Thermoroll®“ irreführend war, solange die Klä-\n\ngerin nicht über eine entsprechende Lizenz verfügte. Die dagegen in der Revi-\n\nsionserwiderung erhobenen Gegenrügen greifen nicht durch. \n\n15 \n\nDie von der Klägerin angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der \n\nBeifügung des ® zu dem Zeichen „Thermoroll“, dass es eine Marke genau die-\n\nses Inhalts gibt (vgl. BGH GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) und die Klägerin zu \n\nderen Benutzung in der konkreten Werbung berechtigt ist. Letzteres war aber \n\nbis zum 16. Februar 2006 nicht der Fall. Die Marke „Termorol“, die von der Klä-\n\ngerin aufgrund einer Lizenz genutzt werden durfte, weicht in zwei Buchstaben \n\nvon der mit dem Zusatz ® verwendeten Marke „Thermoroll“ ab. \n\n16 \n\nWird einem Zeichen der Zusatz ® beigefügt, erwartet der Verkehr, dass \n\ndieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der \n\nMarkeninhaber eine Lizenz erteilt hat. Lediglich geringfügige Abweichungen, die \n\n- weil sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 \n\nAbs. 3 MarkenG) - auch einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen \n\nstünden, sind insofern unschädlich. Das setzt indessen voraus, dass der Ver-\n\nkehr in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht (vgl. BGH, Urt. \n\nv. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 \n\n- Kellogg's/Kelly's). Abweichungen durch das Hinzufügen oder Verdoppeln von \n\nBuchstaben sind nur dann für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung un-\n\nerheblich, wenn sie weder phonetische noch begriffliche Bedeutung haben (vgl. \n\nIngerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 26 Rdn. 113; Bous in Ekey/Klippel/Bender, \n\nMarkenrecht, 2. Aufl., § 26 MarkenG Rdn. 109). Daran fehlt es im Streitfall. Zum \n\neinen führt die Verwendung eines Doppelkonsonanten am Wortende zu einer \n\nveränderten Aussprache: Das lange „o“ der letzten Silbe des Zeichens „Termo-\n\nrol“ wird ersetzt durch ein kurz gesprochenes „o“ in „Thermoroll®“. Zum zweiten \n\nwird durch die Einfügung des „h“ hinter dem Anfangsbuchstaben „T“ eine we-\n\nsentlich stärkere Assoziation zu dem Begriff „Therm-“ (für Wärme) geweckt. \n\n17 \n\nb) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht der Irreführung darüber, dass die \n\nin der Werbung angegebene Marke „Thermoroll®“ von der tatsächlich beste-\n\nhenden Marke „Termorol“ abweicht, die wettbewerbsrechtliche Relevanz abge-\n\nsprochen. \n\n18 \n\naa) Zustimmung verdient allerdings der Ausgangspunkt des Berufungs-\n\ngerichts: Die wettbewerbliche Erheblichkeit ist ein dem Irreführungstatbestand \n\nimmanentes, spezifisches Relevanzerfordernis, das als eigenständige Bagatell-\n\nschwelle eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG ausschließt (vgl. \n\nBornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 27. Aufl., § 5 Rdn. 2.169 i.V. \n\nmit Rdn. 2.20 f.). Eine Werbung ist nur dann irreführend, wenn sie geeignet ist, \n\nbei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen \n\nüber das Angebot hervorzurufen und die zu treffende Marktentschließung in \n\nwettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen (Begründung des Regie-\n\nrungsentwurfs zu § 5 UWG 2004, BT-Drucks. 15/1487, S. 19; vgl. ferner zu § 3 \n\nUWG a.F. BGH, Urt. v. 29.1.2004 - I ZR 132/01, GRUR 2004, 437, 438 = WRP \n\n2004, 606 - Fortfall einer Herstellerpreisempfehlung; Urt. v. 10.11.1994 \n\n- I ZR 201/92, GRUR 1995, 125, 126 = WRP 1995, 183 - Editorial I). \n\n19 \n\nbb) Das Berufungsgericht hat die Eignung zur Beeinflussung wirtschaftli-\n\ncher Entscheidungen verneint. Es sei weder dargetan noch sonst ersichtlich, \n\ndass die angesprochenen Verkehrskreise gerade mit dem Zeichen „Thermo-\n\nroll®“ besondere Qualitätsvorstellungen verbänden, die sie bezüglich des Zei-\n\nchens „Termorol“ nicht hätten, dass sie durch die Verwendung des eingetrage-\n\nnen Zeichens „Termorol“ ungünstig beeinflusst werden könnten oder dass eine \n\nsonstige, über die irrtümliche Annahme eines Rechts der Klägerin am Zeichen \n\n„Thermoroll“ hinausgehende Fehlvorstellung hervorgerufen werden könnte. Mit \n\ndiesen Erwägungen hat das Berufungsgericht das Irreführungspotential der \n\nWerbung der Klägerin nicht zutreffend erfasst. \n\n20 \n\n(1) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, die Verwendung des \n\nZeichens „Thermoroll®“ durch die Klägerin habe zu keiner relevanten Fehlvor-\n\nstellung der Verbraucher geführt, den Sachverhalt nicht ausreichend gewürdigt. \n\nDer Rechtsstreit belegt mit Deutlichkeit, dass die Parteien selbst der Verwen-\n\ndung des Zeichens „Thermoroll®“ eine große Bedeutung beigemessen haben. \n\nDenn mit diesem Zeichen haben die Parteien an die unter der Marke „Thermo-\n\nroll“ vertriebenen Produkte der insolventen C. I. GmbH angeknüpft. \n\nDie in der Verwendung des Zeichens „Thermoroll®“ liegende Behauptung, die \n\nRechte an dieser Marke zu besitzen oder als Lizenznehmer des Markeninha-\n\nbers zur Nutzung dieser Marke berechtigt zu sein, spielte für beide Parteien \n\n- wie sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt - gerade auch in der Ab-\n\ngrenzung zum Wettbewerber eine maßgebliche Rolle. \n\n21 \n\n(2) Das Berufungsgericht lässt im Übrigen außer Betracht, dass kein \n\nGrund ersichtlich ist, weswegen die Klägerin für ihre Produkte mit der fremden \n\nMarke „Thermoroll“ unter Hinzufügen des Zusatzes ® geworben und damit der \n\nWahrheit zuwider den Eindruck erweckt hat, ihr stehe diese Marke oder eine \n\nLizenz an ihr zu. Die Klägerin war sich dabei des Unterschieds zwischen ihrer \n\nMarke „Termorol“ und dem verwendeten Zeichen „Thermoroll®“ bewusst. Es \n\nliegt auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, das in dieser Weise den fal-\n\nschen Eindruck erweckt, Rechte an einem bestimmten Zeichen zu besitzen, \n\nhiervon einen Vorteil gegenüber den Abnehmern verspricht, der im Streitfall im \n\nHinblick auf die Vorgeschichte naheliegt. Es ist ureigenste Aufgabe des Irrefüh-\n\nrungsverbots, die Werbung mit der Unwahrheit im geschäftlichen Verkehr zu \n\nunterbinden (vgl. BGH, Urt. v. 24.5.2000 - I ZR 222/97, GRUR 2001, 78, 79 = \n\nWRP 2000, 1402 - Falsche Herstellerpreisempfehlung; Urt. v. 20.12.2001 \n\n- I ZR 215/98, GRUR 2002, 715, 716 = WRP 2002, 977 - Scanner-Werbung). \n\n22 \n\n3. Die Revision der Beklagten ist dagegen unbegründet, soweit sie sich \n\ngegen die Verurteilung richtet, der Klägerin die Kosten des Patentanwalts als \n\nAbmahnkosten zu erstatten. \n\n23 \n\na) Das Berufungsgericht hat die Revision entgegen der Ansicht der Revi-\n\nsionserwiderung auch insoweit zugelassen. Im Tenor des Berufungsurteils ist \n\ndie Zulassung der Revision ohne Beschränkung ausgesprochen worden. Die \n\nEingrenzung der Rechtsmittelzulassung kann sich zwar auch aus den Ent-\n\nscheidungsgründen ergeben (siehe nur BGHZ 48, 134, 136; 153, 358, 360 f.). \n\nDas kann aber nur angenommen werden, wenn daraus ausreichend deutlich \n\nhervorgeht, dass das Berufungsgericht die Möglichkeit einer Nachprüfung im \n\nRevisionsverfahren allein wegen eines Teils des Streitgegenstandes eröffnen \n\nwollte (BGH, Urt. v. 12.7.2000 - XII ZR 159/98, NJW-RR 2001, 485, 486; Urt. v. \n\n3.3.2005 \n\n- IX ZR 45/04, NJW-RR 2005, 715, 716; Urt. v. 8.11.2007 \n\n- III ZR 102/07, NJW 2008, 140 Tz. 6 m.w.N.). Daran fehlt es im vorliegenden \n\nFall. Das Berufungsgericht hat die Revision wegen einer Divergenz zur Recht-\n\nsprechung des Senats zugelassen und sich dabei auf die Senatsentscheidung \n\nin der Sache „Baelz“ (GRUR 1990, 364, 366) bezogen. Das lässt nicht hinrei-\n\nchend deutlich erkennen, ob das Berufungsgericht damit lediglich eine Begrün-\n\ndung für die Zulassung der Revision gegeben hat oder die Zulassung der Revi-\n\nsion auf den von der Divergenz betroffenen Teil des Streitgegenstands hat be-\n\nschränken wollen. \n\n24 \n\nb) Die Revision ist jedoch unbegründet, soweit sie sich dagegen wendet, \n\ndass der Klägerin die Kosten des Patentanwalts zugesprochen worden sind. Zu \n\nden von der Beklagten zu erstattenden Abmahnkosten gehören auch die Kos-\n\nten des Patentanwalts der Klägerin. Wie das Berufungsgericht zutreffend aus-\n\ngeführt hat, handelt es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von § 140 \n\nAbs. 3 MarkenG, an der der Patentanwalt der Klägerin auch mitgewirkt hat. \n\n25 \n\n4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO, wobei der Kostenaus-\n\nspruch des Berufungsgerichts hinsichtlich der Teilerledigung gemäß § 91a ZPO \n\nunverändert zu übernehmen ist. Das Berufungsgericht hat eine gemischte Kos-\n\ntenentscheidung getroffen, die auch die Kosten des nach § 91a ZPO in zweiter \n\nInstanz erledigten Teils umfasst. Mit der Würdigung durch das Berufungsgericht \n\nnach § 91a ZPO hat es sein Bewenden. Insofern kann der Kostenausspruch\n\ndes Berufungsgerichts mit der Revision nicht überprüft werden (vgl. BGH, Urt. \n\nv. 21.12.2006 - IX ZR 66/05, NJW 2007, 1591 Tz. 21 ff.; Musielak/Wolst, ZPO, \n\n6. Aufl., § 91a Rdn. 53). \n\nBornkamm Schaffert Bergmann \n\n Kirchhoff Koch \n\nVorinstanzen: \n\nLG Mannheim, Entscheidung vom 06.12.2005 - 2 O 241/05 - \n\nOLG Karlsruhe, Entscheidung vom 22.11.2006 - 6 U 1/06 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR_219-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-02-26/i-zr-219-06","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91a","ref_norm":"91a","n":4},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 140","ref_norm":"140","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 26","ref_norm":"26","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 5","ref_norm":"5","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR_219-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR_219-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-02-26/i-zr-219-06","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2006/I_ZR_219-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:12:59.155920+00:00"}}