{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__49-05","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2008-04-03","aktenzeichen":"I ZR 49/05","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 3. April 2008 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Schuhpark MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 a) Eine aus beschreibenden Begriffen zusammengesetzte Marke, die Unter- scheidungskraft durch die Kombination der Bestandteile erlangt, kann auch dann über nur geringe originäre Unterscheidungskraft verfügen, wenn die Verwendung der Wortzusammenstellung bisher im Verkehr nicht zu beo- bachten ist. b) Die nationalen Gerichte sind im Verletzungsverfahren an die Beurteilung des Ausmaßes der originären Unterscheidungskraft der Marke durch die eu- ropäischen Gerichte im Widerspruchsverfahren nach der Gemeinschafts- markenverordnung nicht gebunden. c) Markenverletzungen, die Organe oder Mitarbeiter einer auf einen anderen Rechtsträger verschmolzenen Gesellschaft begangen haben, begründen regelmäßig keine Wiederholungsgefahr für den Rechtsnachfolger. Aus der Verschmelzung des Unternehmens, in dem die Markenverletzung begangen worden ist, folgt auch keine Erstbegehungsgefahr bei dem übernehmenden Unternehmen.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 49/05 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ \nBGHR \n\nja \n : nein \nja \n : \n\nVerkündet am: \n3. April 2008 \nWalz \nJustizamtsinspektor \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nSchuhpark \n\nMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 \n\na) Eine aus beschreibenden Begriffen zusammengesetzte Marke, die Unter-\nscheidungskraft durch die Kombination der Bestandteile erlangt, kann auch \ndann über nur geringe originäre Unterscheidungskraft verfügen, wenn die \nVerwendung der Wortzusammenstellung bisher im Verkehr nicht zu beo-\nbachten ist. \n\nb) Die nationalen Gerichte sind im Verletzungsverfahren an die Beurteilung \ndes Ausmaßes der originären Unterscheidungskraft der Marke durch die eu-\nropäischen Gerichte im Widerspruchsverfahren nach der Gemeinschafts-\nmarkenverordnung nicht gebunden. \n\nc) Markenverletzungen, die Organe oder Mitarbeiter einer auf einen anderen \nRechtsträger verschmolzenen Gesellschaft begangen haben, begründen \nregelmäßig keine Wiederholungsgefahr für den Rechtsnachfolger. Aus der \nVerschmelzung des Unternehmens, in dem die Markenverletzung begangen \nworden ist, folgt auch keine Erstbegehungsgefahr bei dem übernehmenden \nUnternehmen. \n\nBGH, Urt. v. 3. April 2008 - I ZR 49/05 - OLG München \n\nLG München I \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 3. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und \n\ndie Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 29. Zivilsenats des \n\nOberlandesgerichts München vom 13. Januar 2005 unter Zurück-\n\nweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit \n\naufgehoben, als die auf die Untersagung der Bezeichnung \"Jello \n\nSchuhpark\" gerichtete Klage (Antrag zu 1) und die hierauf rückbe-\n\nzogenen Anträge zu 2 bis 4 sowie der Antrag zu 5 abgewiesen \n\nworden sind. \n\nIm Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung \n\nund Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Beru-\n\nfungsgericht zurückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie Klägerin vertreibt mit Schwerpunkt im Norden und Westen Deutsch-\n\nlands Schuhwaren. Sie ist Inhaberin der für \"Stiefel, Halbstiefel, Hausschuhe, \n\nSchuhe, Slipper, Pantoffeln, Sandalen, Überschuhe, Überstiefel, Gummischu-\n\nhe, Holzschuhe\" mit Priorität vom 14. November 1979 eingetragenen Wortmar-\n\nke Nr. 1 007 149 \"Schuhpark\". \n\n2 \n\nDie Beklagte, die unter \"Jello Schuhpark GmbH\" firmierte, betrieb seit \n\n1996 Schuhmärkte in Süddeutschland. Sie verwendete die Bezeichnung \"jello \n\nSchuhpark\" mit der Aufschrift \"jello\" im gelben Kreis wie nachstehend beispiel-\n\nhaft wiedergegeben: \n\n(Anlage B 4 S. 1) \n\n(Anlage B 5 S. 3) \n\n(Anlage K 9) \n\n3 \n\n4 \n\n(Anlage K 10) \n\nDie Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte verletze die Klagemarke \n\n\"Schuhpark\" durch die Verwendung der Bezeichnung \"jello Schuhpark\". \n\nDie Klägerin hat beantragt, \n\n1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Ver-\nkehr für Schuhwaren die Bezeichnung Schuhpark - wie aus der Anla-\nge K 10 der Klageschrift ersichtlich - isoliert und/oder in Verbindung \nmit der Bezeichnung jello zu benutzen; \n\n2. für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot nach Ziffer 1 die \n\ngesetzlichen Ordnungsmittel anzudrohen; \n\n3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin denjeni-\ngen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin seit dem 14. Januar 2003 \ndurch den Gebrauch der unter Ziffer 1 genannten Bezeichnungen \ndurch die Beklagte entstanden ist; \n\n4. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin hinsichtlich des ab 14. Januar \n2003 getätigten Umsatzes mit Schuhwaren und der ab diesem Zeit-\n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\n8 \n\n9 \n\npunkt unter diesen Bezeichnungen getätigten Werbemaßnahmen (Art \nund Weise der Werbung und finanzieller Aufwand für die Werbemaß-\nnahmen) Auskunft zu erteilen; \n\n5. die Beklagte zu verurteilen, den Firmenbestandteil Schuhpark der im \nHandelsregister des Amtsgerichts L. eingetragenen Firma \n- HRB - löschen zu lassen. \n\nDie Beklagte hat die Auffassung vertreten, zwischen den Zeichen der \n\nParteien bestehe keine Verwechslungsgefahr. Etwaige Ansprüche der Klägerin \n\nseien verwirkt. \n\nDas Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, ohne aller-\n\ndings die Beschränkung auf die Ausführungsform nach der Anlage K 10 in den \n\nUrteilstenor aufzunehmen. \n\nAuf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das landge-\n\nrichtliche Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. \n\nDagegen richtet sich die (vom Senat zugelassene) Revision der Kläge-\n\nrin. \n\nWährend des Revisionsverfahrens wurde die Beklagte auf die L. \n\n GmbH \n\nverschmolzen. Die Klägerin \n\nhat \n\ndaraufhin \n\nden Rechtsstreit hinsichtlich des Klageantrags zu 5 in der Hauptsache für erle-\n\ndigt erklärt. Mit ihrer Revision erstrebt sie weiterhin die Verurteilung der Beklag-\n\nten nach den Klageanträgen zu 1 bis 4. Die Beklagte beantragt, die Revision \n\nzurückzuweisen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n10 \n\nA. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten \n\nAnsprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG, § 242 BGB verneint. \n\nHierzu hat es ausgeführt: \n\n11 \n\nDas Landgericht habe unter Verstoß gegen § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO \n\nmehr als beantragt zugesprochen, weil es die Beschränkung des Klageantrags \n\nzu 1 bei der isolierten Verwendung der Bezeichnung \"Schuhpark\" auf die kon-\n\nkrete Ausführungsform (Anlage K 10) unberücksichtigt gelassen habe. \n\n12 \n\nDer Klägerin stünden aber auch im Übrigen die mit den Klageanträgen \n\nverfolgten markenrechtlichen Ansprüche nicht zu. Zwischen der Klagemarke \n\nund der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung bestehe keine Verwechs-\n\nlungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwischen den für die Klage-\n\nmarke eingetragenen Waren und den von der Beklagten unter den angegriffe-\n\nnen Zeichen vertriebenen Waren bestehe Warenidentität. Die Klagemarke ver-\n\nfüge nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der Begriff \"Schuh-\n\npark\" sei an eine beschreibende Angabe angelehnt. Das Markenwort \"Schuh-\n\npark\" bezeichne eine größere Einrichtung, in der Schuhe erhältlich seien. \n\n13 \n\nZwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe nur eine ge-\n\nringe Ähnlichkeit. Es stünden sich die Klagemarke \"Schuhpark\" und die Be-\n\nzeichnung \"jello Schuhpark\" gegenüber. Die mehrteilige Kennzeichnung \"jello \n\nSchuhpark\" werde nicht allein durch \"Schuhpark\" geprägt. Zum Gesamtein-\n\ndruck dieser Kennzeichnung trage auch \"jello\" bei. \n\n14 \n\n15 \n\nIn Anbetracht der geringen Kennzeichnungskraft und der geringen Zei-\n\nchenähnlichkeit bestehe trotz Warenidentität keine Verwechslungsgefahr. \n\nB. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben \n\nErfolg, soweit der Verbotsantrag und die hierauf bezogenen Anträge zu 2 bis 4 \n\nsich gegen die Verwendung der Bezeichnung \"jello Schuhpark\" richten und so-\n\nweit der Klageantrag zu 5 abgewiesen worden ist. Dagegen ist die Revision \n\ngegen die Abweisung des Klageantrags über das Verbot der isolierten Verwen-\n\ndung der Bezeichnung \"Schuhpark\" und die hierauf bezogenen Anträge zu 2 bis \n\n4 zurückzuweisen. \n\n16 \n\nI. Der Unterlassungsantrag ist in der gebotenen Auslegung hinreichend \n\nbestimmt i.S. von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Das Berufungsgericht hat den Kla-\n\ngeantrag zwar nicht näher ausgelegt. Das ist jedoch unschädlich. Bei dem Kla-\n\ngeantrag handelt es sich um eine Prozesserklärung, die das Revisionsgericht \n\nselbständig auslegen kann (BGH, Urt. v. 29.6.2000 - I ZR 128/98, GRUR 2001, \n\n80 = WRP 2000, 1394 - ad-hoc-Meldung). \n\n17 \n\nMit dem Klageantrag zu 1 erstrebt die Klägerin zum einen ein Verbot der \n\nisolierten Verwendung der Bezeichnung \"Schuhpark\", wie sie nach ihrer Ansicht \n\nin der Abbildung der Anlage K 10 zum Ausdruck kommt. Zum anderen begehrt \n\ndie Klägerin die Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung \"jello Schuh-\n\npark\". Dieser allgemein gefasste Teil des Verbotsantrags enthält als Minus auch \n\ndie konkrete Verletzungsform, bei der die Beklagte die Bezeichnung mit \n\nWort-/Bildbestandteilen (\"jello\" im gelben Kreis mit dem davon abgesetzten \n\nWortbestandteil \"Schuhpark\") verwendet. Dies folgt jedenfalls aus dem Vorbrin-\n\ngen der Klägerin in der Klageschrift, das zur Auslegung des Verbotsantrags \n\nheranzuziehen ist (vgl. BGH, Urt. v. 4.10.2007 - I ZR 143/04, GRUR 2008, 84 \n\nTz. 19 = WRP 2008, 98 - Versandkosten). \n\n18 \n\nII. Zu Recht hat das Berufungsgericht den Klageantrag zu 1 und den \n\nhierauf bezogenen Ordnungsmittelantrag zu 2 insoweit zurückgewiesen, als sie \n\ngegen die isolierte Verwendung der Bezeichnung \"Schuhpark\" gerichtet sind. \n\nEs fehlt die für den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG erforder-\n\nliche Begehungsgefahr. \n\n19 \n\nDas Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Be-\n\nklagte die Bezeichnung \"Schuhpark\" nicht isoliert verwandt hat. Dies gilt auch \n\nfür die Fassadengestaltung, wie sie in der Anlage K 10 abgebildet worden ist. \n\nNach den Feststellungen des Berufungsgerichts nimmt der Verkehr die Be-\n\nstandteile \"jello\" und \"Schuhpark\" in der Fassadengestaltung nicht isoliert wahr, \n\nsondern fasst sie als einheitliche Bezeichnung auf. Dagegen wendet sich die \n\nRevision nicht. Ein Rechtsfehler ist insoweit auch nicht ersichtlich. Der Unter-\n\nlassungsanspruch ist ebenfalls nicht unter dem Gesichtspunkt einer Erstbege-\n\nhungsgefahr begründet. Hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass \n\neine isolierte Verwendung der Bezeichnung \"Schuhpark\" durch die Beklagte \n\nernstlich und unmittelbar bevorsteht, bestehen nicht. \n\n20 \n\nDie Annexansprüche (Klageanträge zu 3 und 4) - bezogen auf eine iso-\n\nlierte Verwendung der Bezeichnung \"Schuhpark\" - sind danach ebenfalls in die-\n\nsem Umfang nicht gegeben. \n\n21 \n\nIII. Dagegen hält die Beurteilung des Berufungsgerichts, ein marken-\n\nrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG \n\nwegen der Verwendung der Bezeichnung \"jello Schuhpark\" für Schuhwaren \n\ndurch die Beklagte scheide wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit der Kla-\n\ngemarke \"Schuhpark\" aus, einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. \n\n22 \n\n1. Entgegen der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vorge-\n\ntragenen Ansicht der Revisionserwiderung sind markenrechtliche Ansprüche \n\ngegen die Verwendung der Bezeichnung \"jello Schuhpark\" nicht schon deshalb \n\nausgeschlossen, weil ein rein firmenmäßiger Gebrauch keine Benutzungshand-\n\nlung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG darstellt. Eine Benutzung \"für \n\nWaren oder Dienstleistungen\" i.S. von Art. 5 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie \n\nist nicht gegeben, wenn ein Firmenzeichen nur für die Bezeichnung eines Ge-\n\nschäfts verwendet wird (vgl. EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004, \n\nI-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 64 - Anheuser Busch; Urt. v. 11.9.2007 \n\n- C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 21 - Céline; BGH, Urt. v. 13.9.2007 \n\n- I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Tz. 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE). \n\nMit dem Unterlassungsbegehren wendet sich die Klägerin aber nicht gegen rein \n\nfirmenmäßige Benutzungshandlungen, bei denen es an einer Verbindung zwi-\n\nschen dem firmenmäßig genutzten Zeichen und den von der Beklagten vertrie-\n\nbenen Waren fehlt. Die Klägerin begehrt das Verbot nur im Zusammenhang mit \n\nder Verwendung der angegriffenen Bezeichnung für Schuhwaren. \n\n23 \n\n2. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu-\n\nstimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu be-\n\nnutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der \n\nMarke und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zei-\n\nchen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von \n\nVerwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von \n\n§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-\n\nzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Be-\n\ntracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und \n\nder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen \n\nsowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad \n\nder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der \n\nÄhnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älte-\n\nren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 \n\n- I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/ \n\nT-InterConnect). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr \n\nist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, \n\nwobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemen-\n\nte zu berücksichtigen sind (EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, \n\n700 Tz. 35 - Limoncello). Das hat das Berufungsgericht im Ansatz auch seiner \n\nrechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt. \n\n24 \n\n3. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass zwi-\n\nschen den Waren, für die die Klagemarke geschützt ist, und den unter der an-\n\ngegriffenen Bezeichnung vertriebenen Waren Identität besteht. \n\n25 \n\n4. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft der \n\nKlagemarke sei unterdurchschnittlich. Sie sei eng an eine beschreibende Anga-\n\nbe angelehnt. Der Bestandteil \"Schuh\" sei für die geschützten Waren rein be-\n\nschreibend. Den Bestandteil \"Park\" fasse der Verkehr im Zusammenhang mit \n\ngewerblichen Leistungen als einen Hinweis auf eine große Einrichtung auf. Die \n\nKlagemarke verweise deshalb auf einen größeren Geschäftsbetrieb, in dem \n\nSchuhe erhältlich seien. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kenn-\n\nzeichnungskraft der Marke \"Schuhpark\" lassen keinen Rechtsfehler erkennen. \n\n26 \n\na) Einer Klagemarke, die sich für die beteiligten Verkehrskreise un-\n\nschwer erkennbar an einen beschreibenden Begriff anlehnt, kommt im Regelfall \n\nvon Hause aus keine durchschnittliche, sondern nur eine geringere Kennzeich-\n\nnungskraft zu (BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 f. \n\n= WRP 2002, 705 - IMS). \n\n27 \n\nb) Allerdings hat das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemein-\n\nschaften angenommen, dass die Klagemarke \"Schuhpark\" normal kennzeich-\n\nnungskräftig ist (EuG, Urt. v. 8.3.2005 - T-32/03, GRUR Int. 2005, 583 Tz. 43 \n\n- JELLO SCHUHPARK). Die Klägerin jenes Verfahrens hatte nach den Feststel-\n\nlungen des Gerichts erster Instanz nicht nachgewiesen, dass die Bezeichnung \n\nfür eine ausgedehnte Verkaufsstätte für Schuhe üblich geworden sei oder es in \n\nDeutschland große Verkaufsflächen mit der Spezialisierung ausschließlich auf \n\nden Verkauf von Schuhen gebe. Das Gericht erster Instanz hat deshalb ange-\n\nnommen, dass die Kombination der Wortbestandteile der Klagemarke unge-\n\nwöhnlich und neuartig ist und über eine gewisse Originalität verfügt. \n\n28 \n\nc) Die unterschiedliche Einstufung der Kennzeichnungskraft der Klage-\n\nmarke durch das Berufungsgericht und das Gericht erster Instanz der Europäi-\n\nschen Gemeinschaften im Widerspruchsverfahren nach der Gemeinschafts-\n\nmarkenverordnung beruht danach nicht auf abweichenden rechtlichen Maßstä-\n\nben, sondern auf einer unterschiedlichen Beurteilung der Verkehrsauffassung. \n\nDie Beurteilung der Verkehrsauffassung ist jedoch Aufgabe des Tatrichters. In \n\nder Revisionsinstanz ist die tatrichterliche Beurteilung der Verkehrsauffassung \n\nnur darauf hin zu überprüfen, ob der Tatrichter den Prozessstoff verfahrensfeh-\n\nlerfrei ausgeschöpft und seine Beurteilung der Verkehrsauffassung frei von Wi-\n\ndersprüchen mit den Denkgesetzen und den Erfahrungssätzen vorgenommen \n\nhat (BGH, Urt. v. 29.6.2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Tz. 27 = WRP \n\n2006, 1133 - Ichthyol II). \n\n29 \n\nDie gegen die Annahme einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungs-\n\nkraft gerichteten Rügen der Revision greifen nicht durch. Zwar kann eine zu-\n\nsammengesetzte Marke, deren Bestandteile für sich genommen nicht unter-\n\nscheidungskräftig sind, Unterscheidungskraft durch die Kombination der Be-\n\nstandteile erlangen (EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - C-265/00, Slg. 2004, I-680 = \n\nGRUR 2004, 680 Tz. 41 - BIOMILD; BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, \n\nGRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORA-\n\nTION). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen und hat zutreffend \n\ndie Kennzeichnungskraft der zusammengesetzten Marke seiner Entscheidung \n\nzugrunde gelegt. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es auch nicht dar-\n\nauf an, dass eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil \"PARK\" für unter-\n\nschiedliche Waren und Dienstleistungen eingetragen sind. Das Schutzhindernis \n\nnach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist bereits überwunden, wenn der angemeldeten \n\nMarke nicht jede Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). \n\n30 \n\nSchließlich steht der Annahme einer geringen Kennzeichnungskraft der \n\nKlagemarke auch nicht entgegen, dass das Berufungsgericht keine Feststellun-\n\ngen dazu getroffen hat, ob die Verwendung der Wortkombination \"Schuhpark\" \n\nin Deutschland üblich geworden ist. Zwar folgt regelmäßig daraus, dass ein \n\nMarkenwort üblicherweise im Verkehr für die in Rede stehenden Waren oder \n\nDienstleistungen verwendet wird, dass es von Hause aus nicht unterschei-\n\ndungskräftig ist; umgekehrt ergibt sich aus dem Umstand, dass eine Wortzu-\n\nsammenstellung im Verkehr nicht verwendet wird, nicht ihre Unterscheidungs-\n\nkraft (vgl. EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR \n\n2004, 1027 Tz. 37 u. 46 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). \n\n31 \n\n5. Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und \n\ndie Verwechslungsgefahr i.S von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hat das Beru-\n\nfungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. \n\n32 \n\na) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klagemarke und die \n\nangegriffene Bezeichnung nur geringe Zeichenähnlichkeit aufweisen. Dagegen \n\nwendet sich die Revision mit Erfolg. \n\n33 \n\naa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamt-\n\neindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das \n\nschließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer \n\nkomplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen \n\nVerkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, \n\nUrt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. \n\n- THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, \n\n327 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Weiter ist nicht ausgeschlossen, \n\ndass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder \n\neine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kenn-\n\nzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusam-\n\nmengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt \n\n(EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 5.4.2001 \n\n- I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. \n\nv. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 \n\n- Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden \n\nBestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem \n\nZeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 \n\nNr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Ver-\n\nkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Wa-\n\nren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbunde-\n\nnen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LI-\n\nFE; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Urt. v. \n\n20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 35 = WRP 2007, 1461 - Kinder II). \n\n34 \n\nbb) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Zeichen \"jello Schuh-\n\npark\" werde nicht allein durch den Bestandteil \"Schuhpark\" geprägt. Diesem \n\nfehle als Sachhinweis ein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck. Ob \n\ndas Wort \"jello\" den Gesamteindruck der kollidierenden Bezeichnung präge, \n\nkönne dahinstehen. Da dieses Wort in der eingliedrigen Klagemarke nicht vor-\n\nkomme, sei nur von geringer Zeichenähnlichkeit auszugehen. Diese Ausfüh-\n\nrungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. \n\n35 \n\n(1) Mit Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe bei der Beur-\n\nteilung des Gesamteindrucks der Bezeichnung \"jello Schuhpark\" den Vortrag \n\nder Klägerin nicht berücksichtigt, der inländische Verkehr fasse den Begriff \"jel-\n\nlo\" nicht als das englische Wort für Wackelpudding auf. Er verwechsle \"jello\" \n\nvielmehr mit dem Wort \"yellow\" (gelb) der englischen Sprache oder setze ihn \n\nwegen einer identischen Aussprache mit diesem Wort gleich. Von einem ent-\n\nsprechenden Verkehrsverständnis ist auch das Gericht erster Instanz der Euro-\n\npäischen Gemeinschaften in dem Widerspruchsverfahren gegen die Anmel-\n\ndung der Marke \"JELLO SCHUHPARK\" ausgegangen (EuG GRUR Int. 2005, \n\n583 Tz. 46 - JELLO SCHUHPARK). Trifft dieses Verkehrsverständnis zu, ist \n\nnicht ausgeschlossen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeich-\n\nnung \"jello Schuhpark\" durch den Wortbestandteil \"Schuhpark\" geprägt wird \n\nund das Wort \"jello\" in den Hintergrund tritt oder zumindest der Gesamteindruck \n\ndurch den Bestandteil \"Schuhpark\" maßgeblich mitbestimmt wird. \n\n36 \n\n(2) Die Bestimmung des Gesamteindrucks der von der Beklagten ver-\n\nwendeten Wort-/Bildkombination (\"jello\" im gelben Kreis mit dem davon abge-\n\nsetzten Wortbestandteil \"Schuhpark\") ist ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern. \n\nDas Berufungsgericht hat hierzu anhand der Anlagen K 9 und K 10 nur festge-\n\nstellt, der Verkehr fasse dieses Zeichen als einheitliche Kennzeichnung auf. \n\nDamit ist aber nicht ausgeschlossen, dass der Bestandteil \"Schuhpark\" in dem \n\nWort-/Bildzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass \n\ner das Erscheinungsbild der komplexen Kennzeichnung prägt (vgl. EuGH \n\nGRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 \n\n- Mustang). Im Streitfall kommt dies in Betracht, wenn der Verkehr \"jello Schuh-\n\npark\" als eine besondere Ausstattungslinie der Inhaberin der Klagemarke auf-\n\nfasst. Ein entsprechendes Verkehrsverständnis hatte die Klägerin in den Tatsa-\n\ncheninstanzen geltend gemacht (hierzu auch EuG GRUR Int. 2005, 583 Tz. 46 \n\n- JELLO SCHUHPARK). \n\n37 \n\nDie erforderlichen Feststellungen zum Verkehrsverständnis wird das Be-\n\nrufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsverfahren nachzuholen und auf \n\nder Grundlage dieser Feststellungen die Zeichenähnlichkeit neu zu bewerten \n\nhaben. \n\n38 \n\nb) Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, es sei davon \n\nauszugehen, dass zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeich-\n\nnung \"jello Schuhpark\" nicht nur geringe Zeichenähnlichkeit besteht, so ist, \n\nwenn nicht schon eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 \n\nNr. 2 MarkenG zwischen den Kollisionszeichen anzunehmen ist, eine Ver-\n\nwechslungsgefahr im weiteren Sinn gegeben, wenn bei den angesprochenen \n\nVerkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren \n\noder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen \n\nUnternehmen stammen. \n\n39 \n\n6. Im wiedereröffneten Berufungsrechtszug wird das Berufungsgericht \n\nauch zu prüfen haben, ob die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche \n\nBegehungsgefahr nach der während des Revisionsverfahrens erfolgten Ver-\n\nschmelzung \n\nder \n\nBeklagten \n\nauf \n\ndie \n\nL. GmbH \n\nnoch gegeben ist. Nach der Rechtsprechung des Senats begründen Wettbe-\n\nwerbsverstöße, die Organe oder Mitarbeiter einer auf einen anderen Rechtsträ-\n\nger verschmolzenen Gesellschaft begangen haben, keine Wiederholungsgefahr \n\nfür den Rechtsnachfolger (BGHZ 172, 165 Tz. 11 - Schuldnachfolge). Aus der \n\nVerschmelzung des Unternehmens, in dem ein Wettbewerbsverstoß begangen \n\nworden ist, folgt auch keine Erstbegehungsgefahr bei dem übernehmenden \n\nRechtsträger (BGHZ 172, 165 Tz. 14 - Schuldnachfolge). Diese Grundsätze \n\ngelten im Regelfall auch für eine Markenverletzung, die von Organen oder Mit-\n\narbeitern des übernommenen Unternehmens begangen worden ist. Die Kläge-\n\nrin wird danach im Berufungsrechtszug Gelegenheit haben, nach der Ver-\n\nschmelzung der ursprünglichen Beklagten auf die L. \n\n GmbH zu einer Begehungsgefahr vorzutragen. \n\n40 \n\nIV. Die vollständige Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststel-\n\nlung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge zu 3 und 4 \n\nkann ebenfalls keinen Bestand haben, weil markenrechtlich relevante schuld-\n\nhafte Verletzungshandlungen der Beklagten nicht ausgeschlossen sind. \n\n41 \n\nV. Die Klage nach dem Klageantrag zu 5 auf Einwilligung in die Lö-\n\nschung des Bestandteils \"Schuhpark\" in der Firma der Beklagten hat die Kläge-\n\nrin einseitig für erledigt erklärt. Der erstmals in der Revisionsinstanz gestellte \n\nAntrag auf Feststellung der Erledigung der Hauptsache ist zulässig. Während \n\ndes Revisionsverfahrens ist auch ein erledigendes Ereignis eingetreten, weil die \n\nBeklagte \n\nauf \n\ndie \n\nL. GmbH \n\nverschmolzen wor- \n\nden ist (§ 2 Nr. 1 UmwG). Dadurch ist der Störungszustand entfallen, auf des-\n\nsen Beseitigung der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbe-\n\nstandteils \"Schuhpark\" gerichtet ist. \n\n42 \n\nFür die Entscheidung über die Begründetheit des Feststellungsantrags \n\nkommt es darauf an, ob der Klägerin bis zur Verschmelzung der Beklagten der \n\naus den markenrechtlichen Bestimmungen abgeleitete Anspruch auf Einwilli-\n\ngung in die Löschung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zustand (zum Beseiti-\n\ngungsanspruch: BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 900 \n\n= WRP 2002, 1066 - defacto). \n\nBornkamm \n\nPokrant \n\nBüscher \n\nBergmann \n\nKoch \n\nVorinstanzen: \n\nLG München I, Entscheidung vom 17.06.2004 - 4 HKO 17288/03 - \n\nOLG München, Entscheidung vom 13.01.2005 - 29 U 4387/04 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__49-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-04-03/i-zr-49-05","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":8},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":2},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":1},{"jurabk":"UmwG 1995","ref":"§ 2","ref_norm":"2","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 308","ref_norm":"308","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 253","ref_norm":"253","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__49-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__49-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-04-03/i-zr-49-05","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__49-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:29:49.552866+00:00"}}